Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая Компания «ЗМК Энерго» (ул. Хомякова, 2, оф. 204,<...>, ОГРН <***>) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская <...>, Москва, 125993, ОГРН <***>) от 30.10.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.08.2020 на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019706959.

В судебном заседании приняли участие представители:
от общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая Компания «ЗМК Энерго» – ФИО1 (по доверенности от 25.01.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО2 (по доверенности от 02.04.2021 1№ 01/32-677/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая Компания «ЗМК Энерго» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 30.10.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.08.2020 на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019706959.

Общество, обосновывая свое несогласие с выводами Роспатента, изложенными в оспариваемом решении, указывает на то, что в полном объеме доказало различительную способность заявленного обозначения, приобретенную за более, чем десятилетнее нахождение на рынке, а также указывает, что обозначение по заявке № 2019706959 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 654519, № 494903, № 499038, № 373629 не являются сходными до степени смешения, в связи с чем требует признать решение Роспатента недействительным.

Так, в заявлении общество указывает, что учитывая специфику деятельности заявителя, а именно производство металлоконструкций опор ЛЭП напряжением от 35 кВ до 750 кВ., металлоконструкций порталов ошиновки распределительных устройств ОРУ, ПС, прожекторных мачт (ПМС), свайных фундаментов (ростверков) для сегмента рынка «В2В», и тот факт, что основными потребителями производимого товара являются другие юридические лица, заявитель представил все возможные доказательства, подтверждающие интенсивность использования и приобретение различительной способности заявленного обозначения, в том числе:

- сведения об объемах продаж товаров, маркированных заявленным обозначением (скриншот из сервиса Casebook о доходах ООО «Энергетическая компания «ЗМК Энерго» в 2017-2018 годах, поскольку основным видом деятельности Заявителя согласно выписке ЕГРЮЛ является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (ОКВЭД 25.11) и иных источников дохода, кроме как от основной деятельности у Заявителя нет);

- о территории распространения товаров, маркированных заявленным обозначением (копии договоров поставки (с 2015 года), свидетельствующие поставку товаров на территорию России, Казахстана, Грузии);

- о длительности использования заявленного обозначения для маркировки заявленных товаров 06 класса МКТУ (копии договоров поставки, Заключение аттестационной комиссии, копии договоров на изготовление сувенирной и печатной продукции с заявленным обозначением, копию Выписки ЕГРЮЛ, подтверждающей использование заявленного обозначения в составе фирменного наименования с 2010 года);

-об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением (рекламные материалы и сувенирная продукция в совокупности со следующими документами: договорами на изготовление печатной (рекламной и сувенирной) продукции с использованием заявленного обозначения (с указанием территории, на которой реклама должна быть размещена); заказами на изготовление буклетов, сувенирной продукции; накладными; актами);

-о степени информированности потребителей о заявленном обозначении (учитывая детальность в сегменте рынка В2В, была представлена информация из рекламного буклета с благодарностями заказчиков продукции - юридических лиц; а также представлены результаты поисковых запросов Google, Yandex по запросу «ЗМК ЭНЕРГО», где четко отражено, что других товаров, производимых и реализуемых под обозначением «ЗМК ЭНЕРГО», кроме как товаров Заявителя, в сети Интернет не представлено, а значит, если потребитель ищет в сети Интернет (посредством поисковых систем) товары, производимые и реализуемые под обозначением «ЗМК ЭНЕРГО», то он ищет именно товары Заявителя).

Кроме того, заявитель указывает, что представил наглядную таблицу, отражающую соотношение необходимых к предоставлению сведений согласно Руководству по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденному приказом федерального государственного бюджетного учреждения Федеральный институт промышленной собственности от 20.01.2020 № 12, действовавшего на дату рассмотрения возражения общества (далее – Руководство) и предоставленных доказательств и просил Роспатент учесть их в целом либо в части, в зависимости от конкретных обстоятельств дела. То есть наличие или отсутствие каких-либо сведений из списка, указанного в п.2.9 главы 2 раздела 4 Руководства, не может служить основанием в принятии решения об отсутствии различительной способности и, как следствие, об отказе в регистрации товарного знака. Однако Роспатент, несмотря на представленные доказательства, наглядную таблицу их соотношения и пояснения заявителя, указал на отсутствие доказательств приобретения различительной способности.

Учитывая изложенное, по мнению заявителя, предоставленные документы в полном объеме, как это предусмотрено Руководством, подтверждают приобретение обозначением «ЗМК ЭНЕРГО» на момент подачи заявки (20.02.2019) различительной способности в результате его интенсивного и длительного использования.

Кроме того, общество считает сравниваемые обозначения несходными до степени смешения поскольку «ЗМК ЭНЕРГО» является цельным словосочетанием из двух слов, являющихся частью фирменного наименования заявителя, всегда произносится вместе, которое следует сравнить со всеми словесными элементами противопоставленных товарных знаков, в которых, в свою очередь иной набор слов и словосочетаний и их значения.

Общество считает, что Роспатент не учел того обстоятельства, что согласно общему правилу, применяемому при экспертизе словесных обозначений, состоящих их двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, при оценке их сходства с охраняемым (противопоставленным) словесным товарным знаком другого лица, принимается во внимание все обозначение в целом, а не отдельные его части.

Таким образом, по мнению заявителя, семантическое сходство обозначений отсутствует, а совпадение лишь одного словесного элемента не может указывать на фонетическое сходство сравниваемых обозначений, в подтверждении чего общество ссылается на судебную практику по делу № А40- 22499/2010.

В частности общество указывает на то, что сравниваемые обозначения имеют существенные визуальные отличия. Ссылается на то, что в заявленном обозначении центральное место занимает словесный элемент «ЗМК ЭНЕРГО», выполненный оригинальным шрифтом крупными буквами кириллицы, в две строки, слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, выполненный в виде круга, на фоне которого расположено стилизованное изображение опоры ЛЭП, композиция выполнена в красном, розовом, светло-розовом, белом, сером, светло-сером, темно-сером цветах, в то время как противопоставленные товарные знаки имеют не только отличное цветовое сочетание, но и иные графические элементы.

Общество указывает, что ни в одном из противопоставленных товарных знаков словесные элементы не выполнены композиционно в две строки. Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков выполнены разным шрифтом. Ни в одном из противопоставленных товарных нет ярко выраженного самостоятельного изобразительного элемента.

Ввиду указанного общество считает, что сравниваемые обозначения обладают серьезными графическими отличиями, создают разное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что не позволяет сделать вывод о возможности смешения потребителем товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Общество ссылается на то, что элемент «ЗМК» обладает слабой различительной способностью, указывает на отсутствие фонетического, графического и семантического сходства, что словесный элемент «ЗМК» обладает слабой различительной способностью, что обуславливается привязкой указанных элементов к аббревиатуре фирменного наименования предприятия, многочисленным использованием указанных словесных элементов правообладателями различных товарных знаков.

При этом общество считает, что многочисленность зарегистрированных товарных знаков с входящими в них словесными элементами «ЗМК» не только свидетельствует о низкой различительной способности указанного словесного элемента (которая может усиливаться путем его включения в различные словосочетания), но и указывает на игнорирование Роспатентом своих решений, вынесенных в аналогичных ситуациях (пункт 7.3.5 Руководства).

Помимо слабой различительной способности словесного элемента «ЗМК», общество ссылается на то, что в заявленном обозначении словесный элемент «ЗМК» не занимает доминирующего положения, что ослабляет его роль в индивидуализации товаров, испрашиваемых для охраны.

Кроме того, заявитель указывает, что оспариваемое решение Роспатента противоречит сложившейся судебной практике, ссылается на решения Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2020 по делу
№ СИП-1045/2019 и от 18.08.2014 по делу № СИП-572/2014.

Заявитель считает, что понятие «ЗМК ЭНЕРГО» не отнесено в науке или обиходе к обозначению товаров 6-го класса МКТУ, что также не усматривается из оспариваемого решения, при этом Роспатента на значение отдельно слов «ЗМК» и «ЭНЕРГО» из словарей считает несостоятельной.

Таким образом, общество считает, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует пункту 1 и пункту 6 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Роспатент в отзыве указал на то, что доводы заявителя являются необоснованными и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков, что оспариваемое решение принято в полном соответствии с нормами действующего законодательства и основания для его отмены отсутствуют. Общество дополнительно представило возражения на отзыв.

До судебного заседания в суд через систему «Мой Арбитр» 03.06.2021 от Роспатента поступили письменные пояснения, 22.06.2021 от общества поступили возражения на письменные пояснения. Указанные документы суд приобщил к материалам дела.

Представитель общества в ходе судебного заседания поддержал заявленные требования, просил признать оспариваемое решение недействительным.

Представитель Роспатента поддержал правовую позицию, изложенную в отзыве, просил в удовлетворении требований общества отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого решения.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая Компания «ЗМК Энерго» 20.02.2019 подало в Роспатент заявку № 2019706959 на государственную регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения «» в отношении товаров
6-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки, а именно: «арматура строительная металлическая; балки металлические/брусы металлические; балки широкополочные металлические; балюстрады металлические; болванки из обычных металлов; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; винты металлические / шурупы металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; вышки для прыжков в воду металлические; гайки металлические; дюбели металлические; железо необработанное или частично обработанное; заготовки плоские стальные/слябы стальные; заклепки металлические; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей металлические; изделия скобяные металлические; канаты металлические; каркасы для оранжерей металлические / каркасы для теплиц металлические; каркасы строительные металлические; колонны строительные металлические; колышки металлические / стержни металлические; кольца предохранительные металлические / кольца уплотнительные металлические; консоли строительные металлические / кронштейны строительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; контррельсы металлические; косоуры [части лестниц] металлические; крепи водонепроницаемые металлические; кровли металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; ленты для обвязки или упаковки металлические; леса строительные металлические; лестницы металлические; лестницы приставные металлические; листы стальные; литье стальное; материалы армирующие для бетона металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; мачты металлические; мачты стальные; металл листовой; металлы обычные необработанные или частично обработанные; металлы пирофорные; металлы порошкообразные; молдинги для строительства металлические; навесы [строительство] металлические; накладки для гидроизоляции строительные металлические; накладки стыковые для гидроизоляции; наконечники для канатов металлические / наконечники для тросов металлические; насадки металлические; настилы металлические; натяжители металлических лент [звенья натяжные]; натяжители проволоки [звенья натяжные]; натяжители стальных лент [звенья натяжные]; нити обвязочные металлические; обрешетки металлические; ограждения аварийные дорожные металлические; ограждения решетчатые металлические; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; плиты анкерные; плиты строительные металлические; полоса стальная; проволока железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока стальная; прутки металлические очищенные; прутки металлические тянутые и полированные; прутки стальные блестящие; прутки стальные горячекатаные; рамы строительные металлические; решетки металлические; сваи шпунтовые металлические; соединения для тросов металлические неэлектрические; средства обвязочные металлические; стали легированные; сталь необработанная или частично обработанная; стеллажи для бочек металлические; стержни для металлических ограждений / стержни для металлических решеток; столбы металлические; столбы телеграфные металлические; стремянки [лестницы] металлические; стремянки металлические; стропы металлические для транспортировки грузов; ступени лестниц металлические; тросы металлические неэлектрические; тросы стальные; уголки металлические; хомуты для скрепления кабелей и труб металлические; шайбы металлические; шарики стальные / шары стальные; шарниры металлические; шесты металлические».

По результатам проверки соответствия заявленного обозначения требованиям действующего законодательства Роспатент принял решение от 10.04.2020 об отказе в регистрации обозначения общества в отношении всех заявленных товаров, ввиду его несоответствия пунктам 1 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

В частности, Роспатент указал, что элементы «ЗМК Энерго», где: элемент «ЗМК» представляет собой общепринятое сокращение от «Завод металлоконструкций», указывающий на видовое наименование предприятия, характеризующий область его деятельности, а «Энерго» - сокращение, употребляемое в новых сложных прилагательных, например энергобаза, энергоснабжение (см. Толковый словарь ФИО3. ФИО3. 1935-1940) не обладают различительной способностью, и являются неохраняемыми элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку напрямую указывают на видовое наименование предприятия и область деятельности заявителя.

Кроме того, Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет товарными знаками (далее – противопоставленные товарные знаки):

- «» по свидетельству Российской Федерации № 654519, зарегистрированный 03.05.2018 в отношении однородных товаров 6-го класса МКТУ, а именно: «алюминий; арматура для подвода сжатого воздуха металлическая; арматура строительная металлическая; баббит; бакены несветящиеся металлические; баки металлические; балки металлические; балки широкополочные металлические; баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; балюстрады металлические; банки консервные металлические; барабаны намоточные для гибких труб металлические немеханические; бассейны плавательные [конструкции] металлические; бериллий [глициний]; беседки, увитые зеленью [металлические конструкции]; блоки оконные; блюмы [металлургия]; болванки из обычных металлов; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; бочки металлические; бочки причальные металлические; бочонки металлические; браслеты опознавательные металлические; бронза; брусы металлические; бубенчики; бубенчики для животных; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских; бункеры металлические; бюсты металлические; ванадий; ванны для птиц [конструкции] металлические; вентили металлические, за исключением деталей машин; винты металлические; вольеры [конструкции] металлические; вольфрам; воронки металлические немеханические; ворота металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические для рукояток; вывески металлические; вышки для прыжков в воду металлические; габариты погрузки для железнодорожных вагонов металлические; гайки металлические; галенит [руда]; гафний [кельтий]; гвозди; гвозди на обуви альпинистов; гвозди обивочные; гвозди подковные; гвозди сапожные металлические; гвозди финишные; германий; губки тисков металлические; двери бронированные металлические; двери металлические; двери раздвижные металлические; дефлекторы дымовых труб металлические; дома сборные [наборы готовые] металлические; доски мемориальные металлические; дымоходы металлические; дюбели металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; емкости для упаковки металлические; емкости для хранения кислот металлические; жалюзи металлические; жалюзи наружные металлические; железо необработанное или частично обработанное; железо обручное; желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; жесть; заготовки плоские стальные; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; зажимы для запечатывания мешков металлические; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; зажимы тормозные [башмаки для блокировки колес]; заклепки металлические; замки висячие; замки для коробок металлические; замки для портфелей металлические; замки для сумок металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; замки пружинные; запоры для контейнеров металлические; запоры металлические, за исключением электрических; запоры пружинные; затычки металлические; защелки металлические; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей металлические; знаки дорожные несветящиеся немеханические металлические; знаки номерные регистрационные металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические; изгороди металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия из бронзы [произведения искусства]; изделия из обычных металлов художественные; изделия скобяные металлические; индий; кабинки пляжные металлические; кабины телефонные металлические; кадмий; камеры покрасочные металлические; канаты для подвесных дорог; канаты металлические; канистры металлические; капканы для диких животных; каркасы для оранжерей металлические; каркасы для теплиц металлические; каркасы строительные металлические; карнизы металлические; катки [конструкции] металлические; керметы; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; клапаны металлические, за исключением деталей машин; клетки для диких животных металлические; ключи металлические; кнехты швартовые металлические; кобальт необработанный; кокили [литейное производство]; колена для труб металлические; колесики для кроватей металлические; колесики для мебели металлические; колесики оконные; коллекторы для трубопроводов металлические; колокола; колокольчики дверные металлические, неэлектрические; колокольчики для животных; колокольчики, включенные в 06 класс; колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; колонны строительные металлические; колпаки дымовых труб металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические; колпачки укупорочные металлические; колышки для палаток металлические; колышки металлические; кольца медные; кольца предохранительные металлические; кольца разъемные для ключей металлические; кольца стопорные металлические; кольца уплотнительные металлические; комплекты дверные металлические; комплекты оконные металлические; консоли строительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; контррельсы металлические; корзины металлические; коробки дверные металлические; коробки для инструментов металлические; косоуры [части лестниц] металлические; краны для бочек металлические; крепи водонепроницаемые металлические; крепления для мебели металлические; кровли металлические; кровли металлические со встроенными фотоэлементами; кронен-пробки для бутылок металлические; кронштейны строительные металлические; круги поворотные [для рельсовых путей]; крышки винтовые для бутылок, металлические; крышки для бутылок металлические; крышки для смотровых колодцев металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; крюки альпинистские металлические; крюки для котелков металлические; крюки для крепления кровельного шифера; крючки ветровые оконные металлические; крючки вешалок для одежды металлические; крючки для сумок металлические; крючки-вешалки для одежды металлические; курятники металлические; ларцы металлические; латунь необработанная или частично обработанная; ленты для обвязки или упаковки металлические; леса строительные металлические; лестницы металлические; лестницы приставные металлические; лимониты; листы стальные; литье стальное; ловушки для диких животных; магний; марганец; материалы армирующие для бетона металлические; материалы армирующие для приводных ремней металлические; материалы армирующие для труб металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы для рельсовых путей железных дорог металлические; материалы для рельсовых путей фуникулеров металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; мачты металлические; мачты стальные; медь необработанная или частично обработанная; мельхиор; металл листовой; металлокерамика; металлы обычные необработанные или частично обработанные; металлы пирофорные; металлы порошкообразные; молдинги для строительства металлические; молдинги карнизов металлические; молибден; молотки дверные металлические; муфты соединительные для труб металлические; набойки обувные металлические; навесы [строительство] металлические; надгробия из бронзы; надгробия металлические; накладки для гидроизоляции строительные металлические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш металлические; накладки стыковые для рельсов; наковальни; наковальни [портативные]; наковальни двурогие; наконечники для канатов металлические; наконечники для прогулочных тростей металлические; наконечники для тросов металлические; наручники; насадки металлические; настилы металлические; натяжители для ремней металлические; натяжители металлических лент [звенья натяжные]; натяжители проволоки [звенья натяжные]; натяжители стальных лент [звенья натяжные]; нейзильбер; никель; ниобий; ниппели смазочные; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; нити обвязочные металлические; номера для домов несветящиеся металлические; обвязки металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; облицовки для стен строительные металлические; обломы карнизов металлические; обрамления для могил металлические; обрамления для надгробий металлические; обрешетки металлические; обручи для бочек металлические; обручи для бочонков металлические; обшивки для стен строительные металлические; ограды металлические; ограждения аварийные дорожные металлические; ограждения защитные для деревьев металлические; ограждения решетчатые металлические; ограничители дверные металлические; ограничители металлические; ограничители оконные металлические; окна металлические; оковки для дверей; оковки для окон; олово; опалубки для бетона металлические; опилки металлические; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; ответвления для трубопроводов металлические; отводы для труб металлические; памятники металлические; памятники надгробные металлические; панели для обшивки стен металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; перемычки дверные или оконные металлические; переплеты оконные створные металлические; петли накладные металлические; пластинки для подклинивания металлические; пластины номерные регистрационные металлические; платформы для запуска ракет металлические; платформы для транспортировки грузов металлические; платформы сборные металлические; плитка для облицовки стен металлическая; плитка напольная металлическая; плитка строительная металлическая; плиты анкерные; плиты для дорожных покрытий металлические; плиты надгробные металлические; плиты напольные металлические; плиты строительные металлические; пломбы свинцовые; поддоны грузовые металлические; поддоны для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; подносы металлические; подпорки для растений или деревьев металлические; подставки для дров в камине металлические; покрытия броневые металлические; покрытия дорожные металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия облицовочные для конструкций металлические; покрытия строительные металлические; полки каминные металлические; полоса стальная; полотна дверные металлические; полы металлические; пороги дверные металлические; порталы металлические; поручни для ванн металлические; потолки металлические; припой золотой; припой серебряный; припои твердые; приспособления для закрывания дверей неэлектрические; приспособления для открывания дверей неэлектрические; приспособления зажимные для труб металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические немеханические; причалы плавучие для швартования судов металлические; пробки металлические; проволока алюминиевая; проволока железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока колючая; проволока медная неизолированная; проволока припойная металлическая; проволока стальная; пружины [скобяные изделия металлические]; прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки металлические; прутки для твердой пайки металлические; прутки металлические очищенные; прутки металлические тянутые и полированные; прутки стальные блестящие; прутки стальные горячекатаные; раздатчики мешков для собачьих отходов, стационарные металлические; рамы дверные металлические; рамы оконные металлические; рамы строительные металлические; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие металлические; рельсы металлические; ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; решетки каминные металлические; решетки металлические; решетки печные металлические; ролики для кроватей металлические; ролики для мебели металлические; ролики для раздвижных дверей металлические; ролики оконные; руды железные; руды металлические; руды хромовые; ручки дверные металлические; ручки-кнопки металлические; сваи шпунтовые металлические; свинарники металлические; свинец необработанный или частично обработанный; сейфы [металлические или неметаллические]; сейфы электронные; сетки противомоскитные металлические; силки для диких животных; склепы металлические; скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви; слябы стальные; соединения для тросов металлические неэлектрические; соединения для труб металлические; сопла металлические; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; сплавы обычных металлов; средства обвязочные для снопов металлические; средства обвязочные металлические; средства укупорочные для бутылок металлические; ставни металлические; ставни наружные металлические; стали легированные; сталь необработанная или частично обработанная; станиоль; статуи из обычных металлов; статуэтки из обычных металлов; стеллажи для бочек металлические; стелы надгробные металлические; стержни для металлических ограждений; стержни для металлических решеток; стержни металлические; стойла металлические; столбы для объявлений металлические; столбы металлические; столбы телеграфные металлические; стрелки железнодорожные; стремянки [лестницы] металлические; стремянки металлические; стропы металлические для транспортировки грузов; ступени лестниц металлические; сундуки металлические; сцепки для приводных ремней машин металлические; таблички для надгробных плит металлические; таблички опознавательные металлические; тантал [металл]; теплицы переносные металлические; титан; ткани проволочные; томпак; трапы судовые передвижные для пассажиров металлические; тросы для подвесных дорог; тросы металлические неэлектрические; тросы стальные; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; турникеты металлические; уголки металлические; упаковки из жести; упоры дверные металлические; упоры металлические; установки для парковки велосипедов металлические; устройства для закрывания окон неэлектрические; устройства для открывания окон неэлектрические; устройства против птиц ветряные металлические; устройства раздаточные для салфеток или полотенец стационарные металлические; ферровольфрам; ферромолибден; ферросилиций; ферротитан; феррохром; филенки дверные металлические; флагштоки металлические; фланцы металлические; флюгеры металлические; фольга алюминиевая, включенная в 06 класс; фольга и порошок металлические для 3D-печати; фольга металлическая для обертывания и упаковки; формы для льда металлические; формы литейные металлические; фурнитура для гробов металлическая; фурнитура для кроватей металлическая; фурнитура для мебели металлическая; хомуты для скрепления кабелей и труб металлические; хром; цепи для скота; цепи металлические; цепи предохранительные металлические; цинк; цирконий; чеки металлические; черепица кровельная желобчатая металлическая; черепица кровельная металлическая; чугун необработанный или частично обработанный; шайбы металлические; шарики стальные; шарниры металлические; шары стальные; шесты металлические; шипы на обуви альпинистов; шкатулки для денег с обеспечением сохранности содержимого; шкивы металлические, за исключением деталей машин; шпалы железнодорожные металлические; шпингалеты оконные; шплинты металлические; шпоры; штифты [скобяные изделия]; шторы рулонные стальные; шурупы металлические; щеколды металлические; эмблемы для транспортных средств металлические; этикетки металлические; язычки для замков; ящики для денег [металлические или неметаллические]; ящики для инструментов металлические; ящики из обычных металлов; ящики почтовые металлические»;

- «» по свидетельству Российской Федерации № 494903, зарегистрированный 27.08.2013 в отношении однородных товаров 6-го класса МКТУ, а именно: «алюминий; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; арматура строительная металлическая; баббит; бакены несветящиеся металлические; баки металлические; балки металлические; балки широкополочные металлические; баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; банки консервные металлические; барабаны намоточные для гибких труб металлические немеханические; бассейны плавательные [конструкции металлические]; бериллий [глициний]; беседки, увитые зеленью [металлические конструкции]; блюмы [металлургия]; болванки из обычных металлов; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; бочки металлические; бочки причальные металлические; бочонки металлические; браслеты опознавательные для больниц металлические; бронза; бубенчики для животных, колокольчики для животных; бубенчики; колокола; колокольчики; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских; бункеры металлические; бюсты металлические; ванадий; ванны для птиц [конструкции металлические]; вентили металлические, за исключением деталей машин; клапаны металлические, за исключением деталей машин; верстаки с тисками металлические; винты металлические; шурупы металлические; вольеры металлические [конструкции]; вольфрам; воронки металлические немеханические; ворота металлические, порталы металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические для рукояток; вывески металлические; вышки для прыжков в воду металлические; габариты погрузки для железнодорожных вагонов металлические; гайки металлические; галенит [руда]; гафний [кельтий]; гвозди; гвозди обивочные; гвозди финишные; гвозди подковные; германий; губки тисков металлические; двери металлические; дефлекторы дымовых труб металлические; доски мемориальные металлические; дымоходы металлические; дюбели металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; емкости для упаковки металлические; емкости для хранения кислот металлические; жалюзи металлические; железо обручное; железо необработанное или частично обработанное; желоба водосточные металлические; жесть; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; зажимы тормозные [башмаки для блокировки колес]; заклепки металлические; замки висячие; замки для коробок металлические; замки для сумок металлические; замки для портфелей металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; запоры металлические, за исключением электрических; замки пружинные; запоры пружинные; запоры для контейнеров металлические; затычки металлические, пробки металлические; защелки металлические; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей металлические; звонки дверные неэлектрические, колокольчики дверные неэлектрические; знаки дорожные несветящиеся немеханические металлические; знаки номерные регистрационные металлические; пластины номерные регистрационные металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические; изгороди металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия из бронзы [произведения искусства]; изделия из обычных металлов художественные; изделия скобяные металлические; индий; кабинки пляжные металлические; кабины телефонные металлические; кадмий; камеры покрасочные металлические; канаты для подвесных дорог, тросы для подвесных дорог; канаты металлические; каркасы для оранжерей металлические, каркасы для теплиц металлические; каркасы строительные металлические; карнизы металлические; катки [конструкции металлические]; керметы, металлокерамика; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; клетки для диких животных металлические; ключи; кнехты швартовые металлические; кобальт необработанный; кокили [литейное производство]; колена для труб металлические, отводы для труб металлические; колесики для кроватей металлические, ролики для кроватей металлические; колесики для мебели металлические, ролики для мебели металлические; коллекторы для трубопроводов металлические; колонны для конструкций металлические; колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; колпаки дымовых труб металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические, крышки для бутылок металлические, кронен-пробки для бутылок металлические; колпачки укупорочные металлические; колышки для палаток металлические; колышки металлические, стержни металлические; кольца для ключей металлические; кольца медные; кольца стопорные металлические; кольца уплотнительные металлические, кольца предохранительные металлические; комплекты дверные металлические; комплекты оконные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; контррельсы металлические; корзины металлические; коробки дверные металлические, рамы дверные металлические; коробки для инструментов металлические; косоуры [части лестниц] металлические; краны для бочек металлические; крепи водонепроницаемые металлические; кровли металлические; кронштейны строительные металлические, консоли строительные металлические; круги поворотные [для рельсовых путей]; крышки для смотровых колодцев металлические; крюки [альпинистское снаряжение] металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; крюки для котелков металлические; крюки для крепления шифера [скобяные изделия]; крючки вешалок для одежды металлические; крючки-вешалки для одежды металлические; курятники металлические; латунь необработанная или частично обработанная; ленты для обвязки или упаковки металлические; леса строительные металлические; лестницы металлические; лестницы приставные металлические; лимониты; листы стальные; литье стальное; ловушки для диких животных, силки для диких животных, капканы для диких животных, западни для диких животных; магний; марганец; материалы армирующие для бетона металлические; материалы армирующие для приводных ремней металлические; материалы армирующие для труб металлические; материалы армирующие строительные металлические; припои твердые; материалы для рельсовых путей железных дорог металлические; материалы для рельсовых путей фуникулеров металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; мачты металлические; мачты стальные; медь необработанная или частично обработанная; мельхиор; металл листовой; металлы обычные необработанные или частично обработанные; металлы пирофорные; металлы порошкообразные; молдинги карнизов металлические, обломы карнизов металлические; молибден; молотки дверные; муфты соединительные для труб металлические; навесы металлические [строительство]; надгробия из бронзы; надгробия металлические; накладки для гидроизоляции строительные металлические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш металлические; накладки стыковые для рельсов; наковальни; наковальни [портативные]; наковальни двурогие; наконечники для прогулочных тростей металлические; наконечники для тросов металлические; наконечники для канатов металлические; наручники; насадки металлические; настилы металлические; натяжители для ремней металлические; натяжители металлических лент [звенья натяжные]; натяжители проволоки [звенья натяжные]; натяжители стальных лент [звенья натяжные]; нейзильбер; никель; ниобий; ниппели смазочные; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; нити обвязочные металлические; номера домов несветящиеся металлические; обвязки металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; облицовки для стен металлические [строительство]; обрамления для могил металлические, обрамления для надгробий металлические; обрешетки металлические; обручи для бочек металлические, обручи для бочонков металлические; обшивки для стен металлические [строительство]; ограды металлические; ограждения аварийные дорожные металлические; ограждения защитные для деревьев металлические; ограждения решетчатые металлические; окна металлические; оковки для дверей; оковки для окон; олово; опалубки для бетона металлические; опилки металлические; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; ответвления для трубопроводов металлические; памятники металлические; памятники надгробные металлические; панели для обшивки стен металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; перемычки дверные или оконные металлические; переплеты оконные створные металлические; петли накладные металлические; пластинки для подклинивания металлические; платформы для запуска ракет металлические; платформы для транспортировки грузов металлические; поддоны для транспортировки грузов металлические; платформы сборные металлические; плитка напольная металлическая; плитки строительные металлические; плиты анкерные; плиты броневые; плиты надгробные металлические; плиты половые металлические; плиты стальные, пластины стальные, слябы стальные, заготовки плоские стальные; пломбы свинцовые; поддоны грузовые металлические; поддоны для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; подставки для дров в камине металлические; покрытия броневые; покрытия дорожные металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия строительные металлические; полоса стальная; полотна дверные металлические, филенки дверные металлические; полы металлические; пороги дверные металлические; потолки металлические; припой золотой; припой серебряный; приспособления для закрывания дверей неэлектрические; приспособления для открывания дверей неэлектрические; приспособления зажимные для труб металлические; приспособления намоточные для гибких труб металлические немеханические; причалы плавучие для швартования судов металлические; проволока алюминиевая; проволока железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока колючая; проволока медная неизолированная; проволока припойная металлическая; проволока стальная; пружины [скобяные изделия металлические]; прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки металлические; прутки для твердой пайки металлические; рамы оконные металлические; рамы строительные металлические; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие металлические; рельсы металлические; ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; решетки каминные металлические, решетки печные металлические; решетки металлические; ролики для раздвижных дверей металлические; ролики оконные, колесики оконные, блоки оконные; руды железные; руды металлические; руды хромовые; рукоятки для инструментов металлические; ручки дверные металлические; ручки для кос металлические; ручки для метел металлические, ручки для швабр металлические; ручки для ножей металлические; ручки-кнопки металлические; сваи шпунтовые металлические; свинец, необработанный или частично обработанный; сейфы; сетки противомоскитные металлические; склепы металлические; скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви; соединения для тросов металлические неэлектрические; сопла металлические; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; сплавы обычных металлов; средства обвязочные для снопов металлические; средства обвязочные металлические; средства укупорочные для бутылок, металлические; ставни металлические; ставни наружные металлические; жалюзи наружные металлические; стали легированные; сталь необработанная или частично обработанная; станиоль; статуи из обычных металлов; статуэтки из обычных металлов; стеллажи для бочек металлические; стелы надгробные металлические; стержни для металлических решеток, стержни для металлических ограждений; столбы для объявлений металлические; столбы металлические; столбы телеграфные металлические; стрелки железнодорожные; стремянки металлические; стропы металлические для транспортировки грузов; ступени лестниц металлические; сундуки металлические, ларцы металлические; сцепки для приводных ремней машин металлические; таблички для надгробных плит металлические; таблички опознавательные металлические; тантал [металл]; теплицы переносные металлические; титан; ткани проволочные; томпак; трапы судовые передвижные для пассажиров металлические; тросы металлические, неэлектрические; тросы стальные; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; турникеты; уголки металлические; упаковки из жести; упоры дверные металлические; ограничители дверные металлические; упоры металлические, ограничители металлические; упоры оконные металлические, ограничители оконные металлические; крючки ветровые оконные металлические; установки для парковки велосипедов металлические; устройства против птиц ветряные металлические; устройства раздаточные для салфеток или полотенец стационарные металлические; ферровольфрам; ферромолибден; ферросилиций; ферротитан; феррохром; фланцы металлические; флюгеры металлические; фольга алюминиевая; фольга металлическая для обертывания и упаковки; формы для льда металлические; формы литейные металлические; фурнитура для гробов металлическая; фурнитура для кроватей металлическая; фурнитура для мебели металлическая; фурнитура мебельная или строительная из мельхиора; хомуты для скрепления труб металлические; хром; цепи для скота; цепи металлические; цепи предохранительные металлические; цинк; цирконий; черепица металлическая; чугун, необработанный или частично обработанный; шайбы металлические; шарики стальные, шары стальные; шарниры металлические; шесты металлические; шипы на обуви альпинистов, гвозди на обуви альпинистов; шкатулки для денег металлические; шкатулки для денег с обеспечением сохранности содержимого; шкафчики для пищевых продуктов металлические; ящики для пищевых продуктов металлические; шкивы металлические, за исключением деталей машин; шпалы железнодорожные металлические; шпингалеты оконные; шплинты металлические, чеки металлические; шпоры; штифты [скобяные изделия]; шторы рулонные стальные; щеколды металлические; экраны для печей, щиты для печей, заслонки для печей, перегородки защитные для печей; эмблемы для транспортных средств металлические; язычки для замков; ящики для инструментов металлические; ящики из обычных металлов; ящики почтовые металлические»;

- «» по свидетельству Российской Федерации № 499038, зарегистрированный 31.10.2013 в отношении однородных товаров 6-го класса МКТУ, а именно: «материалы армирующие; балки металлические; ролики, колесики, блоки оконные; трубы, трубопроводы водопроводные; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха; двери металлические; коробки, рамы дверные; трубы дренажные; конструкции стальные; обрешетки; покрытия дорожные; плитки строительные; проволока стальная, проволока алюминиевая; рельсы; решетки; листы стальные; арматура строительная; трубопроводы напорные; каркасы строительные; трубопроводы, трубопроводы напорные, трубопроводы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха»;

- «» по свидетельству Российской Федерации № 373629, зарегистрированный 03.03.2009 в отношении однородных товаров 6-го класса МКТУ, а именно «анкеры; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха; баки металлические; балки металлические; балки широкополочные; баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; барабаны намоточные для гибких труб, шлангов немеханические; бассейны плавательные [конструкции металлические]; болты; болты с проушиной; бочки металлические; бочонки металлические; бункера; ванны для птиц [конструкции металлические]; верстаки [с тисками]; винты, шурупы; вольеры; ворота [портал]; вывески; вышки для прыжков в воду; габариты погрузки для железнодорожных вагонов; гайки металлические; двери металлические; дефлекторы дымовых труб; дымоходы; емкости для упаковки; емкости для хранения кислот; жалюзи; запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров; засовы; звенья натяжные соединительные; звенья натяжные соединительные для металлических лент; звенья натяжные соединительные для проволоки; звенья натяжные соединительные для стальных лент; звенья соединительные для цепей; кабинки пляжные; кабины телефонные; камера для распыления красок; каркасы для оранжерей, теплиц; каркасы строительные; карнизы; катки металлические [конструкции]; клапаны дренажных труб; клетки для диких животных; колена, отводы для труб; коллекторы для трубопроводов; колонны для сооружений, конструкций; кольца уплотнительные, предохранительные; конструкции передвижные; конструкции стальные; контррельсы; корзины металлические; коробки, рамы дверные; косоуры лестниц; кронштейны, консоли строительные; леса строительные; лестницы; лестницы приставные; мачты; мачты, столбы, стойки, опоры стальные; накладки стыковые для рельсов; наконечники для тросов, канатов; настилы; обвязки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; облицовки для стен [строительные]; облицовки, обшивки, покрытия для стен строительные; обрешетки; ограды; ограждения защитные для дорог; ограждения решетчатые; опалубки для бетона; опоры для бочек; опоры для линий электропередач; опоры, раскосы; панели для обшивки стен; патрубки; перегородки внутренние; перемычки дверные или оконные; платформы для ракетных пусковых установок; платформы сборные металлические; платформы, поддоны для транспортировки грузов; плиты анкерные; площадки грузовые; площадки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; покрытия броневые; покрытия кровельные; приспособления для закрывания, открывания дверей [неэлектрические]; приспособления для регулирования расхода жидкости, пара, газа и т.д. [за исключением деталей машин]; приспособления зажимные для канатов, кабелей, тросов и труб; приспособления запорные водопроводных труб; прокладки; пружины [скобяные изделия]; рамы оконные; рамы, каркасы строительные; резервуары; резервуары [для хранения и транспортировки]; резервуары для жидкого топлива; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха; решетки; ролики [за исключением деталей машин]; ролики, колесики, бегунки для раздвижных дверей; скобы из обычных металлов; соединения для тросов [неэлектрические]; соединения для труб; сопла; стержни для металлических решеток, ограждений; столбы для объявлений, афиш; столбы телеграфные металлические; стрелки железнодорожные; стропы для транспортировки грузов; ступени лестниц; теплицы переносные; трапы судовые передвижные для пассажиров металлические; тросы стальные; трубопроводы; трубопроводы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха; трубопроводы напорные [металлические]; трубы водосточные; трубы дренажные; трубы дымовые; трубы, трубопроводы водопроводные; трубы, трубопроводы стальные; трубы, трубопроводы центрального отопления; упоры, ограничители; упоры, ограничители дверные; упоры, ограничители, крючки ветровые оконные; установки для паркования велосипедов; ферротитан; феррохром; фланцы; формы для льда; формы литейные; цепи предохранительные; шарниры; шесты; шкивы натяжные для ремней; шторы стальные на роликах; щиты строительные; экраны, щиты, заслонки, перегородки защитные для печей; эмблемы для транспортных средств; ящики; ящики для инструментов; ящики для пищевых продуктов; ящики из обычных металлов; ящики почтовые».

Общество 10.08.2020 обратилось в Роспатент с возражением на указанное решение.

В возражении общество оспаривало выводы Роспатента относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, кроме того, заявитель настаивал на том, что словесные элементы «ЗМК Энерго» на дату приоритета приобрели различительную способность в результате интенсивного и длительного использования заявителем и соответствуют требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

В своем возражении общество привело в частности следующие доводы:

- общество «Энергетическая компания «ЗМК Энерго» является одним из крупнейших производителей металлоконструкций опор ЛЭП напряжением от 35 кВ до 750 кВ., металлоконструкций порталов ошиновки распределительных устройств ОРУ, ПС, прожекторных мачт (ПМС), свайных фундаментов (ростверков) и представлено на рынке с 2010 года.

- обозначение «ЗМК Энерго» на дату приоритета приобрело различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования заявителем в Российской Федерации, Казахстане и Грузии, о чем свидетельствуют представленные материалы;

- в противопоставленных товарных знаках словесным элементам «ЗМК» и «ЭНЕРГО» предоставлена правовая охрана;

- слово «ЭНЕРГО» является фантазийным, не является общеупотребимым для товаров или услуг определенного вида;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными;

- совпадение лишь одного словесного элемента «ЗМК» не может указывать на фонетическое сходство сравниваемых обозначений, что подтверждается судебной практикой по аналогичным спорам, например, по делу № А40-22499/10.

На основании вышеизложенного общество просило Роспатент отменить решение экспертизы от 10.04.2020 и зарегистрировать спорное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 6-го класса МКТУ.

К возражению общества были приложены следующие материалы:

1. Сведения ЕГЮРЛ;

2. Устав общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания «ЗМК Энерго»;

3. Решение №5 о назначении на должность генерального директора;

4. Заключение аттестационной комиссии;

5. Копия договоров поставки и товарные накладные;

6. Копия договора № 138;

7. Фотография бирки на продукции заявителя;

8. Товарные накладные с поставщиком ООО «Печатные технологии»;

9. Печатная продукция, фото клеше, фото конверта, фото сувенирной продукции;

10. Копия договора по участию в выставке, счет-фактура, акт, фотография, видео;

11. Результаты поисковых запросов Google, Yandex, по запросу «ЗМК Энерго»;

12. Справка о доменном имени zmk-energo.com;

13. Справка о доходах за 2017-2018 годы.

По результатам рассмотрения возражения общества Роспатент принял решение от 30.10.2020, об отказе в удовлетворении возражения общества и об оставлении в силе решения Роспатента от 10.04.2020.

В решении Роспатента подтверждена правомерность выводов экспертизы о неохраноспособности букв «ЗМК» и слова «ЭНЕРГО», как не обладающих различительной способностью, требование о наличии которой предусмотрено пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ. Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки ассоциируются между собой, ввиду сходства по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства при однородности товаров 6-го класса МКТУ, указанных в заявке и в регистрациях противопоставленных товарных знаков.

Общество, не согласившись с выводом решения Роспатента об отсутствии различительной способности у элементов «ЗМК ЭНЕРГО» и о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением о признании названного ненормативного правового акта недействительным, и обязать Роспатент зарегистрировать спорное обозначение в отношении товаров «арматура строительная металлическая; балки металлические/брусы металлические; балки широкополочные металлические; балюстрады металлические; каркасы строительные металлические; колонны строительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; контррельсы металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; мачты металлические; мачты стальные; молдинги для строительства металлические; навесы [строительство] металлические; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; решетки металлические; сваи шпунтовые металлические; столбы телеграфные металлические; шесты металлические» 6-го класса МКТУ.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей общества и Роспатента, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления общества в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 указанной статьи заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента обществом не пропущен, что уполномоченный орган не оспаривает.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение возражения общества на отказ в предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции этого государственного органа.

Таким образом, Роспатент принял оспариваемое решение в рамках своих полномочий, что не оспаривается в заявлении, поданном в суд.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебная коллегия установила следующее.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (20.02.2019), правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482
(далее – Правила).

Проверив по доводам общества выводы Роспатента о том, что словесный элемент «ЗМК» и «Энерго» спорного обозначениянапрямую указывают на видовое наименование предприятия и область деятельности заявителя, и не обладают различительной способностью, судебная коллегия считает, что данные выводы не соответствуют пункту 1 статьи 1483 ГК РФ в отношении товаров 6-го класса МКТУ, указанных в заявлении, в силу следующего.

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации; товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения указанного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность
в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Такие элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 той же статьи (пункт 35 названных Правил).

Согласно пункту 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39, описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1.Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

2.Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Таким образом, по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил для решения вопроса о том, относится ли словесный элемент к обозначениям, состоящим только из элементов характеризующих услуги, Роспатенту следовало провести сопоставительный анализ спорного обозначения и конкретных услуг для решения вопроса о том, является ли оно для них описательным или фантазийным.

Из материалов дела следует, что при рассмотрении возражения общество просило спорное комбинированное обозначение зарегистрировать в качестве товарного знака, с включением в него словесных элементов «ЗМК» и «Энерго» в качестве охраняемых элементов в отношении вышеуказанных товаров 6-го класса МКТУ.

При рассмотрении настоящего заявления общество подтвердило перед судебной коллегией, что считает доминирующим в заявленном обозначении именно словесный элемент «ЗМК Энерго» целиком.

При этом Роспатент исходил из того, по отношению к заявленным товарам словесные элементы «ЗМК» и «Энерго» являются характеризующими, элемент «ЗМК» представляет собой общепринятое сокращение от «завод металлоконструкций», указывает на видовое наименование предприятия, характеризует область его деятельности, а элемент «Энерго» является сокращением, употребляемым в новых сложных прилагательных, например энергобаза, энергоснабжение (см. Толковый словарь ФИО3. ФИО3. 1935-1940.), следовательно, указанные элементы не обладают различительной способностью и не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что элемент «Энерго» представляет собой сокращение, употребляемое в сложных прилагательных. Слово «Энерго» действительно является характеризующим в обозначении «ЗМК Энерго» и указывает на сферу деятельности (энергетика).

Между тем в обжалуемом решении не приведены какие-либо свойства и назначения указанных товаров, для которых отказано в регистрации обозначения, на которые указывает значение словесных элементов «ЗМК» и «Энерго» в том виде, в котором они заявлены на регистрацию.

В отношении доводов оспариваемого решения о том, что элементы «ЗМК» и «Энерго» не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров 6-го класса МКТУ судебная коллегия считает необходимым указать, что такая правовая позиция компетентного органа не согласуется с регистрацией им в отношении тех же и однородных товаров 6?го класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам по свидетельствам Российской Федерации № 654519, № 494903, № 499038 и № 373629, в которых элементу «ЗМК» предоставлена правовая охрана (в товарном знаке № 373629 правовая охрана предоставлена элементу СУЗМК ЭНЕРГО).

Не соответствует вывод Роспатента о том, что элемент «ЗМК» следует считать именно сокращением от слов «завод металлоконструкций» и тому обстоятельству, что в композиции противопоставленного товарного знака № 654519, элемент «ЗМК» расшифрован как «завод модульных конструкций».

При таких обстоятельствах из приведенного Роспатентом в оспариваемом решении анализа не следует, что элементы «ЗМК» и «Энерго» (и «ЗМК Энерго» целиком) в том виде, в котором они заявлены на регистрацию, указывают на какое-либо свойство и назначение заявленных товаров 6-го класса МКТУ, что у заявленных товаров существует такое качество, свойство или назначение как «ЗМК» или «Энерго».

В указанной связи не приведен в обжалуемом решении и сопоставительный анализ словесных элементов и конкретных товаров для решения вопроса о том, является ли оно для них описательным или фантазийным.

Судебная коллегия самостоятельно проанализировала перечень спорных товаров, в части товаров 6-го класса МКТУ, указанных в заявлении, (по которым общество просит обязать Роспатент зарегистрировать спорное обозначение) для проверки того, являются ли словесные элементы «ЗМК» и «Энерго» характеризующими, указывают ли они на свойство и назначение спорных товаров 6-го класса МКТУ.

В отношении указанной в заявлении общества части товаров 6-го класса МКТУ, представляющих собой изделия из металлов, а именно: «арматура строительная металлическая; балки металлические/брусы металлические; балки широкополочные металлические; балюстрады металлические; каркасы строительные металлические; колонны строительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; контррельсы металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; мачты металлические; мачты стальные; молдинги для строительства металлические; навесы [строительство] металлические; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; решетки металлические; сваи шпунтовые металлические; столбы телеграфные металлические; шесты металлические» у суда отсутствуют сведения о том, что словесный элемент «ЗМК Энерго», в том виде, в котором он заявлен на регистрацию, может каким-либо образом характеризовать их, в том числе не существует такого качества, свойства или назначения у изделий из металлов, как «ЗМК» или «Энерго» («ЗМК Энерго»).

Таким образов в отношении всех заявленных товаров 6-го класса МКТУ словесные элементы «ЗМК Энерго» являются фантазийными. Доводы заявления общества в указанной части являются обоснованными, а оспариваемое решение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Между тем, ошибочность данных выводов Роспатента не привела к принятию неправильного решения в связи с наличием иных препятствий для государственной регистрации товарного знака (в частности, в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

Судебная коллегия проверила по доводам общества выводы Роспатента о сходстве спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков, считает их правильными и соответствующими подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду следующего.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как разъяснено в пункте 162 постановление Пленума № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Доводы общества об отсутствии между спорным обозначением и противопоставленными товарными знака сходства до степени смешения сводятся к следующему:

- в сравниваемых обозначениях присутствует разное количество слов;

- у сравниваемых обозначений имеется различное семантическое значение;

- в написании словесных элементов а также в их графической подаче имеются существенные отличия.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, общество считает, что между обозначениями отсутствует сходство до степени смешения.

С учетом того, что суд признал незаконным вывод Роспатента о несоответствии обозначения «ЗМК Энерго» пункту 1 статьи 1483 ГК РФ в отношении заявленного перечня товаров 6-го класса МКТУ, суд рассматривается заявленное обозначение с учетом наличия охраняемого элемента «ЗМК Энерго».

Кроме того, при сравнительном анализе обозначений суд принимает во внимание то, что общество подтвердило, что доминирующим в заявленном обозначении является именно словесный элемент «ЗМК Энерго» целиком.

Судебная коллегия установила также, что при восприятии заявленного обозначения «» внимание потребителей сосредоточено на словесном элементе, «ЗМК», который выполнен самым крупным шрифтом с учётом того, что элемент «Энерго» в спорном товарном знаке является характеризующим и указывает на сферу деятельности, выполнен шрифтом меньшего размера, находится под элементом «ЗМК», а изобразительный элемент выполнен в высокой степени абстрактным, тонкими линиями, при восприятии обозначения в целом не доминирует.

В свою очередь элемент «ЗМК» в противопоставленных товарных знаках «»по свидетельству Российской Федерации № 654519 и «»по свидетельству Российской Федерации № 499038 является единственным охраняемым словесным элементом и доминирует в обозначениях, а в противопоставленном товарном знаке «»по свидетельству Российской Федерации № 494903 – единственным словесным элементом. В противопоставленном товарном знаке «»по свидетельству Российской Федерации № 373629 единственным словесным элементом является элемент «СУМЗМК ЭНЕРГО», которому предоставлена правовая охрана наряду с изобразительным элементом указанного знака.

Вместе с тем, нельзя согласиться с мнением общества о том, что между сравниваемым обозначением и противопоставленными товарными знаками отсутствует сходство.

Судебная коллегия считает, что спорному обозначению
«» и противопоставленным товарным знакам «» по свидетельству по свидетельству Российской Федерации № 494903, «» по свидетельствупо свидетельству Российской Федерации № 499038, присуща высокая степень сходства, обусловленная совпадением в указанных обозначениях словесного элемента «ЗМК», единственного словесного элемента в противопоставленных товарных знаках (в знаке № 499038 мелкий элемент «СПБ» исключен из объема правовой охраны) и тем, что иные элементы обозначений, такие как абстрактное изображение ЛЭП, серый и красный шрифты, характеризующий деятельность словесный элемент «Энерго» в спорном обозначении и рамка в виде овала, синий и красный оригинальный шрифт в противопоставленных знаках являются «слабыми» элементами. Указанное влечет высокую степень сходства обозначений по фонетическому признаку при отсутствии существенных при восприятии графических и семантических отличий.

Относительно противопоставленного товарного знака «» № по свидетельству Российской Федерации 373629 судебная коллегия считает, что спорному обозначению «» и указанному товарному знаку присуща высокая степень сходства по фонетическому признаку единственных словесных элементов «ЗМК Энегро» и «СУМЗМК ЭНЕРГО» при отсутствии существенных семантических отличий в указанных элементах.

Относительно противопоставленного товарного знака «»по свидетельству Российской Федерации № 654519 судебная коллегия считает, что спорному обозначению «» и указанному товарному знаку присуща лишь низкая степень сходства по фонетическому и графическому признакам, обусловленная совпадением крупного элемента «ЗМК» в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации № 654519 при наличии фонетических и семантических отличий, обусловленных разницей в словесных элементах «ЗМК ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» в рамке, изображающей постройку, и «ЗМК Энерго» с абстрактным изображением ЛЭП, приводящей к низкой степени сходства обозначений в целом, несмотря на совпадение в них элемента «ЗМК».

Ссылки общества в заявлении на то? что элемент «ЗМК» сам по себе обладает низкой различительной способностью и не занимает доминирующего положения, направленные на опровержение сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков до степени смешения, не опровергают указанных обстоятельств.

Доводы общества о том, что совпадение лишь одного словесного элемента не может указывать на фонетическое сходство сравниваемых обозначений, приведенные обществом в заявлении, и ссылки на судебную практику по делу № А40-22499/2010 судом не принимаются, поскольку судебная практика по другим обозначениям не относится к обстоятельствам настоящего дела и не может повлиять на выводы о сходстве спорных обозначений.

Ввиду установленных выше обстоятельств судебная коллегия приходит к выводу о том, что наличие в настоящем случае отдельных графических отличий между спорным обозначением и противопоставленными товарными знакамисвидетельствам Российской Федерации № 494903, № 499038, № 373629, не исключает того, что при восприятии указанные обозначения ассоциируются друг с другом в целом, ввиду совпадения доминирующего словесного элемента. Относительно низкой степени сходства между спорным обозначением и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 654519 судебная коллегия считает, что поскольку ввиду совпадения в них элемента «ЗМК» нельзя признать сходство этих обозначений отсутствующим, то для решения вопроса о возможности признания этих обозначений сходными до степени смешения надлежит исследовать и оценить степень однородности товаров.

Для целей проверки конечных выводов оспариваемого решения по подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, о сходстве до степени смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков судебная коллегия самостоятельно исследовала степень однородности товаров 6-го класса МКТУ для которых обозначение, в части товаров 6-го класса МКТУ, указанных в заявлении.

Проверив выводы оспариваемого решения Роспатента об однородности товаров 6-го класса МКТУдля индивидуализации которых заявлено на регистрацию спорное обозначение (указанных в заявлении общества) и товаров 6-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам свидетельствам Российской Федерации № 499038, №494903, № 373629 судебная коллегия установила высокую степень однородности товаров 6-го класса МКТУ заявленного обозначения товаров 6-го класса МКТУ перечней регистрации знаков, для которых зарегистрирован противопоставленные товарные знаки (перечни приведены выше), поскольку они либо содержат идентичные позиции, такие как «каркасы строительные» «конструкции стальные», «балки металлические», либо сравниваемые товары объединены общеродовыми и общевидовыми признаками, поскольку относятся к металлоизделиям (элементам и деталям, выполненным из металла и стали), имеют один круг потребителей и одни и те же каналы сбыта, ввиду чего могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

Судебная коллегия считает, что высокая степень однородности указанных товаров усиливает вероятность смешения обозначений при восприятии потребителями и приходит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 499038, №494903, № 373629, № 654519.

Проверив выводы оспариваемого решения Роспатента об однородности товаров «арматура строительная металлическая; балки металлические/брусы металлические; балки широкополочные металлические; балюстрады металлические; каркасы строительные металлические; колонны строительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; контррельсы металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; мачты металлические; мачты стальные; молдинги для строительства металлические; навесы [строительство] металлические; опоры для линий электропередач металлические; опоры металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; решетки металлические; сваи шпунтовые металлические; столбы телеграфные металлические; шесты металлические» 6-го класса МКТУ, для индивидуализации которых заявлено на регистрацию спорное обозначение и товаров 6-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку № 654519, судебная коллегия установила полное вхождение товаров 6-го класса МКТУ заявленного обозначения (в части, указанной в заявлении общества), в перечень товаров 6-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 654519 (перечни приведены выше), ввиду чего могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

Следовательно, в настоящем случае имеет место тождество товаров, которое компенсирует низкую степень сходства спорного обозначения и товарного знака № 654519.

Судебная коллегия считает, что указанное тождество товаров наряду с совпадением в указанных обозначениях «сильных» элементов «ЗМК» при восприятии потребителями также приводит к сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 654519 до степени смешения.

В заявлении общество настаивает на том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность ввиду длительного и интенсивного использования обществом, имеющим тождественное фирменное наименование, что в свою очередь влияет на вероятность смешения обозначения общества и противопоставленных товарных знаков потребителями, на что Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как следует из абзаца девятого пункта 162 Постановления Пленума № 10, длительность и объем использования товарного, знака степень известности, узнаваемости товарного знака правообладателем действительно учитываются при определении вероятности смешения.

Вместе с тем пункт 162 Постановления Пленума № 10 сформулирован исходя из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, для целей которого сравниваются товарный знак, принадлежащий правообладателю, и обозначение иного лица.

При применении методологии пункта 162 Постановления Пленума № 10 к пункту 6 статьи 1483 ГК РФ на место товарного знака правообладателя встает «старший» товарный знак, на место обозначения иного лица – «младший» товарный знак.

Таким образом, дополнительные обстоятельства, указанные в пункте 162 Постановления Пленума № 10 и влияющие на вероятность смешения, учитываются применительно к «старшему»" товарному знаку.

Аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2020 по делу № СИП-745/2019 и от 23.11.2020 по делу № СИП-631/2019.

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 499038, №494903, № 373629, № 654519 в отношении однородных товаров, и, следовательно, как правомерно указал Роспатент, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

При таких обстоятельствах, оценив в соответствии с требованиями части 2 статьи 65, статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доводы и возражения участвующих в деле лиц и представленные ими доказательства, суд приходит к выводам о соответствии оспариваемого решения подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку выводы решения о несоответствии регистрации спорного товарного знака пункту 6 статьи 1483 ГК РФ признаны правомерными, а они в свою очередь являются самостоятельным основанием для отказа в регистрации спорного товарного знака, то у суда отсутствуют основания для признания незаконным оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку суд проверил и установил, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям законодательства в указанной части, существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения не установлено, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 136 Постановления № 10, нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

На основании вышеизложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента соответствует вышеприведенным правовым нормам, основания для признания его недействительным отсутствуют.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы с учетом принятого судебного акта подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая Компания «ЗМК Энерго» отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Ерин

Судья

И.В. Лапшина