Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление ФИО1 (Санкт-Петербург) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) от 15.08.2021 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 707678, об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности прекратить предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 707678.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество ограниченной ответственностью «Индивидуальные
правовые решения» (ул. Яблочкова, <...>,
ОГРН <***>), ФИО2 (Санкт-Петербург),
ФИО3 (Санкт-Петербург), ФИО4
(пгт. Розино, Ленинградская обл.), ФИО5
(Санкт-Петербург).

В судебном заседании приняли участие представители:

от ФИО1 – ФИО6 (по доверенности от 29.03.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО7
(по доверенности от 02.04.2021);

от общества с ограниченной ответственностью «Индивидуальные правовые решения» – ФИО8 (генеральный директор на основании решения
от 10.01.2021 № 6);

от третьих лиц ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 – ФИО6 (по доверенности от 29.03.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.08.2021, которым было отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 707678, об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности прекратить предоставление правовой охраны указанному товарному знаку.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлеченыобщество с ограниченной ответственностью «Индивидуальные правовые решения» (далее – общество), ФИО2, ФИО3,
ФИО4, ФИО5

Заявление мотивировано тем, что использование обществом обозначения «БИРТМАН», воспроизводящего название одноименного коллектива исполнителей, для индивидуализации товаров и услуг в сфере музыкальной и концертной деятельности введет потребителей в заблуждение относительно правообладателя товарного знака, образованного этим обозначением.

Вероятность смешения, по мнению заявителя, обусловлена тем, что общество не имеет непосредственного отношения к деятельности группы «БИРТМАН», ставшей известной до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Поскольку название коллектива, лидером которого является ФИО1, представляет собой творческий псевдоним, заявитель считает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку без получения согласия участников этого коллектива неправомерно.

Причем, как отмечает ФИО1, согласие полученное обществом в 2016 году обнулилось, поскольку по заявке общества в 2016 году обозначение не было зарегистрировано в качестве товарного знака и согласие было повторно переложено обществом из первой заявки во вторую заявку, уже без надлежащего согласия музыкального коллектива, а поэтому использовано неправомерно.

Ссылаясь на то, что общество как деловой партнер музыкальной группы (лицензионный договор), очевидно обладало информацией о происхождении слова «БИРТМАН», его уникальности и распространенности среди потребителей, ФИО1 настаивает на квалификации действий указанного лица по регистрации спорного товарного знака в качестве недобросовестных.

С позиции заявителя цель общества воспрепятствовать деятельности артистов прослеживается из его поведения, направленного на обход положений лицензионного договора от 05.04.2016, приобретение исключительного права на обозначение «БИРТМАН» известное за счет усилий третьих лиц, и подкрепляется предъявлением претензий как в адрес информационных площадок, используемых заявителем для продвижения своих выступлений, так и непосредственно ФИО1

ФИО1 подчеркивает, что отказывая в удовлетворении возражения, Роспатент не опроверг наличие ассоциативной связи, возникшей благодаря широкой известности группы «Биртман», которая была установлена самим административным органом при анализе представленных подателем доказательств.

Оставление требований без удовлетворения, с точки зрения заявителя, также связано с ошибочным подходом административного органа к определению момента и основания возникновения права на псевдоним, в защиту которого в том числе было обращено возражение.

Дополнительно правовая позиция заявителя изложена в письменных пояснения от 19.11.2021.

В отзыве на заявление общество, ссылаясь на несостоятельность изложенных в нем доводов, настаивает на отказе в его удовлетворении.

В обоснование своей позиции общество отмечает, что право на псевдоним неразрывно связано с личностью и не может принадлежать нескольким лицам, следовательно, требования подпункта 2 пункта 9
статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не должны рассматриваться в качестве основания для оспаривания регистрации товарного знака.

По мнению третьего лица, идентификация объединения исполнителей с помощью псевдонима невозможна, поскольку необходимая для этого устойчивость восприятия нарушается сменой участников коллектива и осуществление ими творческой деятельности под собственными и иными вымышленными именами.

Общество указывает на то, что входные данные, которыми оперирует заявитель в подтверждение наличия у потребителей ассоциативной связи между словом «Биртман» и музыкальной группой, не соответствуют фактическим обстоятельствам, так как коллектив начал свою деятельность гораздо позднее 2014 года, а его состав претерпевал изменения.

С точки зрения общества его действия были добросовестны, так как заявитель дал согласие на регистрацию обозначения «БИРТМАН» в качестве товарного знака и не мог не отдавать себе отчет, что он будет зарегистрирован на имя третьего лица.

Общество подмечает, что ФИО1 не является хозяйствующим субъектом, осуществляющим свою предпринимательскую деятельность в сферах, на которые предоставлена правовая охрана товарному знаку, в связи с чем спорных вопросов относительно существования на рынке одного обозначения, принадлежащего разным лицам, возникать не должно.

Роспатент также представил отзыв, в котором, указывая на законность и обоснованность оспариваемого ненормативного правового акта, просит в удовлетворении требований отказать.

В судебном заседании представители заявителя и третьих лиц настаивали на признании оспариваемого решения недействительным, по мотивам изложенным в заявлении.

Представители Роспатента и общества выступили по доводам подготовленных ими отзывов, просили оставить требования заявителя без удовлетворения.

При рассмотрении дела судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, товарный знак
«» по свидетельству Российской Федерации
№ 707678 (заявка № 2018729802) зарегистрирован Роспатентом 11.04.2019 с приоритетом от 16.07.2018 на имя общества для индивидуализации широкого перечня товаров 09, 25-го и услуг 41, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В Роспатент 21.04.2021 поступило возражение ФИО1,
ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 против предоставления правовой охраны названному товарному знаку в отношении рубрик, указанных в перечне свидетельства.

Возражение было мотивировано несоответствием предоставления правовой охраны спорному товарному знаку положениям подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Податели указывали, что регистрация спорного товарного знака произведена с нарушением их прав на творческий псевдоним «БИРТМАН», под которым в 2014 году была создана музыкальная группа и в результате приобрела определенную популярность и к которому правообладатель не имеет никакого отношения.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение от 15.08.2021, в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана оспариваемого товарного знака оставлена в силе.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, административный орган исходил из того, что представленными доказательствами не подтверждается вероятность введения потребителей в заблуждение относительно того, кому именно (заявителю либо обществу) принадлежит спорный товарный знак, поскольку на дату приоритета противопоставленного товарного знака не сформировалась известность музыкального коллектива «Биртман» из-за сменяемости его участников, индивидуализирующих свое творчество независимо от деятельности группы
в целом.

Административный орган, разграничив понятия «псевдоним» и «наименование коллектива исполнителей» со ссылкой на норму статьи 1315
ГК РФ, пришел к выводу, что обозначение «БИРТМАН» используется не в качестве псевдонима какого-либо физического лица, а напротив, известно как название российской поп-группы, в связи с чем доводы возражения в части несоответствия спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ необоснованны.

Роспатент указал, что вопрос о том, являются ли злоупотреблением правом действия общества, связанные с государственной регистрацией товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 707678, не входит в его компетенцию, поэтому по существу указанного аргумента представить объяснений не может.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением от 15.08.2021 и полагая, что оно является недействительным, так как принято не в соответствии с действующим законодательством и нарушает права и законные интересы ФИО1, последний обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного возражения, в результате чего может затрагивать права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен, что административным органом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ,
пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8
«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение о государственной регистрации товарного знака и принятию по его результатам решения установлены статьей 1248, 1513 ГК РФ и закреплены в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218
«О Федеральной службе по интеллектуальной собственности».

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своей компетенции, что не оспаривается в поданном в суд заявлении.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления № 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки – на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения (16.07.2018) применимым законодательством для оценки его охраноспособности является ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила № 482).

При этом порядок рассмотрения возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку определяется в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Заинтересованность ФИО1 в подаче возражения против предоставления правовой охраны по свидетельству Российской Федерации
№ 707678 установлена Роспатентом в оспариваемом решении и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Из подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ следует, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил № 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Мнение самого Роспатента о ложности обозначения по смыслу вышеуказанной нормы содержится также в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), применяющихся в части, не противоречащей
ГК РФ.

В подпункте 1 пункта 3 Рекомендаций отмечено, что вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров (услуг), для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров (услуг) быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на вид товара, его характеристики, сведения об изготовителе, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации. Элементы обозначений, указывающие на вид товара и / или его характеристики и / или содержащие сведения об изготовителе через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер. Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услугу, необходимо установление факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и об ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932). Представленные доказательства относимы, если на основании их возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

При принятии оспариваемого решения Роспатент исходил из того, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения с обозначением «БИРТМАН», используемым соответствующим музыкальным коллективом для продвижения своей деятельности.

Оснований для несогласия с позицией административного органа в этой части, ввиду тождества названия музыкального коллектива «БИРТМАН» и спорного обозначения, представленного как буквами русского алфавита, так и с помощью транслитерации буквами латинского алфавита «BIRTMAN», а также подтвержденности сведений о деятельности этой группы в области шоу-бизнеса, то есть в сфере, для индивидуализации товаров и услуг которой предназначен товарный знак общества, судебная коллегия не усматривает.

Вместе с тем указанное обстоятельство не было принято во внимание Роспатентом, посчитавшим, что материалы административного дела не свидетельствуют о наличии у российских потребителей стойкой ассоциативной связи между обозначением «БИРТМАН» и лицами, подавшими возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В подтверждение восприятия спорного обозначения в качестве единственно возможного указания на группу «БИРТМАН», обладавшей на дату приоритета товарного знака общества высоким уровнем популярности, на стадии рассмотрения возражения были представлены: сведения о первом упоминании о Зиновии Биртмане от сентября 2014 года; записи официальной страницы Зиновия Биртмана за 2014 - 2017 годы; подтверждение верифицированного статуса официального сообщества группы «БИРТМАН» в социальной сети ВКонтакте; подтверждение права администрирования официального сообщества «БИРТМАН» в социальной сети ВКонтакте; скриншот страницы из Youtube с данными о клипе группы «БИРТМАН» и публикации об этом клипе в журнале Metro, информационном источнике Lenta.ru; распечатка информации о странице группы «БИРТМАН» на Youtube; информация о видеозаписях канала группы «БИРТМАН» на Youtube с приложением диска с отдельными записями; информации о размещении альбомов группы «БИРТМАН» на сервисе Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Music, в социальной сети ВКонтакте; результаты премии «Чартова дюжина»; публикации сюжета о Биртмане на первом канале; диск с репортажем о группе «БИРТМАН» на первом канале; данные об участии группы «Биртман» на фестивале «Нашествие» и информация о самом фестивале; договор
от 20.07.2017 № 20/07/2017, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Светлая Музыка» и закрытым акционерным обществом «Планета Плюс», об участии группы «БИРТМАН» в концертном мероприятии и афиша на концерт от 09.12.2017; договор от 24.05.2017 № 24/05-1, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Светлая Музыка» и обществом с ограниченной ответственностью «Апельсин-Концерт», об участии группы «БИРТМАН» в концертном мероприятии и афиша на концерт от 23.06.2017; договор от 06.03.2018 № 06-03-18/1, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Светлая Музыка» и обществом с ограниченной ответственностью «Космос», об участии группы «БИРТМАН» в концертном мероприятии и афиша на концерт от 11.05.2017; афиши концертов группы «БИРТМАН»; гарантийное письмо к оферте на предоставлении лицензии от 22.06.2015 между ФИО1 и обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс» на размещение музыки группы «БИРТМАН»; лицензионный договор от 21.12.2015 № MIR100415, заключенный между ФИО1 и обществом с ограниченной ответственностью «Музыкальное издательство МИРУМИР», на выпуск альбома «Следы от компота»; примеры обложек альбомов группы «БИРТМАН»; распечатки, подтверждающие исполнение группой «БИРТМАН» песни группы «КИНО»; сведения о продаже футболок с обозначением «БИРТМАН»; информации из национального корпуса русского языка по слову «биртман»; результаты поискового запроса по слову «биртман» из справочника «грамота.ру», Google; архивные копии от 08.07.2018 страницы из свободной энциклопедии «Википедия» о Зиновии Биртмане, а также копия сайта http://www.birtman.ru/ от 10.10.2016; статьи из средств массовой информации о Биртмане; договор от 06.07.2016 № 1, заключенный между ФИО1 и обществом с ограниченной ответственностью «Светлая Музыка», с перечнем произведений; лицензионный договор от 05.04.2016 № 02, заключенный между ФИО1 и обществом с ограниченной ответственностью «Индивидуальные правовые решения»; лицензионный договор от 20.04.2016 № 20/04/2016-БИР между обществом с ограниченной ответственностью «Индивидуальные правовые решения» и обществом с ограниченной ответственностью «Союз Мьюзик»; лицензионный договор от 01.01.2017 № 01/04/2017-БИР между обществом с ограниченной ответственностью «Светлая Музыка» и обществом с ограниченной ответственностью «Союз Мьюзик».

Проанализировав названные документы, суд полагает, что их содержание фиксирует действия заинтересованных лиц по продвижению группы «БИРТМАН», а именно: организация гастролей, выступления на массовых фестивалях, общероссийских каналах, записи альбомов и видеоклипов с участием медийных лиц, завоевание мест в хит-парадах, интервью в известных журналах.

Причем коллегия судей полагает, что совокупность приведенных мероприятий указывает на непрерывность (с 2014 года) и интенсивность
(с 2016 года) использования группой обозначения «БИРТМАН», в результате которого у потребителей сформировалась ассоциациативная связь названного обозначения с конкретным объединением исполнителей в отношении товаров и услуг, связанных с деятельностью музыкального коллектива.

При этом судебная коллегия учитывает отсутствие аналогичных сведений относительно общества. Следовательно, у потребителей не могло возникнуть представление об этом лице, как об оказывающем услуги и распространяющем товары соответствующей категории под обозначением «БИРТМАН» в значимый для дела период.

Факт наличия договорных отношений между заявителем и обществом, в рамках которых последнему было предоставлено право использовать обозначение «БИРТМАН», не свидетельствует о том, что оно приобрело известность именно по отношению к обществу, поскольку у названного лица возникла корреспондирующая обязанность действовать в интересах одноименного коллектива.

Доводы общества о некорректности данных, на которых основывает свою позицию заявитель, в частности о более поздней дате создания группы, не имеют под собой документального подтверждения, опровергающего результаты исследования приобщенных к материалам дела документов, соответственно, подлежат отклонению. О фальсификации доказательств обществом также не заявлялось.

На основании изложенного суд, приходит к выводу о тесной связи между обозначением «БИРТМАН» и музыкальной группой заявителя, созданной и получившей известность под этим наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и о наличии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, то есть обстоятельств, однозначно влекущих за собой применение положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РРФ.

При таких условиях утверждение Роспатента о невозможности введения в заблуждение потребителей при использовании правообладателем товарного знака видится необоснованным.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что словесный элемент «БИРТМАН/BIRTMAN» отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, является фантазийным.

Как следует из материалов дела и отражена в решении Роспатента
от 15.08.2021, в основу названия музыкального коллектива «БИРТМАН» положена фамилия выдуманного персонажа – ФИО9, существование которого являлось своего рода мистификацией, сами же участники группы позиционируют себя как творческое объединение под эгидой сохранения творческого наследия ФИО9

Суд находит заслуживающим внимания аргумент заявителя о том, что регистрация оспариваемого товарного знака затрагивает личное неимущественное право ФИО1 и третьих лиц по делу.

Исходя из положений пункта 1 статьи 19 Кодекса, гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Согласно пункту 4 статьи 19 Кодекса приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической деятельности способами, исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а также исключающими злоупотребление правом в других формах.

При этом право гражданина на имя, под которым он приобретает и осуществляет права и обязанности, включает в себя, в частности, не только право иметь имя, но и права предоставлять свое имя для использования другими лицами в предпринимательской деятельности и запрещать другим лицам пользоваться тем же именем.

По смыслу указанных выше норм права использование конкретного псевдонима другим лицом в предпринимательской деятельности является правомерным при соблюдении двух условий: получения согласия на использование этого псевдонима, а также непричинение вреда носителю имени другим использующим это имя лицом.

К именам и псевдонимам для исполнителей произведений приравниваются и наименования музыкальных коллективов, как в настоящее время прямо указано в подпункте 3 пункта 1 статьи 1315 ГК РФ.

Поэтому в случае, если правовая охрана товарного знака оспаривается в связи с использованием в нем названия известного в Российской Федерации на дату подачи заявки музыкального коллектива без согласия его участников, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку может быть признано недействительным по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19 Кодекса), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315 ГК РФ) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Положения подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Таким образом, вопреки позиции административного органа у коллектива исполнителей как самостоятельного субъекта, выступающего в гражданском обороте под определенным названием, может возникнуть право на псевдоним. Запрета на единообразное использование одного псевдонима двумя и более лицами эти нормы не содержат. Ведение участниками группы «БИРТМАН» сольной деятельности и наличие у них собственных псевдонимов не препятствует осуществлению деятельности в составе музыкального коллектива и не нарушают сложившиеся ассоциации ввиду согласованного характера творчества, о котором можно судить благодаря договору ФИО1 с другими исполнителями от 04.04.2016 № 01.

В связи с отсутствием согласия участников «БИРТМАН» на регистрацию спорного товарного знака, с учетом подтвержденного материалами дела факта известности данного псевдонима неопределенному кругу лиц, в совокупности с тем, что слово «Биртман» является уникальным, придуманным
ФИО1 специально для названия коллектива задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, суд не может согласится с выводом Роспатента об отсутствии оснований для проверки регистрации этого товарного знака на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Причем к заключению об отсутствии необходимого согласия пришел так и административный орган, верно отметивший, что по условиям лицензионного договора от 05.04.2016 общество в соответствии с пунктом 1.9 договора получило согласие на использование фантазийных имени и фамилии ФИО9 в рекламных целях, но не на регистрацию товарного знака «БИРТМАН».

Судебная коллегия подчеркивает, что материалы настоящего дела не содержат документа, в котором было бы выражено безотзывное и бессрочное, подписанное всеми участниками музыкального коллектива согласие на регистрацию спорного товарного знака.

Ссылка общества на письмо-согласие, представленное в материалы заявки № 2016732970, не имеет решающего правового значения для рассмотрения настоящего спора, поскольку указанная заявка была признана отозванной, и впоследствии аналогичного согласия на стадии экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2018729802 не выдавалось, а первоначальное согласие из заявки № 2016732970 было переложено в заявку № 2018729802 уже втайне, без одобрения музыкального коллектива.

Относительно доводов о злоупотреблении обществом правом при регистрации товарного знака судебная коллегия отмечает следующее.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 171 постановления
№ 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1
статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Учитывая, что вывод о злоупотреблении правом является результатом опровержения вышеназванной презумпции добросовестности, такой вывод не должен являться следствием предположений, а злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер.

Вместе с тем, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 10 ГК РФ, суд может квалифицировать недобросовестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Как усматривается из материалов настоящего дела, самостоятельное требование о признании действий по регистрации товарного знака злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией компанией заявлено не было, как не указано и о намерении заявить такое требование.

В связи с этим суд рассмотрел ссылки заявителя на нарушение требований добросовестности при регистрации товарного знака в рамках спора о признании недействительным решения административного органа исходя из поданного в Роспатент возражения и в пределах имеющихся в деле доказательств.

Исходя из разъяснений пункта 169 постановления № 10, для признания действий лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом заявитель должен доказать нарушение своих прав на момент приобретения правообладателем исключительного права.

К числу обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, относится то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Поскольку общество является профессиональным участником рынка, оно обязано действовать разумно и добросовестно, в том числе при выборе обозначения для регистрации в качестве товарного знака.

Суд отмечает, что широкая известность обозначения на территории Российской Федерации не является единственным обстоятельством, из которого участник оборота может получить информацию о наличии обозначения, используемого другим лицом.

Принимая во внимание сотрудничество с музыкальным коллективом, на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака общество не могло не знать о предшествующем использовании обозначения «БИРТМАН» заявителем.

Суд с учетом установленных выше обстоятельств, в связи с отсутствием доказательств самостоятельного создания спорного обозначения критически оценивает вероятность произвольности выбора обществом обозначения «БИРТМАН», признавая ее крайне низкой.

Последовательность действий общества в том числе направление претензий музыкальным площадкам, билетным операторам и самому коллективу «БИРТМАН» с требованием прекратить использование обозначения для индивидуализации музыкальной группы, непредставление доказательств маркировки спорным обозначением собственных товаров и услуг, иных документов в опровержение доводов о наличии в его действиях признаков злоупотребления, по мнению судебной коллегии, свидетельствует о том, что приобретение исключительного права на спорный товарный знак не имело своей целью его использование в предпринимательской деятельности, а было направлено на получение необоснованной выгоды путем взыскания компенсации, извлечение экономических преимуществ от использования обозначения репутация которого создана силами ФИО1 и (или) вытеснения заявителя и связанных с ним лиц с рынка соответствующих товаров и услуг.

На основании изложенного действия общества по приобретению исключительного права на спорный товарный знак следует признать злоупотреблением правом, а оспариваемое решение Роспатента подлежит признанию недействительным как не соответствующее статье 10 ГК РФ, подпункту 2 пункта 9, пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 707678 и обязать Роспатент внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования ФИО1 удовлетворить.

Признать незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.08.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 707678.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 707678.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН <***>) в пользу ФИО1 (Санкт-Петербург) 300 (триста) рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья		Н.Н. Погадаев
Судья		Ю.В. Борисова
Судья		Е.Ю. Пашкова