Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе – ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» на решение Промышленного районного суда города Самары от 15 сентября 2015 года, которым постановлено:

«В удовлетворении исковых требований ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» к ФИО1 о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, понуждении к заключению лицензионного договора на условиях, изложенных в оферте - отказать.»,

Заслушав доклад судьи Самарского областного суда – Евдокименко А.А., объяснения в поддержание апелляционной жалобы представителя истца - ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» – ФИО2 и возражения на жалобу ответчика – ФИО1, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

Истец – ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» обратился в суд с иском о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, понуждении к заключению лицензионного договора на условиях, изложенных в оферте к ответчику – ФИО1 в обоснование своих требований указав, что согласно информационном письму от ДД.ММ.ГГГГ №№ «Информационные ресурсы ФГУ ФИПС свободного доступа платные базы данных» информационный ресурс «Открытые реестры» формируется на основании общедоступных сведений о зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности средствах индивидуализации, внесенных в соответствующие государственные реестры опубликованных в официальных изданиях Роспатента, путем периодического обновления. Из содержания указанного реестра, в отношении спорного патента не заключено каких-либо лицензионных или иных договоров, при том, что патентообладателем данного изобретения является ответчик по делу - ФИО1, а не предприятие, и принадлежащее ему изобретение не используется им в производстве промышленной продукции, поскольку у ответчика отсутствует возможность сборки трансформаторов и использования своего изобретения по его назначению, так как для этого необходимы производственные мощности, обученный персонал специальное оборудование. Вследствие указанного, принадлежащее ответчику изобретение на протяжении более чем четырех лет со дня выдачи патента, самим ответчиком не используется, в то время, как истец, ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» - может использовать данное изобретение непосредственно по его прямому назначению при собственном производстве трансформаторов, где изобретение будет являться его составной частью и защищать от феррорезонансных перенапряжений литые трансформаторы напряжения в электрической сети с изолированной нейтралью. Указанное обстоятельство подтверждается и тем, что автор и изобретатель спорного изобретения - ФИО3, отец ответчика, работал на предприятии ООО «Русский трансформатор» (преобразованного и ныне являющегося подразделением ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» - производство «<данные изъяты>») и в его обязанности входили: консультация сотрудников СТД ООО «<данные изъяты>» по вопросам разработки трехфазных групп трансформаторов напряжения в части схемных решений, принятие участия в подготовке и в проведении исследовательских испытаний, вследствие чего, ФИО3 и изобрёл спорное устройство именно для его применения в составе производимого истцом оборудования. Направленная истцом в адрес ответчика ДД.ММ.ГГГГ оферта - подписанный проект лицензионного договора на использование изобретения «Устройство для защиты от феррорезонансных перенапряжений литых трансформаторов напряжения в электрической сети с изолированной нейтралью», удостоверенного патентом <данные изъяты> полученная ответчиком ДД.ММ.ГГГГ что подтверждается отметкой на почтовом уведомлении о вручении, представленном к иску, ответчиком оставлена без внимания, никаких извещений истца, в пределах срока, установленного п. 1 ст. 445 ГК РФ, в адрес самого истца от ответчика не поступало, вследствие чего, истец и обратился в суд для обеспечения защиты собственных интересов. Вместе с тем, истцом указано, что согласно заключению эксперта №№ Департамента оценки, экспертизы и сертификации Торгово-промышленной палаты Самарской области ФИО рыночная стоимость исключительного права ответчика на указанное выше изобретение, владельцем патента на которое является ответчик, округленно составляет <данные изъяты> Верность и правильность данного экспертного заключения подтверждена решением Красноглинского районного суда города Самары по гражданскому делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ принятого по иску ФИО1 к ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» о взыскании с истца убытков, причиненных незаконным использованием патента, вступившим в законную силу. Во исполнение вышеуказанного решения Красноглинского районного суда города Самары по гражданскому делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ истец произвел выплату ответчику взысканных им убытков в размере <данные изъяты> что подтверждается приложенным к иску платежным поручением №№ от ДД.ММ.ГГГГ и учитывая изложенное выше, истцом рассчитана сумма вознаграждения, причитающегося ответчику, с учетом уже ранее выплаченной ответчику суммы причиненного ему ущерба за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> которая составляет <данные изъяты> и подлежит оплате истцу в соответствии с условиями п.7.1. направленной в адрес ответчика оферты - лицензионного договора, подписанного истцом. На основании изложенного, с учетом последующих уточнений и дополнений, истец просил суд: 1) признать за истцом право на использование прав патентообладателя на вышеуказанное изобретение на условиях, содержащихся в предложении истца к ответчику о заключении с ним договора в целях использования (изготовление применения, ввоза, предложения к продаже, продажи и иного введения в хозяйственный оборо изделий, изготовленных на основе указанного изобретения); 2) предоставить истцу принудительную неисключительную лицензии на использование на территории Российской Федерации вышеуказанного изобретения принадлежащего ответчику, при изготовлении истцом электротехнической продукции, в которой полностью использован патент Лицензиара независимо от наименования продукции на период действия договора между истцом и ответчиком, с ДД.ММ.ГГГГ и до даты истечения патента, и уплатой за предоставление прав, предусмотренных договором между истцом и ответчиком вознаграждения в виде роялти в размере 1,3059% от стоимости реализованной продукции и лицензии без учёта НДС и расходов на доставку; 3) по окончании года использования Лицензиат принимает на себя обязательства по направлению Лицензиару сведений о количестве общей стоимости произведённой им продукции и о сумме роялти за прошедший год за подписью главного бухгалтера, запрашивая у Лицензиара его платежные реквизиты, а предусмотренные договором между истцом и ответчиком Роялти, выплачиваются за каждый год использования истцом патента в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ следующего за годом использования, по платежным реквизитам, сообщённым лицензиаром.

Судом постановлено вышеуказанное решение, которое истец – ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» считает неправильным, просит его отменить и принять новое решение, которым удовлетворить его иск в полном объеме.

Проверив материалы дела и обсудив доводы апелляционной жалобы – ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» судебная коллегия не находит оснований к отмене решения суда.

В соответствии с частью 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: 1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; 3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; 5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа. Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (ст. 1358 ГК РФ).

Пунктами 1 и 2 ст. 1232 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства. Правообладатель обязан уведомлять соответственно федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям (статья 1246) об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям могут вносить изменения в сведения, относящиеся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, для исправления очевидных и технических ошибок по собственной инициативе или по просьбе любого лица, предварительно уведомив об этом правообладателя. В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно ст. 1233 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства. Правообладатель обязан уведомлять соответственно федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям (статья 1246) об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям могут вносить изменения в сведения, относящиеся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, для исправления очевидных и технических ошибок по собственной инициативе или по просьбе любого лица, предварительно уведомив об этом правообладателя. В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора. Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме (ст. 1235 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1239 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).

В силу требований п. 1 ст. 1362 ГК РФ если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении лицензии, указанной в абзаце первом настоящего пункта, и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Согласно п. 3 ст. 1362 ГК РФ на основании решения суда, предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию предоставления и прекращения права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на условиях принудительной простой (неисключительной) лицензии.

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались (ст. 56 ГПК РФ).

В соответствии со ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

В силу требований ст. 67 ГПК РФ Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, а согласно ст. 86 ГПК РФ заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам, установленным в статье 67 настоящего Кодекса. Несогласие суда с заключением должно быть мотивировано в решении или определении суда.

Таким образом, из содержания указанных норм права в их системной взаимосвязи следует, что условия о размере вознаграждения или порядке его определения являются существенными условиями лицензионного договора, при отсутствии согласования которых договор считается незаключенным, следовательно, по искам о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, в силу требований ст. 56 ГПК РФ, именно истец обязан доказать, что предложенные им условия, на которых патентообладатель отказался от заключения с этим лицом лицензионного договора, соответствуют установившейся практике, в том числе в части определения размера вознаграждения патентообладателя, а в силу требований ст. 60 ГПК РФ указанные обстоятельства должны подтверждаться только определенными средствами доказывания – консультацией соответствующего специалиста, либо заключением соответствующей судебной экспертизы.

Из материалов дела видно, что патентообладателем «Устройства для защиты от феррорезонансных перенапряжений литых трансформаторов напряжения в электрической сети с изолированной нейтралью», удостоверенного патентом № (л.д. 9), является ответчик ФИО1. В период регистрации права патентообладателя Степанова
Д.Ю. в отношении вышеуказанного «<данные изъяты>», а именно ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика был направлен подписанный со
стороны истца проект лицензионного договора по использованию вышеуказанного изобретения
(полной лицензии), со ссылкой на заключением эксперта №№ Торгово-Промышленной палаты Самарской области, которым рыночная стоимость исключительного права ответчика ФИО1 на вышеуказанное изобретение, округленно составляет <данные изъяты> при том, что во исполнение решения Красноглинского районного суда города Самары от ДД.ММ.ГГГГ истец произвел выплату ответчику в сумме <данные изъяты> что также нашло свое подтверждение платежным поручением №№ от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 49), что также не оспаривается и самим ответчиком ФИО1, при этом, сумма вознаграждения патентообладателя по предлагаемому к заключению лицензионному договору истцом рассчитана с учетом вышеуказанной суммы.

Судом первой инстанции также установлено, что решением Красноглинского районного суда города Самары от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО1 к ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара», вступившим в законную силу, удовлетворены исковые требования ФИО1, как патентообладателя изобретения, в обеспечение защиты гражданских прав которого, судом запрещено ответчику использовать изобретение - устройство для защиты от феррорезонансных перенапряжений литых, трансформаторов напряжения в электрической сети с изолированной нейтралью, удостоверенное патентом №№ от ДД.ММ.ГГГГ при производстве, предложении к продаже и продаже трансформаторов напряжения трехфазной антирезонансной группы НАЛИ-СЭЩ-6 (10) и трансформаторов напряжения трехфазной антирезонансной группы НАЛИ-СЭЩ-35, возложив при этом на ответчика обязанность по публикации решения суда о нарушении патента на изобретение в официальном бюллетене Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Также из материалов дела видно, что решением Красноглинского районного суда города Самары от ДД.ММ.ГГГГ вынесенным по результатам рассмотрения гражданского дела по иску ФИО1 к ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара», вступившим в законную силу, удовлетворены исковые требования ФИО1, как патентообладателя названного изобретения, в обеспечение защиты гражданских прав которого суд взыскал с ответчика убытки патентообладателя, причиненные незаконным использованием патента в сумме <данные изъяты> а также понесенные им судебные издержки по делу.

Вместе с тем, судебной коллегией установлено, что ответчик не отказывается от заключения лицензионного договора с истцом, однако стороны не могут достигнуть соглашения о размере вознаграждения ответчика и порядке его определения.

С учетом указанного судебная коллегия находит, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу о необходимости отказа в удовлетворении иска в полном объеме, поскольку истец не доказал, что предложенные им условия, на которых ответчик отказался от заключения с истцом лицензионного договора, соответствуют установившейся практике в части определения размера вознаграждения ответчика.

Доводы лица подавшего апелляционную жалобу о наличии преюдициального значения для разрешения рассматриваемого спора названного решения Красноглинского районного суда города Самары от ДД.ММ.ГГГГ в части определения заключением эксперта №№ Торгово-Промышленной палаты Самарской области рыночной стоимости исключительного права ответчика ФИО1 на вышеуказанное изобретение в размере <данные изъяты> судебная коллегия находит несостоятельными, поскольку названное заключение дано на основании экономических данных существовавших в ДД.ММ.ГГГГ между тем, очевидно, что на настоящий момент экономическая ситуация в стране существенно изменилась, то есть названное заключение не актуально для разрешения рассматриваемого спора, а ходатайства о назначении судебной экспертизы в ходе настоящего судебного разбирательства истцом не заявлялось.

Не может судебная коллегия признать убедительными доводы апелляционной жалобы о неправильности выводов суда первой инстанции в части признания неправомерным включения истцом в размер вознаграждения ответчика убытков взысканных с истца на основании судебного постановления, поскольку данные доводы стороны истца основаны на неправильном толковании вышеприведенных норм права, так как по своей правовой природе указанные убытки, взысканные с истца, являются мерой гражданско-правовой ответственности, поэтому зачет указанных сумм в размер названного вознаграждения не допускается.

Кроме того, судебная коллегия находит несостоятельными и все остальные доводы апелляционной жалобы, поскольку они не имеют правового значения для разрешения настоящего гражданского дела по существу, поскольку вышеприведенные обстоятельства, достоверно установленные судебной коллегией, являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска в полном объеме в независимости от обоснованности названных доводов апелляционной жалобы истца.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что при рассмотрении указанного гражданского дела судом правильно определены обстоятельства имеющие значение для дела, выводы суда соответствуют обстоятельствам дела, установленным им в ходе судебного разбирательства, нарушений или неправильного применения норм материального и процессуального права, судом не допущено, то есть, оснований для отмены или изменения постановленного судом первой инстанции решения, указанных в ст. 330 ГПК РФ, в апелляционном порядке не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия,

о п р е д е л и л а :

Решение Промышленного районного суда города Самары от 15 сентября 2015 года - оставить без изменения, а апелляционную жалобу - ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» - без удовлетворения.

Председательствующий –

Судьи -