Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № г. по иску Капустина П.П., Макридина В.П., Сучкова Ю.П. к ООО «Тольяттикаучук» о выплате вознаграждения за использование изобретения по патенту № « Ионитный формованный катализатор и способ его получения», по встречному иску ООО «Тольяттикаучук» к Капустину П.П., Макридину В.П., Сучкову Ю.П., Федотову Ю.И., Токарь А.Е., Кузнецову В.В., Вольскому В.И., Роспатенту о признании недействительным патента № « Ионитный формованный катализатор и способ его получения»,

установил:

Истцы обратились в суд с иском к ответчику о выплате вознаграждения за использование изобретения.

Ответчик предъявил встречный иск о признании патента недействительным.

В обоснование исковых требований представители Сучкова Ю.П. Медведева Е.И., Хорошкеев В.А., действующие по доверенности, пояснили, что истцы совместно с другими авторами: разработали в 2003 году изобретение «Ионитный формованный катализатор и способ его получения», на который ДД.ММ.ГГГГ Российским агенством по патентам и товарным знакам ООО «Тольяттикаучук» был выдан Патент на изобретение № «Ионитный формованный катализатор и способ его получения» (по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). Патент выдан на группу изобретений: ионитный формованного катализатор, способ получения данного катализатора. Ионитный формованный катализатор, описанный в первом независимом пункте изобретения, используется ответчиком при производстве бутилкаучука. Таким образом, данное изобретение было внедрено, использовалось и используется ответчиком. Авторы изобретения имеют право на вознаграждение на основании п. 1 ст. 32 Закона СССР от ДД.ММ.ГГГГ «Об изобретениях в СССР» в размере не менее 15% прибыли ежегодно получаемой патентообладателем от использования изобретения. Экономический эффект, полученный патентообладателем за третий год использования изобретения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил руб., таким образом, истцы имеют право на вознаграждение за использование изобретения в размере 15%, что составляет руб.. Просит взыскать с ответчика в пользу истцов указанную сумму вознаграждения согласно долям в соответствии с соглашением о распределении вознаграждения, а также пени за просрочку выплаты вознаграждения и расходы по оплате госпошлины.

Встречный иск ООО «Тольяттикаучук» представители истца считают не подлежащим удовлетворению, поскольку ответчик являлся и является патентообладателем и данный факт признавал. Кроме того, считают, что ответчиком пропущен срок исковой давности для предъявления встречного иска и просят применить последствия пропуска срока исковой давности.

Капустин П.П. и Макридин В.П. дали аналогичные пояснения.

Представитель ответчика Гусякова Э.А., действующая по доверенности, иск не признала, поддержав встречный иск и пояснив, что все признаки изобретения в производстве не используются, соответственно не используется и изобретение, которое никогда не внедрялось и не использовалось. Считают, что представленный истцами расчет экономического эффекта и размера вознаграждения сделан неверно, при этом считают, что произвести правильные расчеты невозможно. Сучков и Макридин никогда не состояли в трудовых отношениях с ответчиком, соответственно, изобретение не может являться служебным. Действие патента прекращено, соответственно, нет оснований для выплаты вознаграждения после прекращения действия патента. Считают, что патент № «Ионитный формованный катализатор и способ его получения» (далее Патент) является недействительным, т.к. заявка подана неуполномоченным лицом с нарушениями действующего законодательства, в связи с чем патентообладатель указан без ведома последнего.

Кузнецов В.В. встречный иск не признал, пояснив, что патент был получен в установленном законом порядке. Ионитный формованный катализатор использовался ответчиком. Ему в 2008 г. было выплачено вознаграждение по данному патенту. В настоящее время имущественные претензии у него отсутствуют.

Токарь А.Е. в судебные заседание не явился, возражений на иск не представил, просит рассмотреть дело в его отсутствие.

Федотов Ю.И., Вольский В.И., извещенные надлежащим образом, в судебное заседание не явились, возражений на иск не представили.

Представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее Роспатент) представил суду письменный отзыв, из которого следует, что согласно сведениям из Государственного реестра изобретений РФ патент РФ № на изобретение «Ионитный формованный катализатор и способ его получения» был выдан по заявке № с приоритетом от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время действие указанного патента досрочно прекращено с ДД.ММ.ГГГГ на основании заявление патентообладателя. Законодательством РФ не предписывается Роспатенту осуществлять проверку правомерности указания в заявлении о выдаче патента на изобретение авторов и заявителей. Таким образом, считает, что действия Роспатента, выразившиеся в государственной регистрации патента на изобретение РФ № «Ионитный формованный катализатор и способ его получения», публикации сведений о выдаче указанного патента и непосредственно по выдаче данного патента с указанием в нем в качестве авторов и патентообладателя указанных выше лиц, были осуществлены в строгом соответствии с законодательством РФ. Признание патента недействительным полностью и недействительным частично влечет наступление различных правовых последствий. Так, в случае признания патента недействительным полностью патент аннулируется, что влечет и аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента. В случае признания патента недействительным частично действующее законодательство предписывает осуществить его аннулирование с выдачей взамен аннулированного нового патента с указанием в нем, например, в качестве патентообладателя установленного судом лица. С учетом изложенного, считает, что требования встречного искового заявления ООО «Тольяттикаучук» сформулированы не корректно.

Проверив материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, суд считает заявленные сторонами исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Российским агенством по патентам и товарным знакам (далее Роспатент) ООО «Тольяттикаучук» был выдан Патент на изобретение № «Ионитный формованный катализатор и способ его получения» (по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ), что подтверждается материалами дела и по существу не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии со ст. 8 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 года № 3517-1случае, если работодатель получит патент на служебное изобретение работник (автор), которому не принадлежит право на получение патента на такие изобретение имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются договором между работником (автором) и работодателем. В случае недостижения между сторонами соглашения об условиях договора в течение трех месяцев после того, как одна из сторон сделает другой стороне предложение в письменной форме об этих условиях, спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке.

В соответствии с. ч. 1 ст. 1370 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Патент получен ООО «Тольяттикаучук» как на служебное изобретение. Правовое регулирование отношений в сфере служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов предусмотрено ст. 1370 ГК РФ, которая в целом соответствует п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ, действовавшему на момент оформления Патента и согласно которому, право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, ели договором между ними не предусмотрено иное.

Судом установлено, что Макридин В.П. и Сучков Ю.П., указанные в качестве авторов служебного изобретения никогда не состояли в трудовых отношениях с ООО «Тольяттикаучук», в связи с чем для данных лиц изобретение не является служебным в силу пункта 1 статьи 1370 ГК РФ.

Договор, какие-либо документы, свидетельствующие об их совместной с ООО «Тольяттикаучук» деятельности, позволяющей включить их в служебный патент ООО «Тольятикаучук» отсутствуют.

Договор, какие-либо иные документы, свидетельствующие об отношениях в сфере создания объекта промышленной собственности между авторами и ООО «Тольяттикаучук» не представлены.

Доводы представителя Сучкова Ю.П. о том, что таким договором является заявка на выдачу патента, суд считает необоснованными, т.к. данная заявка не отвечает требованиям, предъявляемым к договорам и в ней не оговорены существенные условия договора.

Также суд считает необоснованными доводы представителя Сучкова Ю.П. о том, что авторы передали принадлежащие им права работодателю, т.к. в силу ч.2 ст. 8 Патентного закона РФ право на служебное изобретение принадлежит работодателю, а не авторам.

Согласно статье 1364 ГК РФ по истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

В соответствии со статьёй 1399 Гражданского кодекса Российской Федерации действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - со дня поступления заявления.

Досрочное прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в котором находились охраняемые техническое или художественно-конструкторское решение на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента.

Судом установлено, что действие патента № от ДД.ММ.ГГГГ «Ионитный формованный катализатор и способ его получения», выданного ООО «Тольяттикаучук», было прекращено ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем отсутствуют правовые основания для требования вознаграждения после указанной даты.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1 изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий.

Из изложенных в указанных правовых нормах требований следует, что для установления факта использования ООО «Тольяттикаучук» в настоящее время изобретения, необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения «Ионитный формованный катализатор и способ его получения», приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Судом установлено, что формула изобретения № «Ионитный формованный катализатор и способ его получения» состоит из двух независимых пунктов:

1.Ионитный формованный катализатор, .

2.Способ получения ионитного формованного катализатора по п. 1 .

В соответствии с ч. 2 ст. 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 ст. 1375 и пункт 2 ст. 1376).

Из Акта об использовании изобретения от ДД.ММ.ГГГГ видно, что изобретение Ионитный формованный катализатор и способ его получения используется в цехе БК-4 завода бутилкаучука с ДД.ММ.ГГГГ. Указанный акт подписан и.о. главного инженера ФИО15 и комиссией в составе начальника ТО ФИО16, начальника ПТО завода № ФИО17, зам. начальника цеха БК-4 ФИО18, начальника сектора ТО ФИО19.

Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что техническое задание, информация об исследованиях и заключение исследователей о полученном экономическом эффекте, отчет об испытаниях и подтверждение оправданности затрат актами, с экспертизой объекта на соответствие проекту, заключение экспертизы по промышленной безопасности, о необходимости которых пояснил в судебном заседании специалист Лапкин А.Н., отсутствуют.

Суд считает установленным, что второй пункт формулы изобретения, касающийся способа получения ионитного формованного катализатора, ответчиком не используется, что по существу не оспаривается истцами, заявляющими, что ими заявлены требования только от использования продукта (ионитного формованного катализатора) и подтверждается заключениями допрошенных в судебном заседании специалистов Лапкина А.Н., патентного поверенного Романеевой Н.Е., заключением патентного поверенного Степнова В.В. (т.2 л.д.203-208), заключением экспертов, назначенных определением суда о проведении экспертизы Петровой Л.К. и Кошелевой Н.В.

Из заключений Степнова В.В., Кошелевой Н.В. видно, что признаки первого независимого пункта изобретения (ионитный формованный катализатор) имеются и данное изобретение внедрено и используется.

В судебном заседании установлено, что с 2005 г. ответчиком используется катализатор КУ-2-23-ФПП вместо катализатора КУ-2ФПП. Данный факт подтверждается технологическим регламентом, пояснениями свидетелей ФИО23, ФИО16

Допрошенные в судебном заседании Лапкин А.Н., Романеева Н.Е., Петрова Л.К. указали, что оба пункты изобретения объеденениы единым изобретательским замыслом, т.е. являются взаимозависимыми, что не оспаривается и пояснениями допрошенного в судебном заседании патентного поверенного Аксентьевой И.И.

При этом все указанные специалисты, кроме Аксентьевой И.И. обоснованно утверждали, что формование катализатора проводится при определенной температуре и в заявке на выдачу патента доказывалось, что катализатор с заявленными свойствами (с повышенной активностью) получается способом, указанным в заявке и в формуле изобретения.

Из пояснений ответчика Кузнецова В.В. также видно, что температура, при которой происходит формование катализатора имеет существенное значение для получения катализатора надлежащего качества.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ответчиком был утверждён новый технологический регламент приготовления формованного катализатора КУ 2-23-ФПП.

При этом судом установлено, что процесс, получения катализатора, отраженный в технологическом регламенте не соответствует способу получения катализатора, указанному в формуле изобретения.

Данный факт не оспаривается истцами, пояснившими, что технологический регламент не охватывает весь процесс изготовления катализатора, и подтверждается допрошенными в судебном заседании специалистами и экспертом.

В описании изобретения указано, что целью настоящего изобретения является получение катализатора с повышенной активностью.

Данная цель достигается использованием ионитного формованного катализатора, состоящего из . При этом получение данного катализатора осуществляют .

Из пояснений эксперта Петровой Л.К. при проведении экспертизы и даче заключения по вопросу использования изобретения она основывалась на технической документации и описании изобретения, что соответствует ст. 1354 ГК РФ.

Таким образом, суд считает недоказанным тот факт, что катализатор КУ-2-23-ФПП, использовавшийся ответчиком, отвечает свойствам ионитного формованного катализатора, указанным в формуле изобретения, т.к. он получен способом отличающимся от способа его получения, указанного в формуле изобретения.

При расчете авторского вознаграждения, как видно из текста искового заявления, истцы ссылались на пункт 1 ст. 32 Закона «Об изобретениях в СССР» и применяли первый абзац данного пункта, который предусматривает выплату вознаграждения из расчета 15% от прибыли (соответствующей части дохода).

При этом как видно из текста искового заявления и расчета экономического эффекта, представленного истцами, ставка 15 % применялась не к размеру полученной от использования изобретения прибыли, а к размеру рассчитанного истцами экономического эффекта, суть которого состоит в экономии энергетических и сырьевых ресурсов при производстве бутилкаучука.

Однако истцы в исковом заявлении фактически отождествили прибыль (соответствующую часть дохода) с экономическим эффектом, получаемым от экономии, что является недопустимым и не соответствует как ст. 32 Закона «Об изобретениях в СССР», так и нормам действующего законодательства.

Экономический эффект от использования изобретения истцы подтверждают расчетом экономического эффекта от использования изобретения по патенту РФ № «Ионитный формованный катализатор и способ его получения» в цехе БК-4 завода по производству БК ООО «Тольяттикаучук» в 2008-2009 г.г. и составляет руб.

Кроме того, суд считает необоснованными доводы истцов о том, что расчет был выполнен только из расчета внедрения первого пункта изобретения (использования продукта) и не учитывалась экономия от внедрения второго пункта изобретения ( способ получения данного продукта), т.к. в исковом заявлении и в расчете указывается на внедрение изобретения в целом.

Доводы ответчика о том, что истцами не представлено достоверных доказательств получения прибыли от использования изобретения подтверждается пояснениями свидетеля Банкетова, специалиста Лапкина А.Н., Коринченко А.А., пояснившими, что на выпуск продукции влияет целый ряд факторов, в том числе и исходное сырьё, которое было заменено примерно в то же время, когда стал использоваться другой катализатор.

Согласно экспертному заключению эксперта-оценщика Коренченко А.А. по расчету вознаграждения в случае использования патента № на ООО «Тольяттикаучук» предоставленные экономические расчеты не достоверны по причине использования данных, не подтверждающих закономерное влияние ионитного формованного катализатора на нормы расхода материалов, полуфабрикатов, энергии и остальных составляющих, а в конечном итоге на себестоимость выпускаемой продукции.

Рыночная стоимость права требования вознаграждения за патент на изобретение № «Ионитный формованный катализатор и способ его получения» от ООО «Тольяттикаучук» равна нулю.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что все признаки формулы изобретения не использованы, размер вознаграждения рассчитать не возможно, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения требований о выплате вознаграждения.

Суд также не находит оснований и для удовлетворения встречных исковых требований ООО «Тольяттикаучук» о признании недействительным патента.

В соответствии со ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

По мнению ответчика, основаниями для признания патента недействительным могут служить следующие обстоятельства: двое из истцов не являлись работниками предприятия, заявка подана неуполномоченным лицом, оформление патента происходило в тайне от работодателя, кроме того изобретение в ООО «Тольяттикаучук» не было внедрено и никогда не использовалось. Между тем закон предусматривает возможность признания патента недействительным только в том случае, если в качестве патентообладателя в патенте указано лицо, таковым не являющееся.

Судом установлено, что заявка от имени работодателя подана главным инженером Ю.И. Федотовым.

При этом в судебном заседании не представлено доказательств того, что Федотов Ю.И. имел полномочия на подачу данной заявки.

Вместе с тем ООО «Тольяттикаучук» совершал действия, направленные на признание себя патентообладателем, что опровергает доводы ответчика об получении патента в тайне он ООО «Тольяттикаучук»: получил патент на изобретение, с указанием его в качестве патентообладателя, оплачивал государственную пошлину за поддержание патента, утвердил новый технологический регламент, предлагал авторам заключить соглашение о выплате вознаграждения и выплатил вознаграждение, в частности Кузнецову В.В.

Указанное не свидетельствует об использовании данного изобретения, как утверждают истцы, но свидетельствует о том, что воля ООО «Тольяттикаучук» была направлена на получение патента, что в едином толковании со ст. 1370 ГК РФ свидетельствует о презумпции принадлежности указанного права работодателю.

Доводы ООО «Тольяттикаучук» о том, что Сучков и Макридин, которые на момент оформления патентного права не находились в трудовых отношениях с работодателем не могут быть приняты во внимание, т.к. среди авторов указаны лица, являющиеся работниками ООО «Тольяттикаучук». Авторство указанных лиц, а также других соавторов в установленном законом порядке оспорено не было.

Кроме того, как установлено судом, изобретение на предприятии внедрено не было и не используется, что исключает наступление обязанности ответчика по выплате вознаграждения авторам. В этой связи наличие патента, а также указание в нем патентообладателем ответчика не нарушает права последнего и не создает угрозы такого нарушения.

Судом также принимается во внимание, что патент на изобретение № «Ионитный формованный катализатор и способ его получения» (по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ) досрочно прекратил свое действие с ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления патентообладателя.

Ответчик, обратившийся в соответствующий орган с заявлением о досрочном прекращении действия патента, тем самым подтвердил свой статус патентообладателя. С иском в суд о признании патента недействительным обратился лишь после предъявления требований авторов о выплате вознаграждения.

Согласно ч. 3 ст. 1398 ГК РФ в случая признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

Судом также принимается во внимание, что ООО «Тольяттикаучук» является единственным потентообладателем и удовлетворение заявленных требований не позволяет определить на чье имя должен быть выдан патент, как того требует действующее законодательство в случае удовлетворения данного требования.

Кроме того, судом принимаются во внимание доводы представителя истца о пропуске срока исковой давности.

Не смотря на то, что закон указывает на возможность оспаривания патента в течение всего срока его действия, а патент прекратил свое действие с ДД.ММ.ГГГГ, суд полагает, что следует применять общий срок и общие правила исчисления срока исковой давности, т.е. три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права.

Исковое заявление о признании патента недействительным подано в суд ДД.ММ.ГГГГ

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тольяттикаучук» оплачивалась государственная пошлина за поддержание действия спорного патента, что видно из представленных Роспатентом копий платежных поручений,

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ был утвержден новый технологический регламент со ссылкой на спорный патент.

Данные обстоятельства свидетельствует об осведомленности ответчика о выдачи патента на его имя и о наличии возможности проверки всех обстоятельств, связанных с выдачей данного патента.

При таких обстоятельствах суд считает, что встречный иск заявлен за пределами срока исковой давности.

Уважительные причины для восстановления срока отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В иске Капустину , Макридину , Сучкову отказать.

Во встречном иске ООО «Тольяттикаучук» к Роспатенту, Капустину , Макридину , Сучкову , Федотову , Токарь , Кузнецову , Вольскому о признании недействительным патента № « Ионитный формованный катализатор и способ его получения» отказать.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Центральный районный суд г. Тольятти в течение 10 дней со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято 25 октября 2011 г.

Председательствующий: