Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1318 (2010) по иску закрытого акционерного общества Производственное предприятие «Урал» к ФИО2 о признании патента на полезную модель недействительным в части, признании истца патентообладателем

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество «Производственное предприятие «Урал» (далее по тексту – ЗАО ПП «Урал») обратилось в суд с иском к ФИО2 о признании патента на полезную модель недействительным в части указания в нем патентообладателем лица, не являющегося таковым, признании закрытого акционерного общества «Производственное предприятие «Урал» патентообладателем на полезную модель.

В соответствии с исковым заявлением истец указал, что 10 октября 2009 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации зарегистрирован патент на полезную модель № «***», заявка № от 26 мая 2009 года, дата публикации 10 октября 2009 года, патентообладатель ФИО2.

ФИО2, работая в ЗАО ПП «Урал», в период с 01 сентября 2002 года по 22 апреля 2009 года в должности *** производства запасных частей, *** по механообрабатывающему производству, создал охраноспособное техническое решение, на которое была подана вышеуказанная заявка на выдачу патента на полезную модель, где в качестве заявителя был указан ФИО2 и получен патент № на его имя.

С этим истец не согласен и считает, что работодателем ответчика являлось ЗАО ПП «Урал», полезная модель «***», патент на которую оспаривается истцом в части, является служебной полезной моделью, следовательно, организация истца должна быть патентообладателем.

Обосновывая свои требования, автор искового заявления, указал на следующие доказательства.

ФИО2 01 сентября 2002 года был принят в ЗАО ПП «Урал» на должность *** производства запасных частей. 28 декабря 2004 года назначен *** по механообрабатывающему производству. 22 апреля 2009 года уволен по собственному желанию.

Истец занимался выпуском продукции «***» с 20 января 1995 года, то есть до начала его трудовой деятельности на предприятии. В период работы ответчика организация истца занималась совершенствованием своей продукции «***», а именно совершенствованием ее резинового элемента, что подтверждается проведением ОАО «***» исследования элемента каркаса *** на жесткость и прочность при кручении.

Должностной инструкцией заместителя генерального директора по механообрабатывающему производству ФИО2 были предусмотрены обязанности, которые напрямую связаны с совершенствованием производимой продукции, техники, технологических процессов, участии в создании результата интеллектуальной деятельности и секрета производства.

05 июня 2006 года *** ФИО2 было дано конкретное задание: произвести разработку улучшенной конструкции ***: ввести в резиновый элемент *** два металлических диска со слоем резины между ними.

В 2007 году истец вновь заключал договор с ОАО «***» на проведение исследовательских и опытных работ по определению размеров слоя резины между металлическими дисками резинового элемента *** улучшенной конструкции, результатом которого является отчет с протоколами испытаний, анализом полученных результатов и рекомендациями.

В декабре 2007 года ЗАО ПП «Урал» заключало договор с ФГУП «***» на проведение испытаний ***, целью которых являлось усовершенствование эксплуатационных характеристик *** с привлечением ряда институтов и железных дорог. Для этого в марте и апреле 2008 года ФИО2 командировался в г.Санкт-Петербург с целью решения технических вопросов по договору, участия в испытаниях ***.

22 апреля 2006 года и 09 марта 2007 года ЗАО ПП «Урал» подавало заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на полезную модель «***» и получило два патента на «***». Технической задачей, которая решается данными патентами является – повышение надежности ***, что является предметом всех испытаний.

Таким образом, по мнению организации истца, вся деятельность ФИО2 во время его работы на предприятии была связана с совершенствованием конструкции ***, повышением ее эксплуатационных характеристик, а также удешевлением себестоимости ее производства.

22 апреля 2009 года ФИО2 прекратил трудовые отношения с ЗАО ПП «Урал» по собственному желанию, а 26 мая 2009 года направил заявку на полезную модель «***» в Роспатент. Заявка в Роспатент поступила через месяц после увольнения ФИО2 с ЗАО ПП «Урал». За такой короткий промежуток времени, полагает истец, нереально разработать новое техническое решение, оформить заявку на выдачу патента на полезную модель и направить ее.

При этом ФИО2 в силу своих должностных обязанностей и, имея конкретное задание на снижение себестоимости продукции, в частности ***, нарушил права истца на полезную модель, так как не поставил в известность руководство предприятия о разработке охраноспособного решения и поданной им от своего имени заявке. Тем самым истец был лишен возможности подать заявку и получить патент на свое имя. Согласно договору № от 20 апреля 2010 года, заключенному между ЗАО ПП «Урал» и ООО «***», патентным поверенным Ш. проведены исследования всех представленных материалов, связанных с разработкой и совершенствованием продукции «***» ЗАО ПП «Урал», по результатам которых установлено, что полезная модель «***» (патент №) создана в связи с исполнением Кабильским А.Э, своих трудовых обязанностей и конкретного задания работодателя ЗАО ПП «Урал» и относится к производственной деятельности предприятия.

Указанные факты обнаружены истцом после выдачи ответчику патента, в связи с чем средством защиты является признание его исключительного права на полезную модель путем установления его в качестве патентообладателя в порядке ст.1406 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец сформулировал свои исковые требования следующим образом: признать патент № на полезную модель «Упругая ***» недействительным в части указания в нем патентообладателем лица, не являющегося таковым; признать ЗАО ПП «Урал» патентообладателем патента № на полезную модель «***»; взыскать с ФИО2 в пользу ЗАО ПП «Урал» расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в сумме *** рублей.

В судебном заседании представитель истца ФИО1, действующая на основании доверенности № от 17.08.2010 года, исковые требования, факты и доводы, изложенные в исковом заявлении поддержала.

Ответчик ФИО2 в судебном заседании исковые требования не признал полностью. Суду пояснил следующее. Он работал в ЗАО ПП «Урал». С 2002 года занимал должность *** производства запасных частей, далее с 2004 года должность *** по механосборочному производству.

В соответствии с должностной инструкцией он обязан был осуществлять руководство хозяйственной деятельности, организовывать участие подчиненных ему служб, обеспечивать выполнение заданий, выпуск продукции, принимать меры к заключению хозяйственных и финансовых договоров, осуществлять контроль за выполнением планов реализации продукции, руководить работами по разработке мер по ресурсоснабжению и их использованию, улучшению экономических показателей, организовывать проведение работ по контролю качества выпускаемой продукции и по ее совершенствованию, а также иных технологических процессов.

Основной его задачей являлось получение прибыли от промышленного производства. Ответчик не отрицает тот факт, что предприятие с 1995 года предприятие производило ***. С 2003 года началось совершенствование этой продукции. Прототипом выпускаемой ЗАО ПП «Урал» ***, была ***, производства Германии. В 2004 году он был командирован на ОАО «***» в г.Екатеринбург с целью подбора состава резины для резинового элемента. Далее работа по усовершенствованию резиновой *** была связана с подбором определенного клея. Потом с самими резиновыми элементами. Предприятие получило два патента на ***, автором каждый раз являлся руководитель.

Запатентованная им полезная модель отличает от предыдущих прототипов тем, что между двумя кольцами резины имеется пространство. В своих пояснениях ФИО2 не отрицал, что полезная модель была создана на основании технической базы предприятия, на основании ассортимента выпускаемой продукции, в частности *** и в соответствии с его непосредственной трудовой деятельностью и должностными обязанностями. Эту полезную модель предприятие могло запатентовать еще в 2007 года, но по какой-то причине не делало этого. 22.04.2009 года он прекратил трудовую деятельность и посчитал возможным получить патент на ***, так как к моменту подачи заявки уже не был связан с предприятием трудовыми отношениями. Полагает, что он не должен был ставить предприятие в известность о своем намерении получить патент по той же причине.

Заслушав лиц, участвующих в деле, свидетелей, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

Предприятие ЗАО ПП «Урал» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц, что подтверждается копией свидетельства (л.д.12). Из информационных писем Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области следует, что производство частей железнодорожных локомотивов и прочих моторных вагонов подвижного состава является одним из основных видов деятельности предприятия (л.д.58-61).

Выпуск предприятием продукции «***» с 20 января 1995 года подтверждается договорами поставки, заключенными с предприятиями материально-технического снабжения железных дорог (л.д.14-17, 18-23, 24-30, 31-36, 37-41,42-46, 47-57).

То обстоятельство, что предприятие занималось совершенствованием своей продукции «***», а именно совершенствованием ее резинового элемента подтверждается следующими доказательствами. Из сопроводительного письма от 12.01.2004 года генерального директора ЗАО ПП «Урал» главному конструктору ОАО «***» следует, что предприятие просит произвести расчеты резинового элемента каркаса *** на жесткость и прочность при кручении, а также дать свои рекомендации по геометрии резинового элемента, маркам резины и клея (л.д.64). Выполнение этого поручения подтверждается расчетом резиновой *** (л.д.65-82).

Трудовая деятельность ФИО2 на предприятии началась с должности *** производства запасных частей с 02.09.2002 года (л.д.62, 63). 28.12.2004 года ФИО2 был назначен на должность *** по механообрабатывающему производству (л.д.83).

Сравнительный анализ должностных инструкций показывает, что в должностные обязанности *** входила организация работы по совершенствованию производимой продукции, техники, технологических процессов, участие в создании результатов интеллектуальной деятельности и секрета производства, представление интересов предприятия (л.д.85 п.2.10, 3.4, 3.5 инструкции 2004 года, л.д.135 п.2.12 инструкции 2008 года)

ФИО2 давались производственные задания по совершенствованию ***, что подтверждается копией распоряжения от 05.06.2006 года, из которого видно, что ФИО2 и Н. (начальнику технического отдела) предложено произвести разработку улучшенной конструкции ***, при этом предусмотреть замену подшипников скольжения на подшипники качения, ввести в резиновый элемент *** два металлических диска по слове резины между ними (л.д.87). При этом предприятие продолжало исследовательские и опытные работы по определению размеров слоя резины между металлическими дисками резинового элемента, что подтверждается сопроводительным письмом главному конструктору ОАО «***», из которого следует, что ЗАО ПП «Урал» просит произвести такие работы: по определению слоя резины для обеспечения разрушения данного слоя при определенном крутящем моменте (л.д.88). На данный заказ был получен отчет (л.д.90-108).

Опытная деятельность предприятия в отношении муфты упругой также подтверждается перепиской и документами по производственным отношениям с ФГУП «***» г.Санкт-Петербург, имевшей место с конца ноября 2007 года до апреля 2008 года. Предприятие заказывало испытания по определенным параметрам, в том числе на предмет разрушения резинного элемента (л.д.109 – сопроводительное письмо от 20.11.2007 года, л.д.111-112 договор, л.д.114-117 техническое задание, л.дд.123-133 протокол испытаний от 18.04.2008 года). В этот же период времени на предприятие ФГУП «***» для решения технических вопросов по договору, участия в испытаниях *** направлялся ФИО2 (л.д.119-122).

Предприятие дважды патентовало *** как полезную модель (л.д.137 –139 патент № заявка №, приоритет 22.12.2006 года; л.д. 140-144 патент №, заявка №, приоритет 09.03.2007 года).

В судебном заседании установлено, что 10 октября 2009 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации зарегистрирован патент на полезную модель № «***», заявка № от 26 мая 2009 года, дата публикации 10 октября 2009 года, патентообладатель ФИО2.

Из справки Роспатента следует, что прототипом запатентованной ФИО2 полезной модели является известная *** – патент № от 09.03.2007 года (л.д.153).

В судебном заседании установлено, что ФИО2 принимал непосредственное участие в испытаниях ***, два патента на которую были получены предприятием в 2006 и 2007 годах, был знаком с результатами испытаний и техническими рекомендациями. Трудовая деятельность ФИО2 во время работы на ЗАО ПП «Урал» была связана с совершенствованием конструкции ***, повышением ее эксплуатационных характеристик, а также удешевлением ее производства.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Н. суду пояснил, что с 1996 года работает в ЗАО ПП «Урал» *** технического отдела. В период работы на предприятии ФИО2 они вместе занимались совершенствованием ***. Прототипом этой *** является *** производства Германии. Подшипник скольжения был заменен на подшипник качения, далее работали над резиновым элементом. Он (Н.) предложил ввести в конструкцию два резиновых кольца. Два патента получило предприятие. То, что запатентовал ФИО2 также было разработано в соответствии с производственными заданиями и совместно.

Свидетель Л. в судебном заседании подтвердил обстоятельства усовершенствования муфты упругой на предприятии ЗАО ПП «Урал».

В судебном заседании допрошена свидетель Ш. – патентный поверенный. Ш. суду пояснила, что по договору с ЗАО ПП «Урал» с целью проведения экспертизы ей было представлено тридцать два документа, при исследовании которых она должна была ответить на следующие вопросы: связана ли полезная модель «***» по патенту №, патентообладатель ФИО2 с производственной деятельностью ЗАО «ПП «Урал»; создана ли полезная модель «***» по патенту № в связи с выполнением ФИО2 трудовых обязанностей во время работы в ЗАО ПП «Урал».

Анализ документов показал, что одним из основных видов деятельности предприятия указано производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением. Выпуском продукции «***» ЗАО ПП «Урал» занимается с 20.01.1995 года, то есть до начала трудовой деятельности ФИО2. Все исследованные документы подтвердили направление деятельности предприятия по разработке и совершенствованию ***. На исследование был представлен трудовой договор ФИО2 с ЗАО ПП «Урал». И с этого периода времени также прослеживается направленность работы предприятия по усовершенствованию *** и отношение трудовой деятельности ФИО2 к этому процессу. Иные документы показали, что ФИО2 давалось конкретные задания, связанные с техническим усовершенствованием конструкции ***. Исследуя представленные материалы, она пришла к выводу, что вся трудовая деятельность ФИО2 была связана с совершенствованием ***. Ею был направлен запрос в Роспатент на предоставление копии заявки, поданной ФИО2 после ухода с предприятия. Техническая задача на основании исследования патента полностью совпадает с технической задачей, указанной в заявке, - это совершенствование технологического процесса, а должностной инструкцией ФИО2 было предписано такое совершенствование.

В данной ситуации, ФИО2, работая на предприятии, по закону должен был представить заявление директору предприятия с просьбой оформить патент, указав, что в результате его деятельности он создал техническое решение. Если в течение четырех месяцев предприятие не даст ответ, то автор вправе оформить это право на себя.

После прекращения трудовых отношений ФИО2 подал заявку в Роспатент через три недели. За такой промежуток времени, не имея специальных знаний по оформлению полезной модели, технической базы, сделать это не представляется возможным. Таким образом, ей сделан вывод, что данное техническое решение было создано ФИО2 в порядке выполнения служебных обязанностей.

Свое письменное заключение Ш. дала предприятию до подачи искового заявления (л.д.160-175)

В соответствии со ст.1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права: исключительное право; право авторства (часть вторая статьи).

Согласно ст.1357 Гражданского кодекса Российской Федерации право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В соответствии с п.1 ст.1370 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору) (пункт второй статьи).

Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (пункт третий статьи).

При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана (пункт четвертый статьи).

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца (пункт пятый статьи).

Служебными признаются изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (в рамках должностных обязанностей) в период действия трудовых отношений.

В судебном заседании установлено, что полезная модель «***», на которую имеется патент №, заявка№, приоритет 26.05.2009 года, автор ФИО2, была создана в связи с исполнением ФИО2 своих трудовых обязанностей на предприятии ЗАО ПП «Урал». ФИО2 это обстоятельство не отрицалось в судебном заседании. Однако, ответчик не исполнил свою обязанность письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей такого результата. ФИО2 приводит в обоснование этого довод о том, что он прекратил свои трудовые отношения с предприятием.

Такое обоснование не может быть принято судом во внимание. Несмотря на то, что закон прямо не регулирует такое обстоятельство, суд полагает, что указанная норма должна действовать и в отношении работника, прекратившего трудовые отношения с предприятием, так как определяющим в данном случае является тот факт, что полезная модель была создана в связи с исполнением трудовых обязанностей или выполнением конкретного задания работодателя.

В соответствии с п.1 ст. 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;

наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;

выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;

выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент (пункт третий статьи).

В судебном заседании установлено, что данная полезная модель является служебной, соответственно, право на получение патента должно принадлежать ЗАО ПП «Урал». Право авторства ФИО2 не оспаривается.

В силу ч.1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В материалах дела имеется платежное поручение № от 30 сентября 2010 года (л.д.10), из которого следует, что истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере *** рублей, которая подлежит взысканию с ответчика в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования закрытого акционерного общества Производственное предприятие «Урал» к ФИО2 о признании патента на полезную модель недействительным в части, признании истца патентообладателем удовлетворить полностью.

Признать недействительным патент №, заявка № от 26.05.2009 года на полезную модель «***» в части указания патентообладателя.

Признать закрытое акционерное общество Производственное предприятие «Урал» патентообладателем патента № на полезную модель «***».

Взыскать с ФИО2 в пользу закрытого акционерного общества Производственное предприятие «Урал» расходы по оплате государственной пошлины в размере *** (***) рублей.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение десяти дней со дня изготовления текста решения в окончательной форме с подачей кассационной жалобы через Дзержинский районный суд г.Нижний Тагил.

Судья- подпись

Текст решения в окончательной форме изготовлен 29 декабря 2010 года.

Судья- подпись

Копия верна. Судья-