Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ищерякова Сергея Филипповича к обществу с ограниченной ответственностью «Интехмаш» о взыскании задолженности по лицензионному договору,

У С Т А Н О В И Л:

Ищеряков С.Ф. обратился в суд с иском к ООО «Интехмаш» о взыскании задолженности по лицензионному договору, указав в обоснование, что 04.07.2014 между ООО «Нефтемаш Проект» (лицензиар) и ООО «Интехмаш» (лицензиат) были заключен договор на предоставление не исключительной лицензии на использование полезной модели № 132478 (по заявке № 2013108575 с приоритетом от 27.02.2013) «Узел протектолайзера для крепления электрического кабеля».

Согласно п.11.1 указанный договор заключен на срок действия патента и вступает в силу с даты регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Договор на предоставление не исключительной лицензии в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, был зарегистрирован 08.10.2014 №РД0158858.

Согласно п.1.1 лицензионного договора ООО «Интехмаш» (лицензиат) выпускает на предприятиях лицензиата продукцию по лицензии: протектолайзер серии ПК (№РДО158858 от 08.10.2014), согласно копии патента, сведений о патенте, ТУ №36666-004-14554104-2013, каталожного листа продукции, номенклатуры продукции, являющихся неотъемлемой частью договора.

07.06.2019 ООО «Нефтемаш Проект» (патентообладатель) передал исключительные права на патент ПМ №132478 (по заявке №2013108675 с приоритетом от 27.02.2013) «Узел протектолайзера для крепления электрического кабеля» Ищерякову С.Ф. согласно договору отчуждения №РД0297705, дата государственной регистрации 07.06.2019.

С 07.06.2019 Ищеряков С.Ф. является лицензиаром по лицензионному договору № РД0158858 от 08.10.2014.

Согласно п.6.1 лицензионного договора ООО «Интехмаш» (лицензиат) уплачивает Ищерякову С.Ф. (лицензиар) вознаграждение: роялти в размере 20% от цены реализованной продукции по лицензии (лицензионный договор № РД0158858 от 08.10.2014).

Согласно п.6.2 лицензионного договора ООО «Интехмаш» (лицензиат) уплачивает Ищерякову С.Ф. (лицензиар) текущие отчисления (роялти) не позднее десяти банковских дней по истечении отчетного периода.

Согласно п.1.1 лицензионного договора отчетный период – период деятельности лицензиата по выполнению условий договора в течение каждого календарного месяца, начиная с даты вступления договора в силу.

Согласно п.4.7 лицензионного договора ООО «Интехмаш» (лицензиат) в течение десяти дней, следующим за отчетный периодом, предоставляет Ищерякову С.Ф. (лицензиар) сводные бухгалтерские данные по объему производства и реализации продукции по лицензии по истечении каждого отчетного периода, а также сведения о продажных ценах продукции по лицензии.

Однако до настоящего времени от ответчика роялти (лицензионное вознаграждение за использование патентов) по договору № РД0158858 от 08.10.2014 в размере 20% от цены реализованной продукции за отчетный период на счет истца не поступали, требования о предоставлении сведений о цене, общей стоимости реализованной на основании предоставленных патентов продукции, оставлены ответчиком без удовлетворения.

На неоднократные требования предоставить сводные бухгалтерские данные по объему производства и реализации продукции по лицензии и выплате роялти за период с 01.01.2020 по 01.01.2022 ответчик не ответил.

Как следует из официального сайта ООО «Интехмаш», в разделе «Каталог» ООО «Интехмаш» предлагало к реализации товары по предоставленному лицензионному договору.

Из открытых данных Всероссийской системы данных о компаниях и бизнесе, выручка ООО «Интехмаш» за 2020 г. составила 62 081 000 руб., за 2021 г. - 66 749000 руб.

Учитывая, что выручка ответчика за 2020 г. составила 62 081 000 руб., сумма выручки от реализации продукции по лицензиям составила по договору № РД0158858 от 08.10.2014 - 12 416 200 руб.; учитывая, что выручка ответчика за 2021 г. составила 66 749 000 руб., сумма выручки от реализации продукции по лицензиям составила 13 349 800 руб.

Просит взыскать в свою пользу с ООО «Интехмаш» задолженность по лицензионному договору № РД0158858 от 08.10.2014: роялти за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 в размере 12 416 200 руб.; роялти за период с 01.01.2021 по 01.01.2022 в размере 13 349 800 руб., а всего – 25 766 000 руб.

В судебном заседании истец Ищеряков С.Ф. не участвовал, о времени и месте судебного заседания извещен, его представитель Ищеряков Д.С., действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности от 05.03.2022, выданной сроком на три года, исковые требования поддержал по доводам иска, настаивали на удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчика ООО «Интехмаш» Братышева Е.В. (доверенность от 18.08.2022, выдана сроком до 18.08.2023) в судебном заседании исковые требования не признала по основаниям, изложенным в письменном отзыве, представленном в материалы дела.

Представители третьих лиц ООО «Нефтемаш Проект», Федеральной службы по интеллектуальной собственности, - в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания указанные третьи лица извещены.

Заслушав участников процесса, исследовав материалы настоящего гражданского дела, материалы гражданского дела №2-1453/2020, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В силу ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с положениями ст.1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Материалами дела установлено, что ООО «Интехмаш» (ОГРН 1147328002942) является действующим юридическим лицом, основным видом деятельности которого производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (выписка из ЕГРЮЛ).

04.07.2014 между ООО «Нефтемаш Проект» (лицензиар) и ООО «Интехмаш» (лицензиат) заключен лицензионный договор на предоставление лицензиаром лицензиату на срок действия договора и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, не исключительную лицензию на использование промышленного образца, защищенного патентом (п.2.1 договора).

Согласно п.1.1 договора, продукция по лицензии – протектолайзер серии ПК ПК-ГН5, выпускаемый на предприятиях лицензиата в соответствии с настоящим договором.

Патент – полученный ООО «Нефтемаш Проект» патент РФ №132478 (заявка №2013108675 с приоритетом от 27.02.2013) на полезную модель «Узел протектолайзера для крепления электрического кабеля».

Техническая документация – копия патента, сведения о патенте, технические условия №3666-004-14554104-2013, каталожный лист продукции, номенклатура продукции, являющиеся неотъемлемой частью договора.

Согласно п. 11.1 лицензионного договора договор заключен на срок действия патента и вступает в силу с даты регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Государственная регистрация договора произведена 08.10.2014 за номером РД0158858.

Как следует из иска, 07.06.2019 ООО «Нефтемаш Проект» (патентообладатель) передал исключительные права на патент ПМ №132478 (по заявке №2013108675 с приоритетом от 27.02.2013) «Узел протектолайзера для крепления электрического кабеля» Ищерякову С.Ф. согласно договору отчуждения №РД0297705, дата государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору - 07.06.2019.

Таким образом, с 07.06.2019 Ищеряков С.Ф. является лицензиаром по лицензионному договору № РД0158858 от 08.10.2014.

Согласно п.6.1 лицензионного договора за предоставленные права, предусмотренные договором, и за техническую документацию и иную информацию, указанную в договоре, лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение в рублях в следующем порядке: роялти в размере 20% от цены реализованной продукции по лицензии.

Согласно п.6.2 лицензионного договора текущие отчисления (роялти) уплачиваются лицензиатом лицензиару не позднее десяти банковских дней пор истечении отчетного периода.

В силу п.1.1 договора, отчетный период - период деятельности лицензиата по выполнению условий договора в течение каждого календарного месяца, начиная с даты вступления договора в силу.

Ссылаясь на то, что ООО «Интехмаш» лицензионное вознаграждение (роялти) за использование патента по договору № РД0158858 от 08.10.2014 в размере 20% от цены реализованной продукции за отчетный период – с 01.01.2020 по 01.01.2021, и с 01.01.2021 по 01.01.2022 не выплачивалось, Ищеряков С.Ф. обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с положениями пп.1,2 ст.1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно записи в официальном бюллетене ФИПС, отражено досрочное прекращение действия патента ПМ №132478 из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия патента: 28.02.2015.

Сторонами не оспаривается тот факт, что 28.02.2015 Федеральной службой интеллектуальной собственности была произведена фиксация прекращения действия патента ПМ №132478.

С учетом чего сторона ответчика полагала, что лицензионный договор №РД0158858 от 08.10.2014 прекратил свое действие с 28.02.2015.

Сторона истца полагала, что действие патента было восстановлено 10.07.2016, о чем имеется соответствующая запись в ФИПС, в связи с чем, действие лицензионного договора возобновлено на прежних условиях.

Согласно п.39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» поскольку срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (абзац первый пункта 4 статьи 1235 ГК РФ), договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.

Если срок действия исключительного права продлевается в установленном законом порядке после заключения лицензионного договора, то срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права.

В данном случае досрочное прекращение действия патента на изобретение означает прекращение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, что влечет за собой прекращение лицензионного договора на его использование, и, соответственно, отсутствие законных оснований для уплаты лицензиатом предусмотренных лицензионным договором платежей за пользование правами, возникшими из данного патента (в том числе роялти).

При восстановлении действия патента подлежит заключению новый лицензионный договор, поскольку положениями действующего законодательства (равно как и лицензионным договором) не предусмотрено возобновление договора, прекратившего свое действие.

Согласно п. 2.1 лицензионного договора от 04.07.2014, лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора и за вознаграждение неисключительную лицензию на использование промышленного образца, защищенного патентом.

Согласно п. 11.1 договора он заключен на срок действия патента.

В силу п. 4.6 договора лицензиар гарантирует в течение всего срока действия договора своевременно продлевать срок действия патента.

Между тем, в данном случае условие п. 4.6 договора лицензиаром не исполнено.

Как указано в п.4 ст. 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

Согласно ст.1399 ГК РФ действие патента на изобретение прекращается досрочно при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение. Сроки оплаты и их нарушения фиксируются Роспатентом в официальном бюллетене.

Запись в официальном бюллетене ФИПС внесена «досрочное прекращение действия патента 132478 из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия патента: 28.02.2015».

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что лицензионный договор № РД0158858 от 08.10.2014 прекратил свое действие 28.02.2015 в связи с прекращение с данной даты действия патента ПМ №132478 по причине неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение.

С учетом изложенного суд находит исковые требования Ищерякова С.Ф. о взыскании с ООО «Интехмаш» задолженности по лицензионному договору № РД0158858 от 08.10.2014 в виде роялти за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 в размере 12 416 200 руб. и роялти за период с 01.01.2021 по 01.01.2022 в размере 13 349 800 руб., - не основанными на требованиях действующего законодательства, регулирующего спорные правоотношения. Таким образом, в удовлетворении заявленных требований Ищерякову С.Ф. следует отказать в полном объеме.

Истец просил обязать ответчика предоставить сводные бухгалтерские документы по объему производства и реализации продукции, документы о продажных ценах продукции по лицензионному договору № РД0158858 от 08.10.2014, - что суд расценивает в качестве ходатайства, а не в качестве исковых требований, поскольку, как указывает истец в иске, данные документы ему необходимы для уточнения размера исковых требований (определения размера подлежащего взысканию вознаграждения по лицензионному договору (роялти)).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 12, 56, 167, 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований Ищерякова Сергея Филипповича к обществу с ограниченной ответственностью «Интехмаш» о взыскании задолженности по лицензионному договору № РД0158858 от 08.10.2014 в виде роялти за период с 01.01.2020 по 01.01.2021 в размере 12 416 200 руб., роялти за период с 01.01.2021 по 01.01.2022 в размере 13 349 800 руб., а всего – 25 755 000 руб., - отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд г. Ульяновска в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья А.В. Высоцкая

Решение в окончательной форме изготовлено 13 сентября 2022 года.