Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Архипенко А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Исаевой Е.А., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Светоч» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес местонахождения: 443548, Самарская обл, Волжский р-н, Смышляевка пгт, Первомайская ул, 1)

к обществу с ограниченной ответственностью «МДИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес местонахождения: 664040, Иркутская обл, Иркутск г, Розы Люксембург ул, 166)

о запрете использования товарного знака, о взыскании 500 000 руб.,
при участии в заседании:
от истца: не явился, извещен,
от ответчика: не явился, извещен;
установил:

общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Светоч» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «МДИ» с требованиями:

- запретить ООО «МДИ» использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» по свидетельству РФ № 621468, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары 28-го классов МКТУ с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», хранить товары с размещенным на них

(этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», продавать, использовать в предложениях о продаже товаров, использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» на интернет-сайте под доменом mdi-toys.ru в том числе в доменном имени и при других способах адресации;

- взыскать с ООО «МДИ» в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб.

Кроме того заявлено требование о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 25 000 руб.

Ответчик в ранее представленном отзыве возражал против удовлетворения иска по мотиву добровольного удовлетворения претензии правообладателя о дальнейшем запрете использования товарного знака после ее получения; злоупотребления правообладателем своими гражданскими правами, выразившегося в государственной регистрации товарного знака после того, как спорное обозначение приобрело известность в результате законного использования его третьими лицами и истцом; чрезмерности размера отыскиваемой компенсации.

В заседании суда истец заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Смарти», общество с ограниченной ответственностью «БДД», общество с ограниченной ответственностью «Юлплейс», общество с ограниченной ответственностью ТД «Сима Ленд», индивидуального предпринимателя ФИО1, а также об отложении судебного разбирательства ввиду необходимости подготовки отзыва на иск.

Ходатайство мотивировано тем, что принятый судебный акт по делу может повлиять на права и законные интересы ООО «Смарти», ООО «БДД», ООО «Юлплейс», ООО ТД «Сима Ленд», предпринимателя ФИО1, поскольку согласно представленным истцом принт-скрином сайтов на принадлежащих вышеуказанным лицам сайтах размещены предложения о продаже товаров под наименованием «Дары Фрёбеля» с артикулом товара Д056 с указанием производителя – ООО «МДИ».

Рассмотрев ходатайство истца о привлечении к участию в деле третьих лиц, суд не усматривает оснований для его удовлетворения.

Согласно части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот

судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон, то есть если данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

Следовательно, обращаясь с ходатайством о привлечении к участию в деле третьих лиц, заявитель должен доказать, что судебным актом, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, непосредственно затрагиваются их права и обязанности по отношению к одной из сторон.

Таких доказательств суду не представлено и суд их также не усматривает.

Заявитель мотивирует ходатайство тем, что ООО «Смарти», ООО «БДД», ООО «Юлплейс», ООО ТД «Сима Ленд», предпринимателяь ФИО1 на интернет-сайтах осуществляют продажу товаров под наименованием «Дары Фрёбеля» с артикулом товара Д056 с указанием производителя – ООО «МДИ».

Между тем указанные обстоятельства не свидетельствуют и не могут свидетельствовать о том, что судебным актом по настоящему делу непосредственно затрагиваются права и обязанности указанных лиц.

В данном случае предметом спора является требование правообладателя товарного знака о прекращении пользования ООО «МДИ» принадлежащим ему товарным знаком и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

В предмет исследования будет входить факт использования ООО «МДИ» товарного знака правообладателя, что под собой составляет самостоятельное правонарушение.

Возможное распространение товара иными лицами образует иные составы правонарушений, поэтому судебным актом их права затронуты быть не могут.

Поэтому предусмотренные процессуальным законом основания для привлечения ООО «Смарти», ООО «БДД», ООО «Юлплейс», ООО ТД «Сима Ленд», предпринимателя ФИО1 к участию в деле в качестве третьих лиц отсутствуют.

Обстоятельства дела

В 2007 году ООО «Торговый дом «Светоч» был разработан игровой набор и торговый знак «Дары Фрёбеля» и начат процесс по продвижению данного продукта в учебных учреждениях Российской Федерации, а также сотрудничество с Министерством образования РФ по разработке методических пособий.

02.11.2011 ООО «Торговый дом «Светоч» был заключен договор на разработку комплектов методических пособий по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля».

Впоследствии полученные по договору методические пособия по работе с игровым набором «Дары Фрёбеля» издаются по договору от 16.06.2011, заключенному с ООО «Издательство «ВАРСОН», обязательные экземпляры авторского права на методические пособия передаются в Российскую книжную палату; с 2012 года начинаются активные продажи игрового набора под названием «Дары Фрёбеля», в том числе государственным учебным заведениям.

В ходе мониторинга рынка правообладателем был выявлен факт предложения и продажи ООО «МДИ» на сайте mdi-toys.ru и в розничном магазине по адресу: <...>, склад № 3 товаров со словесным обозначением «Игровой набор Фрёбеля», сходных до степени смешения с зарегистрированным ООО «Торговый дом «Светоч» товарным знаком № 621468, о чем составлен протокол осмотра интернет-сайта от 19.07.2017.

Разрешение на использование обозначений, сходных с принадлежащим ООО «Торговый дом «Светоч» товарным знаком, правообладатель ООО «МДИ» не предоставлял, и посчитал, что потенциальные потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя и свойств продукта.

В силу части 1 статьи 1252, статьи 1515 Гражданского кодекса РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В этой связи правообладатель 07.07.2017, 11.07.2017, 25.07.2017, 02.08.2017 обращался к нарушителю с требованиями прекратить незаконное использование принадлежащего ему товарного знака.

ООО «МДИ» в ответе на претензию факт допущенного нарушения признал и обязался прекратить дальнейшее использование товарного знака, однако требования ООО «Торговый дом «Светоч» не исполнил.

Досудебными претензиями от 18.04.2018 и от 24.05.2018 правообладатель вновь потребовал от нарушителя прекратить использование принадлежащего ему товарного знака и рассмотреть вопрос о возмещении компенсации за нарушение.

От удовлетворения претензий правообладателя нарушитель уклонился, напротив, 11.12.2017 направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Дары Фрёбеля».

В обоснование возражений нарушителем, в частности, указано, что поставку игрового набора «Дары Фрёбеля» ООО «МДИ» осуществляет свыше 4 лет (товар как производится на территории РФ, так и импортируется из Китая); в июне 2017 года им для указанного набора было разработано методическое пособие с практическими рекомендациями по его применению, которые входят в комплект поставки; ранее игровой набор носил название «Монтессори», а с 20.04.2016 – то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака был переименован в «Дары Фрёбеля», о чем было указано на официальном сайте ООО «МДИ».

В этой связи, по мнению ООО «МДИ», была создана ситуация, при которой правообладатель использует товарный знак для идентификации товара, который не является его инновационной разработкой или эксклюзивным продуктом, а поставляется из Китая одновременно несколькими российскими компаниями, в том числе ООО «МДИ» на протяжении нескольких лет и, соответственно, регистрация товарного знака в нарушение статьим 1483 Гражданского кодекса РФ вводит потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, а потому является незаконной.

Решением Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.05.2018 в удовлетворении возражений ООО «МДИ» против предоставления правовой охраны товарному знаку «Дары Фрёбеля» было отказано, правовая охрана принадлежащего ООО «Торговый дом «Светоч» товарного знака № 621468 оставлена в силе.

Несмотря на указанные обстоятельства, ООО «МДИ» продолжает реализацию

игрового набора «Дары Фрёбеля», сходного до степени смешения с товарным знаком № 621468, принадлежащим истцу.

В соответствии с частью 1 стать 1229 Гражданского кодекса РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным кодексом.

Поскольку правообладатель разрешения на использование обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком № 621468, ООО «МДИ» не предоставлял, указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с требованием о запрете ООО «МДИ» использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» по свидетельству РФ № 621468, в том числе вводить в гражданский оборот на территории РФ товары 28-го классов МКТУ с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров, документации) наименованием «Дары Фрёбеля», продавать, использовать в предложениях о продаже товаров, использовать товарный знак «Дары Фрёбеля» на интернет-сайте под доменом mdi-toys.ru в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По правилам статьи 1301 Гражданского кодекса РФ в случаях нарушения исключительного права правообладатель вправе в соответствии с частью 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения

убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Согласно части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Поскольку правообладатель разрешения на использование обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком, ответчику не предоставлял, и истец посчитал исключительные права нарушенными, последний, руководствуясь вышеназванными нормами права, также требует выплаты компенсации за незаконное использование товарного знака № 621468 в размере 500 000 руб.

Ответчик иск не признал по мотиву добровольного удовлетворения претензии правообладателя о дальнейшем запрете использования товарного знака после ее получения, что подтверждается скриншотом сайта mdi-toys.ru, а потому отсутствия оснований для удовлетворения иска в части требования прекращения использования товарного знака.

Кроме того, ответчик просил в удовлетворении иска отказать и по мотиву злоупотребления правом в порядке статьи 10 Гражданского кодекса РФ.

На злоупотребление правом, по мнению ответчика, указывает следующее.

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) и пункта 1 статьи Гражданского кодекса РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с

последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака иным лицом, и получившего известность в результате именно такого использования.

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения. В силу ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещается недобросовестная конкуренция, связанная с использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Недобросовестный участник гражданского оборота может зарегистрировать на себя товарный знак, в котором представлено обозначение, ранее уже введенное его конкурентом или просто другим лицом в торговый оборот, потребовать заключения лицензионного договора, а в случае отказа предъявить иск о защите исключительных прав с требованием о выплате компенсации.

По утверждению ответчика, спорное обозначение задолго до даты его приоритета использовалось ООО «МДИ» в предпринимательской деятельности, о чем свидетельствуют таможенные декларации 10702030/080216/0005664, 10702030/040416/0015269; счета-фактуры (УПД) №№ 109 от 22.04.16, 1171 от 26.04.16, 1147 от 26.04.16, 1242 от 11.05.16, 1244 от 11.05.16, 1309 от 19.05.16, 1263 от 13.05.16 , 1333 от 23.05.16, 1335 от 23.05.16, 1338 от 23.05.16, 1400 от 27.05.16, 1401 от 27.05.16, 1408 от 30.05.16, 1499 от 06.06.16, 1502 от 06.06.16, 1512 от 07.06.16, 1523 от 07.06.16, 1551 от 09.06.16, 1652 от 24.06.16, 1687 от 28.06.16 , 1695 от 29.06.16, 1715 от 01.07.16, 1788 от 08.07.16, 1808 от 11.07.16, 1809 от 12.07.16.

О факте реализации ООО «МДИ» продукции с наименованием, спорным до степени смешения с товарным знаком № 621468, принадлежащим ООО «Торговый дом «Светоч», последнее до регистрации товарного знака знало, что, в частности, подтверждается представленной истцом распечаткой страницы «Мир деревянных игрушек», расположенной по адресу сайта http://www.facebook.com/mditoys, запись от 26 апреля 2016 года,

Продукции под названием «Дары Фрёбеля» ответчиком продвигалась на товарном рынке, со стороны потребителя производилось наращивание интереса к ней, у определенного и ограниченного круга потребителей сложились соответствующие потребительские ассоциации к игровому набору задолго до даты приоритета на спорное обозначение.

Таким образом, ответчик выпускал продукцию под словесным обозначением, заявленным в товарном знаке нарушителя, длительное время задолго до регистрации товарного знака и указанное свидетельствует о том, что регистрация товарного знака не соответствует социально полезными целями и способна привести к негативным последствиям в рамках общественных отношений, охраняемых законом.

В этой связи, оснований для запрета использования соответствующего обозначения в дальнейшем не имеется.

Однако, несмотря на вышеизложенное, общество, действуя добросовестно, после получения претензии компании незамедлительно предприняло действия для удаления всех изображений и сведений, размещенных на сайте, указанном в претензиях ответчика. Данные действия касались любых обозначений и информации, которые могли бы быть тождественными, сходными до степени смешения, или могли создавать угрозу смешения с товарными знаками истца.

Представленные истцом доказательства нарушения не соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности доказательств, в частности, в материалы дела в обоснование факта нарушения исключительных прав компания в числе прочего предоставила скриншоты страниц сайтов, администратором которых ответчик не является.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик также указал на чрезмерность размера отыскиваемой компенсации, и просил снизить ее размер до разумных пределов.

Определением суда от 08.08.2018 суд обязал истца представить возражения на каждый довод отзыва ответчика; пояснить, продолжает ли ответчик использование спорного товарного знака (с представлением доказательств).

Ответчику предложено представить фотографии наборов «Дары Фребеля», реализацию которых он производил до регистрации истцом права на товарный знак, с указанием сайтов, на которых были размещены предложения о их продаже; указать, кто является автором товарного знака и представить доказательства заключения договора с таковым до регистрации истцом товарного знака.

Требования суда сторонами не исполнены.

Суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству и назначил судебное заседание.

Руководствуясь статьями 51, 136, частями 1, 2, 3 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

инстанции на «25» сентября 2018 года на 10 час. 30 мин. в помещении арбитражного суда по адресу: 664025, г. Иркутск, б. ФИО5, 70, кабинет № 321, судья Архипенко А.А., телефон № <***> (специалист ФИО6), № 254-123 (помощник Исаева Е.А.).

направить отзыв по делу в адрес истца.
Суд предлагает сторонам урегулировать спор миром.

Судья А.А. Архипенко