Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Смоленской области в составе: председательствующего по делу судьи Савчук Л.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Зеленковой М.Г.,

рассмотрев в судебном заседании ходатайство о назначении по делу патентно-технической экспертизы по иску

акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к акционерному обществу «Рославльский вагоноремонтный завод» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о наложении запрета использовать изобретение, взыскании компенсации за неправомерное использование изобретения,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОГРН <***>, ИНН <***>)( проектно-конструкторское бюро – филиала ОАО «РЖД»), акционерное общество «Производственное объединение «Бежицкая сталь»» (ОГРН <***>, ИНН <***>), акционерное общество «Торговый дом ТМХ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен надлежащим образом, ходатайство о проведении экспертизы,

от ответчика: ФИО1 – представитель по доверенности № 44 от 12.10.2020, паспорт;

от ОАО «РЖД»: не явился, извещен надлежащим образом,

от АО «ПО «Бежицкая сталь»»: не явился, извещен надлежащим образом,

от АО «Торговый дом ТМХ»: не явился, извещен надлежащим образом,

У С Т А Н О В И Л:

акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее также- АО «НПК «Уралвагонзавод»; истец) обратилось в суд с иском к акционерному обществу «Рославльский вагоноремонтный завод» (далее также- АО «ВРЗ»; ответчик) об обязании прекратить использование изобретения, охраняемого патентом № 2200681 «Тележка железнодорожного вагона», взыскать компенсацию за неправомерное использование изобретения, охраняемого патентом № 2200681 в размере 73 204 000 рублей.

Требования мотивированы нарушением принадлежащих истцу прав со стороны АО «ВРЗ», выразившемуся в производстве и реализации железнодорожных тележек модели 18-9875, в том числе в составе железнодорожных вагонов моделей: 12-9766 (полувагон), 13-6953 (вагон-платформа), 12-9853 (полувагон), 12-9767 (полувагон), 13-9924-01 (платформа), 13-6923 (платформа), с использованием технического решения, охраняемого патентом РФ № 2200681 «Тележка железнодорожного вагона».

Истец полагает, что ответчик использует изобретение №2200681 «Тележка железнодорожного вагона» без согласия Патентообладателя, тем самым нарушая исключительные права последнего.

Сущность изобретения по патенту № 2200681 заключается в том, что в тележке железнодорожного вагона, содержащей колесные пары с буксовыми узлами, воспринимающими нагрузку от рамы тележки, включающей в себя надрессорную балку, опирающуюся на рессорные комплекты, расположенные в центральных проемах боковых рам с выполненными надбуксовыми челюстями технологическими отверстиями, и сменные наличники с износостойкими пластинами, расположенные между горизонтальными опорными поверхностями надбуксовых проемов и буксовых узлов, отличающаяся тем, что ветви, выступающие вверх от противоположных сторон основания сменных наличников, загнуты на уровне технологических отверстий, во внутренние полости боковых рам.

В железнодорожной тележке мод. 18-9875, производства РВРЗ, используется каждый признак независимого пункта формулы патента №2200681.

Указанный факт подтверждается Актами комиссионного осмотра, где патентным поверенным РФ приведен соответствующий сопоставительный анализ вагонов:

- № 63068977, 2017г. выпуска, модели 12-9766;

- № 94418035, 2018г. выпуска, модели 13-6953;

- № 64261936, 2019г. выпуска, модели 12-9766. Таким образом, на основании п.1 ст. 1229 ГК РФ изготовление и реализацияжелезнодорожных тележек мод. 18-9875, в которых используется техническое решение, охраняемое патентом РФ №2200681 «Тележка железнодорожного вагона», является незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством РФ.

С целью урегулирования возникшего спора АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в адрес АО «Рославльский ВРЗ» была направлена претензия №16-10/26 от 05.02.20 г.

В ответ на претензию АО «Рославльский ВРЗ» исх. №671 от 02.03.20 г. сообщило, что не нарушает права АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» так как при производстве железнодорожной тележке мод. 18-9875 использует покупные боковые рамы в сборе со сменной накладкой.

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» считает, что указанная позиция Ответчика противоречит нормам гражданского законодательства.

В соответствии с пп.1 п.2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения считается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Согласно п. 5.7 «ГОСТ 9246-2013. Межгосударственный стандарт. Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия» (введен в действие Приказом Госстандарта от 08.11.2013 N 1423-ст) маркировку тележки наносят на наружной стороне каждой боковой рамы. Маркировка должна содержать, в том числе:

- тип тележки (обозначается арабской цифрой);

- индекс изделия по справочнику (обозначается арабскими цифрами);

- код государства-собственника по классификатору;

- условный номер изготовителя по справочнику.

В соответствии с абз. 4 п. 5.7 названного ГОСТ перед однозначным условным номером предприятия-изготовителя ставят три нуля, перед двузначным - два нуля, перед трехзначным - один нуль. Перед трехзначным обозначением тележки ставят один нуль.

Так, например, на рис.1 Приложения № 9 к иску приведена маркировка боковой рамы железнодорожной тележке мод. 18-9875, установленной на полувагоне № 64261936 согласно акту комиссионного осмотра вагона.

Принимая во внимание положения вышеуказанного ГОСТ из рис. 1 приложения № 9 следует:

- тип тележки: двухосная (2);

- индекс изделия: ж/д тележка мод. 18-8975 (9875);

- изготовлена для поставки на территорию: РФ (20);

- изготовлена на предприятии: АО «Рославльский ВРЗ» (0084).

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ФБУ «PC ФЖТ» (www.rsfgt.ra/196) за РВРЗ закреплено клеймо с условным кодом - 84.

Вышеизложенное подтверждает, что ж/д тележку мод. 18-9875 изготавливает именно Ответчик.

При этом, в отдельных узлах и деталях железнодорожной тележке, в том числе в конструкции боковой рамы в сборе, не содержатся одновременно все признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения по патенту №2200681. Соответственно, как было указано выше, каждый признак независимого пункта формулы указанного патента использован в укомплектованной железнодорожной тележке мод. 18-9875. Следовательно, нарушителем исключительного права Истца на изобретение, охраняемое патентом №2200681 «Тележка железнодорожного вагона», является АО «Рославльский ВРЗ», поскольку именно данная организация вводит в гражданский оборот продукцию, в которой использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы, содержащейся в патенте № 2200681.

АО «ВРЗ» в отзыве на иск указало о несогласии с заявленными требованиями по следующим основаниям.

Под вагоны модели 12-9766, 13-6953, 12-9767, 13-9924-01 подкачены тележки модели 18-9875 (конструкторская документация АО «Рославльский ВРЗ»).

Согласно Перечню железнодорожной продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, утвержденному на 46-ом заседании Советапо железнодорожному транспорту государств - участников Содружества 17-19 мая 2007 г., в перечень составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих обязательной сертификации включены: Тележки двухосные для грузовых вагонов (п. 2.34.).

Разработчиком и правообладателем (держателем) конструкторской документации на тележку модели 18-9875 является АО «Рославльский ВРЗ», что подтверждается сертификатом соответствия RU С-1Ш.ЖТ02.В.00682 серия RU № 0380459, выданным органом по сертификации на железнодорожном транспорте федерального бюджетного учреждения «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте».

Таким образом, АО «Рославльский ВРЗ» имеет право на изготовление изделия «Тележка двухосная грузовых вагонов модель 18-9875, тип 2 ГОСТ 9246-2013» ТУ 3183-054-71390252-2010., Тележка соответствует требованиям ТР ТС 001/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" (с изменениями на 9 декабря 2011 года), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года № 710.

На основании требования пункта 3.2. ГОСТ 9246-2013 конструкция тележки включает одну надрессорную балку и две боковые рамы, опирающиеся на две колесные пары. Надрессорная балка передает нагрузки от кузова вагона на две боковые рамы через рессорное подвешивание (пункт 3.3. ГОСТ 9246-2013). Боковая рама несущей конструкции тележки передает нагрузки от надрессорной балки на шейки двух осей колесных пар через буксовые узлы (пункт 3.4. ГОСТ 9246-2013).

На основании п. 1.1.1. ТУ 3183-054-71390252-2010 тележка должна соответствовать ГОСТ 9246 в части требований к тележкам тип 2 и комплекту документов согласно спецификации 5706-10.00.00.000.

Так, в соответствии с требованиями пункта 5.3.41. ГОСТ 9246-2013 способ защиты пар трения тележки от износа должен быть указан в технических условиях на тележку.

Пунктом 1.3.8. ТУ 3183-054-71390252-2010 предусмотрено, что опорные поверхности буксовых проемов боковой рамы должны иметь сменные износостойкие элементы.

В соответствии со спецификацией 5706-10.00.00.000 комплект износостойких элементов соответствует документации Ml698.00.000, разработанной ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» «Износостойкие элементы для установки в узлы тележки тип 2 грузовых вагонов» ТУ 32 ЦВ 2459-2007.

Данный проект был внедрен в стране с ноября 1997 года согласно задания, утвержденного Министром путей сообщения в соответствии с ТУ 32 ЦВ 2459-1997, разработанными ПКБ ЦВ. Конструкция элементов, входящих в комплект документов по ТУ 32 ЦВ 2459-1997 в процессе их эксплуатации изменялась и модернизировалась.

Так, в соответствии с письмом Государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта ВНИИЖТ МПС России» № В-40/74 от 25.05.2001 года для проведения испытаний на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ, наше предприятие просили отремонтировать 6 полувагонов в соответствии с проектом ПКБ ЦВ Ml698 и «...установить на опорную поверхность буксового проема накладки с механическим креплением при участии представителя ВНИИЖТ».

Впоследствии, начиная с 1 января 2005 года, на основании указания начальника департамента вагонного хозяйства ремонт тележек должен производиться в соответствии с требованиями утвержденной ОАО «РЖД» «Инструкции по ремонту тележек грузовых вагонов модели 18-100 с установкой износостойких элементов в узлах трения». В соответствии с данной инструкцией на опорную поверхность буксового проема боковой рамы должны быть установлены прокладки сменные по проекту M1698.

Указаниями Начальника департамента вагонного хозяйства ОАО «РЖД» ФИО2 от 09.08.2007 года взамен ТУ 32 ЦВ 2459-1997, введены ТУ 32 ЦВ 2459-2007, которые распространяются на износостойкие элементы для установки в узлы тележки тип 2 грузовых вагонов ГОСТ 9246-2013 в условиях вагоноремонтных и вагоностроительных предприятий, используемые в конструкции тележки нашего вагона.

В соответствии с техническими требованиями п. 1.1. ТУ 32 ЦВ 2459-2007: установка износостойких элементов в узлы тележки тип 2 должен соответствовать требованиям данных технических условий и комплекта документации М 1698.00.000, разработанной ПКБ ЦВ ОАО «РЖД».

На основании вышеизложенного АО «Рославльский ВРЗ» в конструкции своей модели тележки выполняет требования ГОСТ 9246-2013, а не использует сущность изобретения по патенту № 2200681.

Также ответчик указал на следующее.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

В патенте, принадлежащем истцу, в качестве прототипа выбрана конструкция упругой сменной опорной пластины (патент США 4203371).

Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием «...отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что......

Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретенияи его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны,иизлагается в виде логического определения объекта изобретения. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.

В формуле полезной модели или изобретения сформулированы все существенныепризнаки полезной модели или изобретения.

Патент США 4203371	Патент Истца 2200681
Синусоидальная форма ветвей	Трапецеидальная форма ветвей
Не обеспечивает плотного прилегания	Обеспечивает беззазорную фиксацию

В соответствии с комплектом документации М 1698.00.000, разработанной ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» (п. 1.3.5.2. ТУ 32 ЦВ 2459-2007) прокладки сменные имеют «лапки» прямоугольной формы, после загиба которых в технологические отверстия допускается перемещение прокладки: вдоль боковой рамы не более ±10 мм, поперек боковой рамы ± 5 мм.

Патент АО «НПК «Уралвагонзавод»	Документация АО «Рославльский ВРЗ»
Трапецеидальная форма ветвей	Прямоугольная форма лапок
Обеспечивает беззазорную фиксацию как от вертикальных перемещений, так и от продольных перемещений относительно продольной оси боковой рамы	Допускается перемещение прокладки: вдоль боковой рамы не более ±10 мм, поперек боковой рамы ± 5 мм.

Установленные износостойкие элементы заводом-изготовителем боковых рам, расположенные в надбуксовых проемах, не имеют трапецеидальной формы, как указано в формуле изобретения охраняемого патентом № 2200681, а имеют сложную конфигурацию с радиусными закруглениями и прямоугольной частью, которая загнута на уровне отверстия во внутренние полости боковых рам, что подтверждается фото № 5 и фото № 6 акта осмотра вагона № 63068977. Данное техническое решение известно из уровня техники с 28.07.1997 - «Модернизация узлов тележки двухосной модели 18-100 М1698.00.000» ТУ 32 ЦВ-2459-97 (чертеж Ml698.03.100).

Таким образом, АО «Рославльский ВРЗ» в конструкции своей модели тележки выполняет требования комплекта документации М 1698.00.000, разработанной ПКБ ЦВ ОАО «РЖД», которая содержит признаки, отличные от признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, содержащейся в патенте № 2200681 формулы изобретения.

Опровергая утверждение истца о нарушении его исключительных прав, ответчик также указал, что в конструкторской документации АО «Рославльский ВРЗ» 5706-10.00.00.000 на тележку модели 18-9875 предусмотрена установка боковых рам в сборе (с уже установленной сменной износостойкой прокладкой).

Тележка модели 18-9875, изготавливаемая АО «Рославльский ВРЗ», комплектуется боковыми рамами ч. 9896-10.20.00.000 СБ, производства АО ПО «Бежицкая сталь», которые поставляются уже укомплектованные сменными износостойкими прокладками.

Документацией на боковую раму в сборе АО «Рославльский ВРЗ» обладает на законном основании. Документация передана АО «ПО Бежицкая сталь» в рамках соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну.

Непосредственно сами детали (рамы боковая в сборе) поставляются в адрес АО «Рославльский ВРЗ» по заключенным договорам поставки акционерным обществом «Торговый дом ТМХ».

Право пользования документацией на износостойкие элементы для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов M1698 передано на возмездном основании АО «РЖД», что подтверждается договором о передаче права использования технической документации, с постановкой на возмездное абонентское обслуживание, что подтверждается договором о постановке на абонентское обслуживание.

Таким образом, АО «Рославльский ВРЗ» не устанавливает самостоятельно износостойкую пластину, а получает боковую раму в сборе, и на законном возмездном основании использует документацию на износостойкий элемент М 1698 при производстве тележек модели 18-9875.

Исходя из изложенного, нарушения исключительных прав истца отсутствуют, в связи с чем, считаем требования истца об обязании Ответчика прекратить использование изобретения, охраняемого патентом № 2200681 «Тележка железнодорожного вагона» необоснованными.

Возражая против приведенных ответчиком доводов, истец в дополнении указал, что вопреки доводу РВРЗ, ГОСТ 9246-2013 применяется на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 001/2011 "О безопасности железнодорожного подвижного состава" и обеспечивает взаимозаменяемость двухосных трехэлементных тележек одного типа, с одинаковой высотой рабочей поверхности бокового скользуна от уровня опорной поверхности подпятника, под грузовыми вагонами, предназначенными для обращения на железнодорожных путях общего и необщего пользования колеи 1520 мм. Требования стандарта предусматривают взаимозаменяемость сменных элементов в двухосных трехэлементных тележках одного типа. Следовательно, положениями ГОСТ 9246-2013 не предусмотрено, что при изготовлении железнодорожной продукции должны применяться конкретные технические решения, тем более признаки которых будут нарушать запатентованные результаты интеллектуальной деятельности.

Более того, даже если допустить, что ГОСТ 9246-2013 устанавливал бы обязанность оснащать железнодорожные тележки определенным способом, то даже это не являлось бы основанием нарушать права третьих лиц.

Таким образом, соблюдение РВРЗ положений ГОСТ 9246-2013 не дает ему право нарушать исключительные права Истца на изобретение по патенту №2200681.

Учитывая вышеизложенное, Актами комиссионного осмотра подтверждается использование Ответчиком, при изготовлении железнодорожной тележки модели 18-9875, каждого признака независимого пункта формулы патента №2200681, а довод РВРЗ противоречит установленным ранее судом фактам (в деле № А-79-12204/2010) и положениям части 4 ГК РФ.

Ответчик считает, что при рассмотрении данного спора необходимо учитывать только те признаки формулы изобретения, которые отличают его от наиболее близких аналогов (абз. 9 стр. 3 - абз. 2 стр. 4 отзыва).

В свою очередь истец указывает, что данное утверждение АО «ВРЗ» противоречит как действующему, так и ранее действовавшему (в момент получения патента) законодательству.

Согласно п. 4 ст. 3 Патентного закона № 3517-1 от 23.09.1992 (далее -Патентный закон), положения которого действовали в момент выдачи патента №2200681, объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется формулой.

На основании п. 3.3.2 Правил составления и подачи рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утв. Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.04.1998 №82 (далее - Правила) формула изобретения может быть однозвенной и многозвенной и включать, соответственно, один или несколько пунктов.

Принимая во внимание положения Правил, пункты могут быть независимыми и зависимыми (п.п. 3.3.2.4; 3.3.2.5).

В соответствии с п. 3.3.2.3 Правил, пункт формулы, как правило, состоит из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

Соответственно, в рамках настоящего дела правовая охрана будет предоставлена всей формуле изобретения, охраняемого патентом № 2200681 от 17.01.2001, а именно признакам, изложенным как в отличительной, так и в ограничительной части независимого пункта формулы патента.

Таким образом, поскольку правовая охрана предоставляется всей формуле изобретения независимо от того, является ли признакотличительным/существенным или он уже известен из уровня техники, соответственно исключительные права, принадлежащие истцу по патенту, которые никто не имеет право нарушать, распространяются на все изобретение в целом (в частности, как на ограничительную так и на отличительную части независимого пункта формулы патента).

Ответчик считает, что по документации РВРЗ (М 1698.00.000 -разработчик ПКБ ЦВ ОАО «РЖД), вместо «трапецеидальной формы» ветвей сменного наличника изготавливается и устанавливается в тележку «прямоугольная форма лапок», а также допускается перемещение прокладки, вопреки фиксации по патенту Истца (абз.З - таблица 2 стр.4 отзыва).

- «Трапецеидальная форма» ветвей сменного наличника указана в патенте №2200681 в зависимом пункте формулы.

Если в железнодорожной тележке сменный наличник не имеет «Трапецеидальную форму», но при этом используется каждый признак независимого пункта формулы изобретения, то в данной продукции имеет место нарушение исключительных прав патентообладателя.

Согласно п.З ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пунктесодержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Таким образом, использование Ответчиком "прямоугольной формы лапок" сменных наличников не свидетельствует об отсутствии с его стороны нарушений исключительных прав Истца на изобретение №2200681, так как данный признак указан в зависимом пункте формулы.

Формула изобретения №2200681, вопреки доводу Ответчика, не предусматривает "беззазорную фиксацию прокладки", следовательно, данный довод не может быть принят во внимание при установлении наличия нарушений со стороны РВРЗ исключительных прав Истца.

Более того, из п. 1.3.5.2 Технических условий ТУ 32 ЦВ 2459-2007 (приложение 12 отзыва Ответчика) следует, что на опорную поверхность в буксовый проем боковой рамы устанавливается прокладка сменная. После установки прокладки и загиба «лапок» допускается перемещение прокладки: вдоль боковой рамы не более ±10 мм; поперек боковой рамы не более ±5 мм.

Согласно п. 1.3.5.3 указанного Технического условия, износостойкая прокладка плотно прижимается к опорной поверхности боковой рамы.

Из данных пунктов следует, что прокладку можно перемещать после установки только в указанных диапазонах (например: устранить незначительное отклонение, возникшее при установке прокладки), но при эксплуатации продукции она должна быть плотно прижата.

Таким образом, отличительные признаки, обозначенные Ответчиком в таблице № 2 на странице 4 отзыва - не относятся к независимому пункту формулы патента №2200681 и не должны учитываться при установлении факта нарушения исключительных прав патентообладателя.

Лицом, которое вводит в гражданский оборот продукцию, содержащую каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 2200681 формулы изобретения, является Ответчик, а не третьи лица, у которых РВРЗ закупает комплектующие.

С учетом доводов ответчика относительно передачи права пользованиядокументацией на износостойкие элементы для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов M1698, комплектации тележек боковыми рамами ч. 9896-10.20.00.000 СБ, производства АО ПО «Бежицкая сталь»,которые поставляются уже укомплектованные сменными износостойкими прокладками, поставки комплектующих в сборе в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОГРН <***>, ИНН <***>)( проектно-конструкторское бюро – филиала ОАО «РЖД»), акционерное общество «Производственное объединение «Бежицкая сталь»» (ОГРН <***>, ИНН <***>), акционерное общество «Торговый дом ТМХ» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, полагают требования истца необоснованными, указав на следующие обстоятельства.

АО «Торговый дом ТМХ» в рамках соответствующих договоров поставки приобретает у АО «Производственное объединение «Бежицкая сталь» и поставляет Ответчику рамы боковые тележки грузового вагона (№ чертежа 9896-10.20.00.000СБ). По информации, предоставленной Ответчиком, указанные рамы используются Ответчиком при производстве железнодорожных тележек модели 18-9875.

В основе тележек железнодорожных вагонов, охраняемых патентом 2200681, и модели 18-9875 производства Ответчика лежит двухосная тележка железнодорожного вагона модели 18-100 (типа ЦНИИ-ХЗ-О). Тележка 18-100 начала серийно выпускаться с 1956 года и претерпела две модернизации: в 1961 году ее перевели на роликовые буксы, а затем в 1996 году некоторые узлы оснастили износостойкими накладками. В частности, она упоминается в печатных изданиях: ФИО3, ФИО4, ФИО5. Вагоны: Учебник для техникумов железнодорожного транспорта/Под ред. ФИО4. - М.: Транспорт, 1988. - 280 с; Вагонная тележка//Железнодорожный транспорт: Энциклопедия/Гл. ред. ФИО6. - М.: Большая российская энциклопедия, 1994. -С. 51.

Таким образом, Ответчик при производстве железнодорожных тележек модели 18-9875 применил давно известную и применяемую технологию производства, что, в случае признания судом действий Ответчика неправомерными, является обстоятельством, исключающим вину Ответчика, которое влияет на размер компенсации, требуемой Истцом (пункт 62 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 N 385 "Об утверждении Федерального стандарта оценки "Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО N 11)" при рассмотрении споров в сфере защиты интеллектуальных прав целесообразно привлекать высококвалифицированных экспертов, обладающих специальными знаниями в этой области, включая умения и навыки расчета размеров убытков или размера справедливой компенсации.

В процессе рассмотрения спора стороны заявили ходатайство о назначении патентно-технической экспертизы для разрешения вопроса относительно факта нарушения исключительных прав истца.

Так, АО «Уралвагонзавод» просило поставить на разрешение эксперта вопрос: «Содержит ли железнодорожная тележка модели 18-9875, производства АО «Рославльский ВРЗ» каждый признак изобретения по патенту РФ № 2200681, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения?».

Проведение экспертизы просило поручить ФИО7, имеющему высшее специальной образование квалификации «инженер-строитель», юридическое образование, прошедшему повышение квалификации, имеющему сертификат соответствия в качестве судебного эксперта в области Патентно-технической экспертизы (объекты интеллектуальной собственности), стаж работы в системе Роспатента и экспертной деятельности (документы, подтверждающие квалификацию и опыт эксперта представлены).

По указанному эксперту ответчиком представлены возражения с аргументацией отсутствия специальных познаний в области железнодорожного транспорта и невозможности дать квалифицированное заключение, также ввиду того, что данный эксперт принимал участие по аналогичному иску АО «Уралвагонзавод» к АО «Алтайское вагоностроение», что вызывает сомнение в его беспристрастности.

Согласно информационному письму ФИО7 срок проведения экспертизы – 30 дней с даты получения необходимых материалов, стоимость 100 000 рублей.

Также предложена кандидатура эксперта ФИО8, инженер-физик, имеет высшее образование -Московский инженерно-физический институт (МИФИ), кандидат технических наук, старший научный сотрудник по специальности «Вакуумная и плазменная электроника», эксперт ООО «Независимое патентное агентство», доцент кафедры «Управление интеллектуальной собственностью», имеет стаж экспертной деятельности с 2009 года (документы, подтверждающие квалификацию и опыт эксперта представлены).

Истец не возражает против назначения комплексной экспертизы. представив дополнительно кандидатуру ФИО9, кандидат технических наук Петербургского государственного университета путей сообщения, магистр техники и технологий по направлению «Наземные транспортные системы», заведующий отделением «Вагоны и вагонное хозяйство» АО «НИИ железнодорожного транспорта».

По указанному эксперту ответчиком заявлены возражения со ссылкой на наличие признаков зависимости от лица, участвующего в деле (опосредовано через Союз «ОВС», в котором АО «Уралвагонзавод» является членом союза).

АО «ВРЗ» также заявило о необходимости проведения патентно-технической экспертизы, на рассмотрение просят поставить вопросы:

1. Соответствует ли форма ветвей сменного наличника, указанная в описании изобретения и п. 2 формулы изобретения, охраняемого патентом № 2200681, форме лапок прокладки сменной, указанной в чертеже Ml698.03.100 по ТУ 32 ЦВ-2459-2007 «Износостойкие элементы для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов», устанавливаемой на боковую раму ч. 9896-10.20.00.000, поставляемую в адрес завода для сборки тележки двухосной 18-9875, тип 2 ГОСТ 9246-2013?

2. Соответствует ли результат фиксации ветвей сменного наличника в части вертикальных и продольных перемещений их относительно продольной оси боковой рамы, указанный в описанием изобретения, охраняемого патентом № 2200681, результату фиксации на опорную поверхность боковой рамы прокладки сменной по чертежу M1698.03.100 после загиба лапок в части перемещения вдоль и поперек боковой рамы, указанному в ТУ 32 ЦВ-2459-2007 «Износостойкие элементы для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов», устанавливаемых на боковую раму ч. 9896-10.20.00.000, поставляемую в адрес завода для сборки тележки двухосной 18-9875, тип 2 ГОСТ 9246-2013?

3. Соответствуют ли форма ветвей сменного наличника, указанная в описании изобретения и п. 2 формулы изобретения, охраняемого патентом № 2200681, форме лапок скобы, указанной в чертеже 100.00.070-0?

4. Содержит ли прокладка сменная по чертежу Ml698.03.100 «Износостойкие элементы для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов», устанавливаемая на боковую раму ч. 9896-10.20.00.000, поставляемую в адрес завода для сборки тележки двухосной 18-9875, тип 2 ГОСТ 9246-2013, каждый признак изобретения по патенту РФ № 2200681, приведенный в независимых пунктах формулы изобретения, содержащихся в патенте, либо признаки эквивалентные ему и ставшие известными в качестве таковых в данной области техники до даты приоритета изобретения, с отдельным обоснованием каждого из признаков формулы с учетом описания изобретения и технической документации на конструкцию?

В качестве экспертов предложены кандидатуры ФИО10 и ФИО11.

ФИО10 –имеет высшее образование, доктор технических наук, эксперт высшей квалификации на объектах транспортирования опасных веществ, профессор и заведующий кафедрой «Вагоны и вагонное хозяйство» ФГБОУ ВО ПГУПС, член-корреспондент Академии транспорта России.

ФИО11, инженер путей сообщения по специальности «Вагоны», магистр по специальности «наземные транспортно-технологические комплексы», кандидат технических наук, патентовед.

АО «Уралвагонзавод» представлены возражения относительно предложенных кандидатов в эксперты ввиду наличия обстоятельств, вызывающих сомнение в их беспристрастности.

Так, ФИО10 в рамках дела № СИП-449/2016 придерживался позиции, что изобретение № 2200681 не соответствует критериям патентоспособности, при этом Суд по интеллектуальным правам не принял такую позицию, ссылаясь на недостаточное обоснование. Кроме того, ФИО10 является автором более 20 патентов области вагоностроения и занимает противоположную позицию при рассмотрении споров в ФИПС в рамках конкурентных правоотношений.

По смыслу пп.7 п.1 ст.21, ст. 23 АПК РФ эксперт не может участвовать в рассмотрении дела, если он ранее давал оценку в отношении материалов, используемых при рассмотрении дела.

В отношении кандидатуры эксперта ФИО11 истец указал, что основная специальность кандидата- инженер путей сообщения, патентная практика не является достаточной для проведения такого рода экспертизы. Также указывает на подчиненность ФИО11 ФИО10 при наличии трудовых отношений в АО «НВЦ «Вагоны».

Остальные эксперты, ранее предложенные сторонами сняты с обсуждения, о чем отражено в письменных материалах и при проведении судебного заседания 23.12.2020.

Также истцом представлены возражения по предложенным формулировкам вопросов, подлежащих постановке перед экспертом (исх. от 09.12.2020 № 16-13/121-14).

Третьи лица полагают обоснованным проведение экспертизы, кандидатуры экспертов в установленном порядке не представлены.

Рассмотрев ходатайство о назначении экспертизы, суд пришел к следующему.

В соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Согласно части 4 указанной статьи о назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит определение. В определении о назначении экспертизы указываются основания для назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта; срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в арбитражный суд.

Согласно пункту 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 года № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» в соответствии с положениями части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 Кодекса в определении о назначении экспертизы должны быть решены вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и по соглашению с экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта.

В силу абзаца третьего п. 3 ст. 1358 ГК РФ при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ, согласно которому охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или, соответственно, полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

С учетом приведенных сторонами доводов и представленных в материалы дела документов суд, с учетом мнения сторон, считает необходимым назначить по делу судебную патентно-техническую экспертизу с целью устранения противоречий, поскольку данный вопрос требует специальных познаний.

В соответствии с частью 3 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении.

Мотивированных отводов заявленных экспертов с приведением оснований в порядке статей 21 и 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.Документы, представленные для обоснования возможности проведения указанным лицом экспертизы позволяют сделать вывод о наличии специального образования, стажа работы и квалификации для проведения такой экспертизы. Вместе с тем, сторонами по делу представлены возражения относительно предложенных кандидатур экспертов, которые суд принимает во внимание при выборе эксперта.

Согласие экспертов на проведение экспертизы подтверждено, сторонами внесены денежные средства на депозитный счет арбитражного суда для оплаты стоимости экспертизы.

В целях получения наиболее объективного результата экспертизы, с учетом имеющихся в рамках настоящего дела письменных пояснений сторон, в силу положений ч. 1 ст. 84 АПК РФ, суд считает необходимым назначить патентно-техническую экспертизу в комиссионном порядке, поручив ее проведение экспертам ФИО7 и ФИО11. При этом судом отклоняются доводы сторон относительно наличие сомнений в объективности суждений указанных экспертов ввиду наличия у них необходимой квалификации, опыта работы. Факт участия ФИО7 при рассмотрении иного дела с участием истца не свидетельствует о его заинтересованности в исходе настоящего спора, а подтверждает опыт работы эксперта. Равным образом наличие трудовых отношений ФИО11 с АО «НВЦ «Вагоны» не свидетельствует о наличии признаков заинтересованности, поскольку в рамках настоящего дела она выступает не как сотрудник указанного общества, а как независимый эксперт по вопросам, требующим специальных познаний.

Право определения круга и содержания вопросов для экспертов, предложенных сторонами, принадлежит суду (часть 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Формулировки вопросов обсуждены в судебном заседании с участием представителей сторон, позиция в отношении выяснения существенных обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора выражена также в процессуальных документах.

На разрешение эксперта суд выносит вопрос:

«Содержит ли железнодорожная тележка модели 18-9875, производства АО «Рославльский ВРЗ» каждый признак изобретения по патенту РФ № 2200681, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения?».

Предложенные АО «ВРЗ» вопросы относительно сменных наличников и сменной прокладки подлежат исследованию при ответе на поставленный судом вопрос в рамках проведения экспертизы и могут быть раскрыты экспертами в тексте заключения. Кроме того, такие вопросы по результатам проведения экспертизы могут быть рассмотрены в рамках проведения дополнительной экспертизы в случае недостаточности выводов эксперта по патентно-технической экспертизе для установления существенных обстоятельств, необходимых для рассмотрения спора.

Денежные средства, необходимые для производства экспертизы внесены на депозитный счет арбитражного суда.

Производство по делу подлежит приостановлению в порядке пункта 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 66, 82, 84, 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Назначить судебную патентно-техническую экспертизу.

2. Поставить на разрешение эксперта вопрос:

3. Поручить производство судебной экспертизы экспертам ФИО7 и ФИО11.

Разъяснить, что если эксперт в ходе исследования обнаружит важные для дела обстоятельства, относительно которых вопросы не были поставлены судом, он вправе по своей инициативе сделать соответствующие выводы, снабдив их специальной оговоркой.

Также суд разъясняет, что в случае, если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, экспертами составляется единое заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия экспертов.

4. Предупредить экспертов ФИО7 и ФИО11 об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения, о чем эксперт дает подписку.

5. Установить срок проведения судебной экспертизы – до 01 апреля 2021 года. В указанный срок заключение экспертов должно быть предоставлено в суд.

6. Обязать акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод» (ОГРН <***>; ИНН <***>) предоставить доступ экспертам к объекту экспертизы (по запросу экспертов).

7. Экспертам ознакомиться с материалами дела в электронном виде, для чего направить в Арбитражный суд Смоленской области запрос на получение кода доступа к материалам дела. При необходимости предоставления для производства экспертизы дополнительных материалов эксперт вправе письменно обратиться в суд с ходатайством об их истребовании в соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

8. Производство по делу приостановить до получения результатов экспертизы.

Настоящее определение в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Тула) в установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации порядке.

Информация о ходе рассмотрения дела может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Смоленской области в сети Интернет по веб-адресу: www.smolensk.arbitr.ru, в информационной базе электронного информационного портала Арбитражного суда Смоленской области, а также по телефонам: помощника судьи 8 (4812) 244-797, отдела делопроизводства суда 8 (4812) 61-04-16 (факс), 8 (4812) 64-37-45.

Процессуальные документы в электронном виде могут направляться в Арбитражный суд Смоленской области посредством специального сервиса «Система подачи документов в арбитражные суды в электронном виде» http://my.arbitr.ru/.

Судья Л.А. Савчук