Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Хладкомбинат № 1" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.07.2012 по делу №А40-42779/12-12-190, принятое судьей Чадовым А.С.,

по заявлению ООО "Хладкомбинат № 1" (ОГРН <***>, 195027, <...>, А)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,

третьи лица: ЗАО «Хладокомбинат №1», Премия ФИО1, ЗАО «Холод Славмо»,

об оспаривании решений от 13.12.2011,

при участии:

от заявителя: ФИО2 по доверенности от 15.05.2012;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 08.10.2012 №01/25-728/41;

от третьих лиц:

от ЗАО «Хладокомбинат №1» - не явился, извещен;

от компании «ФИО4 Кюльмхооне» - не явился, извещен;

от ЗАО «Холод Славмо» - ФИО5 по доверенности от 05.07.2012;

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат № 1» (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлениями о признании незаконными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 13.12.2011 по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам № № 422533, 422534, 428080.

Решением Арбитражного суда города Москвы суда от 31.07.2012 в удовлетворении заявленных требований обществу отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, общество обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт в его пользу.

В судебном заседании представитель обществаподдержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представители Роспатента и ЗАО «Холод Славмо» поддержали решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласились, считают жалобу необоснованной, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

Дело рассмотрено в порядке ст.156 АПК РФ в отсутствие представителей ЗАО «Хладокомбинат №1», компании «ФИО4 Кюльмхооне».

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены апелляционной инстанцией в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ.

Изучив материалы дела, выслушав представителей участвующих в деле лиц, апелляционный суд приходит к выводу об отказе обществу в удовлетворении апелляционной жалобы исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, общество обратилось в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам № № 422533, 422534, 428080.

Согласно п.1.8. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (утверждено Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56; зарегистрированы в Минюсте РФ от 08.05.2003 № 4520) (далее – Правила) в Роспатент могут быть поданы возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам.

В силу п.2.1. Правил возражения по п.1.8. Правил могут быть поданы любым лицом.

В соответствии с п.2.5. Правил возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку.

В возражениях в Роспатент общество обосновывало неправомерность предоставления правовой охраны товарным знакам нарушением положений п.1, п/п 1 п.3, п/п 2 п.6 ст.1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В части нарушения п.1 ст.1483 ГК РФ Роспатент удовлетворил возражения общества. В оспариваемых товарных знаках прекращена правовая охрана изображения мороженного.

В оставшейся части возражения общества Роспатентом отклонены.

Обращаясь в суд с заявлениями о признании решений Роспатента незаконными, общество указывает, что нарушены положения п.п.14.4.2., 14.4.2.3., 14.4.2.4. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32; зарегистрированы в Минюсте РФ от 25.03.2003 № 4322) (далее – Правила составления заявки).

Перечисленные пункты Правил составления заявки относятся к вопросам тождества и сходства обозначений (п.14.4.2.), определению сходства изобразительных и объемных обозначений (п.14.4.2.3.), сравнению комбинированных обозначений (п.14.4.2.4.).

Запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения установлен в п.6 ст.1483 ГК РФ.

Таким образом, из содержания заявления в суд следует, что основанием требования общества является нарушение Роспатентом положения п.6 ст.1483 ГК РФ.

Основополагающим началом арбитражного процесса является принцип диспозитивности (Определение Конституционного Суда РФ от 20.06.2006 N 169-О).

Диспозитивность применительно к производству в арбитражном суде означает, что арбитражные процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе непосредственных участников спорных материальных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом (Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 N 15-П).

Из изложенных правовых позиций Конституционного Суда РФ с учетом положений ст.ст.11, 12 ГК РФ следует, что лицо не только на свое усмотрение определяет способ защиты, но также самостоятельно решает для себя вопрос о том, насколько реально избранный способ защиты может обеспечить восстановление нарушенного, по мнению лица, права.

На нарушение положения п.3 ст.1483 ГК РФ при регистрации товарных знаков общество в заявлениях в суд не ссылалось.

Следовательно, суд первой инстанции правомерно рассмотрел спор в пределах заявленного обществом основания (обстоятельств нарушения п.6 ст.1483 ГК РФ).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 422533 представляет собой комбинированное обозначение в котором на фоне вертикальных волнистых линий зеленого и желтого цвета расположено наклоненное влево неохраняемое изображение вафельного рожка с шариком, покрытым шоколадной глазурью. На фоне рожка изображены неохраняемые словесные элементы «Трубочка сахарная в шоколадной глазури», ниже расположен обрамленный полукруг, с неохраняемой надписью по контуру «Закрытое акционерное общество», внутри которого расположено изображение белого медведя, опирающегося лапой на надпись «Холод СЛАВМО», а под ним - неохраняемый словесный элемент «крем-брюле». Товарный знак охраняется в белом, красном, синем, зеленом, желтом, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 422534 представляет собой комбинированное обозначение, в котором на фоне вертикальных волнистых линий голубого и желтого цвета расположено наклоненное влево неохраняемое изображение вафельного рожка с шариком, покрытым шоколадной глазурью. На фоне рожка изображены неохраняемые словесные элементы «Трубочка сахарная в шоколадной глазури», ниже расположен обрамленный полукруг, с неохраняемой надписью по контуру «Закрытое акционерное общество», внутри которого расположено изображение белого медведя, опирающегося лапой на надпись «Холод СЛАВМО», а под ним - неохраняемый словесный элемент «ПЛОМБИР». Товарный знак охраняется в белом, красном, синем, голубом, желтом, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 428080 представляет собой комбинированное обозначение, визуально разделенное вертикально на три части. Средняя часть декорирована волнообразными линиями, на фоне которых расположены изображения двух вафельных рожков с шариком, покрытым шоколадной глазурью. На фоне рожков изображены неохраняемые словесные элементы «Трубочка сахарная в шоколадной глазури», ниже расположен обрамленный полукруг, с неохраняемой надписью по контуру «Закрытое акционерное общество», внутри которого расположено изображение белого медведя, опирающегося лапой на надпись «Холод СЛАВМО», а под ним - неохраняемый словесный элемент «ПЛОМБИР». Товарный знак охраняется в белом, красном, синем, желтом, коричневом, светло-коричневом, бежевом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 274938 является изобразительным, выполнен в виде вертикальных волнообразных линий синего и желтого цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 285684 является изобразительным, представляет собой этикетку с изображением широкой горизонтальной полосы, которую сверху окаймляет полоска золотисто-желтого цвета, а снизу - полоска бирюзового цвета. Между этими полосками расположены волнообразные горизонтальные линии золотисто-желтого и бирюзового цветов, на фоне которых выполнен горизонтальный ряд конусов бежевого цвета, увенчанных коричневым шариком - стилизованное изображение вафельного рожка с шариком, облитым шоколадной глазурью.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 285684 прекращена.

Следовательно, оспариваемые товарные знаки подлежат сравнению с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 274938.

Согласно п.2.2. Правил составления заявки к комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида, изобразительных, словесных, объемных и т.д.

Оспариваемые и противопоставленный товарные знаки с учетом положения п.2.2. Правил составления заявки являются комбинированными обозначениями.

Согласно п.14.4.2.2. Правил составления заявки сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим).

Семантическая и фонетическая составляющая в оспариваемых и противопоставленном товарных знаках отсутствует.

Следовательно, товарные знаки подлежат сравнению только на предмет графического сходства.

В соответствии с п.14.4.2.2. Правил составления заявки графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления, вида шрифта, графического написания с учетом характера букв, расположения букв по отношению друг к другу, алфавита (буквами которого написано слово), цвета или цветового сочетания.

В соответствии с п.6.3. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утверждены Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее – Методические рекомендации) при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам.

В п.6.3.2. Методических рекомендаций сказано, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Словесный элемент в противопоставленном товарном знаке отсутствует. Следовательно, сравнивать словесный элемент в оспариваемых товарных знаках не с чем.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

Апелляционный суд с учетом положения п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, положений п.п. 6.3., 6.3.2. Методических рекомендаций приходит к выводу об отсутствии сходства оспариваемых и противопоставленного товарных знаков.

Общество обладает неисключительным правом на использование товарных знаков по свидетельствам № 274938 и № 285684.

В соответствии с п.27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 при применении ст.1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии - право защищать свои права способами, предусмотренными ст.ст.1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует фактическим материалам дела и действующему законодательству, нормы материального и процессуального права не нарушены и применены правильно, судом полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем оснований для отмены или изменения решения и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Безусловных оснований для отмены оспариваемого решения суда первой инстанции, предусмотренных ч.4 ст.270 АПК РФ, апелляционным судом не установлено.

Доводы апелляционной жалобы общества подлежат отклонению, как не основанные на нормах права и фактических обстоятельствах дела.

На основании изложенного и руководствуясь статьями ст.ст.266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2012 по делу №А40-42779/12-12-190 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья: Д.Е. Лепихин

Судьи: Т.Т. Маркова

П.В. Румянцев

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.