Гражданский кодекс часть 1

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Карпова В.В., судей Липкинд Е.Я. и Серовой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества «Завод тарных изделий» на решение Арбитражного суда Самарской области от 16 июля 2014 года по делу №А55-15622/2013 по иску закрытого акционерного общества «Завод тарных изделий» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к открытому акционерному обществу «Самарская Промышленная Компания «Роман» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о защите исключительных прав на полезную модель,принятое судьей Гольдштейном Д.К.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 – представитель (доверенность №193 от 12.01.2015),

от ответчика: ФИО3 – представитель (доверенность от 22.08.2013), ФИО4 – представитель (доверенность от 02.10.2014),

установил:

Закрытое акционерное общество «Завод тарных изделий» (далее ЗАО «Завод тарных изделий», истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к открытому акционерному обществу «Самарская Промышленная Компания «Роман» (далее ОАО «Самарская Промышленная Компания «Роман», ответчик) о признании незаконным использования ответчиком в изделиях – полиэтиленовая тара – канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л., 31,5 л., запатентованной полезной модели истца «Канистра» (патент RU №77248), обязании прекратить использование полезной модели ЗАО «Завод тарных изделий» «Канистра» (патент RU №77248) в том числе: запретить изготовление, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель «Канистра» (заявка № 2008112407), взыскании с ответчика денежной компенсации в размере 5000000 руб. за нарушенное исключительное право по патенту РФ №77248 «Канистра», обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет материальные носители, оборудование, используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительного права истца на полезную модель «Канистра» по патенту РФ №77248, обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет изделия - канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л., 31,5 л., в которых использована полезная модель «Канистра» по патенту РФ №77248, взыскании с ответчика судебных расходов в сумме 139872 руб., в том числе расходы на оплату экспертизы в сумме 20000 руб., расходы по государственной пошлине в размере 52000 руб., расходы на оплату услуг представителя в сумме 57472 руб., расходы на оплату услуг нотариуса по оформлению осмотра сайта в размере 10400 руб.

Истец заявил об изменении основания иска, указав, что ответчик нарушает исключительное право на полезную модель «Канистра» (заявка № 2008112407), объем которого был определен решением Роспатента от 11.03.2014.

Как следует из определения от 23.05.2014, заявление об изменении основания иска принято судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец подал заявление об уточнении предмета иска и просил обязать ответчика прекратить использование полезной модели «Канистра» (патент RU №77248) в том числе: запретить изготовление, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель «Канистра» (заявка № 2008112407), в редакции решения Роспатента от 11.03.2014, взыскать денежную компенсацию в размере 5000000 руб. за нарушенное исключительное право по патенту на полезную модель «Канистра» (заявка № 2008112407), в редакции решения Роспатента от 11.03.2014, обязать изъять из оборота и уничтожить за свой счет оборудование (пресс-формы), используемое или предназначенное для изготовления изделий, в которых использована полезная модель «Канистра» (заявка № 2008112407), в редакции решения Роспатента от 11.03.2014, обязать изъять из оборота и уничтожить за свой счет изделия - канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., в которых использована полезная модель «Канистра» (заявка № 2008112407), в редакции решения Роспатента от 11.03.2014.

Как следует из обжалуемого решения, заявление об уточнении предмета иска принято судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 23.05.2014 суд назначил по делу комиссионную экспертизу и поручил ее проведение патентному поверенному ФИО5 и патентному поверенному ФИО6. Перед экспертами поставлены следующие вопросы: а) содержат ли канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости: 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л., 31,5 л., произведенные и маркированные открытым акционерным обществом «Самарская Промышленная Компания «Роман», каждый признак независимого пункта формулы полезной модели «Канистра» по патенту №77248 (заявка №2008112407, правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий») в редакции решения Роспатента от 11.03.2014, либо признак, эквивалентный ему; б) используется ли указанная полезная модель в продукции (канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости: 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л., 31,5 л.), производимой открытым акционерным обществом «Самарская Промышленная Компания «Роман».

Экспертами даны отдельные, противоречащие друг другу, заключения.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 16.07.2014 в удовлетворении иска отказано. При этом суд первой инстанции исходил из того, что существо разногласий экспертов сводится к оценке факта использования ответчиком при производстве канистр признака полезной модели, правообладателем которой является истец, - прямоугольная выемка в средней части донной стенки, при отсутствии значимых различий позиций экспертов в отношении иных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Суд первой инстанции, оценив заключения экспертов, членов комиссии, по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу, что заключение от 12.06.2014 эксперта ФИО6 соответствует требованиям закона, принципам формальной логики, обоснованное и не противоречивое, тогда как заключение от 15.06.2014 эксперта ФИО5 не в полной мере соответствует требованиям пункта 7 части 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в части наличия в нем содержания и результатов исследований с указанием примененных методов, оценки результатов исследований, обоснования выводов по поставленным вопросам, и счел возможным принять выводы относительно поставленных вопросов, сформулированные в заключении от 12.06.2014 эксперта ФИО6

Суд первой инстанции, исследовав иные доказательства, имеющиеся в материалах дела, и в соответствии с выводами по заключениям экспертов, признал факт использования в продукции ответчика полезной модели по патенту «Канистра» (заявка №2008112407, правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий») в редакции решения Роспатента от 11.03.2014, не доказанным, поэтому требования истца не подлежащими удовлетворению.

Истец с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Истец считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции с нарушением норм материального и процессуального права, выводы, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела. При этом истец исходит из того, что суд первой инстанции, не приведя должных доводов в обоснование своей позиции отдал предпочтение экспертному заключению патентного поверенного ФИО6 Согласно указанному заключению, в результате анализа и сравнения признаков патента на полезную модель №77248 и канистр, производимых ответчиком, выявлено совпадение 16 признаков из 17. Единственный признак, по которому не было выявлено совпадений, это – прямоугольная форма выемки.

Однако формула патента RU№77248 «Канистра» (заявка №2008112407 от 31.03.2008, правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий») состоит из одного независимого пункта и 11 зависимых пунктом, уточняющих совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте.

Истец полагает, что при решении вопроса об использовании /не использовании патента сопоставительный анализ правомерно проводить в соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации только по признакам, включенным в независимый пункт формулы полезной модели, поскольку признаки, включенные в зависимые пункты формулы, характеризуют полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования и не подлежат анализу при рассмотрении данного вопроса.

Кроме того, истец исходит из того, что в заключении эксперта ФИО6 содержится опровержение идентичности сравниваемого признака «выемка сложной формы» с признаком полезной модели по патенту «Канистра» - «прямоугольная выемка в средней части», в то время как с точки зрения взаимозаменяемости признаков, тождественности выполняемых ими функций и одинаковости достигаемого результата, что является очевидным признаком эквивалентности, выводов в указанном заключении не содержится.

Истец считает, что заключение эксперта ФИО5, согласно которому во всей исследованной экспертом продукции использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели в редакции решения Роспатента от 11.03.2014 (по патенту RU№77248 «Канистра», заявка №2008112407 от 31.03.2008, правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий»), в полной мере соответствует требованиям закона, принципам формальной логики, обоснованности и не противоречивости, а также требованиям пункта 7 части 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в части наличия в нем содержания и результатов исследований с указанием примененных методов, оценки результатов исследований, обоснования выводов по поставленным вопросам.

Однако суд первой инстанции в обжалуемом решении необоснованно исходил из обратного, не приведя в обоснование своих выводов должного их подтверждения и формальных доказательств.

Истец также считает, что судом первой инстанции допущено существенное нарушение норм процессуального права, поскольку судом отдан приоритет одному экспертному заключению перед другим, что согласно статьей 71 Арбитражного кодекса Российской Федерации является существенным нарушением принципа оценки доказательств.

Определением от 04.03.2014 произведена замена судьи в судебном составе, рассматривающем апелляционную жалобу. Судья Александров А.И. заменен на судью Серову Е.А.

В судебном заседании представитель истца доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал и просил ее удовлетворить.

Представителем истца заявлено ходатайство о назначении дополнительной экспертизы по делу.

Ходатайство оставлено судом без удовлетворения.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленное 22.10.2014 ходатайство об отказе от исковых требований в части требования о взыскании денежной компенсации в размере 5000000 руб. за нарушенное исключительное право по патенту на полезную модель «Канистра» (заявка № 2008112407), в редакции решения Роспатента от 11.03.2014.

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу истца с доводами апелляционной жалобы не согласился и просил оставить ее без удовлетворения.

В судебном заседании представители ответчика доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, подержали и указали, что не возражают против принятия частичного отказа от исковых требований.

Принимая во внимание, что частичный отказ ЗАО «Завод тарных изделий» от иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц, суд в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным принять частичный отказ от иска.

В связи с отказом ЗАО «Завод тарных изделий» от иска в части требования о взыскании денежной компенсации в размере 5000000 руб. и принятием его судом, решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении указанного требования подлежит отмене, а производство по делу в этой части прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в соответствии со статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, отзыве истца на апелляционную жалобу, арбитражный апелляционный суд установил.

ЗАО «Завод тарных изделий» является обладателем действующего патента №77248 на полезную модель – канистра, с приоритетом 31.03.2008 и сроком действия до 31.03.2018 (т.1 л.д.8-17).

Полезная модель зарегистрирована 30.10.2008 со следующей формулой:

2. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что корпус имеет форму параллелепипеда, представляющего собой в сечении прямоугольник со скругленными углами.

3. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что профильные элементы жесткости выполнены в виде, по меньшей мере, двух пазов, расположенных параллельно каждому ребру корпуса, причем пазы выполнены овальными.

4. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что элементы штабелирования выполнены в виде вертикальных усеченных конусов, попарно установленных относительно ручки на верхней стенке корпуса, и оппозитных им конических выемок в донной стенке, при этом последняя имеет два опорных выступа в виде вертикальных усеченных конусов.

5. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что выемка верхней стенки выполнена вдоль продольной оси симметрии канистры, плавно расширяющейся в сторону горловины и переходящей в посадочное место для нее.

6. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что выемка для захвата канистры выполнена в виде половины эллипсоида, образованного разными радиусами.

7. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что на наружной поверхности горловины выполнена упорная резьба с профилем неравнобокой трапеции и углом между боковыми сторонами равным 45 градусов.

8. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что в основании горловины расположен зубчатый венец с выступом и шагом зубьев, равным 30 градусов.

9. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что ручка выполнена в виде пустотелого прямоугольника со скругленными ребрами, при этом один конец ручки сопряжен с верхней стенкой и расположен параллельно с превышением ее плоскости, а другой загнут под тупым углом к последней и образует острый угол с основанием выемки.

10. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что средняя часть донной стенки имеет прямоугольную выемку с закругленными стенками и противолежащие углубления, при этом на поверхности одного углубления выполнены элементы штабелирования в виде двух опорно-фиксирующих выступов, а другая, выполненная с понижением относительно первой, сопряжена с выемкой для захвата канистры.

11. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что канистра выполнена из полиэтилена низкого давления методом экструзионно-выдувного формования.

Как следует из материалов дела и не оспаривается ответчиком, им производится и реализуется полиэтиленовая тара: канистры штабелируемые с ребрами жесткости емкостью 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л.

Истец, исходя из того, что при производстве ответчиком полиэтиленовых канистр емкостью 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л. используется полезная модель, принадлежащая ему по патенту №77248, направил ответчику претензию №792 от 15.03.2013 с требованием прекратить нарушение исключительных прав на патент №77348 (т.1 л.д.28).

Соглашение по вопросу использования ответчиком полезной модели, принадлежащей истца по патенту №77248, во внесудебном порядке не достигнуто.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

Согласно статьям 1252, 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации, в редакции действующей на дату обращения в суд, защита исключительных прав патентообладателя осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему полезную модель без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Истец, руководствуясь пунктом 1 статьи 1229, пунктами 1, 2 статьи 1250, пунктом 1 статьи 1252, статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратился в суд с требованием к ответчику о пресечении действий, нарушающих его исключительное право на полезную модель согласно патенту №77248, и выплате компенсации в размере 5000000 руб. за нарушенное исключительное право на указанную полезную модель.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.03.2014 принято решение о признании патента на полезную модель №77248 недействительным частично и выдаче нового патента с формулой полезной модели, представленной патентообладателем на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 27.02.2014 (т.4 л.д.148-157, т.5 л.д.1-2).

Согласно решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.03.2014 полезная модель по заявке 2008112407/12 от 31.03.2008 имеет следующую формулу:

1. Канистра, содержащая корпус, образованный боковыми, верхней и донной стенками, при этом в верхней части корпуса выполнены горловина и ручка, отличающаяся тем, что горловина и ручка расположены в выемке, образованной в средней части верхней стенки, ребра жесткости снабжены профильными элементами жесткости, на верхней и донной стенках корпуса выполнены элементы штабелирования в виде опорно-фиксирующих выступов и гнезд, при этом донная стенка корпуса имеет выемку для захвата канистры, прямоугольную выемку в средней части с закругленными стенками и противолежащими углублениями, одно из которых выполнено с понижением относительно другого и сопряжено с выемкой для захвата канистры.

10. Канистра по п.1, отличающаяся тем, что канистра выполнена из полиэтилена низкого давления методом экструзионно-выдувного формования.

Патент на полезную модель №77248 на основании указанного решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности аннулирован. Истцу выдан новый патент на полезную модель №146336 с формулой полезной модели указанной в решение от 11.03.2014 (т.7 л.д. 44-46).

В соответствии с пунктом 5 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Согласно пункту 54 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака. Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, товарный знак, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Кроме того, согласно правовой позиции, сформулированной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 №17575/12 по делу №А40-90149/11-51-791 при наличии соответствующего решения о признании патента частично недействительным и решения о выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения регистрация изобретения с новой формулой, публикация сведений о нем и выдача нового патента, а также внесение записи о частичном аннулировании патента являются обязанностью Роспатента и согласно Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327) не ставятся в зависимость от осуществления правообладателем или иными лицами каких-либо действий. В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а, следовательно, и исключительное право, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

Согласно данной правовой позиции исключительное право истца на полезную модель в результате аннулирования патента №77248 при признании его частично недействительным не прекратилось (патент действовал в неотмененной части), об этом свидетельствует новый патент на данную полезную модель №146336 с той же датой приоритета.

Поэтому доводы истца об использовании его полезной модели в продукции, производимой ответчиком, подлежат проверке.

Однако все представленные сторонами доказательства, а также заключения экспертов, касающиеся использования каждого признака полезной модели «Канистра» по патенту №77248, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак эквивалентный ему, являются недопустимыми и не могут оцениваться судом.

Вопрос об использовании принадлежащей истцу полезной модели «Канистра» по патенту №146336 с приоритетом 31.03.2008 при производстве ответчиком полиэтиленовой тары - канистры штабелируемые с ребрами жесткости емкостью 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., требует специальных познаний.

Судом первой инстанции в целях определения использована ли при производстве ответчиком канистр штабелируемых с ребрами жесткости емкостью 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., полезная модель «Канистра», обладателем патента на которую является истец, было назначена комиссионная экспертиза.

В состав экспертной комиссии был включен эксперт, кандидатура которого была предложена истцом, и эксперт, кандидатура которого была предложена ответчиком.

При проведении экспертизы между экспертами возникли разногласия и каждый эксперт дал отдельно заключение по поставленным судом вопросам.

Согласно заключению эксперта ФИО5 (кандидатура предложена истцом) все исследованные канистр штабелируемых с ребрами жесткости разной емкости: 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман», содержат каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту «Канистра» (заявка №2008112407 от 31.03.2008 правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий») в редакции решения Роспатента от 11.03.2014, указанная полезная модель используется в продукции (канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман») (т.5 л.д.80-93).

Согласно заключению эксперта ФИО6 (кандидатура предложена ответчиком) канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман», не содержат каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту «Канистра» (заявка №2008112407 от 31.03.2008 правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий») в редакции решения Роспатента от 11.03.2014, а также не содержат признаков эквивалентных признакам независимого пункта формулы полезной модели, указанная полезная модель не используется в продукции (канистры штабелируемые с ребрами жесткости емкостью 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман» (т.5 л.д.134-143).

Истцом при рассмотрении апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции заявлено ходатайство о назначении повторной экспертизы по делу.

В соответствии с частью 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Судом назначена повторная экспертиза. Перед экспертом поставлены вопросы:

- содержат ли канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости: 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман», каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту №146336 «Канистра» (заявка №2008112407 от 31.03.2008 правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий»), либо признак эквивалентный ему;

- используется ли полезная модель по патенту №146336 «Канистра» (заявка №2008112407 от 31.03.2008 правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий») в продукции (канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман».

Для проведения экспертизы эксперту судом предоставлены копия патента на полезную модель №77248, копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.03.2014, копия извещения к патенту на полезную модель №77428, опубликованного 10.10.2014, копия патента на полезную модель №146336 с приоритетом 31.03.2008, канистры штабелируемые в количестве 4 штук емкостью 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман».

Согласно заключению эксперта канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости: 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман», содержат не каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту №146336 «Канистра» (заявка №2008112407 от 31.03.2008 правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий»), и не содержат признаки эквивалентные им; полезная модель по патенту №146336 «Канистра» (заявка №2008112407 от 31.03.2008 правообладатель ЗАО «Завод тарных изделий») не используется в продукции (канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., произведенные и маркированные ОАО «СПК «Роман»).

Согласно пункту 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

Принимая во внимание, что согласно заключению эксперта ответчиком в производимой им продукции не используется принадлежащая истцу полезная модель «Канистра» по патенту №146336, арбитражный апелляционный суд считает установленным, что ответчиком при изготовлении штабелируемых канистр не нарушается исключительное право истца на указанную полезную модель и требования истца о защите его исключительных прав патентообладателя путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое истцом решение в части отказа в удовлетворении требований об обязании прекратить использование полезной модели «Канистра» (патент RU №77248) в том числе: запретить изготовление, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет оборудование (пресс-формы), используемое или предназначенное для изготовления изделий, в которых использована полезная модель «Канистра», обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет изделия - канистры штабелируемые с ребрами жесткости разной емкости 5 л. (евро), 10 л., 21,5 л.,31,5 л., вынесено судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с нормами материального и процессуального права и основания для его отмены в указанной части отсутствуют.

В связи с отказом от иска в части требования о взыскании денежной компенсации в размере 5000000 руб. за нарушенное исключительное право по патенту на полезную модель «Канистра» (заявка № 2008112407) и принятием частичного отказа от иска судом, решение суда в части отказа в удовлетворении указанного требования истца подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта о прекращении производства по делу в части указанного требования.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе, а также судебные издержки по оплате повторной экспертизы, назначенной арбитражным апелляционным судом, подлежат отнесению на истца.

В связи с частичным отказом от иска и прекращением производства по делу в части требования о взыскании денежной компенсации в размере 5000000 руб., государственная пошлина по иску, уплаченная истцом по данному требованию, подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 104,110, пунктом 4 части 1 статьи 150 статьями 151,268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Принять отказ от иска в части требования о взыскании денежной компенсации в размере 5000000 руб. за нарушенное исключительное право по патенту на полезную модель «Канистра» (заявка № 2008112407).

Решение Арбитражного суда Самарской области от 16 июля 2014 года по делу №А55-15622/2013 в части отказа в удовлетворении требования о взыскании денежной компенсации в размере 5000000 руб. за нарушенное исключительное право по патенту на полезную модель «Канистра» (заявка № 2008112407) отменить. Принять по делу в указанной части новый судебный акт.

Прекратить производство по делу в части требования о взыскании денежной компенсации в размере 5000000 руб. за нарушенное исключительное право по патенту на полезную модель «Канистра» (заявка № 2008112407).

Возвратить закрытому акционерному обществу «Завод тарных изделий» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 48000 руб. уплаченную платежным поручением №6153 от 11 июля 2013 года.

В остальной части решение оставить без изменения, апелляционную жалобу закрытого акционерного общества «Завод тарных изделий» - без удовлетворения.

Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе и судебные издержки по оплате повторной экспертизы, назначенной арбитражным апелляционным судом, отнести на истца.

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий В.В.Карпов

Судьи Е.Я.Липкинд

Е.А.Серова