Гражданский кодекс часть 1

Индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее - истец, заявитель) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 и индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее - ответчики):

просит запретить ответчикам использование словестного обозначения "Аквапупсики" в любой форме, в том числе, но не ограничиваясь, путем указания на вывесках, бланках, договорах, счетах и других документах, в информационных, рекламных и иных раздаточных материалах СМИ, сети интернет и других информационных площадках, в том числе: в доменном имени аквапупсики.рф, в аккаунте социальной сети ВКонтакте (https//vk.com/aquapupsiki), Instagram: https:www.instagram.com/aquapupsiki/, запретить использование других информационных ресурсов, порталов и площадок в рекламе и продвижении с использованием обозначения "Аквапупсики"; обязать исключить из информационного пространства фото-видео материалы, текстовой информации содержащей обозначение "Аквапупсики" в том числе удалить сайт с доменным именем аквапупсики.рф, аккаунт социальной сети ВКонтакте (https//vk.com/aquapupsiki), аккаунт в социальной сети Instagram: https:www.instagram.com/aquapupsiki/, а также о взыскании солидарно с ответчиков 1 700 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака N 639597, 1 650 000 руб. за незаконное использование товарного знака N 656211, 1 650 000 руб. за незаконное использование товарного знака N 522027, а также судебных расходов (уточненные требования, принятые судом в порядке ст. 49 АПК РФ к рассмотрению).

Исковые требования мотивированы незаконным размещением информации на информационных ресурсах, создание аналогичного по наполнению и цветовому решению сайта посредством использования ответчиками обозначения "Аквапупсики", имеющим сходство до степени смешения с товарными знаками истца "Аквапупсики" и "Аквапузики" при занятии аналогичным видом деятельности, что вводит рядовых потребителей в заблуждение относительно лица оказывающего услуги и нарушением, тем самым правовой охраны товарных знаков истца.

Ответчики против удовлетворения исковых требований возражали, полагая отсутствие смешения обозначений "Аквапупсики" и "Аквапузики", а регистрацию товарного знака "Аквапупсики" номер гос. регистрации 639597 18.12.2017 с датой приоритета 04.05.2016 актом недобросовестной конкуренции со стороны истца и злоупотреблением правом, также полагали, что требования истца о взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака по свидетельству N 522027 заявлены ненадлежащим истцом.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 31.10.2019 исковые уточненные требования удовлетворены в полном объеме, как обоснованные.

Суд отклонил доводы ответчика ИП ФИО5 о пропуске истцом срока исковой давности по предъявленным требованиям по следующим основаниям. Действия ответчиком является длящимися правонарушением, поскольку использование средств индивидуализации, принадлежащих истцу, характеризуется длительностью противоправного поведения (с 2014 года) по настоящее время. Незаконное использование исключительных прав относится к категории длящихся правонарушений, в связи с чем, срок исковой давности должен исчисляться со дня окончания нарушения или его обнаружения (аналогичная позиция Постановление СИП от 20.01.2017 N С01-1249/2016 по делу N А65-9183).

Суд первой инстанции, исходя из п. 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утв. Приказом Роспатента от 31.12.09 № 197), указал, что обозначение считается сходным до

степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. В соответствии с п. 4.2 Методических рекомендаций сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Сопоставив словесные обозначения «Аквапупсики» и «Аквапузики», суд пришел к выводу о полном сходстве в восприятии указанных обозначений с позиции рядового потребителя, обозначения имеют как фонетическое, так и семантическое тождество.

Ответчики обжаловали решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, просят судебный акт отменить.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к следующему:

- принятие к рассмотрению требование о взыскании с ответчиков солидарно в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака «Аквапузики» (гос.рег. № 522027) в размере 1 650 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, произведено с нарушением положений части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку одновременно изменен и предмет и основания иска. Первоначально исковые требования были заявлены исключительно в связи с нарушением исключительного права на товарный знак «Аквапупсики» по свидетельству № 639597, что подтверждается звукозаписью судебного заседания от 18 июля 2019 года по настоящему делу, а именно отражено на 22 - 26 минутах звукозаписи.

Истец, непосредственно в судебном заседании от 19.09.2019 года (заранее не направляя соответствующего ходатайства сторонам), заявил ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ об уточнении исковых требований, в котором уже заявлял о нарушении исключительных прав на два товарных знака «Аквапузики» по свидетельству № 656211 и на товарный знак «Аквапупсики» по свидетельству № 639597, уточнив также и требования нематериального характера. Таким образом, в качестве оснований исковых требований были заявлены обстоятельства принадлежности истцу исключительного права на два данных товарных знака«Аквапузики» по свидетельству № 656211 и на товарный знак «Аквапупсики» по свидетельству № 639597, а также обстоятельства использования ответчиками с 2014 года в качестве названия своей сети детских оздоровительных центров обозначения «АКВАПУПСИКИ». Указанное свидетельствует о злоупотреблении истцом своими процессуальными правами.

В судебном заседании от 17.10.2019 года истец в очередной раз непосредственно в судебном заседании (заблаговременно не направив ответчикам соответствующего ходатайства)заявил ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ об уточнении исковых требований. Таким образом, в последней редакции исковых требований истец дополнительно заявил требование о взыскании с ответчиков солидарно в пользу истца компенсации за незаконное использование товарного знака «Аквапузики» по свидетельству № 522027, правообладателем которого истец никогда не являлся (изменил предмет иска), в связи с чем в качестве обоснования своего права на заявление данного требования истец сослался на то, что ему ИП ФИО7 по дополнительному соглашению от 16.08.2018 года к договору отчуждения на товарный знак по свидетельству № 656211 уступлено право (требование) на взыскание и получение компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 522027, что фактически свидетельствует об изменении оснований первоначального иска.

- ИП Кисельникова Н.А. не может быть признана надлежащим истцом по требованию о взыскании с ответчиков солидарно в пользу истца компенсации за незаконное использование товарного знака «Аквапузики» по свидетельству № 522027, поскольку никогда не обладала исключительным правом на товарный знак «Аквапузики» по свидетельству № 522027, не обладала (и не обладает) правом на запрет его использования и на взыскание компенсации за его незаконное использование, а уступка права, на которую ссылается истец, не могла произойти.

- суд необоснованно сослался на злоупотребление правом ответчиками, поскольку при рассмотрении дела не выносил на обсуждение вопрос о недобросовестности ответчиков, истец не заявлял о недобросовестности ответчиков при заявлении ими позиции о том, что истец является ненадлежащим истцом в части требований о запрете использования и взыскании компенсации, основанных на товарном знаке «АКВАПУЗИКИ» по свидетельству № 522027, что исключает процессуальную возможность признания ответчиков действующими недобросовестно.

- вывод суда о наличии сходства до степени смешения между обозначением «Аквапузики» и «Аквапупсики» не может считаться соответствующим требованиям, предъявляемым процессуальным законом, основан на обстоятельствах, не соответствующих материалам дела.

- судом не исследован вопрос о наличии в действиях ИП ФИО3 по приобретению исключительного права на товарный знак «АКВАПУПСИКИ»по свидетельству № 639597 признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, а также признаков злоупотребления правом при обращении в суд с требованием о запрете ответчикам использования обозначения «АКВАПУПСИКИ» и взыскании компенсации.

- факт использования спорного обозначения иными лицами до подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака – до т.е. до 04.05.2016 года никем не оспорен; при этом известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака очевидна. Изначально в абз. 4 стр. 2 искового заявления ИП ФИО3 указывала: «В 2014 году истец обнаружил, что ответчики незаконно используют обозначение «Аквапупсики», сходное до степени смешения с обозначением «Аквапузики».

- доводы ИП ФИО3 о принадлежности ей исключительного права на товарный знак «АКВАПУЗИКИ» никак не могут порочить доказательства того, что ее действия по регистрации товарного знака «АКВАПУПСИКИ» являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренцией.

- суд не дал оценки доводам ответчиков о наличии исключительного права на использование коммерческого обозначения «АКВАПУПСИКИ» с более ранним приоритетом по отношению к товарному знаку «АКВАПУПСИКИ» по свидетельству № 639597.

- решение в части удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации в заявленном размере необоснованно;

В отзыве на апелляционную жалобу истец просит судебный акт оставить без изменения.

В судебном заседании представители сторон изложили свои правовые позиции.

Дело рассмотрено в порядке, предусмотренном статьями 156, 158 АПК РФ.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, индивидуальный предприниматель ФИО9 является правообладателем товарного знака "Аквапупсики" (свидетельство N 639597 от 18.12.2018 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении товаров 41 класса МКТУ) и "Аквапузики" зарегистрированному 15.05.2018 (свидетельство N 656211) приоритет от 24.10.2016 (заявка N 2012731216).

Истец указывает, что начал использовать обозначение "Аквапузики" с 15.09.2009 при осуществлении деятельности по обучению грудничков, детей раннего и младшего возраста навыкам плавания, совместно со своим мужем ФИО7, в подтверждение чего истец ссылается на публикации в информационного-телекоммуникационной сети интернет (www.facebook.com/Aquapuziki, www.vk.com/aquapuziki).

Впоследствии непрерывно истец осуществлял продвижение своей деятельности путем публикаций о ней в сети интернет и посредством открытия новых оздоровительных центров для детей.

На основании свидетельства ТЗ N 656211 от 15.05.2018 словесное обозначение АКВАПУЗИКИ принадлежит правообладателю ФИО7. Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 12.10.2018 в пользу ФИО3 На основании свидетельства ТЗ N 639597 от 18.12.2017 словесное обозначение АКВАПУПСИКИ принадлежит правообладателю ФИО3

Истец ссылается на многочисленные публикации о своей деятельности и использования обозначения Аквапузики, применительно к спортивно- оздоровительному центру "Аквапузики" в сети интернет и последующее организацию сети франшиз детских оздоровительных центров, которая реализуется на основании Лицензионного договора.

04.02.2015 между ИП Кисельниковой Н.А. и Мелентьевым В.В. заключен договор на обучение на базе детского спортивно-оздоровительного центра "Аквапузики".

Истцу принадлежит исключительное право на товарный знак "Аквапупсики" (Свидетельство N 639597 от 18.12.2017, выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении товаров 41 класса МКТУ). Кроме того, истцу принадлежит сходный до степени смешения товарный знак "Аквапузики" (Свидетельство N 656211 от 15.05.2018 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении товаров 41 класса МКТУ), приоритет от 24.10.2016 (заявка N 2016739686). Ранее, тождественный данному знаку товарный знак "Аквапузики", был зарегистрирован 10.09.2014 (свидетельство N 522027) приоритет от 05.09.2012 (заявка N 2012731216) супругом истца, с которым осуществлялась совместная деятельность.

Истец полагает, что ответчики в своей предпринимательской деятельности, в том числе в деятельности по оказанию услуг по организации и проведению оздоровительных курсов по плаванию для младенцев и детей младшего возраста, с 2014 используют тождественное товарному знаку (знаку обслуживания) правообладателя обозначение "Аквапупсики", сходное до степени смешения с обозначением "Аквапузики". Так обозначение используется в информационно- телекоммуникационной сети интернет по адресам http://аквапупсики.рф, https://vk.com/akvapupsiki, https//Instagram.com/aquapupsiki/. Также обозначение используется на вывесках, рекламных, информационных материалах, официальных документах, в текстовой, электронной и аудиовизуальной форме.

Истец указывает, что помимо использования обозначения, ответчики скопировали на своем сайте - http://aquapupsiki.ru стиль (визуальное наполнение) и позаимствовали тестовую составляющую с сайта Истца - http://аквапузики.рф.

Указанные обстоятельства истец подтверждает фиксацией протоколами нотариального осмотра доказательств (т. 2 л.д. 1-33).

Как следует из отзыва ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ", администратором доменного имени аквапупсики.рф в соответствии с регистрационными данными является ФИО2.

В целях досудебного урегулирования спора с ответчиками, истец 27.12.2018 направил в адрес ответчиком требование о незамедлительном прекращении нарушения его исключительных прав и выплате компенсации, которое осталось без удовлетворения.

Полагая, что ответчики в своей предпринимательской деятельности, в том числе в деятельности по оказанию услуг по организации и проведению оздоровительных курсов по плаванию для младенцев и детей младшего возраста,

используют тождественное товарному знаку (знаку обслуживания) правообладателя обозначение "Аквапупсики", сходного до степени смешения товарному знаку "Аквапупсики", истец обратился в суд.

Возражая против удовлетворения исковых требований ответчик ссылается на пропуск истцом срока исковой давности по предъявленным требованиям, поскольку полагает что истец знал о данном нарушении с 2014 года, кроме того ответчик ИП ФИО5 полагает не доказанным факт схожести товарного знака "Аквапузики" с обозначением "аквапупсики", оспаривает размер компенсации. Кроме того, ответчик ИП ФИО5 указывает, что после получения уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства ФИПС от 19.06.2017, из которой следовало, что у Истца приоритет подачи заявки, в своей деятельности Ответчик не использует спорный ТЗ и использует в своей деятельности ТЗ "Брызги Визги" (правообладатель ФИО1, приоритет подачи заявки 23.08.2017).

Из материалов дела (т. 2 л.д. 159) также следует, что ИП ФИО1 подал в ФИПС возражения против правовой охраны товарного знака N 639597.

Использование ИП ФИО1 обозначения "Аквапупсики" истец также подтверждает материалами проверки МУ МВД России "Новочеркасское" (Ростовская область) КУСП N 13378 от 29.11.2018.

Суд первой инстанции правильно квалифицировал спорные правоотношения и обоснованно руководствовался при разрешении спора статьями 1225, 1229, 1250,1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также указал на отсутствие оснований для применения срока исковой давности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное

право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как отмечено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных названным законом, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

В силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на товарный знак является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных товаров, указанных в регистрации товарного знака.

Апелляционным судом отклоняются доводы апелляционной жалобы о нарушении положений статьи 49 АПК РФ судом первой инстанции, поскольку основания иска были заявлены истцом с самого начала и впоследствии не изменялись.

Довод представителя ответчиков о ненадлежащем правовом статусе истца также не является состоятельным. В судебном деле участвовали все правообладатели всех товарных знаков, которые подтвердили права ФИО3 на заявленные исковые требования.

Установленный законом порядок регистрации уступки права требования по товарному знаку, который прекратил действие отсутствует. Закон не содержит требования о государственной регистрации такой сделки. Единственное требование к форме договора уступки, которое упоминается в законе - соблюдение письменной формы сделки (ст. 389 ГК РФ).

Вместе с тем, ответчики не являются субъектами, которые в соответствии с законом вправе оспаривать подобные сделки.

В соответствии с п. 3. ст. 382 ГК РФ если должник не был уведомлен в письменной форме о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим неблагоприятных для него последствий. Обязательство должника прекращается его исполнением первоначальному кредитору, произведенным до получения уведомления о переходе права к другому лицу.

Судом правильно указано, что по смыслу разъяснений, приведенных в пунктах 2, 20 Постановления N 54, недействительность уступки требования не влияет на правовое положение должника, который при отсутствии спора между цедентом и цессионарием не вправе отказать в исполнении лицу, которое ему указал кредитор, на основании статьи 312 ГК РФ (абз. 2 снизу стр. 13 Решения).

Кроме того, как установлено судом представитель третьего лица ФИО7, подтвердил волю своего доверителя на передачу прав на отыскание компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 522027 (дата регистрации 10.09.2014), в отношении всех указанных в свидетельстве услуг за весь период действия товарного знака «Аквапузики» ( № 522027), отраженную в дополнительном соглашении № 1 от 16.08.2018.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции относительно сходства спорных обозначений по следующим обстоятельствам.

В абзаце пятом пункта 162 постановления от 23.04.2019 N 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При этом вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

Правила статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривают, что при разрешении спора арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482 (далее - Правила) и Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом Роспатента № 128 от 24.07.2018) (далее – Руководство).

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их

отдельные отличия. Таким же образом, понятие «сходство до степени смешения» раскрывали действующие ранее Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 г. № 32 (пункт 14.4.2). Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Пункт 42 Правил для оценки сходства обозначений указывает на необходимость сопоставления обозначений по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 7 Руководства обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

При этом необходимо учитывать, что обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же изготовителю.

В соответствии с пунктом 7.1.1 Руководства для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов.

Согласно пункту 7.1.2. Руководства словесные обозначения могут включать как сильные, так и слабые элементы. Сильный элемент оригинален, не носит

описательного характера и иногда лежит в основе серии знаков одного правообладателя, образуемой путем присоединения к нему различных частей слов или неохраняемых обозначений. Новое обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

В соответствии с пунктом 7.1.2.1.(а) Руководства звуковое сходство определяется, в частности, на основании вхождения одного обозначения в другое.

Пунктом 7.2.1.4. Руководства установлено, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным (то есть сильным) элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. При тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, зачастую, признаются сходными.

Согласно пункту 7.1.2.1.(в) Руководства смысловое сходство определяется, в частности, на основании совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Словесные обозначения «Аквапузики» и «Аквапупсики» представляют собой сложносоставные слова, состоящие из следующих слогов:«Ак-ва-пу-зи-ки» «Ак-ва-пуп-си-ки».

В сравниваемых обозначениях совпадают только морфемы «Аква-» и «-ики».

Апелляционный суд соглашается с доводами ответчиков о том, что кроме данных морфем, сравниваемые обозначения содержат различные по звучанию и семантике корни «-ПУЗ-» и «-ПУПС-», на которые падает логическое ударение, в связи с чем они произносятся отчетливо и длительно.

Российский рядовой потребитель, обладающий минимальными познаниями русского языка, понимающий, что, что именно корень - это главная значимая часть слова, в которой заключается основное лексическое значение всех родственных (однокоренных) слов, позволяющая индивидуализировать само слово, будет акцентировать свое внимание именно на звукоряде, образующим корень сравниваемых обозначений.

При этом совпадающая морфема «Аква-», несмотря на то, что занимает начальную позицию в обоих обозначениях, не будет играть решающей роли при фонетическом и семантическом восприятии обоих обозначений за счет слабой индивидуализирующей способности. Обозначения «Аквапузики» и «Аквапупсики» являются разными по звучанию и их невозможно спутать фонетически. Фонетическое отличие словесных элементов «ПУЗИКИ» и «ПУПСИКИ», имеющих существенное значение при звуковом восприятии сравниваемых словосочетаний потребителем, не дает оснований для вывода о фонетическом сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений в целом. Для рядового потребителя очевидно как фонетическое различие словесных элементов «ПУЗИКИ» и «ПУПСИКИ», так и в целом различие обозначений «Аквапузики» и «Аквапупсики».

Таким образом, сравнительный анализ по фонетическим признакам сходства сравниваемых словесных обозначений «Аквапузики» и «Аквапупсики» показывает их фонетическое различие.

В отношении графического критерия сходства данных обозначений следует указать, что графический признак не является решающим при определении сходства словесных обозначений, выполненных стандартным шрифтом, не имеющим художественной проработки.

Словесные обозначения «Аквапузики» и «Аквапупсики» являются сложносоставными словами, состоящими из морфемы «Аква-» и слов «ПУЗИКИ» и «ПУПСИКИ», имеющих самостоятельные значения.

В соответствии со словарными источниками:

«Аква- - Начальная часть сложных слов латинского происхождения, вносящая значение: имеющий отношение к воде, связанный с нею (аквала́нг, аквамари́н, акваре́ль, аквапа́рк, аква́риумит.п.)» (Толковый словарь ФИО11. ФИО11. 2000).

Слово «ПУЗИКИ» является уменьшительно-ласкательной формой множественного числа от слова «ПУЗО»:

«ПУЗО[пузо] ср. разг.-сниж. 1) а) Живот, брюхо. б) Большой живот. 2) а) перен. Вздутое место на каком-л. предмете. б) Выпуклость, округлость паруса, когда его надует ветер» (Толковый словарь русского языка под редакцией ФИО11).

Слово «ПУПСИКИ» является уменьшительно-ласкательной формой множественного числа слова «ПУПС».

«ПУПСа,м.. (разг.). 1. Игрушечный малыш, кукла-голышка- 2. перен. Симпатичный полный ребенок. || уменьш. пупсик, -а, м. || прил. пупсовый, -ая, -ое (к 1 знач.)» (Толковый словарь русского языка (ФИО12, Шведова Н).

Обозначение «Аква-» является слабым элементом обозначений, так как в отношении однородных товаров и услуг зарегистрировано множество товарных знаков, включающих обозначение «Аква-», что в целом позволяет утверждать о слабой различительной способности данного элемента. Кроме того, в качестве примера в заключении Патентного поверенного Российской Федерации рег. 1182 ФИО14 приводились сведения об использовании различными лицами при оказании услуг бассейнов и оздоровительных центров названий, включающих обозначение «Аква-» или «Aqua», что также позволяет утверждать, что данные словесные элементы обладают слабой различительной способностью:

Учитывая вышеизложенное, основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях несут именно словесные элементы «ПУЗИКИ» и «ПУПСИКИ».

При этом как было указано при анализе на предмет фонетических критериев сходства сравниваемые обозначения содержат совершенно различные по звучанию корни «-ПУЗ-» и «-ПУПС-», на которые падает логическое ударение, в связи с чем они произносятся отчетливо и длительно, при этом российский рядовой потребитель обладающий минимальными познаниями русского языка, понимающий, что именно корень - это главная значимая часть слова, в которой заключается основное лексическое значение всех родственных (однокоренных) слов, позволяющая индивидуализировать само слово, будет акцентировать свое внимание именно на словесных элементах «ПУЗИКИ» и «ПУПСИКИ», при этом ассоциативный ряд возникающий при их восприятии будет обусловлен семантическим восприятием корней данных слов: «-ПУЗ-» и «-ПУПС-», которые в свою очередь образованы от слов «ПУЗО» и «ПУПС».

Таким образом, апелляционный суд приходит к выводу, что спорные обозначения не являются сходными до степени смешения по семантическому признаку, а в целом позволяет утверждать, что товарный знак «Аквапузики» по свидетельству № 656211 и обозначение «Аквапупсики», используемое ответчиками не являются сходными до степени смешения.

Апелляционный суд также отмечает, что государственная экспертиза, проводимая Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом), (экспертами Федерального Института Промышленной Собственности (ФИПС), фактически дала оценку по результатам сравнительного анализа обозначений «АКВАПУПСИКИ» и «АКАВАПУЗИКИ», трижды посчитав их не сходными до степени смешения, что подтверждается следующим:

ИП ФИО1 26.09.2016 года была подана заявка № 2016735414 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения «АКВАПУПСИКИ» по свидетельству № 639597, по которой19.06.2017 года было получено уведомление с противопоставлением исключительно спорного товарного знака «АКВАПУПСИКИ» по свидетельству № 639597.

Заявка № 2016715431 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Аквапупсики» от ИП ФИО3 подавалась 04.05.2016 года и в соответствии с государственным реестром заявленных на регистрацию обозначений, а именно в соответствии со сведениями о делопроизводстве, по данной заявке, решение о регистрации было принято 21 февраля 2017 года без каких-либо противопоставлений, что следует из того что в адрес заявителя не направлялось уведомление, хотя в момент принятия решения о регистрации товарного знака по заявке «Аквапупсики» на имя ИП ФИО3 – на момент принятия решения о регистрации товарного знака «Аквапупсики» на имя истца - на 21 февраля 2017 года, у третьего лица – ИП ФИО7 существовало исключительное право на товарный знак «Аквапузики» по свидетельству № 522027, с датой приоритета от 05.09.2012 года, с датой регистрации 10.09.2014 года, и, если бы экспертиза посчитала, что обозначение «Аквапупсики» по заявке № 2016715431 является сходным до степени смешения с товарным знаком «Аквапузики» по свидетельству № 522027, принадлежащим ИП ФИО7, то данный товарный знак в любом случае был бы противопоставлен, что нашло бы отражение в сведениях о состоянии делопроизводства по заявке № 2016715431.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1

и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Позиция истца о том, что эксперты Федерального Института Промышленной Собственности при проведении государственной экспертизы заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения на предмет соответствия требования законодательства Российской Федерации и в частности требованиям, предусмотренным положениями пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, противопоставляют только идентичные или наиболее сходные заявки и товарные знаки, противоречит действующим нормам законодательства Российской Федерации.

Отклоняя доводы ответчика о том, что товарный знак «Аквапузики»(свидетельство № 656211 от 15.05.2018) не сходен с товарным знаком «Аквапупсики»,со ссылкой на уведомление ФИПС от 30.01.2019 в соответствии с которым сходство проверялось только с ТЗ истца «Аквапузики», суд исходил из того обстоятельства, что оба обозначения «Аквапузики» и «Аквапупсики» зарегистрированы за одним лицом, осуществляющим соответствующую деятельность, поэтому препятствий в регистрации ТЗ «Аквапупсики» за истцом у регистратора не возникло.

Однако суд первой инстанции не учел, что истец на момент выражения государственной экспертизой своей позиции не являлся правообладателем товарного знака «АКВАПУЗИКИ».

ФИО3 стала обладателем исключительного права на обозначение «АКВАПУЗИКИ» только с 12 октября 2018 года на основании государственной регистрации факта перехода к ней исключительного права на товарный знак «Аквапузики», по свидетельству № 656211.

Апелляционный суд также полагает, что судом первой инстанции в отсутствие надлежащих доказательств и установленных фактов указано на сходство оформления оздоровительных центров, применимых методик, и дизайнерского решения при разработке сайта и вывесок (яркая разноцветная цветовая гамма и изображение стилистически исполненного младенца в воде), поскольку никакой мотивировки в части отражения соответствующего исследования не приведено, также в материалах дела нет ни одного доказательства, как в отношении методик истца, так и в отношении методик ответчиков.

Судом установлено и истцом не оспаривается, что товарный знак "Аквапупсики" не используется в деятельности истца.

Данный довод отклонен судом первой инстанции со ссылкой на правовую позицию, изложенную в пункте 154 постановления от 23.04.2019 N 10, вместе с тем, в совокупности с иными доказательствами по делу указанные обстоятельства подтверждают доводы ответчиков о намеренной регистрации истцом права на указанный товарный знак.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак лишь на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или

действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Действительно, неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом .

Суд первой инстанции исходил из того, что доказательств прекращения правовой охраны товарного знака «Аквапупсики» в материалы настоящего дела не представлено, правовая охрана товарного знака не прекращена.

Вместе с тем, суд не учел, что истец не использовал и не планировал использовать обозначение «АКВАПУПСИКИ», зарегистрированное им в качестве товарного знака по свидетельству № 639597, с датой государственной регистрации - 18.12.2017 года, с датой приоритета - 04.05.2016 года

Арбитражной практикой выработан методологический подход к квалификации действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве злоупотребления правом и/или недобросовестной конкуренции (в частности см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2019 N С01-738/2018 по делу N СИП-580/2017,Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 по делу N СИП-267/2019, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.11.2019 N С01-242/2019 по делу N А32-11407/2018,Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2019 года по делу СИП- 813/2018, Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02 ноября 2018 года по делу № СИП-795/2017 и т.д.), который в общем выражается в следующем:

Применение статьи 10 ГК РФ возможно при установлении судом конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо действовало исключительно с намерением причинить вред другому лицу либо злоупотребило правом в иных формах.

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Согласно пункту 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака в силу положений статьи 10 ГК РФ является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак.

Следовательно, злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак.

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на

товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения.

Приведенные выше нормы права, основанные на положениях статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция), обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг. Приобретение лицом исключительного права на товарный знак может нарушать права иных лиц, которые начали использовать спорное обозначение ранее правообладателя и усилиями которых такому спорному обозначению создана определенная репутация (известность).

Это обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Так, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая

регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Как разъяснено в пункте 169 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак, исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена, прежде всего, на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Установление обстоятельств последующего поведения правообладателя после предоставления правовой охраны товарному знаку имеет существенное значение для рассмотрения судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака добросовестной (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 по делу N СИП- 22/2017).

При рассмотрении вопроса о квалификации действий правообладателя при регистрации товарного знака суд обязан установить имелись ли на дату подачи заявки на регистрацию этого товарного знака конкурентные отношения, использовалось ли это обозначение в том виде, как оно было заявлено к регистрации иными лицами, приобрело ли оно широкую известность, а также обладает ли это обозначение способностью вызывать ассоциации у потребителей с определенным производителем, имели ли действия по регистрации оспариваемого товарного знака со стороны правообладателя основной целью причинение вреда другим лицам.

Соответственно для признания действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом или

недобросовестной конкуренцией установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения иными лицами (ответчиками) до подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- наличие хозяйствующих субъектов-конкурентов на момент подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- наличие у правообладателя намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам и вытеснить указанных лиц с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Истцом не оспаривается факт использования спорного обозначения иными лицами до подачи правообладателем заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака – до т.е. до 04.05.2016 года.

Обозначение «АКВАПУПСИКИ» используется, как минимум, с 03 октября 2014 года в качестве наименования детского оздоровительного центра (03 октября 2014 года – день открытия первого центра «АКВАПУПСИКИ»), что установлено судом первой инстанции и не отрицалось истцом.

Указанное также подтверждается тем, что 27 августа 2014 года был зарегистрировано доменное имя: аквапупсики.рф (см. Приложение 1Свидетельство о регистрации доменного именик письменным пояснениям от 19.09.2019 года). Владельцем домена является ФИО5 (до расторжения брака – ФИО15).

Ответчиком утверждается, что еще до открытия первого детского оздоровительного центра «АКВАПУПСИКИ», начиная с августа 2014 года, началась реклама данного обозначения среди потенциальных потребителей, как с использованием сайта аквапупсики.рф, так и с использованием различных Интернет-ресурсов в сети Интернет, в частности в социальных сетях «Instagram», «В Контакте», на сайте «ОТЗОВИК», Rostov.flamp.ru (Приложение 2 к письменным пояснениям от 19.09.2019 года).

В соответствии с п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения.Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ), аналогичная позиция была также отражена ранее в Постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2018 N С01-620/2018 по делу N А35-3156/2017;

Указанные доказательства содержат комментарии различных лиц, которые имеют данные о дате публикации, причем данная дата публикации информации является технически не редактируемой. При этом комментарии различных лиц (в основном потребителей услуг ДОЦ «АКВАПУПСИКИ» или лиц – потенциальных потребителей услуг) подтверждают известность соответствующих услуг ДОЦ «АКВАПУПСИКИ» .

Ответчиками также предоставлены сведения о размещении видео в сети Интернет о занятиях в ДОЦ «АКВАПУПСИКИ», что также свидетельствует об известности обозначения «АКВАПУПСИКИ» до даты приоритета спорного товарного знака «АКВАПУПСИКИ» (до 04.05.2016 года).

Соответствующие распечатки из сети Интернет содержат значительное количество фотографий вывесок ДОЦ «АКВАПУПСИКИ» (различных филиалов), внутреннего интерьера в котором также используется обозначение «АКВАПУПСИКИ», сведения о проводимых акциях, сведения о проведении ДОЦ «АКВАПУПСИКИ» различных мероприятий и т.п.

Сведения из сети Интернет предоставлены в ограниченном количестве – с ориентиром на содержание информации о ДОЦ «Аквапупсики» до даты приоритета спорного товарного знака, т.е. до 04.05.2016 года;

До даты приоритета спорного товарного знака, т.е. до 04.05.2016 года ДОЦ «АКВАПУПСИКИ» оказывал услуги в четырех центрах (первый из которых фактически начал функционировать с 03 октября 2014 года), что в частности подтверждается как вышеуказанными сведениями из сети Интернет, так и договорами аренды соответствующих помещений:

а) Центр ДОЦ «АКВАПУПСИКИ» по адресу: Ростовская область, г. Ростов- на-Дону, Советский район, ул. Жмайлова, д. 19/1 – см. Приложение № 4к письменным пояснениям от 19.09.2019 года: Договор аренды нежилого помещения между ИП ФИО16 и ИП ФИО17, от 01 ноября 2014 года, Договор аренды нежилого помещения между ИП ФИО16 и ИП ФИО1, от 01 декабря 2015 года, в качестве примера помесячной оплаты – Акт 39 от 01 декабря 2015 года, Акт от 01 января 2016 года).

б) Центр ДОЦ «АКВАПУПСИКИ» по адресу: Ростовская область, гор. Батайск, ул. Кирова, д. 26а – см. Приложение № 5к письменным пояснениям от 19.09.2019 года: Договор аренды нежилого помещения между гр. ФИО18 и ДОЦ «АКВАПУПСИКИ» в лице ФИО15 (фамилия ФИО5 до развода) в интересах ФИО17 от 18 августа 2015 года, Акт приемо-передачи от 18 августа 2015 года, свидетельства о государственной регистрации права на помещения;

в) Центр ДОЦ «АКВАПУПСИКИ» по адресу: Ростовская область, г. Ростов- на-Дону, ул. Дачная, д. 97/85 – см. Приложение № 6к письменным пояснениям от

19.09.2019 года: Договор аренды недвижимого объекта между ИП Петрушенко Еленой Владимировной и ИП Мелентьевой Жанной Эдуардовной, от 01 февраля 2015 года, Договор аренды недвижимого объекта между ИП Петрушенко Еленой Владимировной и ИП Мелентьевым В.В. от 01 февраля 2016 года, в качестве примера помесячной оплаты расписка за получение денежных средств от 01 марта 2015 года, от 01 февраля 2015 года;

г) Центр ДОЦ «АКВАПУПСИКИ» по адресу: Ростовская область, г. Ростов- на-Дону, пер. Днепровский, дом 120д – см. Приложение № 7к письменным пояснениям от 19.09.2019 года: Договор аренды недвижимого имущества между ФИО20 и ФИО1 от 06 февраля 2016 года, в качестве примера ежемесячной оплаты расписка в получении денежных средств от 06 марта 2016 года, от 06 февраля 2016 года, фото согласованной вывески, Акт № 2от 06 февраля 2016 года;

На всех вышеуказанных центрах ДОЦ «АКВАПУПСИКИ» размещались внешние вывески с коммерческим обозначением «АКВАПУПСИКИ» , что подтверждается представленными ответчиками фотоматериалами, договорами подряда на составление контекстной рекламной компании № 150 от 15 марта 2016 года между ИП ФИО21 и ИП ФИО1, на разработку дизайна № 155 от 15 марта 2016 года, между ФИО22 и ИП ФИО1, Бланк заказа № 314 на изготовление ООО «Печатник» листовок формата А4 по заказу ИП ФИО17, договором № 03/2018 на размещение внутренней рекламы от 17 апреля 2016 года между ИП ФИО23 и ИП ФИО1 о распрастраннении рекламной продукции ДОЦ «АКВАПУПСИКИ» на пилларсах Исполнителя в ТЦ «Шекспир», анкетами, бухгалтерской и иной отчетностью, представленной в дело.

Апелляционный суд соглашается с позицией ответчиков о том, что с учетом совокупности всех вышеуказанных доказательств, с учетом близкого территориального расположения с правообладателем спорного товарного знака – было об этом известно лицу, обратившемуся о регистрации спорного товарного знака .

Более того, нормы права, основанные на положениях статьи 10.bis Парижской конвенции, обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг. Это обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта,претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

Наличие у правообладателя намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам и вытеснить указанных лиц с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения.

Истец не отрицает того, что никогда не использовал товарный знак «АКВАПУПСИКИ» по его прямому назначению – для индивидуализации оказываемых услуг и никогда не планировал его использование, и не использует в

настоящее время, что, в том числе, подтверждается и письменными пояснениями истца от 14.10.2019 года.

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в Определении от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555, товарный знак служит для индивидуализации товара/услуг (статьи 1477, 1481 ГК РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Между тем цель регистрации – индивидуализировать регистрируемым обозначением свои товары или услуги.

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае установления, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

При этом очевидно, что цель регистрации какого-либо обозначения в качестве товарного знака формируется не в момент его регистрации, а как минимум перед подачей заявки на регистрацию, т.е. уже подавая заявку заявитель должен преследовать единственно законную цель регистрации – индивидуализировать свои товары услуги данным обозначением. Применительно к товарному знаку «Аквапупсики» по свидетельству № 639597, учитывая дату приоритета 04.05.2016 года, как минимум с 04.05.2016 года ИП ФИО3 должны была иметь цель – индивидуализировать услуги обозначением «АКВАПУПСИКИ».

Но материалами дела не подтверждается, что такая цель преследовалась ИП ФИО3, более того, материалами дела подтверждается и не отрицается самой ИП ФИО3 то, что она не имела цели использовать товарный знак «АКВАПУПСИКИ» для индивидуализации своих услуг и по прошествии более 3 лет с даты подачи заявки она не сделала и не планировала делать никаких приготовлений (даже формальных) к использованию обозначения «АКВАПУПСИКИ» при оказании услуг.

Апелляционный суд отклоняет доводы истицы об ошибочности указания ее осведомленности, поскольку первоначально в абз. 4 стр. 2 искового заявления ИП ФИО3 указывала: «В 2014 году истец обнаружил, что ответчики незаконно используют обозначение «Аквапупсики», сходное до степени смешения с обозначением «Аквапузики» – что подтверждает факт осведомленности ИП

Кисельниковой Н.А. о длительном использовании обозначения «Аквапупсики» ответчиками. Данная позиция была изменена только в ходе рассмотрения настоящего дела.

При этом как разъяснено в пункте 170 Постановления от 23.04.2019 N 10, законом не установлен специальный порядок признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например, по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В соответствии с положениями п. 6 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Если средство индивидуализации и промышленный образец оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации или промышленный образец, исключительное право в отношении которого возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный образец, в отношении которого установлен более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Действия истца следует квалифицировать по статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что решение суда первой инстанции принято без учета указанных обстоятельств, что привело к неверной оценке доказательств.

Апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, в связи с чем иные доводы апелляционной жалобы (о неправильности определения размера компенсации, судебных расходах) рассмотрению не подлежат.

В силу части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Принимая во внимание изложенное, обжалуемый судебный акт подлежит отмене на основании статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с принятием нового судебного акта об отказе в иске.

Судебные расходы подлежат распределению по статье 110 АПК РФ. На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 271

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 31.10.2019 по делу № А32-7540/2019 отменить. Принять новый судебный акт.

В иске отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО5 3000 рублей судебных расходов по апелляционной жалобе.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок.

Председательствующий И.Н. Глазунова

Судьи Н.В. Нарышкина

Т.Р. Фахретдинов