Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу муниципального унитарного предприятия округа Муром «Тепловые сети» (ул. Первомайская, д. 110А, город Муром, Владимирская область, 602263, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Владимирской области от 18.09.2013 (судья Белов А.А.) и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2013 (судьи Большакова О.А., Бухтоярова Л.В., Наумова Е.Н.), принятые в рамках дела № А11-3804/2013,

по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (Москва, ОГРНИП <***>)

к муниципальному унитарному предприятию округа Муром «Тепловые сети»

о взыскании 25 023 994 рублей 41 копейки задолженности по выплате вознаграждения по лицензионному договору от 30.09.2007 и 8 527 754 рублей 25 копеек пеней;

встречному иску муниципального унитарного предприятия округа Муром «Тепловые сети»

к индивидуальному предпринимателю Мурышеву Евгению Юрьевичу

о признании лицензионного договора от 30.09.2007 ничтожной сделкой,

при участии в судебном заседании представителей:

истца (индивидуального предпринимателя ФИО1) – ФИО2 по доверенности от 14.05.2013;

ответчика (муниципального унитарного предприятия округа Муром «Тепловые сети») ? директор ФИО3 на основании распоряжения администрации округа от 30.06.2011, ФИО4 по доверенности от 22.07.2013, ФИО5 по доверенности от 05.07.2013;

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, предприниматель) обратился в Арбитражный суд Владимирской области с иском к муниципальному унитарному предприятию округа Муром «Тепловые сети» (далее – ответчик, МУП) о взыскании 25 023 994 рубля 41 копейки задолженности по выплате вознаграждения по лицензионному договору за период с июня 2011 года по декабрь 2012 года и 8 527 754 рубля 25 копеек пеней за период с 26.07.2011 по 30.04.2013.

В обоснование заявленных требований истец сослался на неисполнение ответчиком обязательств по выплате лицензионного вознаграждения за период с июня 2011 года по декабрь 2012 года по лицензионному договору от 03.09.2007.

Возражая против заявленных требований, МУП обратилось со встречным иском к предпринимателю о признании ничтожной сделкой названного лицензионного договора.

Встречные исковые требования мотивированы тем, что лицензионный договор от 03.09.2007 подписан неуполномоченным лицом (главным инженером вместо генерального директора).

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 18.09.2013 первоначальные исковые требования удовлетворены частично: суд взыскал с МУП в пользу предпринимателя 25 023 994 рубля 41 копейку задолженности, 3 908 554 рубля 03 копейки пеней, в удовлетворении остальной части первоначального иска отказал. В удовлетворении встречного иска суд отказал.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Не согласившись с названными судебными актами, МУП обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе предпринимателю в удовлетворении заявленных требований.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судами норм материального и процессуального права.

Не оспаривая отказ судов в удовлетворении встречного иска, мотивированный, в том числе и пропуском исковой давности по требованию о недействительности договора, заявитель полагает, что при рассмотрении первоначального иска суды должны были учесть ничтожность лицензионного договора и отказать в удовлетворении заявленных предпринимателем требований. Так, заявитель кассационной жалобы ссылается на пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 №57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», в котором разъясняется, что при подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный суд определяет обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, к которым относятся обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, в том числе о соблюдении правил его заключения, о наличии полномочий на заключение договора у лиц, его подписавших.

МУП считает, что заключенный между сторонами лицензионный договор является ничтожной сделкой, поскольку совершен с превышением полномочий директора МУП ФИО6, подписавшего договор без получения одобрения собственника имущества унитарного предприятия, то есть при отсутствии у него полномочий на совершение такой сделки, а также с нарушением патентного законодательства. Ответчик ссылается на то, что предметом лицензионного договора является способ эксплуатации, в то время как патент № 2251645 выдан на нагревательное устройство. По мнению ответчика, лицензионный договор предусматривает предоставление прав на незапатентованный, следовательно, неохраняемый законом способ эксплуатации, что является нарушением статей 4, 10,13 действовавшего на момент заключения договора Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517?1, а также статей 1367, 1353, 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик указал, что при заключении лицензионного договора МУП исходило из того, что изобретение способно приводить к достижению экономического эффекта за счет получения дополнительного тепла и снижения расходов топлива (газа), однако в процессе эксплуатации изобретения было установлено обратное, а именно: из заключения о патентной экспертизе и заключения на материалы по внедрению изобретения на объектах МУП следует, что использование изобретения не приводит к достижению реальной экономической эффективности, экономический эффект является расчетным, формальным, основанным на обмане приборов учета, а использование КСП приводит к появлению кавитации (в формуле изобретения указано, что способ эксплуатации нагревательного устройства исключает ее появление), что явилось причиной износа оборудования предприятия, а также снижения реального вырабатываемого тепла.

Также ответчик ссылается на неисполнение истцом обязательств по лицензионному договору.

По мнению МУП обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм процессуального права, поскольку судами не дана оценка доказательствам и доводам ответчика.

Предпринимателем направлен в суд отзыв на кассационную жалобу, в котором он просит оставить состоявшиеся по делу судебные акты без изменения, как законные и обоснованные. Предприниматель указывает на многочисленные судебные акты по другим делам, при рассмотрении которых в удовлетворении требования о признании лицензионного договора недействительной сделкой было отказано. Истец указывает, что договор исполнялся сторонами с 2007 года по 2011 год, многочисленные испытания подтверждают наличие экономического эффекта, односторонний демонтаж ответчиком установленного у него оборудования не освобождает его от оплаты лицензионных платежей, поскольку договор заключен на предоставление права использования изобретения. Также предприниматель считает необоснованными доводы МУП о допущенных судами процессуальных нарушениях, так как представленные ответчиком заключения специалистов об отсутствии экономического эффекта не относятся к предмету настоящего спора.

Одновременно с кассационной жалобой ответчиком представлено ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с нахождением в производстве Арбитражного суда города Москвы дела № А40-108333/2013 по исковому заявлению МУП к предпринимателю о расторжении лицензионного договора от 30.09.2007, результат рассмотрения которого, по мнению МУП, имеет значение для настоящего дела и может повлиять на существо судебного акта кассационной инстанции.

В судебном заседании кассационной инстанции названное ходатайство ответчик поддержал.

Представитель предпринимателя против удовлетворения ходатайства возражал, ссылаясь на то, что решение суда по вышеназванному делу не может повлиять на результат рассмотрения настоящего дела: расторжение договора по решению суда возможно на будущее время, в то время как задолженность взыскивается в настоящем деле за прошедший период.

Судебная коллегия полагает, что ходатайство подлежит отклонению, так как оснований, предусмотренных статьей 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для приостановления производства по настоящему делу не установлено.

Результат рассмотрения дела № А40-108333/2013 о расторжении лицензионного договора не имеет значения для настоящего дела и тем более не может повлиять на существо судебного акта по делу, поскольку в рамках настоящего дела подлежат оценке действия сторон по исполнению обязательств по лицензионному договору, касающиеся периода июнь 2011 – декабрь 2012, в то время как в другом деле, на которое ссылается заявитель кассационной жалобы, рассматривается вопрос о расторжении договора на будущее время.

В судебном заседании представители МУП доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержали, просили отменить обжалуемые судебные акты и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска предпринимателя.

В свою очередь, представитель предпринимателя с доводами заявителя кассационной жалобы не согласился, просил оставить судебные акты без изменения.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, предпринимателю по заявке № 2003122036 выдан патент на изобретение № 2251645, касающееся нагревательного устройства и способа его эксплуатации (дата регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации – 10.05.2005; дата приоритета патента – 18.07.2003; срок действия патента до 18.07.2023).

Между предпринимателем (лицензиаром) и МУП (лицензиатом) заключен лицензионный договор от 30.09.2007 (с учётом дополнительного соглашения от 29.11.2007) на изобретение, согласно которому лицензиату предоставлена неисключительная лицензия на способ использования нагревательного устройства, охраняемого патентом Российской Федерации № 2251645.

Договор заключен на срок действия патента и вступает в силу с даты его государственной регистрации (пункт 13.1 договора).

Названный лицензионный договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.09.2007.

В соответствии с пунктом 6.1 договора за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, и за техническую документацию, ноу-хау и другую информацию лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение согласно методике расчета экономического эффекта использования нагревательного устройства, приведенной в приложении 3 для соответствующего объекта лицензиата. При этом вознаграждение составляет: первоначальный платеж в размере 3 000 000 рублей; текущие отчисления (роялти) в размере 50 процентов от экономического эффекта, полученного за каждый отчетный период (календарный месяц), в течение 25 дней месяца, следующего за отчетным периодом. Если начало действия настоящего договора не совпадает с началом отчетного периода, то в первый отчетный период включается для расчета и выплаты роялти экономический эффект, полученный с момента вступления в силу настоящего договора до начала первого отчетного периода.

Согласно приложению № 3 к договору экономический эффект может быть определен по показаниям приборов учета с использованием следующих параметров: количество отпущенной тепловой энергии и количество потребленного газа, или расчетным путем с использованием следующих параметров: стоимость 1 куб.м. газа, среднегодовой расход газа по котельной, базовая величина удельного расхода газа, величина удельного расхода газа, достигнутая с помощью преобразователей.

Как следует из содержания пункта 6.2. договора, все платежи по договору, связанные с подготовкой к использованию и использованием способа и ноу-хау, уплачиваются лицензиатом, за исключением налогов с физических лиц, которые согласно действующему законодательству обязан уплачивать лицензиар.

Пунктом 8.9. договора предусмотрено, что в случае задержки платежей лицензиат уплачивает лицензиару, кроме неоплаченных сумм, пени из расчета 0,1% в день от неоплаченных сумм за каждый день задержки.

Впоследствии стороны подписали дополнительные соглашения к договору от 01.11.2008 № 1, от 18.04.2009 № 2 и от 25.02.2010 № 3.

Ссылаясь на то, что ответчик принятые на себя обязательства по выплате лицензионного вознаграждения за период с июня 2011 года по декабрь 2012 года не исполнил, предприниматель обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В свою очередь МУП, ссылаясь на то, что лицензионный договор от 03.09.2007 является ничтожной сделкой, предъявило встречный иск к предпринимателю.

Отказывая в удовлетворении встречного требования о признании лицензионного договора ничтожной сделкой, суды, установив, что исполнение договора начато сторонами в 2007 году, а встречный иск предъявлен 20.08.2013, исходили из пропуска МУП (истцом по встречному иску) срока исковой давности по заявленному требованию, установленного пунктом 1 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации, о применении которой заявлено предпринимателем. Кроме того, суды указали на исполнение договора МУП, что свидетельствует об одобрении сделки.

При рассмотрении первоначального иска суды первой и апелляционной инстанции установили, что ответчик нарушил принятые на себя обязательства, предусмотренные пунктом 6.1. лицензионного договора, по выплате лицензионного вознаграждения за период с июня 2011 года по декабрь 2012 года, проверили представленный истцом расчет основного долга и, в отсутствие доказательств погашения лицензиатом задолженности, сочли его правильным.

Установив факт ненадлежащего исполнения лицензиатом обязательств по оплате вознаграждения, суды пришли к выводу о наличии правовых оснований для привлечения ответчика к ответственности, установленной пунктом 8.9 лицензионного договора.

Проверив расчет пеней в соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 8.9 договора, приняв во внимание заявление ответчика о несоразмерности размера пеней последствиям неисполнения обязательства и разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», суды первой и апелляционной инстанции признали требование о взыскании неустойки подлежащим частичному удовлетворению в сумме 3 908 554 рублей 41 копейки.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемых судебных актов, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции следует оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия не может признать обоснованными.

Так, довод о том, что суды, при удовлетворении первоначального иска не установили обстоятельства, связанные с действительностью лицензионного договора, не принимается судом кассационной инстанции.

Тот факт, что директором МУП договор подписан без одобрения собственника имущества предприятия, не может служить основанием для вывода о ничтожности договора. Как разъяснено в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» сделки унитарного предприятия, заключенные с нарушением абзаца первого пункта 2 статьи 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также с нарушением положений Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в частности пунктов 2, 4, 5 статьи 18, статей 22 – 24 этого Закона, являются оспоримыми, поскольку могут быть признаны недействительными по иску самого предприятия или собственника имущества, а не любого заинтересованного лица.

Поскольку МУП не представило доказательств признания этой сделки судом недействительной, доводы о ее недействительности как оспоримой сделки, заявленные в отзыве на иск, не могли быть рассмотрены судами при рассмотрении требования о взыскании задолженности по лицензионному договору.

При этом доводы заявителя кассационной жалобы о несоответствии лицензионного договора нормам гражданского законодательства, регулирующего патентные правоотношения, были проверены и отклонены судами, которые установили, что патент Российской Федерации на изобретение № 2251645 является действующим, лицензионный договор и приложения к нему зарегистрированы Федеральной службой по интеллектуальной собственности в установленном законом порядке, формула изобретения состоит из 16 пунктов, при этом 16-й пункт представляет собой способ эксплуатации нагревательного устройства.

Ссылки заявителя на отсутствие экономического эффекта, а также на то, что изобретение не использовалось МУП в спорный период, также подлежат отклонению, поскольку в пункте 13.7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по смыслу пункта 5 статьи 1235 в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 того же Кодекса), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Иное толкование ответчиком положений законодательства, а также иная оценка обстоятельств спора не свидетельствуют о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанции норм материального права.

Вопреки доводам заявителя, факт исполнения предпринимателем принятых на себя по лицензионному договору обязательств по предоставлению права пользования изобретением по патенту Российской Федерации № 2251645 установлен судами и подтверждён материалами дела.

Судебная коллегия также отклоняет как противоречащий материалам дела довод заявителя о нарушении судами процессуальных норм, а именно о том, что судами не дана оценка доказательствам и доводам ответчика.

Суд кассационной инстанции не находит ни одного довода, ходатайства или объяснений, не рассмотренных судами. Все доводы и объяснения ответчика, в том числе изложенные в отзыве и возражениях, были рассмотрены и оценены судами первой и апелляционной инстанций в установленном порядке, что отражено в судебных актах. Данное обстоятельство также подтверждается аудиозаписью протоколов судебных заседаний, в которых зафиксированы все письменные и устные ходатайства и объяснения ответчика.

При таких обстоятельствах доводы жалобы о неправильном применении судами норм материального и процессуального права, а также о несоответствии выводов судов о применении норм права фактическим обстоятельствам спора и представленным доказательствам, своего объективного подтверждения не нашли.

Не усматривает суд кассационной инстанции и безусловных оснований для отмены принятых по делу судебных актов, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителей этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Владимирской области от 18.09.2013 по делу
№ А11-3804/2013 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2013 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу муниципального унитарного предприятия округа Муром «Тепловые сети» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

А.А. Снегур

Судья

В.А. Химичев