Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (Москва, ОГРНИП <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2014 (судья Козленкова О.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2014 (судьи Расторгуев Е.Б., Валиев В.Р., Птанскся Е.А.), принятые в рамках дела № А40-102857/2013

по иску индивидуального предпринимателя ФИО1

к обществу с ограниченной ответственностью «Мотом-Кард» (ул. Кравченко, <...>, ОГРН <***>)

о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 422161 и № 422162; запрете использования этих товарных знаков,

при участии в судебном заседании представителей:

истца (индивидуального предпринимателя ФИО1) – ФИО2, Бару Р.Г. по доверенности от 20.06.2014
№ 77 АБ 2405097;

ответчика (общества с ограниченной ответственностью «Мотом-Кард») – ФИО3 по доверенности от 03.09.2013,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, предприниматель) обратилась Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Мотом-Кард» (далее – ответчик, общество «Мотом-Кард») о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 422161 и № 422162; запрете использования этих товарных знаков.

Решением суда Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2014 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2014 решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, предприниматель обратилась Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять новый судебный акт, которым заявленные требований удовлетворить в полном объеме.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на неправильное применение судами норм материального права, нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Предприниматель полагает, что при вынесении оспариваемых судебных актов суды первой и апелляционной инстанции не учли, что деятельность ответчика по выпуску и распространению топливных смарт-карт и талонов является однородной товарам 04 класса МКТУ «топливо (в том числе моторные бензины)», для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца.

Истец указывает на то, что факт использования товарных знаков истца в рекламе топлива, распространяемой ответчиком, признан последним и установлен судом апелляционной инстанции. При этом суд апелляционной инстанции необоснованно сослался на отсутствие доказательств того, что ответчик в ходе реализации бензина и дизельного топлива маркирует данную продукцию товарными знаками истца.

Также истец не согласен с выводами судов первой и апелляционной инстанции о том, что ответчик при осуществлении предпринимательской деятельности использует часть своего фирменного наименования, имеющего приоритет по времени регистрации по отношению к товарному знаку «МОТОМ» по свидетельству Российской Федерации № 422162, исключительные права на который принадлежат истцу, указывает, что при написании обозначения «МОТОМ» ответчик использует только заглавные буквы, в то время, как в его фирменном наименовании слово «Мотом» только начинается с заглавной буквы, остальные буквы являются строчными. Кроме того, обозначение «МОТОМ» используется ответчиком только одновременно со вторым товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации № 422161, что, по мнению истца, подтверждает факт использования обществом «Мотом-Кард» обоих спорных товарных знаков.

Также предприниматель считает действия ответчика по использованию товарных знаков истца актом недобросовестной конкуренции.

В свою очередь ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в котором просит в удовлетворении кассационной жалобы отказать, считая принятые по делу судебные акты законными и обоснованными.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители истца и ответчика.

Представитель ответчика заявил ходатайство об отложении судебного заседания, мотивируя его нахождением в отпуске второго представителя общества «Мотом-Кард».

Судебной коллегией названное ходатайство рассмотрено и отклонено в связи с отсутствием оснований для его удовлетворения (статья 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При рассмотрении кассационной жалобы по существу представитель предпринимателя поддержал изложенную в жалобе позицию, просил жалобу удовлетворить.

Представитель ответчика против удовлетворения кассационной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебных актов (часть 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанции истец является правообладателем графического товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 422161 (дата приоритета – 29.12.2009, дата истечения срока действия регистрации – 29.12.2019) в отношении товаров и услуг 4, 36, 37 классов МКТУ, а именно:

4 класс – технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения;

36 класс – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью;

37 класс – строительство; ремонт; установка оборудования.

Также истец является правообладателем словесного товарного знака «МОТОМ» по свидетельству Российской Федерации № 422162 (дата приоритета – 29.12.2009, дата истечения срока действия регистрации – 29.12.2019) в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью».

12 марта 2011 года между истцом и ответчиком был заключен лицензионный договор на использование названных товарных знаков (зарегистрирован в Роспатенте 07 сентября 2011 года № РД0086640), в соответствии с условиями которого истец предоставлял ответчику за уплачиваемое ответчиком вознаграждение неисключительную лицензию на использование товарных знаков по свидетельствам № 422161 и № 422162 на территории Российской Федерации для всех указанных в свидетельстве товаров и услуг, то есть в полном объеме, на срок действия товарных знаков.

В соответствии с пунктом 6.2. договора ответчик ежемесячно, не позднее 25 числа следующего месяца, перечисляет истцу 0,5 % выручки за реализованные товары и оказанные услуги на расчетный счет истца.

13 апреля 2012 года ответчик прекратил в одностороннем порядке исполнение своих обязательств по оплате неисключительной лицензии на использование товарных знаков, в связи с чем истец направил ответчику уведомление от 26.03.2013 о расторжении лицензионного договора с 01.06.2013 в связи с существенным нарушением его условий.

Ссылаясь на то, что после расторжения договора ответчик продолжает использовать товарные знаки истца, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Факт расторжения лицензионного договора сторонами при рассмотрении спора не оспаривался.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований суд первой инстанции исходил из того, что все представленные истцом доказательства касаются деятельности общества с ограниченной ответственностью «Мотом», и не свидетельствуют о нарушении исключительных прав истца на товарные знаки именно ответчиком – обществом «Мотом-Кард».

Кроме того, суд первой инстанции указал, что истцом не представлены доказательства осуществления истцом деятельности по производству товаров 4 класса МКТУ «технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы ; фитили и свечи для освещения» и маркировки производимых товаров товарными знаками истца.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводом первой инстанции о том, что пластиковая карта (топливная карта) с изображением товарных знаков истца выпущена не ответчиком, указал, что ответчиком в судебном заседании не отрицались факты выпуска названных пластиковых карт, а также ведения деятельности по продвижению товара (бензина) третьих лиц.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции признал, что ошибочный вывод суда первой инстанции не привел к неправильному решению, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства производства ответчиком товаров 4 класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что ответчик имеет право с целью индивидуализации своих услуг использовать свое фирменное наименование, приоритет которого имеет более раннюю дату по сравнению с датами приоритета товарных знаков истца.

Между тем, суды при рассмотрении спора не учли следующее.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Гражданское законодательство запрещает использовать без разрешения правообладателя его товарные знаки не только в отношении тех товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, но и в отношении однородных товаров и услуг.

Ответчик в суде апелляционной инстанции не отрицал, что выпускает пластиковые карты для расчетов за топливо, а также оказывает третьим лицам услуги по реализации их товаров (топлива).

Указанные обстоятельства были подтверждены представителем ответчика в судебном заседании суда кассационной инстанции.

При таких обстоятельствах судам следовало исследовать те товары и услуги, для которых зарегистрированы товарные знаки истца, и деятельность, осуществляемую ответчиком, на предмет однородности.

При этом судам следовало учитывать, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 422161 помимо товаров 4 класса МКТУ, зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции». Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 422162 зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции».

При определении однородности судам следовало руководствоваться следующим.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

При установлении однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В целом услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности. Конкретные услуги по продвижению товаров третьих лиц предназначены для продвижения конкретного товара.

Таким образом, услуги по продвижению таких товаров третьих лиц, как моторное топливо (бензин) и товар «моторное топливо» могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

В пункте 3.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, отмечено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги: например, «программы для компьютеров» (9 класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ); «одежда» (25 класс МКТУ) и «пошив одежды» (40 класс МКТУ); «очки (оптика)» (9 класс МКТУ) и «услуги оптиков» (44 класс МКТУ); «издания печатные», «продукция печатная» (16 класс МКТУ) и «полиграфия», «печать офсетная» (40 класс МКТУ), «издание книг» (41 класс МКТУ).

С учетом изложенного судебная коллегия полагает, что судам следовало оценить однородность товаров, для которых зарегистрирован товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации № 422161, и оказываемые ответчиком услуги (факт оказания которых он не отрицает) по продвижению товаров третьих лиц (топлива, бензина).

Кроме того, судам следовало оценить на предмет однородности услуги «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции» 36 класса МКТУ, для которых зарегистрированы оба товарных знака истца, и деятельность ответчика по выпуску платежных топливных карт.

Из содержания судебных актов усматривается, что суды от такой оценки уклонились.

Довод же суда апелляционной инстанции об использовании ответчиком своего фирменного наименования, имеющего более раннюю дату приоритета, не может быть признан достаточно обоснованным, поскольку не может касаться изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 422161.

При указанных обстоятельствах судебные акты приняты с нарушением статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации при неполном исследовании фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую оценку однородности/неоднородности деятельности, осуществляемой ответчиком, тем товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, и с учетом установленных обстоятельств принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2014 по делу
№ А40-102857/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2014 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Г.Ю.Данилов

Судья

С.П.Рогожин