Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Нигматуллина Фидариса Наиловича (г. Пермь, ОГРНИП 317595800133745) и Ассоциации независимого арбитража (ул. Екатерининская, д. 165, г. Пермь, 614068, ОГРН 1065900049357) на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.09.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020 по делу № А40-1171/2020

по заявлению индивидуального предпринимателя Нигматуллина Фидариса Наиловича и Ассоциации независимого арбитража о признании незаконным уведомления Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 03.10.2019 № 2019Д10514 об отказе в государственной регистрации договора от 01.01.2019 об отчуждении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 583094 и № 583095.

В судебном заседании приняли участие:

Нигматуллин Фидарис Наилович (личность удостоверена паспортом гражданина Российской Федерации);

от Ассоциации независимого арбитража – Нигматуллин Ф.Н., председатель (на основании протокола от 23.08.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Субботин А.А. (по доверенности от 24.08.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Нигматуллин Фидарис Наилович и Ассоциация независимого арбитража (далее также – заявители) обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным уведомления Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 03.10.2019 № 2019Д10514 об отказе в государственной регистрации договора от 01.01.2019 об отчуждении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 583094 и № 583095; об обязании Роспатента возобновить делопроизводство № 2019Д10514 по заявлению от 29.04.2019 и устранить допущенное нарушение путем регистрации договора.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.09.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, заявители обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просят отменить данные судебные акты и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В обоснование кассационной жалобы заявители ссылаются на то, что спорные товарные знаки зарегистрированы в отношении различных услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), в то время как суды оценивали обстоятельства дела только лишь исходя из деятельности Нигматуллина Ф.Н. в качестве арбитра в рамках третейского суда ad hoc.

Кроме того, как указывают заявители жалобы, суды при разрешении спора применили положения утратившего силу Федерального закона от 24.07.2002 № 102 «О третейских судах в Российской Федерации», касающиеся понятия третейского суда. При этом заявители жалобы отмечают, что в действующем Федеральном законе от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» понятие третейского суда принципиально отличается от предусмотренного в ранее действовавшем законодательстве.

В письменных пояснениях на кассационную жалобу Роспатент просит оставить без изменения оспариваемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции заявители поддержали доводы кассационной жалобы, просили отменить обжалуемые судебные акты.

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в письменных пояснениях.

Рассмотрев кассационную жалобу, изучив материалы дела, выслушав представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также

соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их

соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого- либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на совершение оспариваемых действий установлены статьей 1490 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

С учетом даты заключения договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки (01.01.2019) и даты подачи заявления о государственной регистрации отчуждения исключительных прав (06.05.2019), нормативными правовыми актами, подлежащими применению при проверке оспариваемого решения на соответствие закону и иным нормативным правовым актам, являются часть четвертая ГК РФ, Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты

интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1416 (далее – Правила № 1416) и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.06.2016 № 371 (далее – Административный регламент № 371).

В силу пункта 1 статьи 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права.

Согласно пункту 2 указанной статьи отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Из содержания приведенных норм следует, что регистрация договоров об отчуждении права на товарные знаки не допускается, если такое отчуждение прав противоречит существу исключительного права или может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Подпунктом «и» пункта 3 Правил № 1416 установлено, что государственная регистрация распоряжения исключительным правом и

перехода исключительного права осуществляется при соблюдении, в том числе, условия о том, что отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 64 Административного регламента № 371 рассмотрение документов, представленных на регистрацию, включает проверку соответствия, указанных в них сведений друг другу, а также условиям регистрации, указанным в подпунктах «а» - «е», «з», «и» пункта 3 Правил, с учетом положений статей 1027, 1028, 1036, 1037, 1229, 1232 - 1239, 1262, 1362, 1365 - 1367, 1369, 1458 - 1460, 1477, 1483, 1488, 1489 ГК РФ.

Как установлено судами и следует из материалов дела, товарные знаки со словесным элементом «Третейский суд Пермского края» по свидетельствам Российской Федерации № 583094 и № 583095 с приоритетом от 22.08.2014 и 25.08.2014 соответственно зарегистрированы Роспатентом 05.08.2016 по заявкам № 2014728507 и 2014728635 на имя Ассоциации независимого арбитража.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 583094 предоставлена в отношении услуг 45-го класса МКТУ «исследования юридические; представление интересов в суде; услуги по разрешению споров».

Правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 583095 действует в отношении услуг 35-го класса МКТУ «обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; публикация рекламных текстов; радиореклама; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама

телевизионная» и услуг 45-го класса МКТУ «исследования юридические; представление интересов в суде; услуги по разрешению споров».

В Роспатент 06.05.2019 поступило заявление Ассоциации независимого арбитража о государственной регистрации отчуждения исключительных прав на указанные товарные знаки по договору от Ассоциации независимого арбитража к индивидуальному предпринимателю Нигматуллину Фидарису Наиловичу.

По результатам рассмотрения поступившего заявления Роспатентом 03.10.2019 было принято решение в форме уведомления № 2019Д10514 об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права.

В заключении, приложенном к вышеуказанному уведомлению, указано, что отчуждение исключительных прав на данные товарные знаки может рассматриваться как вводящее в заблуждение потребителя, поскольку в состав товарных знаков входит словесный элемент «Третейский суд», указывающий на видовое наименование.

При этом административный орган исходил из того, что приобретатель товарных знаков осуществляет свою деятельность по разрешению конкретного спора, «т.е. в формате отличного от институционного (постоянно действующего, в определенном месте, по определенным правилам)».

Сославшись на положения статьи 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 102 «О третейских судах в Российской Федерации», Роспатент указал, что «термин «третейский суд» – является широким понятием, и отличие деятельности приобретателя в том или ином формате не так очевидны потребителю».

Не согласившись с принятым Роспатентом решением и полагая, что оно является недействительным, так как принято не в соответствии с действующим законодательством и нарушает права и законные интересы заявителей, последние обратились в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции подтвердил законность и обоснованность оспариваемого вывода Роспатента об угрозе введения потребителей в заблуждение отчуждением индивидуальному предпринимателю Нигматуллину Фидарису Наиловичу исключительных прав на указанные товарные знаки.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы судов нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального и процессуального права, повлекшим неполное исследование обстоятельств дела, и не соответствуют фактическим обстоятельствам.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд должен оценить доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определить, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены, и какие не установлены.

В силу части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В соответствии с частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны, в частности, обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65, части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов нижестоящих инстанций о причинах введения потребителя в заблуждения не мотивированы надлежащим образом и сделаны без учета довода лиц, участвующих в деле.

Способность введения потребителя в заблуждение в результате отчуждения исключительного права на товарный знак по договору оценивается не только на основании семантического содержания словесных элементов товарного знака, но и того, как потребитель ассоциирует их в отношении тех конкретных товаров и услуг, в отношении которых передается такое исключительное право.

В настоящем деле подлежало установлению, может ли отчуждение исключительных прав на товарные знаки, содержащие словесный элемент «третейский суд», вводить потребителей в заблуждение в отношении каждой из услуг 35-го и 45-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки.

Между тем перечень регистраций спорных товарных знаков судами не исследовался и не учитывался.

При этом суды не устанавливали, исследовал ли административный орган данные обстоятельства и учитывал ли их при вынесении оспариваемого решения.

Кроме того, суды при определении семантического содержания термина «третейский суд» руководствовались положениями Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», который на дату подачи и рассмотрения заявления о государственной регистрации отчуждения исключительных прав на спорные товарные знаки в соответствии с частью 7 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» с 01.09.2016 применяется на территории Российской Федерации только для арбитража, начатого и не завершенного до дня вступления в силу указанного федерального закона.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в силу положений пункта 16 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» понятие третейского суда существенно отличается от предусмотренного в ранее действовавшем законе. После вступления в силу данного закона под третейским судом понимается коллегия арбитров или арбитр, в то время как согласно статье 2 ранее действовавшего Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» третейский суд – постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образованный сторонами для решения конкретного спора.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах в указанной части не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в

соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.09.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий В.В. Голофаев

Судья А.А. Ерин

Судья С.П. Рогожин