Гражданский кодекс часть 1

при участии представителей: от истца (заявителя кассационной жалобы) — ФИО1 по доверенности от 28.05.2012, от Роспатента — ФИО2 по доверенности от 21.10.2013,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 (Санкт-Петербург, ОГРНИП <***>)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2013 (судья Хайло Е.А.) по делу № А40–11828/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2013 (судьи Поташова Ж.В., Яковлева Л.Г., Мухин С.М.) по тому же делу

по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО3

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>)

с участием третьего лица: общества с ограниченной ответственностью «Золотая рыбка» (пр.Победы, 290, оф. 710, г. Челябинск, ОГРН <***>)

об оспаривании решения Роспатента от 14.11.2012, вынесенного по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным обозначением «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по свидетельству Российской Федерации №459119

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее — Предприниматель, заявитель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об оспаривании решения Роспатента (далее — заинтересованное лицо) от 14.11.2012, вынесенного по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным обозначением «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по свидетельству Российской Федерации №459119 .

Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2013, в удовлетворении требований отказано.

Предприниматель, не согласившись с указанными судебными актами, обратилась с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить, передав дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Заявитель кассационной жалобы полагает, что оспариваемый судебный акт основан на неправильном применении норм материального и процессуального права, а выводы судов первой и апелляционной инстанций не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. В частности, полагает, что суды необоснованно посчитали не однородными товары «бижутерия» 14 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ) и агаты; алмазы; анкеры часов; барабаны часов [за исключением наручных]; браслеты для часов; бусы из прессованного янтаря; бюсты; гагат, необработанный или частично обработанный; жемчуг; золото необработанное или чеканное; изделия из клуазоне; изделия художественные; изделия ювелирные; изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; коробки; медали; металлы благородные, необработанные или частично обработанные; монеты; нити; нити золотые; нити серебряные; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; платина; родий; рутений; серебро необработанное или чеканное; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи; статуэтки; украшения для обуви [из благородных металлов]; украшения для шляп [из благородных металлов]; украшения из гагата; украшения серебряные; украшения ювелирные из слоновой кости; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]. Считает, что данный вывод основан на недоказанных утверждениях заинтересованного лица, не соответствует требованиям законодательства и фактическими обстоятельствами дела. Кроме того, полагает, что судами не проанализированы надлежащим образом положения Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее — Рекомендации), и не исследованы доказательства, представленные заявителем в подтверждение довода об однородности бижутерии и ювелирных изделий, в т.ч. по ценовому критерию и условиям сбыта. По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы, сделанные судами первой и апелляционной инстанциями не основаны на подлежащих применению нормативно-правовых актах, в частности на положениях пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) и пункта 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее — Правила), а также не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Дополнительно заявитель указывает на отсутствие в материалах дела свидетельства принципиальной невозможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В судебном заседании 14.01.2014 представитель Предпринимателя поддержал доводы кассационной жалобы, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по настоящему делу отменить, направив дело на новое рассмотрение.

Заинтересованное лицо в отзыве от 20.12.2013 и его представитель в ходе судебного заседания доводы кассационной жалобы оспорили как необоснованные, просил обжалуемые судебные акты оставить без изменений, считая их законными и обоснованными.

Третье лицо — общество с ограниченной ответственностью «Золотая рыбка» (далее — Общество), извещенное о судебном процессе с его участием, а равно о времени и месте судебного разбирательства, а также о заседании суда кассационной инстанции, в т.ч. посредством размещения судом соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда, явки своего представителя в судебное заседание не обеспечило, отзыв на кассационную жалобу не представило. Данные обстоятельства не препятствуют рассмотрению кассационной жалобы в порядке части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя указанного третьего лица.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по заявке № 2010733883 с приоритетом от 21.10.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.04.2012 за № 459119 на имя Общества в отношении товаров 14 класса МКТУ: агаты; алмазы; анкеры часов; барабаны часов [за исключением наручных]; браслеты для часов; бусы из прессованного янтаря; бюсты; гагат, необработанный или частично обработанный; жемчуг; золото необработанное или чеканное; изделия из клуазоне; изделия художественные; изделия ювелирные; изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; коробки; медали; металлы благородные, необработанные или частично обработанные; монеты; нити; нити золотые; нити серебряные; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; платина; родий; рутений; серебро необработанное или чеканное; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи; статуэтки; украшения для обуви [из благородных металлов]; украшения для шляп [из благородных металлов]; украшения из гагата; украшения серебряные; украшения ювелирные из слоновой кости; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни] (далее — ювелирные изделия).

Указанный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде пересекающихся волнистых линий и словесного элемента «ЗОЛОТАЯ РЫБКА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которым размещено словосочетание «Ювелирная компания», включенное в качестве неохраняемого элемента.

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам 15.08.2012 Предпринимателем поданы возражения против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированные тем, что оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 352930 в отношении однородных товаров — бижутерия.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словосочетание «ЗОЛОТАЯ РЫБКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

По результатам рассмотрения указанных возражений Роспатентом принято решение от 14.11.2012 об их частичном удовлетворении. Правовая охрана спорного товарного знака Общества признана недействительной в отношении следующих товаров 14 класса МКТУ: бусы из прессованного янтаря; украшения из гагата.

Отказ в удовлетворении возражений в остальной части послужил основанием для обращения Предпринимателя с настоящим требованием в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из соответствия оспариваемого решения требованиям действующего законодательства, наличия соответствующих полномочий ответчика, а также отсутствия нарушения законных прав и интересов индивидуального предпринимателя, что в силу статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исключает возможность удовлетворения заявленных требований при рассмотрении спора по существу. Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции. Судами сделан вывод о неоднородности бижутерии и ювелирных изделий, для которых зарегистрированы товарные знаки заявителя и третьего лица.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а обжалуемые акты — отмене в связи со следующим.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В статье 13 ГК РФ, пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным, является, одновременно, как его несоответствие закону или иному нормативно-правовому акту, так, и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан или юридических лиц, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Как следствие, требование о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, может быть удовлетворено судом при одновременном наличии двух обстоятельств: оспариваемые решение и действия (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушают права и законные интересы заявителя.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В результате сравнительного анализа доминирующего словесного элемента «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации №459119 и противопоставленного словесного товарного знака «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по свидетельству Российской Федерации №352930 суды пришли к правильному выводу о том, что они сходны до степени смешения.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил и пунктом 3.1 Рекомендаций при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой Классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В частности, при определении однородности товаров принимаются во внимание такие признаки, как принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе (пункт 3.1.1 Рекомендаций); область применения товаров и цель применения (пункт 3.1.2); материал, из которого изготовлены товары (пункт 3.1.3); условия реализации товаров (пункт 3.1.4); круг потребителей (пункт 3.1.5); длительность использования товаров и их стоимость (пункт 3.1.6).

Также необходимо учитывать каналы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения выше, чем для изделий, которые распространяются оптом в соответствии с заключенными договорами.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.6 Рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Судами первой и апелляционной инстанции сделан вывод о том, что товары 14 класса МКТУ, для которых правовая охрана оспариваемого товарного знака сохранена, не являются однородными товарам 14 (бижутерия) класса МКТУ, поскольку бижутерия — украшения из недорогих материалов (от фр. bijouterie) — отличается от ювелирных изделий кругом потребителей, условиями реализации, ценой, относятся к разным родовым группам товаров и изготовлены из разных материалов. Данные обстоятельства согласно выводам Роспатента, правомерность которых была подтверждена судами первой и апелляционной инстанций, исключают вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному изготовителю.

Вместе с тем, в нарушение требований процессуального законодательства судами в рамках судебного контроля решения (ненормативного акта) органа исполнительной власти не была дана оценка доказательствам, представленным Предпринимателем в обоснование его доводов об относимости бижутерии и ювелирных изделий к одним роду и виду товаров — украшения, с единым назначением — удовлетворение эстетических потребностей, с одинаковыми потребительскими свойствами, их взаимодополняемости и взаимозаменяемости, общности условий сбыта и круга потребителей, близости (схожести) материалов, из которых они изготовлены, соотносимости цен.

Так, в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны, в том числе доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Суд первой инстанции оценки доказательствам заявителя в решении не привел, а равно не указал мотивы, по которым такие доказательства могли быть отклонены.

Суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела (часть 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) указанного отступления от процессуальных правил, допущенного нижестоящим судом, не усмотрел и в нарушение требований пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также не указал мотивы, по которым отклонил такие доказательства.

По мнению суда кассационной инстанции, указанные нарушения норм процессуального права привели или могли привести к принятию неправильного решения, постановления, что в соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Поскольку в данном случае для постановления законного и обоснованного решения по делу требуется исследование доказательств, оценка которым нижестоящими судами дана не была, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции в соответствии с подсудностью.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать собранные по делу доказательства, в т.ч. на соответствие принципам относимости, допустимости, достоверности и достаточности. По результатам нового рассмотрения спора суду также надлежит распределить судебные расходы по настоящему делу, включая расходы по апелляционному и кассационному обжалованию.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2013 по делу №А40–11828/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2013 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Председательствующий судья

Р.В.Силаев

Судья

Н.Л.Рассомагина

Судья

А.А.Снегур