Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» (ул. Студенческая, д. 19, г. Белгород, Белгородская область, 308023, ОГРН 1023101673143) на решение Арбитражного суда города Москвы от 24.04.2017 по делу № А40-254220/2016 (судья Ведерников М.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2017 по тому же делу (судьи Головкина О.Г., Григорьев А.Н., Расторгуев Е.Б.) по иску акционерного общества «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» к обществу с ограниченной ответственностью «ВАЛЛЕКС М» (Старокалужское шоссе, д. 62, Москва, 117630, ОГРН 1027739438198) о взыскании 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В судебное заседание явились представители:

от акционерного общества «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» – Лелякина Н.А. (по доверенности от 21.04.2017 № 311),

Харкавой О.А. (по доверенности от 16.11.2016);

от общества с ограниченной ответственностью «ВАЛЛЕКС М» – Лычагин А.М. (по доверенности от 23.11.2016).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» (далее – общество «ВладМиВа») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ВАЛЛЕКС М» (далее – общество «ВАЛЛЕКС М») о запрете совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственных средств для стоматологических целей, маркированных обозначением ДЕВИТЕК / DEVITEC, в том числе, ввозить, осуществлять хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу указанного товара; взыскании компенсации в размере 500 000 рублей за незаконное использование товарного знака «ДЕВИТ» по свидетельству Российской Федерации № 221176 взыскании расходов на оплату услуг нотариуса в размере 34 150 рублей, а также расходов на приобретение товара «DEVITEC» в размере 1 722 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.04.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2017, в удовлетворении исковых требований отказано.

Общество «ВладМиВа», не согласившись с названными судебными актами, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество «ВладМиВа», ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и

имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Общество «ВладМиВа» не согласно с выводом судов первой и апелляционной инстанций о том, что общество «ВАЛЛЕКС М» не является производителем товара – девитализирующей пасты «Devitec» и правообладателем товарного знака «Devitec», так как указанный вывод судов не имеет правового значения при рассмотрении настоящего дела, так как такое обстоятельство определяет лишь правоотношения между ответчиком – обществом «ВАЛЛЕКС М» и производителем товара по вопросу использования обозначения «Devitec» и не освобождает общество «ВАЛЛЕКС М» от ответственности за нарушение прав общества «ВладМиВа» на товарный знак «ДЕВИТ» по свидетельству Российской Федерации № 221176, выраженное в незаконном введении ответчиком в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения со спорным товарным знаком.

Общество «ВладМиВа» считает, что суды первой и апелляционной инстанций, делая вывод о том, что спорный товарный знак «ДЕВИТ» и обозначение «ДЕВИТЕК / DEVITEC» не обладают признаками сходства как по звуковому, так и по графическому признакам не приняли во внимание и не проанализировали положения Правил составления, подачи и рассмотрения документов, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила), Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198), Методических рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств» (утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской

Федерации 10.10.2005) (далее – Методические рекомендации), а также правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2006 № 2979/06.

По мнению общества «ВладМиВа», судами не дана оценка Заключения патентного поверенного Российской Федерации Ангеловой И.Б. (государственная регистрация № 1219 от 17.05.2008).

Также общество «ВладМиВа» указывает, что вывод суда первой инстанции на отсутствие надписи на русском языке на препаратах «Devitec» противоречит фактическим материалам дела, так как истец в судебном заседании 17.04.2017 представил в материалы дела спорный товар (приобщенный судом в качестве вещественного доказательства) под наименованием «Devitec».

При этом на упаковке указанного товара (коробочка) имеется надпись на русском языке «Девитек», которой судами не была дана никакая оценка.

Общество «ВладМиВа» ссылается на позицию, изложенную в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2017 по делу № А40-215930/2016, о необходимости приведения мотивов, на основании которых сделаны вывода суда, касающиеся недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотреблением правом).

Общество «ВАЛЛЕКС М» отзыв на кассационную жалобу не представило.

В судебном заседании представители общества «ВладМиВа» поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель общества «ВАЛЛЕКС М» указанные доводы оспорил, считает обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, так как суды первой и апелляционной инстанции при повторном рассмотрении учли указания суда кассационной инстанции и дали надлежащую оценку всем доказательствам, имеющимся в материалах дела.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела,

заслушав явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций общество «ВладМиВа» является правообладателем словесного товарного знака «ДЕВИТ» по свидетельству Российской Федерации № 221176 с приоритетом от 23.11.2000 , зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков Российской Федерации 13.09.2002 для товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «лекарственные средства для стоматологических целей».

При этом суды указали, что общество «ВАЛЛЕКС М», в свою очередь, осуществляет продажу на территории Российской Федерации лекарственного средства для стоматологических целей под обозначением ДЕВИТЕК/DEVITEC, а также рекламирует и предлагает к продаже медицинский препарат ДЕВИТЕК/ DEVITEC в сети Интернет на сайте http://www. vallexm.ru.

Общество «ВладМиВа», ссылаясь на то обстоятельство, что обществом «ВАЛЛЕКС М» осуществляет продажу и рекламу на территории Российской Федерации товаров, маркированных обозначениями сходными до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на которые принадлежат обществу «ВладМиВа», без согласия последнего, обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в

удовлетворении заявленных требований, исходили из недоказанности факта нарушения исключительных прав компании на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 221176, поскольку риск возникновения у потребителей представления о принадлежности препаратов «ДЕВИТ» и «Devitec» к одному производителю отсутствует, а разница в обозначениях, в форме и оформлении упаковок и емкостей товаров, очевидна. При этом по мнению суда первой инстанции, наименование «Devitec» всегда написано латинскими буквами и не используется на русском языке.

Суды указали, что поскольку обозначения «ДЕВИТ» и «Devitec» не обладают признаками схожести как по звуковому так и по графическому признакам, следовательно отсутствуют правовые основания для удовлетворения исковых требований в полном объеме.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций, установив данные обстоятельства, пришли к выводу о том, что спорный товар вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации только с использованием обозначения «Devitec», поскольку именно это обозначение было размещено на упаковке спорного товара.

Учитывая изложенное, суды сочли не доказанным факт нарушения обществом «ВАЛЛЕКС М» исключительных прав общества «ВладМиВа» на принадлежащий ему товарный знак «ДЕВИТ» путем ввоза и введения в гражданский оборот спорного товара на территории Российской Федерации.

Вместе с тем судебная коллегия суда кассационной инстанции не соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанции по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со

статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции принимает во внимание довод общества «ВладМиВа» о том, что вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака истца и товара, который водит в гражданский оборот на территории Российской Федерации ответчик, противоречит нормам материального права и фактическим обстоятельствам дела.

Как ранее было отмечено, общество «ВладМиВа» является

правообладателем словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 221176, который зарегистрирован в отношении товара 5-го класса МКТУ «лекарственные средства для стоматологических целей».

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Как определено пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия суда кассационной инстанции полагает, что использование ответчиком любых обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированным за истцом товарным знаком «ДЕВИТ» для однородных товаров, является нарушением его исключительных прав на этот товарный знак.

Суды первой и апелляционной инстанций в нарушение части 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не исследовали обстоятельства, имеющие существенное значение для настоящего спора, и представленные доказательства, не дав им соответствующей оценки.

Суды, как изложено выше, сделав вывод об отсутствии в действиях

общества «ВАЛЛЕКС М» нарушения исключительных прав общества «ВладМиВа» на спорный товарный знак, приняли во внимание лишь то, что на упаковке спорного товара имеется указание лишь на обозначение «Devitec», которое размещено на товарной упаковке, и под которым, по мнению судов первой и апелляционной инстанций, спорные товары рекламировались и вводились в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Однако суд кассационной инстанции полагает, что изложенный вывод судов первой и апелляционной инстанций не соответствует фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам.

В частности, как следует из текста оспариваемых судебных актов, при установлении факта отсутствия на спорном товаре товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 221176, в описательной части судебных актов, суды указали на использование ответчиком обозначения Devitec/Девитек, однако при осуществлении анализа материалов настоящего дела, суды ограничились лишь сравнением и оценкой обозначения «Devitec», расположенного на товарной упаковке спорного товара ввезенного в Россию ответчиком.

Вместе с тем судами не учтено, что на упаковке спорного товара (л. д. 144, т. д. 1), который согласно протоколу судебного заседания 17.04.2017 приобщен судом первой инстанции, в качестве вещественного доказательства к материалам настоящего дела (л. д. 135, т. д. 1) также расположено обозначение «Девитек», выполненное именно буквами русского алфавита, и ему не дана надлежащая правовая оценка.

При этом судами также не учтено, что согласно Заключению специалиста (л. д. 124–132, т. д. 1) словесное обозначение «Девитек» (DEVITEC), указанные на данной упаковке девитализирующей пасты, производимой компанией «Prodiuts Dentaires S.A.» (Швейцария) и реализуемой эксклюзивным дистрибьютером обществом «ВАЛЛЕКС М»

на территории Российской Федерации, являются сходными до степени смешения с товарным знаком «ДЕВИТ» по свидетельству Российской Федерации № 221176, зарегистрированным в отношении товара 5-го класса МКТУ, и ему не дана надлежащая правовая оценка.

Судам следовало учитывать, что из правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577/11, следует, что размещение на упаковке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, наряду с товарным знаком нарушителя, является нарушением исключительного права этого правообладателя на товарный знак или сходного до степени смешения обозначения.

При этом закон и обычаи делового оборота не исключает размещение на одном товаре (его упаковке) нескольких товарных знаков, в том числе и различных правообладателей.

Для настоящего спора не имеет правового значения вывод суда первой инстанции о том, что действия истца могут привести к монополизации истцом рынка по продаже девитализирущих препаратов и созданию у истца необоснованного преимущества перед иными участниками рынка, так как в силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока указанная презумпция не будет опровергнута доказательствами в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом доказательств опровергающую добросовестность истца, материалы настоящего дела не содержат.

Более того, судебная коллегия суда кассационной инстанции отмечает, что как следует из открытой, публичной информации из реестра Роспатента, правовая охрана спорному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 221176, продлена до 23.11.2020.

Таким образом, использование ответчиком обозначения «DEVITEC»

на упаковке ввезенного товара не свидетельствует о неиспользовании ответчиком товарного знака , исключительные права на который принадлежат обществу «ВладМиВа».

Также в настоявшем деле не имеет правового значения вывод суда первой инстанции о том, что графические сходства оформления препаратов (упаковки и самой емкости) товаров истца и ответчика отсутствуют (страница 4 решения суда первой инстанции от 24.04.2017). Так как, для разрешения вопроса о наличии оснований для удовлетворения требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, исследованию подлежит факт размещения на таком товаре (упаковке) именно товарного знака правообладателя, обращающегося за защитой своих исключительных прав, а не иных объектов (упаковка товара истца, какие-либо емкости товаров истца).

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Ссылка судов на использование ответчиком товарного знака «Devitec», зарегистрированного за производителем не в России, а в ином государстве, не может быть признанной обоснованной.

Из судебных актов не усматривается и не следует из материалов дела, что названный товарный знак – «Devitec» охраняется именно на территории Российской Федерации.

Таким образом, обозначение «Devitec», используемое ответчиком, не является охраняемым на территории Российской Федерации, в то время как товарному знаку истца на территории Российской

Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товара 5-го класса МКТУ, чему корреспондируется обязанность иных лиц, не использовать для однородных товаров ни тождественные, ни сходные до степени смешения с ним обозначения.

В связи с изложенным судебная коллегия суда кассационной инстанции приходит к выводу о том, что судами первой и апелляционной инстанций без достаточных на то оснований установлено отсутствие нарушения исключительных прав компании со ссылкой на обстоятельства, касающиеся использования лишь обозначения «Devitec».

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает, что содержащиеся в обжалуемых судебных актах выводы сделаны при неполном выяснении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и основаны на неправильном применении норм материального права, в связи с чем решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене полностью.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции в соответствующей части.

При новом рассмотрении дела судам надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе, дать всестороннюю оценку спорному товару, приобщенного к материалам дела в качестве вещественного доказательства (л. д. 144, т. д. 1), с размещенными на нем обозначениями, на предмет тождества или сходства до степени смешения указанных обозначений с вышеуказанным товарным знаком общества

«ВладМиВа» по свидетельству Российской Федерации № 221176.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 24.04.2017 по делу № А40-254220/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2017 по тому же делу отменить.

Направить дело № А40-254220/2016 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Д.А. Булгаков

Судья И.В. Лапшина Судья Н.Л. Рассомагина