Гражданский кодекс часть 1

Акционерное общество "МОСКОВСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД "КИН" обратилось с иском к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, при участии третьего лица ОАО «Дербентский завод игристых вин» о признании незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) в форме уведомления об отказе в государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору № 2018Д04772 и заключения по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору № 2018Д04772, об обязании осуществить государственную регистрацию предоставления права использования по лицензионному договору № 29 от 20.02.2018 г., заключенного между АО «МВКЗ «КиН» и Открытым акционерным обществом «Дербентский завод игристых вин», согласно Заявлению, зарегистрированному 15.03.2018 за № 2018Д04772.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.07.2019 заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить по доводам, изложенным в апелляционной жалобе. Указал на неверное толкование и применение судом первой инстанции норм материального права, а также несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель заявителя в судебном заседании возражал против апелляционной жалобы, просил решение оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, повторно рассмотрев материалы дела, приходит к выводу о том, что отсутствуют правовые основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

При исследовании материалов дела установлено, что АО «Московский винно-коньячный завод «КИН» является правообладателем следующих товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Реестр):

- Товарный знак № 295151 в 33 классе МКТУ, сроком действия 03.11.2023 г.

- Товарный знак № 347981 в 32, 33, 35, 41, 43 классах МКТУ, сроком действия 03.11.2026 г.

- Товарный знак № 284426 в 32, 33, 35 классах МКТУ, сроком действия 02.03.2024 г., что подтверждается Свидетельствами на товарный знак (знак обслуживания), далее - ТЗ.

Между АО «МВКЗ «КиН» и Открытым акционерным обществом «Дербентский завод игристых вин» (далее - АО «ДЗИВ») 20 февраля 2018 г. заключен лицензионный договор № 29, согласно условиям, которого АО «МВКЗ «КиН» предоставило АО «ДЗИВ» простую (неисключительную) лицензию на право использования ТЗ для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ при их производстве и введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации (далее - Договор).

15.03.2018 г. поданному АО «Московский винно-коньячный завод «КИН» Заявлению о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору, договору концессии с приложениями (далее - Заявление) Ответчиком был присвоен номер 2018Д04772, что подтверждается Уведомлением о поступлении заявления о государственной регистрации распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и/или средством индивидуализации по договору от 15.03.2018.

Согласно п. 66 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 10.06.2016 г. №371, далее - Регламент) максимальный срок рассмотрения Документов составляет 25 рабочих дней со дня подтверждения факта уплаты пошлин(ы) в порядке и размере, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и (или) Положением о пошлинах.

Роспатент направил АО «Московский винно-коньячный завод «КИН» Уведомление о необходимости предоставления недостающих или (и) надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления от 18.05.2018 г. за электронной подписью ведущего государственного эксперта по интеллектуальной собственности ФИО4, а именно о несоблюдении требования абз. 2 п. 4 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора (утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 г. № 1416, далее - Правила) в отношении заявления. Истец письмом (исх. № 1185 от 05.06.2018 г.) предоставил прошитое и пронумерованное заявление.

Однако, Роспатент в лице ведущего государственного эксперта по интеллектуальной собственности ФИО4 в нарушение установленных Регламентом сроков через 3 месяца после первого повторно 23.08.2018 г. направил Истцу второе Уведомление о необходимости предоставления недостающих или (и) надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления от 15.08.2018 г. (далее - Уведомление 15.08.2018), в котором указал на препятствие для государственной регистрации, а именно о несоблюдении требования пп. «в» п. 3 Правил.

В соответствии с подпунктом «в» п. 3 Правил государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующих условий: в) представленные сведения о правообладателе (патентообладателе) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в Реестре.

Ответчик в Уведомлении 15.08.2018 отметил, что в представленных документах наименование АО «Московский винно-коньячный завод «КИН» в части указания организационно-правовой формы (Акционерное общество) не соответствует данным в Реестре (Открытое акционерное общество) и указал на необходимость, в том числе внести изменения в Свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) № 295151, 347981 и 284426 (далее - Охранные документы), касающиеся сведений о правообладателе, а также уплатить пошлину по пп. 2.16 и 2.17 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата ши такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат ши такое средство без договора (утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. №941, далее - Положение) за внесение изменения в Реестр и в охранные документы.

АО «Московский винно-коньячный завод «КИН»письмом (Исх. № 1772 от 28.08.2018 г.) в ответ на Уведомление 15.08.2018 направил Ответчику позицию о несогласии с данным незаконным препятствием, в силу следующих обстоятельств.

Согласно п.1 ст.54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму. Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Закон № 99-ФЗ) положение ст.66 ГК РФ изложено в новой редакции. В соответствии с п.4 ст.66 ГК РФ в новой редакции хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

Поскольку ОАО «МВКЗ «КиН» не отвечало признакам публичного акционерного общества, то есть акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, никогда публично не размещались (путем открытой подписки) или публично не обращались на условиях, установленных законодательством РФ, ОАО «МВКЗ «КиН» соответствовало признакам непубличного акционерного общества. Принимая во внимание данное обстоятельство, во исполнение требования, предусмотренного п. 7 ст. 3 Закона № 99-ФЗ, на годовом Общем собрании акционеров Истца, состоявшемся 30.06.2016 г., был утвержден Устав АО «МВКЗ «КиН» в новой редакции, что подтверждается Протоколом № 1 от 30.06.2016 г., а также Свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения 77 № 017861583 с указанием нового наименования Истца.

Следовательно, Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г.Москве (уполномоченный орган) подтвердила факт отсутствия признаков публичного акционерного общества у Истца, зарегистрировав 15.07.2016 г. изменение организационноправовой формы - Акционерное общество «Московский винно-коньячный завод «КиН», что подтверждается сведениями ЕГРЮЛ из открытых источников.

Согласно статьям 1477, 1480 и 1481 ГК РФ исключительное право на ТЗ, зарегистрированное федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Реестре, удостоверяется Охранным документом.

Форма свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) (утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. №482) предусматривает сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица.

В соответствии с п. 1 ст. 1232 ГК РФ правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении относящихся к государственной регистрации средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования.

При этом, принятый позднее Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части ст. 1232 ГК РФ, Закон № 99-ФЗ в п. 7 ст. 3 прямо указал, что изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции Закона № 99-ФЗ) не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование.

Следовательно, применительно к конкретным обстоятельствам при изменении организационно-правовой формы с ОАО на АО приоритетно подлежат применению положения Закона № 99-ФЗ.

Открытое акционерное общество «Московский винно-коньячный завод «КиН» и акционерное общество «Московский винно-коньячный завод «КиН» имеют один и тот же ИНН <***> и являются одним и тем же юридическим лицом. При этом наличие сведений об исключительном праве на ТЗ ОАО «МВКЗ «КиН» подтверждается данными в Реестре, размещенными на официальном сайте Ответчика, а также Охранным документом. Данное обстоятельство подтверждается и судебной правоприменительной практикой - Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.08.2018 г. № Ф07-8951/18 по делу № А56- 80309/2017.

Следовательно, изменение в рамках Закона № 99-ФЗ организационно-правовой формы Истца не повлияло на исключительное право заявителя в отношении принадлежащих ему объектов интеллектуальной собственности, в том числе ТЗ.

Одновременно согласно ч. 5 ст. 76 Конституции Российской Федерации в случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации (например, приказ Министерства экономического развития РФ от 10.06.2016 г. №371 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных» или постановление Правительства РФ от 24.12.2015 г. № 1416 «О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора») действует федеральный закон.

Кроме того, 06.07.2015 Роспатентом было издано Информационное письмо № 2 «О дополнительных разъяснениях по вопросу внесения изменений, связанных с изменением наименования юридического лица в части указания его организационно-правовой формы, в материалы заявок и реестры зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности в связи с изменениями в часть первую ГК РФ» (далее - Информационное письмо).

В соответствии с Информационным письмом в случае изменения наименования юридического лица в части указания его организационно-правовой формы, связанного с приведением его в соответствие с положениями ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ, положения абзаца второго п. 1 ст. 1232 ГК РФ (на который идет ссылка в Уведомлении Роспатента исх. № 208ДО3964) должны применяться с учетом положений Федерального закона № 99-ФЗ. Данное обстоятельство подразумевает, в частности, что внесение соответствующих изменений в реестры зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности (далее - Реестры), охранные документы (патенты и свидетельства) и заявки, содержащие прежнее наименование юридического лица, не является обязательным.

Выявленное при предоставлении Роспатентом государственных услуг в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации несоответствие указания организационно-правовой формы юридического лица в представленных заявителем документах сведениям соответствующих Реестров не является препятствием для предоставления государственной услуги в случае изменения наименования юридического лица в соответствии с Законом № 99-ФЗ.

Также Информационным письмом предусмотрено, что внесение изменений в Реестры, охранные документы и заявки, в том числе связанных с приведением организационно-правовой формы в соответствие с положениями ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ, осуществляется по желанию правообладателей (заявителей), на основании их заявлений и при условии уплаты соответствующей пошлины.

Следовательно, согласно позиции Ответчика, изложенной в информационном письме, изменение наименования юридического лица в соответствии с Законом № 99-ФЗ не является препятствием для предоставления государственной услуги.

В 2017 г. в аналогичных ситуациях несоответствие указания организационно-правовой формы Истца в представленных документах сведениям Реестра и охранным документам, а именно изменение наименования Истца в соответствии с Законом № 99-ФЗ с ОАО на АО, не явилось препятствием для предоставления государственной услуги по регистрации предоставления АО «МВКЗ «КиН» права использования товарных знаков по лицензионным договорам:

- с ООО «ВЕРЕЯ», 20.04.2017 РД0221287 по ТЗ № 243995;

- с ООО «Айсберг», 31.08.2017 РД0230793 по ТЗ № 347981.

АО «Московский винно-коньячный завод «КИН» 06.05.2019 г. соответствующим ходатайством приобщил к материалам дела комплект документов, подтверждающих проведение Роспатентом.

15.02.2019 г. почти спустя 1 (Один) год (заявление подано 15.03.2018г.) государственной регистрации прекращения права использования по данному лицензионному договору с ООО «Айсберг» без учета требований пп. в) п. 3 Правил и п. 1 ст. 1232 ГК РФ исключительно в рамках Закона № 99-ФЗ.

Предпосылкой такого положительного решения Роспатента стали Уведомление о необходимости предоставления недостающих или (и) надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления от 12.11.2018г. этого же эксперта ФИО4, где впервые было предложено АО «МВКЗ «КиН» документально подтвердить отсутствие признаков публичности со ссылкой на Федеральный закон от 5.05.2014 г. № 99-ФЗ.

09.07.2019 г. Роспатентом по заявлению АО «МВКЗ «КиН» о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по государственной регистрации № 209966 (МАТРЁШКА) внесена соответствующая запись в Государственный реестр о продлении срока действия исключительного права на товарный знак исключительно в рамках Федерального закона от 5.05.2014 г. № 99-ФЗ без учета требований пункта 89 Регламента (утв. Приказом Министерства экономического развития России от 30.09.2015г. № 704) и п. 1 ст. 1232 ГК РФ. Предпосылкой положительного решения Роспатента также стали Запрос документов для продления срока действия исключительного права на товарный знак от 04.06.2019г. эксперта ФИО5 с упоминанием Закона № 99-ФЗ.

11.07.2019г. АО «МВКЗ «КиН» получило в дополнение к первичным уточненные Запросы документов для продления срока действия исключительного права на товарный знак от эксперта ФИО6 от 24.06.2019: товарные знаки № 408233 (Знай меру!) (№ 2019009653) и № 413659 (№2019009650).

В данных запросах помимо Закона № 99-ФЗ впервые было упомянуто Информационное письмо и предлагалось правообладателю предоставить сведения о его соответствии признакам непубличного акционерного общества.

Следовательно, Роспатент прямо признав, что изменение организационно-правовой формы Истца с ОАО на АО обусловлено требованием Закона №99-ФЗ, предоставил государственные услуги на основании соответствующих запросов и ответов правообладателя без взимания пошлин и внесения изменения в Реестре ОАО на АО и в охранный документ.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен прямой запрет органам, предоставляющим государственные услуги, требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг.

Следовательно, АО «МВКЗ «КиН», не смотря на наличие подтверждения ИФНС № 43 по г.Москве законности изменения организационно-правовой формы на АО согласно Закону № 99-ФЗ согласно находящимся в открытом доступе сведениям ЕГРЮЛ на сайте ФНС России, а также прямого запрета, добровольно по каждому запросу Роспатента предоставляло непредусмотренные Регламентом и Правилами документы о данном изменении.

Однако по рассматриваемому делу Ответчик не только ни в Уведомлении от 18.05.2018 г., ни в Уведомлении 15.08.2018 не запрашивал со ссылкой на Закон № 99-ФЗ интересующие документы, а более того после упоминания Истцом требований Закона № 99-ФЗ в отказном решении посчитал, что положения данного закона не устраняют выявленного препятствия.

Изменение организационно-правовой формы с ОАО на АО не могло быть обусловлено требованиями иных законов кроме как Закона № 99-ФЗ. Само по себе измененное наименование Истца «Акционерное общество» согласно открытым сведениям ЕГРЮЛ явно свидетельствует:

о подтверждении компетентным органом (ИФНС № 43 по г.Москве) об отсутствии у Истца признаков публичного акционерного общества;

об изменении организационно-правовой формы Истца в рамках Закона № 99-ФЗ;

об отсутствии необходимости Ответчику, не являющемуся специалистом по данному вопросу, запрашивать и изучать непредусмотренные Регламентом и Правилами документы, связанные с уже зарегистрированным изменением организационно-правовой формы Истца;

об отсутствии необходимости Истцу предоставлять Ответчику непредусмотренные Регламентом и Правилами документы, связанные с уже зарегистрированным изменением.

Таким образом, в силу прямого указания закона № 99-ФЗ изменение наименования вида организационно-правовой формы (с ОАО на АО) в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией ГК РФ не является препятствием для предоставления государственной услуги по регистрации предоставления права использования ТЗ по лицензионному договору, а требование переоформить имеющийся у организации Охранный документ, как иной документ, содержащий его прежнее наименование вида организационно-правовой формы (ОАО), незаконно и запрещено.

Само же наименование переоформленной в установленном порядке организационно-правовой формы АО «Московский винно-коньячный завод «КИН» подтверждает признание налоговым органом отсутствия у АО «Московский винно-коньячный завод «КИН» согласно именно Закону № 99-ФЗ признаков публичного акционерного общества, а также отсутствие необходимости повторного подтверждения изменений перед третьими лицами.

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно признал требования подлежащими удовлетворению.

Аргументированных доводов, основанных на доказательственной базе, опровергающих выводы суда, изложенные в решении, и позволяющих изменить или отменить обжалуемый судебный акт, ответчиком на момент рассмотрения апелляционной жалобы не представлено.

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены нормы материального и процессуального права, принято законное и обоснованное решение и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Заявителем не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л :

решение Арбитражного суда города Москвы от 26.07.2019 по делу №А40-28991/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья Л.А. Москвина

Судьи С.Л. Захаров

ФИО1

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.