Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ФИО1 (Москва) на решение Арбитражного суда города Москвы от 21.11.2017 (судья Никонова О.И.) по делу № А40-96275/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2018 (судьи Головкина О.Г., Трубицын А.И., Расторгуев Е.Б.) по тому же делу,

по исковому заявлению акционерного коммерческого банка «ДЕРЖАВА» публичного акционерного общества (Большой ФИО2 пер., д. 2, корп. 3, Москва, 119435, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «НД-торг» (ул. Николоямская, д. 13, стр. 17, Москва, 109240, ОГРН <***>) и ФИО1 о защите исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование,

при участии в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: акционерного общества «Регистратор Р01» (ул. Миклухо-Маклая, <...>, ОГРН <***>), общества с ограниченной ответственностью

«Интернет-Хостинг» (ул. Образцова, д. 7, оф. 216, Москва, ОГРН 1097746279388).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца – ФИО3 (по доверенности от 06.11.2017), ФИО4, ФИО5 (по доверенности от 17.01.2018);

от ответчика – ФИО6, ФИО7 (по доверенности от 27.12.2017, серия 77АВ № 6371856).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерный коммерческий банк «ДЕРЖАВА» публичное акционерное общество (далее – банк «ДЕРЖАВА») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «НД-торг» (далее – общество «НД-торг») и ФИО1 о запрете использовать обозначения «Derzhava» и «Держава», сходные до сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельству № 572974, № 586382 и фирменным наименованием истца, в доменном имени, а также при размещении информации в сети «Интернет»; о взыскании с ответчиков расходов на услуги нотариуса и оплату государственной пошлины за рассмотрение искового заявления.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество «Регистратор Р01», общество с ограниченной ответственностью «Интернет-Хостинг».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2018, требования удовлетворены частично: суд запретил ФИО1 использовать обозначения «Derzhava» и «Держава» в доменном имени, а также взыскал с ФИО1 расходы на услуги нотариуса и оплату государственной пошлины.

Не согласившись с принятыми судебными актами, Лебедев П.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящей кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В кассационной жалобе указывается, что судами первой и апелляционной инстанции неправильно применены нормы материального права и нарушены нормы процессуального права, а выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным в деле доказательствам.

До судебного заседания от банка «ДЕРЖАВА» поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором указывается, что судами первой и апелляционной инстанций была дана надлежащая правовая оценка представленным сторонами доказательствам, и обжалуемые судебные акты являются обоснованными и законными.

В судебном заседании представитель ФИО1 поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель банка «ДЕРЖАВА» поддержал правовую позицию, изложенную в ранее представленном отзыве на кассационную жалобу.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых

судебных актов судов первой и апелляционной инстанций, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены судебных актов и направления дела на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судами, что банк «ДЕРЖАВА» является правообладателем комбинированного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 572974 и комбинированного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 586382 с датами приоритетов 22.01.2015, правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг 36-го класса МКТУ – «банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; оценки финансовые [банковские операции]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; сделки посреднические с акциями и облигациями; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; услуги брокерские; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей».

Также судами установлено, что банк «ДЕРЖАВА», создано и зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве юридического лица 05.03.1994, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц - 28.08.2002, является кредитной организацией. Кроме того, истец является администратором доменного имени «derzhava.ru» с 24.03.1998.

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что в сети Интернет на сайте www.artc-derzhava.ru размещается информация о покупке и продаже золотых и серебряных инвестиционных и коллекционных монет, а также рекламируются услуги по сохранению сбережений, предлагая при этом к продаже драгоценные монеты и драгоценных металлов. Вместе с тем, при осуществлении указанной деятельности используется обозначение «Держава», которое размещается на страницах названного сайта, в подтверждение чего истцом представлен в материалы дела нотариально удостоверенный протокол осмотра доказательств от 02.03.2017 (л.д. 44–53, том № 1).

Доменное имя www.artc-derzhava.ru зарегистрировано 24.05.2009, администратором доменного имени является ФИО1, а общество

«НД-торг» использует названный сайт в своей деятельности путем размещения на нем информации.

Банк «ДЕРЖАВА», полагая, что ответчики нарушают его исключительные права на фирменное наименование и знаки обслуживания путем использования сходного до степени смешения обозначения «Держава» в доменном имени www.artc-derzhava.ru и обозначения «Держава» на сайте в сети Интернет, обратился в суд с вышеуказанными требованиями.

Отказывая в удовлетворении требований в части запрета ФИО1 использовать обозначение «Держава» («Derzhava»)» путем размещения на сайте www.artc-derzhava.ru, в том числе в рекламе и продвижении товаров и услуг, суды первой и апелляционной инстанций исходил из того, что услуги по продаже драгоценных монет и банковские услуги не являются однородными, и, соответственно, потребитель не может быть введен в заблуждение относительно лица, предоставляющего эти услуги, то есть признали услуги, для которых зарегистрированы указанные знаки обслуживания, и товары, предлагаемые ответчиками на указанной сайте, неоднородными.

Кроме того, суды установили, что обозначение «Держава», размещенное ответчиками на сайте www.artc-derzhava.ru, и знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации № 572974, 586382, правообладателем которыми является истец, не сходны до степени смешения.

Мотивом для отказа в иске, предъявленного банком «ДЕРЖАВА» к обществу «НД-торг» о защите исключительных прав на фирменное наименование послужила недоказанность истцом факта использования этим обществом обозначения, сходного с фирменным наименованием истца – «Держава».

Удовлетворяя исковые требования в части запрета ФИО1 использовать сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца обозначение в доменном имени artc-derzhava.ru, суд первой инстанции указал, что услуги по сохранению сбережений относятся к банковским услугами и являются однородными услугам, которые оказывает банк «ДЕРЖАВА».

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, предметом настоящего спора является защита исключительных прав на фирменного наименования истца и на знаки обслуживания, правообладателем которых он является, от несанкционированного использования ответчиками в сети Интернет обозначения «Держава/ derzhava» и в доменном имени.

Основанием для предъявления настоящего иска явилось, как полагает истец, незаконное использование, обозначение «Держава» в доменном имени www.artc-derzhava.ru, а также на указанном сайте в отношении однородных услуг, для которых зарегистрированы знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации № 572974, 586382, и однородной деятельности, которой занимается банк «ДЕРЖАВА».

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами,

указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вместе с тем в статье 1473 ГК РФ закреплено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица.

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на

вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии со статьей 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование, включенное в ЕГРЮЛ, возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

Из пункта 1 статьи 1474 ГК РФ, следует, что юридическое лицо, обладающее исключительным правом на фирменное наименование, вправе использовать его любым не противоречащим закону способом. В связи с этим, коммерческая организация вправе указывать свое фирменное наименование в доменном имени в сети Интернет.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак и фирменное наименование входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака, фирменного наименования либо обозначения, сходного с ними до степени смешения в отношении однородных товаров/ услуг или однородной деятельности, осуществляемой правообладателем; в то же время ответчик обязан доказать правомерность своих действий по использованию чужого товарного знака или фирменного наименования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость,

относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Вопрос о сходстве сравниваемых обозначений, использованных ответчиками, с фирменным наименованием истца и его знаками обслуживания подлежит разрешению с учетом положений главы 76 ГК РФ, а также разъяснений, изложенных в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11.

Между тем, принимая решение о запрете ФИО1 использовать обозначение «Держава» в доменном имени www.artc-derzhava.ru, сравнительный анализ этих обозначений не предмет их сходства не проводился.

Вместо этого судом первой инстанции проведен сравнительный анализ словесного обозначения по заявке № 2016749343, поданной ФИО1 26.12.2016в Роспатент для регистрации собственного товарного знака в отношении товаров 34-го «знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; камни драгоценные; камни полудрагоценные; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; монеты; палладий; платина [металл]; серебро необработанное или чеканное; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов» класса МКТУ, и знаков обслуживания, правообладателем которых является истец, что не входило в предмет доказывания по настоящему делу.

Действительно судом первой инстанции установлено, что ФИО1 является правообладателем словесного товарного знака «Держава» правовая охрана которому представлена в отношении товара 34-го класса МКТУ, но

исключительные права на знаки обслуживания истца и его фирменное наименование возникли ранее даты приоритета этого товарного знака.

Следует отметить, что выводы судов об отсутствии сходства до степени смешения доменного имени www.artc-derzhava.ru и обозначения использованного на этом сайте со знаками обслуживания истца, а также неоднородность услуг, для которых зарегистрированы эти знаки, и товаров и услуг которые представлялись на сайте, не оспаривались в суде кассационной инстанции.

Вместе с тем, заявитель кассационной жалобы не согласен с выводами судов первой и апелляционной инстанций касательно того, что предлагаемые услуги с использованием доменного имени www.artc-derzhava.ru, являются однородными деятельности, которую осуществляет истец с использованием фирменного наименования «Держава».

Истец является кредитной организацией.

Так суд первой инстанции, давая правовую оценку однородности услуг, для которых зарегистрированы знаки обслуживания истца, и товара и услуг, предлагаемых на сайте с использованием доменного имени

www.artc-derzhava.ru указал на то, что услуги по продаже изделий из драгоценных металлов, осуществляемые ответчиками, не относятся к банковской деятельности, они не являются кредитными организациями, не осуществляют банковскую деятельность, не совершает банковские операции. Наличие на сайте www.artc-derzhava.ru словосочетаний «сохранение денег, монетная форма в виде металлов, драгоценные металлы, сбережения» и прочих не может свидетельствовать об обратном.

И в то же время, при определении однородности деятельности, которую осуществляет банк «ДЕРЖАВА», и услуг, в отношении которых используется доменное имя www.artc-derzhava.ru, со ссылками на пункты 2.2, 2.4 Положения Банка России от 01.11.1996 № 50 «О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с

драгоценными металлами» суд указал на то, что компания «Держава Золото», рекламирует услуги по сохранению сбережений, предлагая при этом к продаже драгоценные монеты и драгоценных металлов, чем вводят потребителя в заблуждение относительно того, кто предоставляет услуги, характерные для банков.

Но компания «Держава Золото» не является лицом, участвующим в деле.

Кроме того, ФИО1 является администратором доменного имени и несет ответственность за информацию, размещаемую посредством использования этого доменного имени, однако судами первой и апелляционной инстанции установлено, что общество «НД-торг», осуществляющее размеренные информации на сайте с использованием доменного имени www.artc-derzhava.ru, не нарушает ни исключительных прав истца на знаки обслуживания, ни его прав на фирменное наименование «ДЕРЖАВА».

Кроме того, следует отметить, что по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, фирменными наименованиями, суд при установлении обстоятельств использования (администрирования, делегирования и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 № 5560/08.

В силу параграфов 4 (a) (i - iii) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика

идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

В параграфах 4 (c) (i - iii) Политики отмечается, что если администратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких перечисленных ниже обстоятельств, это может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу в соответствии с вышеприведенным параграфом 4 (a) (ii) Политики, например: (i) до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг; (ii) администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем; (iii) используя доменное имя, администратор доменного имени занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца.

При рассмотрении доменных споров могут быть предъявлены требования, такие как о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте); требование об аннулировании такой регистрации.

При рассмотрении настоящего спора, суды, удовлетворяя требования истца о запрете ФИО1 использовать обозначение «Держава» («Derzhava») в доменном имени www.artc-derzhava.ru., указали на то, что у

него нет каких-либо законных интересов в администрировании спорного доменного имени.

Между тем судами установлено, что на дату принятия такого решения ФИО1 являлся правообладателем собственного словесного товарного знака со словесным обозначением «Держава» зарегистрированного в отношении товаров 34-го класса МКТУ. Сведений о том, что такая регистрация товарного знака признана в установленном законом порядке недействительной, в материалах дела не имеется.

Таким образом, суды фактически запретили правообладателю товарного знака использовать свой товарный знак в сети Интернет в отношении тех товаров, для которых он зарегистрирован, то есть ограничили его исключительное право.

В то же время, как следует из материалов дела, истец реализует свое исключительное право на фирменное наименование при администрировании доменного имени «derzhava.ru» с 24.03.1998, обстоятельств того, что администрирование с 2009 года ФИО1 доменного имени www.artc-derzhava.ru каким- либо образом препятствует в реализации истцу своих исключительных прав на фирменное наименование, судами не установлено.

Также не установлена судами недобросовестность ФИО1 при регистрации доменного имени www.artc-derzhava.ru.

Доводы о том, что рассмотрение предъявленных к ФИО1 требований, как к физическому лицу, не относится к компетенции арбитражного суда, были предметом апелляционной жалобы, и получили правовую оценку суда апелляционной инстанции, которым был установлен факт того, что ФИО1 обладает статусом индивидуального предпринимателя.

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной

инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых решения и постановления с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении суду предлагается учесть изложенное и устранить допущенные нарушения; исследовать все имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 21.11.2017 по делу

№ А40-96275/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2018 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий Н.А. Кручинина

судья Судья С.П. Рогожин

Судья В.В. Голофаев