Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «ДИАЛ Инжиниринг» (Первомайская ул., 1, стр. 27, пом. 5, Московская обл., г. Лосино-Петровский, 141150, ОГРН 1037739851742) на решение Арбитражного суда Московской области от 23.09.2019 по делу № А41-26758/2019 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2019 по тому же делу,

по иску акционерного общества «ДИАЛ Инжиниринг» к обществу с ограниченной ответственностью «Транслоджика» (пр-кт Ленина, д. 101, Московская обл., г. Подольск, 142100, ОГРН 1145074009992) и обществу с ограниченной ответственностью «ТПК Группа товарищей» (Октябрьский пр- т, д. 90, пом. 16, Ленинградская обл., р-н Всеволожский, г. Всеволожск, 188643, ОГРН 1027739849961) о защите исключительных прав на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества «ДИАЛ Инжиниринг» – Бышова О.А.

(по доверенности от 28.06.2018);

от общества с ограниченной ответственностью «ТПК Группа товарищей» – Сапожников М.В. (по доверенности от 17.08.2017 № 37).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «ДИАЛ Инжиниринг» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Транслоджика», обществу с ограниченной ответственностью «ТПК Группа Товарищей» с требованиями:

обязать общество «Транслоджика», прекратить производство, а общество «ТПК Группа товарищей» прекратить заказ производства и реализацию товара «Универсальное моющее нейтральное средство «Хозяйкинъ» с этикеткой, содержащей обозначение «ПРОГРЕСС»;

обязать общество «Транслоджика», выплатить обществу «ДИАЛ Инжиниринг» компенсацию за незаконное использование товарного знака № 250678 в размере 300 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Московской области от 23.09.2019, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2019, в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец, не согласившись с вышеназванными судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, просит отменить обжалуемые решение и постановление и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование поданной кассационной жалобы, общество «ДИАЛ Инжиниринг» указывает на то, что суды уклонились от анализа товарного

знака истца и обозначения используемого ответчиками на сходство до степени смешения, сославшись на то, что ответчики используют свои товарные знаки с незначительными изменениями; суды сравнивали между собой иные объекты (фотоизображения товаров сторон, коммерческое обозначение сторон), судами не учтено, что в регистрации обозначения по заявке № 2018746885 в качестве товарного знака было отказано.

Истец отмечает, что судами не учтены положения пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), в котором указано, что вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений, судами не установлена степень сходства сравниваемых товарного знака и обозначений, а также не произведено сравнение по семантическому и фонетическим признакам.

По мнению истца, судами не исследовалась степень однородности товаров для которых зарегистрирован товарный знак истца и товаров, для производства и реализации которых ответчики используют спорное обозначение. Между тем данное обстоятельство имеет существенной значение для разрешения вопроса о вероятности смешения, так как товары в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца и товар «моющее средство» на который нанесена спорная этикетка близки к идентичности и вероятность смешения в глазах потребителя в связи с этим повышается.

Судом первой инстанции не были учтены положения пункта 7.2.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденных приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128 (далее – Руководство), пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения

юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила) и соответственно не было принято во внимание, что товар «моющие средства» является товаром широкого потребления с низкой стоимостью и предназначен для краткосрочного пользования, что усиливает вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности их одному и тому же изготовителю.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что судами не принято во внимание обстоятельство широкой известности товаров истца, производимых под товарным знаком «ПРОГРЕСС». Данное обстоятельство подтверждает социологический опрос, представленный в материалы дела, которому не дана должная правовая оценка.

Истец также указывает на то, что суд, сделав вывод в обжалуемом судебном акте, о неохраноспособности товарного знака истца, вышел за пределы своих полномочий, поскольку соответствующих доводов заявлено не было, и поскольку правовая охрана товарного знака истца действует, не оспорена в установленном законом административном порядке.

Кроме того, сделав вывод о неохраноспособности товарного знака истца, суды основывались на доказательствах не имеющиеся в материалах дела (сведениях о иных товарных знаках).

Помимо изложенного, заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что суд первой инстанции не обоснованно применил утративший силу нормативный акт (Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» утвержденный приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197); судом апелляционной инстанции не дана оценка всем доводам истца, апелляционная жалоба не рассмотрена по существу.

Ответчики отзыва на кассационную жалобу не представили.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель общества «ТПК Группа Товарищей» в судебном заседании возражал против доводов кассационной жалобы, ссылаясь на законность принятых по делу судебных актов.

Общество «Транслоджика», извещенное надлежащим образом о начале судебного процесса с их участием, а также о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе посредством публичного уведомления на официальном сайте суда в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети

Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 250678, с приоритетом от 29.12.2001, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 03.07.2003 и охраняемого, в числе прочего, в отношении следующих товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «препараты для чистки, в том числе препараты для чистки сточных труб, препараты для полирования, препараты для обезжиривания, в том числе средства для обезжиривания посуды при мытье, средства обезжиривающие при мытье (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей)».

Истцом было указано, что при визуальном исследовании этикетки товара ответчиков видно, что на ней используется словесное обозначение «ПРОГРЕСС», при этом слово «ПРОГРЕСС» на этикетке зрительно отделено от иных элементов. Истец не давал ответчикам согласия на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 250678, а равно сходных с ним до степени смешения обозначений.

Полагая, что действия ответчика – обшества «Транслоджика», связанные с производством и реализацией товара «универсальное моющее нейтральное средство «ХОЗЯИКИНЪ», а также действия ответчика – общества «ТПК Группа товарищей», связанные с заказом производства и реализацией товара «универсальное моющее нейтральное средство «ХОЗЯИКИНЪ» нарушают исключительные права Истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 250678, истец обратился в арбитражный суд с иском.

Истец указывал на то, что его товарный знак представляет собой слово «ПРОГРЕСС», выполненное заглавными буквами, стандартным шрифтом и его транслитерацию в латинице. На этикетке товара ответчиков также используется слово «ПРОГРЕСС», практически тождественное товарному знаку истца, что, по мнению истца, свидетельствует о наличии сходства до степени смешения между сравниваемыми объектами.

Как указал истец, товары, в отношении которых охраняется товарный знак истца, являются однородными товару ответчиков – «моющее средство», поскольку: относятся к одной родовой группе (средства бытовой химии); имеют одно и то же назначение (товары для уборки); имеют одни и те же места продаж (отдельные магазины бытовой химии или отделы бытовой химии в крупных магазинах); один круг потребителей.

Отказывая в удовлетворении исковых требований суд первой инстанции исходил из того, что в результате визуального сравнения товарного знака истца и коммерческого обозначения, используемого ответчиком, было установлено, что они не являются тождественными или сходными до степени смешения, в результате сравнения фотоизображений товаров, на которых изображены товарные знаки истца и ответчика не было обнаружено признаков, позволяющих идентифицировать указанные товарный знаки как сходные.

Кроме того суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчиками используются товарный знак («ХОЗЯЙКИНЪ» по

свидетельству Российской Федерации № 628494), а также обозначение «ХОЗЯЙКИНЪ ПРОГРЕСС» по заявке 2018746885, правообладателем которых является общество «ТПК Группа товарищей», с незначительными изменениями.

Суд первой инстанции также пришел к выводу о том, что обозначение «ПРОГРЕСС» для товарных знаков маркирующих моющее средство, является слабым элементом, так как указывает на свойства и назначение этих товаров и входит в состав множества товарных знаков разных производителей.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, оставив решение суда без изменения.

Рассмотрев кассационную жалобу общества, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к следующему выводу.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Частью 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и

ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения – к лицу, совершающему такими действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним (пункт 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ).

Судами установлен факт наличия у истца исключительных прав на товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 250678, зарегистрированного в отношении товаров 3-го класса МКТУ и дата его приоритета – 29.12.2001.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства суды пришли к выводу об отсутствии факта нарушения ответчиками исключительных прав истца на указанный товарный знак путем использования в своей хозяйственной деятельности сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения.

В результате визуального сравнения товарного знака истца и коммерческого обозначения, используемого ответчиком, судами было установлено, что они не являются тождественными или сходными до степени смешении.

По результатам сравнения фотоизображений товаров, на которых изображены товарные знаки истца и ответчика судами не было обнаружено признаков, позволяющих идентифицировать указанные товарный знаки как сходные.

Кроме того суд первой инстанции установил, что ответчиками используются товарный знак («ХОЗЯЙКИНЪ» по свидетельству Российской Федерации № 628494), а также обозначение «ХОЗЯЙКИНЪ ПРОГРЕСС» по заявке № 2018746885.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

Согласно открытым сведениям из реестра заявок на регистрацию товарных знаков, в регистрации обозначения «ХОЗЯЙКИНЪ ПРОГРЕСС» по заявке 2018746885 Роспатентом отказано.

Таким образом, выводы судов о том, что ответчиками используются собственные обозначения, в том числе обозначение по заявке № 2018746885, включающее словесный элемент «ПРОГРЕСС», которое является практически тождественным словесному элементу товарного знака истца, сделаны при неполном исследовании обстоятельств дела.

Кроме того, из обжалуемых судебных актов усматривается, что судами проводилось сравнение на предмет сходства между цветными фотоизображениями товаров истца и ответчика, а также между товарным знаком истца и коммерческим обозначением ответчика, а не товарного знака истца и обозначений, используемых ответчиками при производстве и реализации товара «универсальное моющее нейтральное средство «ХОЗЯИКИНЪ», что не соответствует положениям пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 Постановления № 10, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если

потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (услуг) для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров (услуг) или при низкой степени однородности товаров (услуг), но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров (услуг) устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара (услуги) представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров (услуг), круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В соответствии с пунктом 7.2.1 Руководства, которое не является нормативно-правовым актом, но может использоваться судом при исследовании вопросов об однородности товаров (услуг), вывод об однородности товаров (услуг) делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно названному пункту Руководства признаки однородности товаров (услуг) подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров (услуг); назначение товаров (услуг); вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров (услуг) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками.

Из обжалуемых судебных актов не усматривается, что судами установлена степень сходства (высокая, низкая) товарного знака истца и обозначения используемого ответчиками, а также что судами проведен анализ однородности товаров истца и спорных товаров ответчиков, с учетом доводов сторон.

Кроме того, из содержания обжалуемых судебных актов не усматривается, что судами оценено сходство товарного знака истца и спорного обозначения по фонетическим и семантическим признакам.

В обоснование широкой известности товаров (моющих средств) истца под товарным знаком «ПРОГРЕСС», истцом в материалы дела представлен социологический опрос.

Вместе с тем из содержания обжалуемых судебных актов не усматривается, что судами дана надлежащая правовая оценка указанному доказательству.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды пришли к выводу о неохраноспособности обозначения «ПРОГРЕСС» в связи с тем, что данное слово указывает на свойства и назначение товаров моющее средство и входит в состав множества товарных знаков разных производителей.

Вместе с тем судами не учтены разъяснения, изложенные в абзаце третьем пункта 52 Постановления № 10, согласно которым при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

В рассматриваемом случае таких возражений сторон заявлено не было.

Согласно пункту 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В пункте 2 статьи 1481 ГК РФ установлено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Таким образом, Роспатент, выдав истцу свидетельство Российской Федерации о государственной регистрации товарного знака « » ( № 250678) подтвердил его исключительное право на этот товарный знак.

Поскольку исключительное право на товарный знак не было оспорено в установленном законом порядке, выводы судов о неохраноспособности товарного знака истца являются незаконными.

На основании изложенного суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые судебные акты вынесены при неполном исследовании обстоятельств дела; судебные акты приняты с нарушением норм материального права, что привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Данные обстоятельства в соответствии с нормами статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основаниями для отмены состоявшихся по делу судебных актов и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять судебный акт в соответствии с требованиями действующего законодательства, вышеизложенными правовыми позициями, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 23.09.2019 по делу № А41-26758/2019 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2019 по тому же делу отменить.

Дело № А41-26758/2019 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий
судья Д.А. Булгаков

Судья Т.В. Васильева Судья А.А. Снегур