Гражданский кодекс часть 1

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе судьи Солодкевич Ю.М., судей Дерхо Д.С., Тетериной Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём Набиевым М.З., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-16893/2018) общества с ограниченной ответственностью «Аватара» на решение Арбитражного суда Омской области от 11.12.2018 по делу № А46-15420/2018 (судья С.В. Яркова) по иску общества с ограниченной ответственностью «Аватара» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к акционерному обществу «Омскоблавтотранс» (ИНН <***>, ОГРН <***>), при участии в деле в качестве третьих лиц Министерства труда и социального развития Омской области и общества с ограниченной ответственностью «Экстрим безопасность», о взыскании 1 800 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью «Аватара» – ФИО1 (паспорт, по доверенности от 25.10.2018);

от общества с ограниченной ответственностью «Экстрим безопасность» – ФИО1 (паспорт, по доверенности № 9 от 13.03.2019 сроком действия один год), ФИО2 (паспорт, по доверенности № 8 от 11.03.2019);

от акционерного общества «Омскоблавтотранс» – ФИО3 (паспорт, по доверенности № 3 от 28.12.2018);

от Министерства труда и социального развития Омской области – ФИО4 (удостоверение, по доверенности № ИСХ -18/МТСР18486 от 28.12.2018), ФИО5 (паспорт, по доверенности № ИСХ-19/МТСР 699 от 21.01.2019);

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Аватара» (далее – ООО «Аватара», истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением о взыскании с акционерного общества «Омскоблавтотранс» (далее – АО «Омскоблавтотранс», ответчик) компенсации за нарушение исключительного права в размере 1 800 000 руб.

Определением Арбитражного суда Омской области от 01.11.2018 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) и общество с ограниченной ответственностью «Экстрим безопасность» (далее – ООО «Экстрим безопасность»).

Решением Арбитражного суда Омской области от 11.12.2018 по делу № А46-15420/2018 в иске отказано.

Не соглашаясь с принятым судебным актом, ООО «Аватара» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указал, что, установив факт бездоговорного использования ПО ответчиком, то есть факт нарушения ответчиком исключительного права истца, суд не применил норму пункта 3 статьи 1252, статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), устанавливающую за это ответственность в виде компенсации за нарушение указанного права. По мнению подателя жалобы, вывод суда первой инстанции о недоказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца противоречит установленным судом обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Кроме того, истец указывает, что он не является лицом, обязанным в силу государственных контрактов № 220 от 17.09.2014 и № 2015.378588 от 15.10.2015 безвозмездно установить ПО на терминалы ответчика, в том числе на спорные 50 терминалов New8110, а также на отсутствие соответствующей обязанности у ООО «Экстрим безопасность». Как полагает податель жалобы, наличие у ответчика ожиданий безвозмездной установки ПО от исполнителя госконтракта не является обстоятельством, позволяющим ответчику извлекать прибыль от неправомерного использования программы истца на протяжении полутора лет без оплаты использования. Также истец полагает, что судом первой инстанции неверно распределено бремя доказывания, возложив на истца обязанность доказывания авторства на установленную им на спорные терминалы программу, исходя из предположения о возможности установки на спорных 50 терминалах ПО ООО «Экстрим безопасность», то есть такого же, что было установлено на 331 замененном терминале.

Оспаривая доводы апелляционной жалобы, Министерство представило отзыв, в котором указало, что не усматривает установленных арбитражным процессуальным законодательством оснований для отмены принятого решения.

Доказательства направления указанного отзыва в адрес иных лиц, участвующих в деле, не были представлены вместе с отзывом.

В заседании суда апелляционной инстанции, открытом 12.02.2019, представители истца и ответчика пояснили, что не знакомы с отзывом Министерства на апелляционную жалобу, в связи с чем суд определил рассмотреть вопрос о приобщении данного отзыва к материалам дела после выслушивания сторон по существу.

Представитель ООО «Аватара» поддержал требования, изложенные в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Представитель АО «Омскоблавтотранс» просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Судебное заседание, открытое 12.02.2019, было отложено на 14.03.2019. Суд апелляционной инстанции предложил ответчику до 07.03.2019 представить в порядке статьи 81 АПК РФ письменные пояснения по следующим вопросам:

- почему письма от 29.10.2015 № 08/1729, от 20.10.2016 № 08/22121, а также электронная переписка адресованы ООО «Аватара», если, по мнению АО «Омскоблавтотранс», обязанность по установлению (замене) программного обеспечения на транспортных терминалах лежала на ООО «Экстрим безопасность» в рамках государственного контракта № 220 от 17.09.2014;

- почему в условиях действия государственного контракта № 220 от 17.09.2014 ОАО «Омскоблавтотранс» заключило сублицензионный договор с ООО «Аватара» на условиях платности права использования программного обеспечения;

- какое программное обеспечение было установлено на 50 транспортных терминалах, перечисленных в приложении № 1 сублицензионного договора от 15-ТТ-ПО от 25.05.2015, до мая 2015 года;

- были ли 50 транспортных терминалов, перечисленных в приложении № 1 к сублицензионному договору от 15-ТТ-ПО от 25.05.2015, зарегистрированы в системе управления терминалами по состоянию на 25 декабря 2014 года;

- кто ведёт систему обслуживания терминалов и представляло ли АО «Омскоблавтотранс» к регистрации в ней 50 транспортных терминалов New8110;

- кому ответчик передавал сведения, которые необходимо было внести в систему обслуживания терминалов до 25 декабря 2014 года;

- почему по истечения срока действия сублицензионного договора АО «Омскоблавтотранс» не предоставило 50 транспортных терминалов для прекращения прав использования программного обеспечения, а вело переговоры о предоставлении права пользования программным обеспечением на иных условиях (уменьшение количества транспортных терминалов, снижение размера платы за право пользования);

- какое программное обеспечение было установлено ООО «Экстрим безопасность» на 331 транспортных терминалах new2110;

- известно ли было АО «Омскоблавтотранс», что ООО «Аватара» по сублицензионному договору № 15-ТТ-ПО от 25.05.2015 установит иное программное обеспечение, нежели ООО «Экстрим безопасность» уже установило в рамках государственного контракта № 220 от 17.09.2014.

ООО «Экстрим безопасность» предложено представить в порядке статьи 81 АПК РФ письменные пояснения по следующим вопросам:

- передавало ли АО «Омскоблавтотранс» для регистрации в системе обслуживания, а также замены (установки) программного обеспечения в рамках государственного контракта № 220 от 17.09.2014 транспортные терминалы New8110 в количестве 50.

Явка представителя ООО «Экстрим безопасность» признана обязательной.

Сторонам предложено принять меры к урегулированию спора путём заключения мирового соглашения.

Определение об отложении судебного заседания размещено в информационной системе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/).

От АО «Омскоблавтотранс» 07.03.2019 поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором ответчик просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

К отзыву на апелляционную жалобу ответчиком приложены копии договоров от 24.03.2015 № 33/15Б, № 34/15Б, № 35/15Б и № 36/15Б с приложениями.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика заявил ходатайство о приобщении указанных доказательств к материалам дела в подтверждение необходимости в дополнительных транспортных терминалах с мая 2015 года.

Представитель ООО «Экстрим безопасность» и ООО «Аватара» оставил разрешение этого ходатайства на усмотрение суда.

От ООО «Экстрим безопасность» поступили письменные пояснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по апелляционной жалобе вместе с дополнительным документом (письмом АО «Омскоблавтотранс» № 08/37 от 16.01.2015), которое просило приобщить в подтверждение своих пояснений.

Представители АО «Омскоблавтотранс», Министерства труда и социального развития Омской области оставили разрешение данного ходатайства на усмотрение суда.

Кроме того, представитель истца и ООО «Экстрим Безопасность» пояснил, что поступивший до отложения судебного заседания отзыв Министерства получен.

С учетом позиции лиц, участвующих в деле, поступившие отзывы, письменные пояснения и дополнительные доказательства приобщены судом апелляционной инстанции к материалам дела в целях правильного, полного и всестороннего выяснения имеющих значение для дела обстоятельств, принятия законного и обоснованного судебного акта (статьи 81, 262, 268 АПК РФ, пункт 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»).

В заседании суда апелляционной инстанции, открытом 14.03.2019, представитель ООО «Аватара» поддержал требования, изложенные в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Представитель АО «Омскоблавтотранс» поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Пояснил, что общество обратилось к ООО «Экстрим безопасность» с просьбой установить в рамках государственного контракта программное обеспечение на новые терминалы, которое рекомендовало по этому вопросу обратиться к ООО «Аватара». Считает, что в рамках сублицензионного договора ООО «Аватара» АО «Омскоблавтотранс» не передавался и не устанавливался на терминалы другой программный продукт, нежели использовало ООО «Экстрим безопасность». Истец, не доказал своего права на установленное программное обеспечение, так как в сублицензионном договоре нет ссылки на лицензионный договор, что требует пункт 6 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), значит не имеет право притязаний к АО «Омскоблавтотранс».

Представитель Министерства поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Пояснил, что исполнитель по государственному контракту обеспечивал работоспособность и совместимость программного обеспечения на используемых терминалах, количество терминалов в контракте не указывалось и при формировании цены не учитывалось. Полагает, что не только на уже имеющиеся, но и на вновь приобретенные транспортные терминалы ООО «Экстрим безопасность» должно было в рамках государственного контракта устанавливать программное обеспечение, позволяющее системе работать.

Представитель ООО «Экстрим безопасность» поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу и письменных пояснениях. Наглядно продемонстрировал функции программных обеспечений, правообладателями которых являются ООО «Аватара» и ООО «Экстрим безопасность». Пояснил, что при заключении государственного контракта не было оговорено количество терминалов. Предполагает, что инициатором заключения сублицензионного договора было именно АО «Омскоблавтотранс».

Изучив материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив законность и обоснованность судебного акта в порядке статей 266, 270 АПК РФ, суд апелляционной инстанции находит решение Арбитражного суда Омской области от 11.12.2018 по настоящему делу подлежащим изменению.

Как следует из материалов дела, в обоснование своих требований истец ссылается на то, что между ООО «Аватара» (лицензиат) и обществом с ограниченной ответственностью «Удобный маршрут» (лицензиар; далее – ООО «Удобный маршрут») 31.12.2013 подписан лицензионный договор № УМ-31/13/5, по условиям которого истец получил право использования терминального программного обеспечения «Удобный маршрут для переносных терминальных устройств» (FarePlus) (далее - программа) на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Дополнительным соглашением № 2 от 31.12.2013 к лицензионному договору № УМ-31/13/5 ООО «Аватара» и ООО «Удобный маршрут» изменили положения о простой (неисключительной) лицензии, в связи с чем ООО «Удобный маршрут» передало истцу неисключительное право использования программы на всей территории Российской Федерации, за исключением Омской области, а на территории Омской области – исключительное право использования программы.

Согласно пункту 1.3.1 лицензионного договора № УМ-31/13/5 ООО «Удобный маршрут» в качестве лицензиара даёт своё согласие на передачу от имени лицензиата права использования программы на основании сублицензионных договоров третьим лицам.

Между ООО «Аватара» (лицензиат) и АО «Омскоблавтотранс» (сублицензиат) 25.05.2015 подписан сублицензионный договор № 15-ТТ-ПО, в соответствии с Приложением № 1 к которому ответчику на условиях простой (неисключительной) лицензии было передано право использования 50 экземпляров Программы, установленного на 50 переносных транспортных терминалах New8110, на срок с 01.05.2015 по 30.06.2015.

Согласно пункту 1.5 сублицензионного договора № 15-ТТ-ПО в пределах территории и срока, предусмотренных настоящим договором, лицензиат разрешает сублицензиату использовать Программу для оказания транспортных услуг на территории Омской области льготным категориям населения, указанным в Постановлении Правительства Омской области от 25.11.2009 № 224-п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области», следующими способами: воспроизведение и запуск Программного обеспечения.

Спецификацией от 01.05.2015 (приложение № 1 к сублицензионному договору) предусмотрено предоставление лицензиатом в соответствии с сублицензионным договором программного обеспечения в составе права на использование программного обеспечения, установленного на переносном транспортном терминале New8110 в количестве 50 шт., стоимость ежемесячного сублицензионного вознаграждения за один комплект –1 000 руб., всего – 50 000 руб.

Пунктом 2 указанной спецификации предусмотрено, что размер сублицензионного вознаграждения составляет 50 000 руб. ежемесячно.

Сублицензионное вознаграждение уплачивается ежемесячно безналичными платежами путем перевода сублицензиатом денежных средств на расчетный счет лицензиата, указанный в пункте 11 сублицензионного договора, не позднее 10 числа расчетного месяца, после выставления счета на оплату. Неполучение счета, счета-фактуры не является основанием для неоплаты лицензионного вознаграждения.

Согласно пункту 3.1 спецификации от 01.05.2015 сублицензиат предоставляет исправное терминальное оборудование указанного в пункте 1 типа по адресу, указанному лицензиатом путем факсимильной связи или по электронной почте. Лицензиат в течение 5 рабочих дней устанавливает программное обеспечение на полученные терминалы и передает их представителю сублицензиата.

Пунктом 4 спецификации от 01.05.2015 предусмотрен срок предоставления права использования программного обеспечения: с 01.05.2015 по 30.06.2015.

Ссылаясь на использование Программы ответчиком в рамках оказания услуг для государственных нужд в условиях, когда сублицензионный договор № 15-ТТ-ПО надлежащим образом пролонгирован не был и отношения между сторонами продолжались без надлежащего оформления, истец обратился в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, ссылаясь на то, что установка и сопровождение программного обеспечения транспортных терминалов для перевозчика на безвозмездной основе осуществлялись ООО «Экстрим безопасность», а также аффилированность ООО «Аватара» и ООО «Экстрим безопасность».

Повторно исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не соглашается с выводами суда первой инстанции.

На основании пункта 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420 - 453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1235 ГК РФ в лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Пунктом 4 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

В силу пункта 6 стать 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Согласно пункту 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

Пунктом 2 статьи 1238 ГК РФ предусмотрено, что по сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

В силу пункта 5 статьи 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.

Оценив представленные в материалы сублицензионный договор № 15-ТТ-ПО с приложениями, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что он содержит: указание на результат интеллектуальной деятельности, право использования которых предоставляется по договору; указание территории, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности; срок предоставления права использования программного обеспечения, размер ежемесячного сублицензионного вознаграждения.

Сублицензионный договор составлен в простой письменной форме, что соответствует требованиям пункта 2 статьи 1235 ГК РФ, подписан со стороны истца и ответчика, имеет оттиски печатей сторон.

Доводы ответчика о незаключенности сублицензионного договора сводятся только к отсутствию в нем ссылки на лицензионный договор.

Между тем, вопреки доводам ответчика, отсутствие в сублицензионном договоре ссылки на лицензионный договор само по себе не свидетельствует о несоблюдении требований пункта 6 статьи 1235 ГК РФ.

Указанной нормой, а также иными положениями действовавшего на дату подписания сублицензионного договора гражданского законодательства прямо не предусмотрена обязательность указания в сублицензионном договоре реквизитов лицензионного договора, на основании которого лицензиат обладает правом использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Оснований полагать, что при подписании сублицензионного договора у сторон имелись неясности в отношении его предмета, а именно программного обеспечения, право использования которого подлежало передаче истцом ответчику по условиям указанного договора, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доказательства наличия у истца прав пользования каким-либо иным программным обеспечением, которые ответчик намеревался приобрести по сублицензионному договору, в материалах настоящего дела отсутствуют.

Основания полагать, что истец не имеет прав пользования указанного в сублицензионном договоре с приложениями программного обеспечения, ответчиком не доказаны.

При таких обстоятельствах доводы ответчика об отсутствии в сублицензионном договоре № 15-ТТ-ПО ссылки на лицензионный договор не могут свидетельствовать о его незаключенности. Тем более, что такой довод ответчик привёл лишь в судебном заседании апелляционной инстанции 14.03.2019.

При этом суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что материалами дела подтверждается и лицами, участвующими в деле, не оспаривается факт исполнения сублицензионного договора его сторонами.

В частности, потребность АО «Омскоблавтотанс» в дополнительных транспортных терминалах с мая 2015 года подтверждается представленными им договорами организации регулярных перевозок автомобильным транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения в пределах базовой маршрутной сети на территории Омской области № 33/155, № 34/155, № 35/155, № 36/155 от 24.03.2015, с приложениями к ним.

В подтверждение факта передачи лицензиатом сублицензиату права на использование программного обеспечения, установленного на переносном транспортном терминале: New8110 в количестве 50 шт., истцом представлена копия акта приема-передачи прав на использование программного обеспечения, подписанного со стороны истца и ответчика (т. 1, л. 13).

Факт получения и использования предоставленного истцом программного обеспечения в пределах действия сублицензионного договора ответчиком не оспаривается.

При этом ответчиком исполнены обязательства по оплате сублицензионного вознаграждения за предусмотренный сублицензионным договором № 15-ТТ-ПО период использования программного обеспечения (с 01.05.2015 по 30.06.2015) платёжными поручениями от 08.10.2015 № 8497 и № 8498 (т. 1, л. 18).

Пунктом 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» разъяснено, что, если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

Например, если работы выполнены до согласования всех существенных условий договора подряда, но впоследствии сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то к отношениям сторон подлежат применению правила о подряде и между ними возникают соответствующие обязательства.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что оплата ответчиком сублицензионного вознаграждения за период с 01.05.2015 по 30.06.2015 свидетельствует о фактическом возникновении между истцом и ответчиком обязательств из сублицензионного договора № 15-ТТ-ПО.

По смыслу положений статей 1235 и 1238 ГК РФ, истечение срока, на который лицензиатом было предоставлено сублицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности, по общему праву, влечет утрату сублицензиатом права использования данного результата.

Следовательно, правомерным поведением сублицензиата в таких обстоятельствах является либо прекращение использования результата интеллектуальной деятельности, либо принятие мер по продлению срока действия сублицензионного договора, либо заключение нового договора сублицензии.

В материалы настоящего дела ответчиком не представлено доказательств прекращения использования установленного истцом на терминалах программного обеспечения посредством его удаления или установки иного программного обеспечения.

Напротив, фактическое продолжение использования ответчиком транспортных терминалов с установленным истцом программным обеспечением после истечения срока действия сублицензионного договора № 15-ТТ-ПО подтверждается, в частности, письмом ООО «Удобный маршрут» от 18.06.2018 (т. 1, л. 18), согласно которому действий по изменению, обновлению или удалению программного обеспечения, установленного на транспортные терминалы истца, отправителем письма не совершалось.

Кроме того, ООО «Экстрим безопасность», оказывавшее в период с 17.09.2014 по 31.12.2016 услуги по информационно-технологическому обслуживанию автоматизированной информационной системы, обеспечивающей функционирование электронного транспортного приложения Омской области на основании государственного контракта от 17.09.2014 № 2015.378588, письмом от 19.06.2018 № 781 (т. 1, л. 17) представило помесячную информацию о количестве используемых ответчиком терминалах за период с мая 2015 года по декабрь 2016 года.

Факт использования ответчиком указанных в данном письме терминалов в соответствующие периоды не опровергнут.

Более того, в материалы дела представлены сведения о направлении 02.12.2016 статистических данных по использованию терминалов за период с 01.06.2015 по 01.11.2016 в адрес ответчика по электронной почте (т. 2, л. 85).

Представление указанного электронного сообщения ответчиком в форме надлежащим образом заверенной копии, содержащей оттиск его печати, оттиск штампа «Копия верна» и подпись, свидетельствует о его фактическом получении ответчиком.

Ответчиком также представлено сообщение от 22.12.2016 с того же адреса электронной почты (т. 1, л. 41), содержащее во вложении договор на аренду ПО и статистику использования терминалов по дням, согласно которой за неоплаченный период 16 месяцев с августа 2015 года по ноябрь 2016 года среднее количество использованных терминалов составило 30,27 шт. в день, общая сумма аренды ПО при таком расчете составляет примерено 484 т.р.

Доказательств направления ответчиком в адрес истца возражений относительно факта использования программного обеспечения или количества используемых терминалов, на которых оно установлено, в материалы настоящего дела не представлено.

Кроме того, суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что письмом от 29.10.2015 № 08/1729 (т. 1, л. 40), датированным после истечения срока действия сублицензионного договора № 15-ТТ-ПО, ответчик просил истца в связи с невозможностью точного определения ежедневной потребности в транспортных терминалах для обеспечения подвижного состава, обслуживающего пригородные маршруты, рассмотреть возможность:

- предоставления данных о количестве транспортных терминалов, используемых на пригородных маршрутах, ежедневно работавших с мая 2015 год за каждый день;

- оплаты права на использование программного обеспечения для транспортных терминалов за фактическое количество используемых в данном месяце транспортных терминалов (за максимальное количество).

Письмом от 20.10.2016 № 08/2221 (т. 1, л. 52) ответчик просил истца рассмотреть возможность снижения суммы оплаты неисключительного права на использование программного обеспечения для одного терминала оплаты проезда с 1 000 руб. до 700 руб. в месяц или перечитать сумму оплаты неисключительного права на пользование ПО соразмерно использования одновременно терминалам, не превышающим 38 шт. в сутки.

Указанные письма свидетельствуют о признании ответчиком как факта использования программного обеспечения истца после истечения срока действия сублицензионного договора № 15-ТТ-ПО, так и наличия у него в связи с этим оснований для оплаты вознаграждения за его использование.

Заявленные ответчиком суду доводы об использовании им программного обеспечения, право осуществление которого приобретено им у другого лица (ООО «Экстрим безопасность»), и отсутствия в связи с этим оснований для оплаты вознаграждения истцу, не могут быть признаны обоснованными.

Как следует из материалов дела и лицами, участвующими в деле, не оспаривается, использование терминалов с установленным истцом программным обеспечением являлось необходимым условием для обеспечения ответчиком перевозки пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки, и последующего возмещения соответствующих затрат из бюджета Омской области.

В подтверждение указанных обстоятельств в материалы настоящего дела представлены договоры от 09.01.2014 № 1 и № 2, от 12.01.2015 № 24 и № 25, от 11.01.2016 № 13 и 15 (т. 1, л. 76 – 140), предметом которых являлось взаимодействие сторон по предоставлению мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан в Омской области в виде права бесплатного проезда пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющим регулярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах маршруту регулярных перевозок на территории Омской области, порядок и условия перечисления средств областного бюджета на возмещение затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки.

По условиям указанных договоров Министерство приняло на себя обязательство производить возмещение затрат транспортной организации в установленном договором порядке в пределах бюджетных ассигнований на год за счёт средств областного бюджета на основании отчётности, представленной перевозчиком в соответствии с договором.

Между тем, доводы ответчика о наличии у него в связи с заключением указанных договоров бесплатного права пользования предоставленным истцом программным обеспечением не могут быть признаны обоснованными.

Пунктом 2 требования к обслуживанию электронных транспортных карт, универсальных электронных карт (приложения № 1 к договорам от 09.01.2014 № 1 и № 2 (т. 1, л. 117 – 140)) предусмотрено, что количество транспортных терминалов, фиксирующих транзакции по электронным транспортным картам (далее – ЭТК) и универсальным электронным картам) должно составлять не менее 110% по отношению к количеству транспортных средств, планируемых к перевозке граждан (в том числе), имеющих право на меры социальной поддержки по проезду в соответствии с областным законодательством, модели транспортных терминалов newpos 2110, memor 2000 или полностью совместимые с ними. Транспортные терминалы должны быть оснащены программным обеспечением, осуществляющим чтение информации хранящейся в памяти ЭТК и УЭК, для регистрации проезда в транспортном средстве.

Пунктом 2 требований к обслуживанию электронных транспортных карт, универсальных электронных карт (приложения № 1 к договорам от 12.01.2015 № 24 и № 25, от 11.01.2016 № 13 и № 15) предусмотрена необходимость наличия транспортных терминалов модели New8120R, New8110, New2110 либо полностью совместимых с ними (далее – транспортные терминалы). Транспортные терминалы должны быть оснащены программным обеспечением, осуществляющим чтение информации, хранящейся в памяти электронных транспортных карт, для регистрации проезда в транспортном средстве в целях предоставления мер социальной поддержки по проезду в соответствии с законодательством. Оснащение и обновление транспортных терминалов программным обеспечение осуществляется транспортной организацией.

В целях обеспечения информационного и технологического взаимодействия сторон в процессе исполнения указанных договоров между Министерством (государственным заказчиком) и ООО «Экстрим безопасность» (исполнитель) 17.09.2014 заключён государственный контракт № 2015.378588 на оказание услуг по информационно-технологическому обслуживанию автоматизированной информационной системы, обеспечивающей функционирование электронного транспортного приложения Омской области; контракт действовал в период с момента его заключения и по 31.12.2016 (пункт 1.2).

По условиям контракта № 2015.378588 государственный заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по информационно-технологическому обслуживанию электронного социального транспортного приложения Омской области в соответствии с Техническим заданием (пункт 1.1. контракта).

Согласно пункту 3.1 Технического задания (приложение № 1 к государственному контракту № 2015.378588) информационно-технологическое обслуживание включает в себя оказание услуг, направленных на обеспечение, поддержание и функционирование, в том числе, транспортных терминалов.

В рамках подготовки к информационно-технологическому обслуживанию электронного социального транспортного приложения исполнителем должны быть выполнены требования, предъявляемые к соблюдению патентных и авторских прав на объекты интеллектуальной собственности, используемых исполнителем.

В соответствии с пунктом 4.6 Технического задания установку и сопровождение программного обеспечения транспортных терминалов должен осуществлять исполнитель.

Между ООО «Экстрим безопасность» (ссудодатель) и государственным предприятием Омской области (ссудополучатель) подписан договор № 102 от 27.12.2013 безвозмездного пользования имуществом (т. 1, л. 141 – 144) по условиям которого ссудодатель обязуется предоставить в безвозмездное временное пользование ссудополучателю, а ссудополучатель обязуется принять транспортные терминалы, в количестве и с характеристиками, указанными в Приложении № 1 к настоящему договору, именуемые в дальнейшем «имущество» или «терминалы», и своевременно возвратить их в исправном состоянии с учетом нормального износа.

Согласно приложению № 1 к договору передаваемое в безвозмездное пользование имущество – переносной транспортный терминал new2110 в предусмотренной комплектности в количестве 331 штук.

В подтверждение факта передачи указанного имущества в материалы настоящего дела представлен акт приема-передачи имущества в безвозмездное пользование от 27.12.2013 (т. 1, л. 145).

На основании изложенного ответчик ссылается на отсутствие у него необходимости в использовании предоставленного истцом программного обеспечения и оснований для оплаты такого использования.

Между тем, из материалов дела следует и ответчиком не оспаривается, что истцом программное обеспечение устанавливалось на терминалы модели New8110, в то время как ООО «Экстрим безопасность» по договору безвозмездного пользования ответчику были переданы терминалы модели New2110.

Как указано третьим лицом, ответчиком не оспаривается и материалам дела не противоречит, терминалы модели New8110 были приобретены самим ответчиком после 31.12.2013, внесены в систему управления терминалами (СУТ) с установленным на них ПО FarePlus в мае 2015 года на основании информации, предоставленной ООО «Аватара», у которой перевозчики приобретали терминальное ПО FarePlus на основании сублицензионных договоров.

Условия государственного контракта от 17.09.2014 и технического задания к нему предусматривают наличие у ООО «Экстрим безопасность» обязанности самостоятельно и за свой счет произвести замену программного обеспечения у участников системы при необходимости.

Доводы истца и третьего лица о том, что условиями указанного контракта не предусмотрена обязанность ООО «Экстрим безопасность» по установке программного обеспечения на терминалы, на которых оно отсутствует, не подлежат оценке судом апелляционной инстанции, поскольку не относятся к предмету спора.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что наличие у ООО «Экстрим безопасность» возможности установления терминального ПО FarePlus на представленные ответчиком терминалы из материалов дела не следует.

Как указано истцом и ответчиком не оспорено, программа «Удобный маршрут для переносных терминальных устройств» (FarePlus) является самостоятельным программным продуктом, разработкой ООО «Удобный маршрут» (ИНН <***> ОГРН <***>), реализуемым на основании свободно заключаемых договоров по всей России и являющимся альтернативой программных продуктов для терминалов других разработчиков (их более десятка на рынке России), в том числе альтернативой программой для терминалов, разработанной ООО «Экстрим безопасность».

В сравнении с альтернативной программой, разработанной силами ООО «Экстрим безопасность», FarePlus обладает повышенной функциональностью, отличительными чертами которой является совместимость не только с системой ООО «Экстрим безопасность», разработанной по госконтрактам для Минтруда и соцразвития Омской области (по льготным категориям пассажиров), но и с системой муниципального предприятия г. Омска «Пассажирсервис» (по всем остальным пассажирам без льгот); возможность печати чека, выгрузки данных беспроводным способом, печати чека по итогам смены и т.д.

Наличие у ООО «Экстрим безопасность» прав использования терминального ПО FarePlus, в частности, на основании лицензионного договора, ответчиком не обосновано и материалами дела не подтверждено.

Довод АО «Омскоблавтотранс» о том, что фактически ООО «Эстрим безопасность» и ООО «Аватара» было установлено одно и тоже программное обеспечение, допустимыми доказательствами не доказан.

При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания полагать, что право использования вышеуказанного программного обеспечения было приобретено ответчиком у ООО «Экстрим безопасность».

Следовательно, указанные доводы не могут исключать обязанность ответчика по оплате вознаграждения за использование программного обеспечения истца.

Ссылка ответчика на введение его третьим лицом в заблуждение при заключении сублицензионного договора № 15-ТТ-ПО не может быть принята судом апелляционной инстанции во внимание.

Как указывает ответчик, изначально он обратился к ООО «Экстрим безопасность» с просьбой установить в рамках государственного контракта программное обеспечение на новые терминалы, которое рекомендовало по этому вопросу обратиться к ООО «Аватара».

Как установлено судом первой инстанции, на момент спорных отношений генеральным директором ООО «Экстрим безопасность» и ООО «Аватара» являлся ФИО2

В настоящее время адрес (место нахождения) ООО «Экстрим безопасность»: 620075, <...>. 42,5 % доли в уставном капитале общества принадлежит ФИО6.

При этом ООО «Аватара» расположена по адресу: 620075, <...>. Единственным учредителем и генеральным директором общества является ФИО6.

Вместе с тем, данные обстоятельства сами по себе доводы ответчика о введении его в заблуждение не подтверждают.

Каких-либо доказательств, подтверждающих факт его обращения к ООО «Экстрим безопасность» по вопросу установления программного обеспечения на 50 терминалах модели New 8110, отказ последнего в совершении таких действий и ответ третьего лица о необходимости обращения к ООО «Аватара», в частности, переписка сторон, в том числе, по электронной почте, в материалы настоящего дела не представлено.

Возможность требовать исполнения государственного контракта, в том числе через Минтруд и соцразвития Омской области, у АО «Омскоблавтотранс» имелась (например, письмо ответчика № 08/37 от 16.01.2015).

Истец и третье лицо указанные выше обстоятельства отрицают.

Кроме того, из сублицензионного соглашения однозначно явствует возмездный характер отношений его сторон.

При этом суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что содержание адресованных ответчиком истцу писем от 29.10.2015 № 08/1729 и 20.10.2016 № 08/2221 (т. 1, л. 40, 52) не позволяет полагать, что у ответчика имелись сомнения относительно субъекта, предоставившего ему права пользования программным обеспечением.

При таких обстоятельствах факт введения ответчика в заблуждение при заключении сублицензионного договора № 15-ТТ-ПО не может быть установлен апелляционным судом.

Учитывая изложенное и в отсутствие доказательств иного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о реальном использовании ответчиком в период с июля 2015 года по декабрь 2016 года программного обеспечения, право использования которого им было приобретено и истца.

Истцом заявлено о взыскании суммы компенсации за нарушение исключительного права в размере 1 800 000 руб. со ссылкой на незаконное использование ответчиком данного программного обеспечения и нарушение в связи с этим прав истца.

Способы защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации предусмотрены, в частности, статьей 1252 ГК РФ.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 3 статьи 1237 ГК РФ предусмотрено, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Таким образом, возможность защиты нарушенных прав лицензиата на использование результата интеллектуальной деятельности посредством требования выплаты компенсации за нарушение указанного права действующим законодательством прямо не установлена.

При этом суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что по требованию о защите нарушенных интеллектуальных прав в соответствии со статьей 65 АПК РФ истец обязан доказать факт принадлежности ему интеллектуальных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рассматриваемом случае ответчиком представлены доказательства, свидетельствующие о предоставлении ООО «Аватара» ответчику права использования программного обеспечения после прекращения действия сублицензионного договора.

В частности, истцом не оспаривается факт получения писем ответчика от 29.10.2015 № 08/1729 и 20.10.2016 № 08/2221 (т. 1, л. 40, 52).

Как указано третьим лицом и истцом не оспорено, в письме от 20.10.2015 № 08/1729 часть вопросов относилась к ООО «Экстрим безопасность» как оператору системы, например, количество работающих по месяцам терминалов, а часть – к ООО «Аватара» как к лицензиату. Ответ был дан на бланке ООО «Экстрим безопасность».

В письме ООО «Экстрим безопасность» от 22.06.2016 № 345 отражено количество различных транспортных терминалов, используемых на пригородных маршрутах ООАТ в месячные периоды, которое составляло от 47 до 50 штук. Кроме того, в данном письме указано на возможность удовлетворения просьбы ответчика об оплате права на использование программного обеспечения для транспортных терминалов за фактическое количество используемых в данном месяце транспортных терминалов (количество уникальных серийных номеров при инкассации в рамках месяца), наличие недоимки по использованию указанных 50 терминалов в размере 500 000 руб. (без учета разного количества терминалов, использованных в том или ином месяце) и необходимость принятия мер по оплате аренды прав на программное обеспечение, чтобы избежать взыскания неуплаты в судебном порядке.

Кроме того, согласно представленному ответчиком электронному сообщению от 22.12.2016 (т. 1, л. 41), в его адрес был направлен договор на аренду ПО, сведения о среднем количестве использованных терминалов за период с августа 2015 года по ноябрь 2016 года и общая сумма аренды ПО исходя из соответствующих данных.

Согласно представленной в материалы дела ответчиком электронной переписке (т. 1, л. 49 – 51, т. 2 л. 33) принадлежность электронных адресов контрагента ответчика сотрудникам группы компаний, в которую входит истец, лицами, участвующими в деле, не оспорена и не опровергнута, с 29.12.2015 по 24.10.2016 её участниками обсуждалось как продление аренды ПО, в частности, формулирование ТЗ для закупки ПО для POS терминалов в целях проведения торгов на закупку услуг аренды ПО и заключения соответствующего договора, так и отсутствие оплаты за фактическое использование программного обеспечения с направлением счетов на оплату.

Таким образом, истец не потребовал прекращения использования программного обеспечения посредством его замены, обновления или удаления.

Доказательств иного в материалы настоящего дела не представлено.

При таких обстоятельствах использование ответчиком программного обеспечения после истечения срока действия сублицензионного договора, отсутствие возражений со стороны истца относительно данного обстоятельства, направление им требований об оплате за данное использование и ведение переговоров о продлении срока использования ответчиком программного обеспечения в совокупности свидетельствуют о том, что после истечения срока действия сублицензионного договора воля его сторон была направлена на продление срока его действия, в связи с чем возникшие из него отношения сторон фактически не прекратились.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» при наличии спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ.

Если стороны не согласовали какое-либо условие договора, относящееся к существенным, но затем совместными действиями по исполнению договора и его принятию устранили необходимость согласования такого условия, то договор считается заключенным.

В рассматриваемом случае с учетом поведения сторон сублицензионного договора суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в период с июля 2015 года по декабрь 2016 года между ООО «Аватара» и АО «Омскоблавтотранс» сложились гражданско-правовые отношения, вытекающие из сублицензионного договора (статья 438 ГК РФ).

При таких обстоятельствах использование ответчиком программного обеспечения, предоставленного ответчиком, в период с июля 2015 года по декабрь 2016 года не может быть признано незаконным.

Вместе с тем, по условиям сублицензионного договора и по смыслу действующего гражданского законодательства истец имеет право на вознаграждение за использование ответчиком программного обеспечения.

Как разъяснено в пункте 9 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», если при принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный истцом способ защиты права не может обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения либо оставления без движения. В соответствии со статьей 148 ГПК РФ или статьей 133 АПК РФ на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора.

По смыслу части 1 статьи 196 ГПК РФ или части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Суд также указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В связи с этим ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие применению в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции считает возможным переквалифицировать заявленные истцом требования о взыскании компенсации за нарушение прав использования программного обеспечения в требование о взыскании вознаграждения за его использование.

При разрешении данных требований суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что, исходя из вышеуказанной переписки сторон, истец не возражал против оплаты ответчиком стоимости использования программного обеспечения исходя из фактического количества использовавшихся терминалов, на которых оно установлено.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об обоснованности исковых требований о взыскании вознаграждения за период с июля 2015 года по декабрь 2016 года в размере 808 000 руб., определенном исходя из количества экземпляров фактически использовавшихся ответчиком программных продуктов, указанного в письме ООО «Экстрим безопасность» от 19.06.2018 № 781, и на основании стоимости соответствующей программы на 1 транспортном терминале, указанной в сублицензионном договоре.

С учетом изложенного, обжалуемое решение подлежит изменению в связи с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела (пункт 3 части 1 статьи 270 АПК РФ), с принятием по настоящему делу нового судебного акта об удовлетворении исковых требований в части.

Апелляционная жалоба ООО «Аватара» подлежит частичному удовлетворению.

В связи с частичным удовлетворением исковых требований и апелляционной жалобы судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску и за подачу апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Омской области от 11.12.2018 по делу № А46-15420/2018 изменить, изложив резолютивную часть следующим образом.

Взыскать с акционерного общества «Омскоблавтотранс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Аватара» 808 000 руб. вознаграждения, 13 916 руб. расходов по уплате государственной пошлины по иску, 1 346 руб. 70 коп. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Ю.М. Солодкевич

Судьи

Д.С. Дерхо

Н.В. Тетерина