Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании 30 марта 2021 года в зале № 6 помещения суда апелляционную жалобу RovioEntertainmentCorporation на решение Арбитражного суда Самарской области от 05 ноября 2020 года по делу № А55-21059/2020 (судья Лукин А.Г.),

по иску RovioEntertainmentCorporation

к Закрытому акционерному обществу "СБКК" (ИНН <***>)

о взыскании 24 000 долларов США

при участии в судебном заседании:

от истца – представитель ФИО1 по доверенности от 20.10.2020;

от ответчика – представитель ФИО2 по доверенности от 30.03.2021,

установил:

RovioEntertainmentCorporation (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к Закрытому акционерному обществу "СБКК" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под № 1086866 в размере, эквивалентном 24000 долларов США, в российских рублях по курсу Банка России на день выплаты компенсации, а также 30 587,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины, 3369,00 рублей стоимости товаров, приобретенных у ответчика, 132,00 рубля почтовых расходов.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 05 ноября 2020 года, принятым по настоящему делу, исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 107 733,76 рублей компенсации за нарушение права, в остальной части иска отказано, судом распределены судебные расходы.

Истец, не согласившись с принятым судебным актом, обратился с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение.

В апелляционной жалобе не были приведены основания и доводы, по которым заявитель не согласен с судебным актом.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.02.21г. апелляционная жалоба истца оставлена без движения.

Устраняя обстоятельства, вызвавшие оставление апелляционной жалобы без движения, истец представил апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение арбитражного суда от 05.11.20г., принять по делу А55-21059/2020 новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме. Также истцом приложены копии почтовой квитанции, доверенностей, копия платежного поручения от 01.03.21г. №3643 об оплате госпошлины на сумму 3000 рублей.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.03.21г. апелляционная жалоба истца принята к производству, судебное заседание по рассмотрению жалобы назначено на 30 марта 2021 года.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ).

В судебное заседание явились представители сторон.

В судебном заседании представитель истца представитель истца представил дополнение №2 к апелляционной жалобе. В качестве доводов жалобы истец сослался на то, что суд первой инстанции неправомерно использовал договор заказа на производство продукции в качестве лицензионного договора как обоснования размера компенсации. Договор (соглашение) с сайта ООО «Свитклад» не является обоснованием иной стоимости права и не может быть использован в качестве обоснования размера компенсации, т.к. право использования по нему не передавалось. Истец не согласен с тем, что арбитражный суд при принятии решения в основание своих выводов положил допущение о контрафактности всей продукции, произведенной ответчиком, за условный срок в 5 месяцев. Как полагает заявитель, ответчик оформил ОКВЭД 10.72 и 46.36.3, имел возможность использовать товарный знак истца на иной продукции и данное обстоятельство судом не проверялось.

По мнению апеллянта, арбитражный суд первой инстанции не применил положения ст.1 ГК РФ, ст.2 АПК РФ, а также разъяснения Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.11.12г. №8953/12, суд необоснованно не учел в качестве надлежащего доказательства представленный лицензионный договор.

Как полагает истец, принятым решением арбитражный суд фактически поставил ответчика в положение более выгодное по сравнению с ситуацией, в которой ответчик при заключении лицензионного соглашения заплатил бы истцу не 107733,76 руб., а 12000 долларов США.

Также суд безосновательно не учел неоднократность допущенного ответчиком правонарушения. Истец полагает, что привлечение ответчика к ответственности за аналогичные нарушения указывает на невозможность снижения размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом. Арбитражный суд, по мнению истца, установил сроки использования, основываясь на допущениях, что эти сроки именно такие. Ответчик не представил относимых и допустимых доказательств в обоснование сроков нарушения, менее указанного в предоставленном истцом лицензионном договоре.

Ответчиком представлен отзыв на апелляционную жалобу. В судебном заседании представитель ответчика просил отклонить доводы апелляционной жалобы истца и оставить решение суда без изменения.

Истцом заявлено ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, поставив перед экспертом вопрос: «Какова стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование изобразительного товарного знака №1086866, зарегистрированного по международной регистрации?».

От ответчика поступили письменные возражения против ходатайства истца, ответчик полагает, что ходатайство не подлежит удовлетворению, поскольку оно не было заявлено при рассмотрении дела в суде первой инстанции, также удовлетворение ходатайства и установление стоимости, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование изобразительного товарного знака №1086866, зарегистрированного по международной регистрации, иной чем в представленном истцом лицензионном договоре приведет к изменению основания иска, что не допустимо на стадии апелляционного судопроизводства.

Совещаясь на месте, апелляционная коллегия не нашла оснований для удовлетворения ходатайства истца по следующим основаниям.

Определяя размер компенсации, размер исковых требований, истец сослался на лицензионный договор и установленную в нем стоимость, которую помножил на 2.

Как установлено ч.3 ст.266 АПК РФ в арбитражном суде апелляционной инстанции не применяются правила об изменении предмета или основания иска, поскольку таким правом в силу указания ст.49 Кодекса истец мог воспользоваться в арбитражном суде первой инстанции до рассмотрения спора по существу.

Ходатайство истца немотивированно, необходимость назначения судебной экспертизы в нем не раскрыта.

Далее, согласно ч. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

В соответствии с абз. 2 п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" ходатайство о проведении экспертизы в суде апелляционной инстанции рассматривается судом с учетом положений ч. ч. 2, 3 ст. 268 АПК РФ, согласно которым дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него (в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство о назначении экспертизы), и суд признает эти причины уважительными.

Вместе с тем судом апелляционной инстанции установлено, что истцом в рамках настоящего дела в суде первой инстанции ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы не заявлялось, что подтвердил представитель в ответ на вопрос судебной коллегии.

Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного, учитывая, что истец участвовал при рассмотрении дела в суде первой инстанции, ходатайство о назначении судебной экспертизы в суде первой инстанции не заявил, суд апелляционной инстанции отказывает в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы, приложенные к ходатайству документы возвращаются заявителю.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены/изменения судебного акта арбитражного суда первой инстанции, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право на изобразительный товарный знак, внесенный записью в Международный реестр товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков в виде героя компьютерных игр и анимационных фильмов «Энгри Бердс» (AngryBirds) (30 класс МКТУ). Наличие исключительного права на изобразительный товарный знак подтверждено свидетельством №1086866, дата регистрации: 15.04.11г., классы МКТУ:3,9,14,16,18,20,21,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,38,41,43.

В магазине № 1 ЗАО «СБКК» (торговый дом «Сластена») по адресу: <...>, 09.11.2018 ответчик изготовил и реализовал контрафактный товар - торт с мастичной фигуркой, выполненной в виде героя компьютерных игр и анимационных фильмов «Энгри Бердс» (AngryBirds) (30 класс МКТУ).

При реализации контрафактного товара ответчик оформил и предоставил заявку на заказной торт, расчет стоимости к заказной продукции, кассовый чек на предоплату заказа и кассовый чек на окончательный расчет за заказ.

Ответчик предлагал к продаже товар по образцам (п. 1 ст. 497 ГК), содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах, представленных в фотографиях и других информационных материалах.

Факт заказа торта по каталогу и его реализации зафиксированы видеозаписями, произведенными в порядке ст. 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации. На этикетках торта содержится информация об ответчике как о производителе торта с указанием юридического адреса и адреса производства.

Все указанные факты ответчик не оспаривал, факт неправомерного использования товарного знака не отрицал.

Истец не давал ответчику согласия (разрешения) на использование товарного знака.

Исходя из смысла ст. 1229, 1484, 1487 ГК факт незаконного использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака заключается в его использовании без согласия правообладателя.

Согласно п. 2 ст. 1225 и п. 3 ст. 1484 ГК интеллектуальная собственность охраняется законом, и никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со ст. 1515 ГК нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В качестве правового основания заявленного иска истец сослался на пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. В соответствии с указанной нормой правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с п. 61 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Истец заключил с ООО «Свитклаб» лицензионный договор RPO-015241 (подписан участниками 01.12.2018, 12.12.2018 и 20.12.2018). В рамках договора истец передал ООО «Свитклаб» неисключительные права на использование товарного знака (разд. 3 договора, стр. 2).

Право использование товарного знака передано в отношении лицензионного продукта «Торты и десерты» (разд. 1 договора, стр. 1).

Стоимость предоставления права использования товарного знака в рамках соглашения составляет 12000 долларов США (разд. 7 договора, стр. 3).

Таким образом, компенсация, требуемая истцом, составляет 24000 долларов США (12000 х 2).

Использование при изготовлении кондитерского изделия изображения сходным до степени смешения с другим изображением защищенным товарным знаком и принадлежащим истцу, ответчик не оспаривал, ответчик выразил свое несогласие с размером компенсации, полагал ее значительно завышенной, и предложил альтернативный расчет компенсации.

По условиям лицензионного договора № RPO-015241 минимальная гарантия составляет 12 000 долларов США и выплачивается в следующем порядке: первый платеж в размере 12 000 долларов США подлежит оплате в течение 14 дней после подписания Договора. Ставка роялти составляет 6% (шесть процентов) от Чистой инвойсовой суммы (п.7 Договора). Под «Чистой инвойсовой суммой» понимается разница между Валовым оборотом и «Допустимыми вычетами». Под «Валовым оборотом» понимается результат следующих действий: количество единиц каждого лицензионного продукта, проданных Лицензиатом, умноженное на цену-брутто продажи Лицензиата, указанных в счете до каких-либо вычетов (п. 3.1.1 Приложения 1).

Применительно к ЗАО «СБКК» Роялти равно Чистой инвойсовой сумме, поскольку отсутствуют «Допустимые вычеты», а, следовательно, равно Валовому обороту. Валовый оборот равен количеству единиц каждого проданного лицензионного продукта умноженного на цену-брутто продажи.

Так как ЗАО «СБКК» изготавливал «Торт Детский №158» с 01.08.2018 года по 19.12.2018 года, что подтверждается распоряжением Генерального директора №34 от 01.08.2018 года «О запуске новой продукции» (Приложение 1) и распоряжением Генерального директора №61 от 19.12.2018 года «О снятии с производства» (Приложение 2), размер компенсации необходимо рассчитывать исходя из периода с 01.08.2018 года по 19.12.2018 года.

ЗАО «СБКК» за период с 01.08.2018 г. по 20.12.2018 г. произвел и поставил в фирменную торговлю ЗАО «СБКК» ТД «Сластена» для дальнейшей реализации 1693 кг продукции всей категории заказной «Торт эксклюзивный» и 24,257 кг продукции всей категории заказной продукции «Фигурки из мастики» (Приложение 20- ведомость движения продукции по экспедиции с 01.08.2018 г. по 20.12.2018 г., сформированной из автоматизированной системы «Своя система»).

Факт отгрузки продукции фирменной торговли ЗАО «СБКК» ТД «Сластена» подтверждается товарно-транспортными накладными с 01.08.2018 г. по 20.12.2018 г. (Приложения с 21 по 25, сформированными из автоматизированной системы «Своя система»), реестром документов «Торты эксклюзивные» в ТТН сбыта и с 01.-08.2018 г. по 20.12.2018 г. (Приложение 26, сформированным из автоматизированной системы «Своя система») и реестр документов «Фигурки из мастики» в ТТН сбыта и с 01.08.2018 г. по 20.12.2018 г. (Приложение 27, сформированным из автоматизированной системы «Своя система»).

Согласно движения товаров в розничных ценах за период с 01.08.2018 г. по 20.12.2018 г. в фирменную торговлю ЗАО «СБКК» ТД «Сластена» поступило для реализации 1693 кг продукции всей категории заказной «Торт эксклюзивный» и 24,257 кг продукции всей категории заказной продукции «Фигурки из мастики».

Так же согласно движения товаров в розничных ценах за период с 01.08.2018 г. по 20.12.2018 г. валовый оборот (расход) за реализацию всей категории заказной продукции «Торт эксклюзивный» составил 1 538 55 рублей и валовый оборот (расход) за реализацию всей категории заказной продукции «Фигурки из мастики» составляет 118 822 рубля 17 копеек, а всего - 1 727 177 рублей 17 копеек (Приложение 11, сформированного из автоматизированной системы «Своя система»).

Как пояснил, представитель ответчика в предварительном судебном заседании, фактически тортов в виде заявленного изображения ответчик выпустил несколько штук, но представить допустимых доказательств данного факта не может, поэтому представляет документацию подтверждающую движение всех изделий, которые могли изготовлены в виде заявленного изображения.

«Торт Детский №158» (приобретен истцом при контрольной закупке), согласно прейскуранта цен на заказные торты (Приложение 13), утвержденного Генеральным директором ЗАО «СБКК» 01.08.2018 года, изготавливается только с «Фигурками из мастики», то из всей категории товаров «Торт эксклюзивный» ЗАО «СБКК» сформировал чеки (из программы «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО»), в которых присутствует одновременно реализация «Торт эксклюзивный» и «Фигурки из мастики» (Приложение 14- отчет кассовых смен закладка «Чеки», сформирован из программы «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО»).

Факт реализации товаров «Торт эксклюзивный» и «Фигурки из мастики» за период с 01.08.2018 г. по 20.12.2018 г. в одном чеке, подтверждается отчетами кассовых смен, закладка «Чеки», в которых отображается информация о каждой позиции каждого чека (Приложение 14, сформированными из программы «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО») и отчетом кассовой смены (Приложения с 15 по 19- отчет кассовых смен, сформированном из программы «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО»).

Согласно реестра чеков по реализованным товарам «Торт эксклюзивный» и «Фигурки из мастики» за период с 01.08.2018 г. по 20.12.2018 г. валовый оборот (Сумма тортов эксклюзивных + сумма фигурок из мастики) составляет 269 334 руб. 41 коп. (Приложение 12, сформированного из программы «ДАЛИОН: Управление Магазином 1.2. ПРО»).

Суд проверил представленные документы, суд счел возможным признать, что оборот продукции которая могла нарушать защищаемые права истца составляет 269 334,41 рубля.

В этой связи ответчик предложил два вида расчета.

Первый расчет.

При расчете ответчик использует следующие значения:

Валовый оборот = количеству единиц каждого проданного лицензионного продукта умноженного на цену-брутто продажи. - 269 334, 41 руб.

Количество единиц «Торт эксклюзивный» -199,4 кг;

Цена «Торта эксклюзивного» - 910 рублей 00 копеек;

Цена «Фигурки из мастики» Роялти - 5010 рублей 00 копеек;

199,4 кг х 910 рублей= 181 454 руб. (валовый оборот категории «Торт Эксклюзивный»)

17,541 кг 5010 рублей = 87 880,41 руб. (валовый оборот категории «Фигурки из мастики»)

181 454 руб.+87 880,41 руб. =269 334, 41 руб. (валовый оборот категории «Торт Эксклюзивный» + «Фигурки из мастики»).

Размер роялти за указанный период составил по расчетам ответчика:

269 334, 41 руб. /100% х 6% = 16 160,06 рублей.

Двукратный размер указанной суммы составляет: 16 160,06 рублей х 2= 32 320,12 рублей.

Суд не находит данный расчет данный расчет корректным. Ответчик ссылается на договор заключенный истцом с ООО «Свитклаб». Как обосновано указал ответчик, ООО «Свитклаб» производителем продукции не является, и по смыслу вышеуказанного договора, этот договор направлен на организацию ООО «Свитклаб» маркетинговых компаний направленных на реализацию потенциала защищенного изображения которым владеет истец. Размер роялти на которое (6%) на которые ссылается ответчик является только частью цены договора, вторая часть - сумма минимальных гарантий (12 000,00 $), на которую как раз ссылается истец, и которую ответчик не учитывает. Соответственно расчет ответчика не корректен. Но по этой же причине некорректен расчет нарушенного права представленный истцом. Истец заявляет стоимостью нарушенного права сумму минимальных гарантий предусмотренных договором с ООО «Свитклаб», при том, что ответчик, в силу своей деятельности заведомо не может реализовать потенциал заложенный в сделку истца с ООО «Свитклаб», он для ответчика излишен, и размере стоимости права использования товарного знака заявленный истцом заведомо не соотносится с ценой, которую при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята не только стоимость права за аналогичный способ использования, а также период его использования.

Цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование объекта интеллектуальных прав, может определяться в том числе с учетом ранее заключенных правообладателем лицензионных договоров на предоставление права использования того же результата интеллектуальной деятельности, и учитываться может в том числе сублицензионный договор (статья 1238 ГК РФ).

С учетом норм статей 1301 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности тем способом, который использовал нарушитель.

Как верно указал суд, в случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд обязан соотнести условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

С учетом указанных обстоятельств суд вправе определить другую стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Такие выводы содержатся в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2020 N С01-1590/2019 по делу N A31-11902/2018, от 02.07.2020 N С01-457/2020 по делу N А40-196841/2019, от 04.03.2020 N С01-51/2020 по делу N А67-9643/2018.

Согласно искового заявления RovioEntertainmentCorporation заключил с ООО «Свитклаб» лицензионный договор RPO-015241 (подписан участниками 01.12.2018, 12.12.2018 и 20.12.2018). В рамках данного договора истец передал ООО «Свитклаб» исключительное право на использование товарного знак. Истец передал право использования товарного знака в отношении лицензионного продукта «Торты и десерты».

Свитклаб, согласно сайту данной компании в сети Интернет, является официальным партнером 15 мультипликационных студий, таких как Disney, Marvel, StarWars, Universalи других, и помогает кондитерским легально производить торты и десерты с изображением популярных героев, является самым крупным в мире кондитерским цехом On-line (скриншот страницы сайта «О нас»).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ основной вид деятельности ООО «Свитклаб» является разработка компьютерного программного обеспечения, в сведениях о дополнительных видах деятельности отсутствует вид деятельности связанный с производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных (Приложение 5).

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что ООО «Свитклаб» не осуществляет производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, обратного не доказано.

По сведениям сайта sweetclub.ru ООО «Свитклаб» предлагает кондитерам заключить договор на производство лицензионной кондитерской продукции (Приложение 6-скриншот страницы сайта «Коммерческое предложение» в разделе «Кондитерам»), предложения об изготовлении или продаже тортов покупателям отсутствуют.

Как указал ответчик, ООО «Свитклаб» в январе 2020 года обратился к ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат» с предложением сотрудничестве и заключении договора на производство лицензионной кондитерской продукции. В августе 2020 года ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат» после продолжительных переговоров отказался заключать соглашение с ООО «Свитклаб».

Согласно скриншота страницы с сайта ООО «Свитклаб», данная организация, как раз применительно к организациям, занимающимся деятельностью, аналогичной с деятельностью истца, предлагает им заключить договор, по которому на возмездной основе регистрирует пользователя как оффициального производителя продукции с защищаемыми персонажами. Вознаграждение (абонентская плата) 20% от объема производства и реализации (максимальная абонентская плата). Фактически данное предложение является публичной офертой.

ООО «Свитклаб» как раз и есть та организация с которой у истца заключен лицензионный договор.

Данная цена (20% от объема производства и реализации продукции) как раз и является ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права тем способом, который использовал нарушитель.

Документально подтвержденный расчет объема производства и реализации продукции за указанный период ответчик представил, он составил 269 334, 41 руб., 20% от данного объема составит 53 866,88 рублей.

Как обоснованно указал истец, неправомерное пользование правом не должно быть выгодным или сопоставимым по выгоде с правомерным, соответственно размер компенсации должен составлять двойную стоимость права, то есть 107 733,76 рубля (53 866,88 * 2).

В данной части исковые требования суд признал обоснованными и подлежащими удовлетворению, а в остальной части исковых требований отказал.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не доказывают нарушения судом первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, всем доводам в решении была дана надлежащая правовая оценка.

Так, в соответствии с нормой подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума от 23.04.2019 N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в трех случаях:

1) при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного размера стоимости права использования товарного знака;

2) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ;

3) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П.

При этом следует учитывать, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Исходя из требования об установлении обстоятельств дела с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, суд должен определить, на что конкретно направлены (если они имеются) доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле.

В настоящем деле положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ судом не применялись, об этом ответчик не заявил, на факт нарушения одним действием права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации стороны не ссылались.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Оснований для применения в настоящем деле правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, не имеется, суд первой инстанции ее не применял.

В обоснование размера компенсации, рассчитанной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, истец представил в материалы дела соглашение о досудебном урегулировании спора, лицензионный договор.

Истец не учел, что ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик в обоснование своего расчета компенсации представил в материалы дела копии страниц сайта Свитклад, предложение о сотрудничестве, копию соглашения с Свитклаб, движения о товарах, отчеты кассовых смен, ведомости, копии товарно-транспортных накладных (том 1 л.д.91-322, том 2 л.д.1-263, том 3 л.д.1-243, том 4 л.д.1-197).

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Заявляя о якобы допущенных судом первой инстанции допущениях и предположениях, истец не выполнил свою процессуальную обязанность и доказательства, представленные ответчиком, не оспорил.

При определении стоимости права использования товарного знака судом за основу расчета размера компенсации взята только стоимость права за аналогичный способ использования, что не является произвольным снижением размера компенсации либо изменением способа ее расчета, что не противоречит правовой позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768 по делу N А48-7579/2019, определении Верховного Суда РФ от 20.02.2021 N 304-ЭС18-21078 по делу N А70-700/2018.

Вопреки мнению заявителя жалобы, судом первой инстанции соблюден порядок определения размера компенсации, рассчитываемой по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. При этом стоимость права использования товарного знака истца, для целей расчета компенсации указанным способом, была определена судом первой инстанции в пределах своих дискреционных полномочий на основе представленных в материалах дела доказательствах.

Доводы жалобы истец о том, что суд первой инстанции неправомерно использовал договор заказа на производство продукции в качестве лицензионного договора как обоснования размера компенсации, договор (соглашение) с сайта ООО «Свитклад» не является обоснованием иной стоимости права и не может быть использован в качестве обоснования размера компенсации, ответчик оформил ОКВЭД 10.72 и 46.36.3, имел возможность использовать товарный знак истца на иной продукции, суд необоснованно не учел в качестве надлежащего доказательства представленный лицензионный договор; арбитражный суд фактически поставил ответчика в положение более выгодное по сравнению с ситуацией, в которой ответчик при заключении лицензионного соглашения заплатил бы истцу не 107733,76 руб., а 12000 долларов США, суд безосновательно не учел неоднократность допущенного ответчиком правонарушения, несостоятельны и не принимаются апелляционной коллегией, основаны на ошибочном толковании положений закона и неправильной оценке имеющихся в деле доказательств. Истец, по существу в суде апелляционной инстанции пытается компенсировать процессуальную пассивность, проявленную им в суде первой инстанции в виде неоспаривания возражений и доказательств, представленных ответчиком.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции применительно к обстоятельствам рассматриваемого спора приходит к выводу, что апелляционная жалоба содержит доводы, не опровергающие выводы суда первой инстанции, доводы жалобы опровергаются материалами дела.

Ссылка заявителя на судебную практику арбитражным апелляционным судом не принимается, поскольку она не имеет преюдициального значения для рассматриваемого спора и не свидетельствует о незаконности судебного акта, принятого в рамках настоящего дела. В рамках настоящего дела и иных дел установлены различные фактические обстоятельства.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции. Следовательно, несогласие заявителя жалобы с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и иное толкование положений закона не являются основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в связи с чем основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы возлагаются на заявителя.

руководствуясь статьями 110, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 05 ноября 2020 года по делу № А55-21059/2020, оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам через суд первой инстанции.

Председательствующий Д.А. Дегтярев

Судьи Е.А. Митина

Л.Л. Ястремский