Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Инлайн Профешнл» (ул. профессора Попова, д. 37, лит. В, часть пом. 1-н, комн. 47, МО Чкаловское вн. тер. г., Санкт-Петербург, 197136, ОГРН 1167847410697) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2022 по делу № А56-10049/2019

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Барсум» (Аптекарская наб., д. 20 лит. А, оф. 401 а, Санкт-Петербург, 197022, ОГРН 1057812726290) к обществу с ограниченной ответственностью «Инлайн Профешнл» о защите исключительного права на программу для ЭВМ «Barsum»,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Инлайн Профешнл» к обществу с ограниченной ответственностью «Барсум» о признании за обществом с ограниченной ответственностью «Инлайн Профешнл» исключительного права на программу для ЭВМ «Mentol Pro».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Инлайн Профешнл» ‒ Родионов М.Ю., Лаврова Е.В. (по совместной доверенности от 19.04.2022), Воронцов Д.Н. (по доверенности от 30.08.2021);

от общества с ограниченной ответственностью «Барсум» ‒ Поленов А.Н. (по

[A2] доверенности от 14.05.2020 № 2).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Барсум» (далее – общество «Барсум») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Инлайн Профешнл» (далее – общество «Инлайн Про») со следующими требованиями:

о признании недействительным государственной регистрации программы для ЭВМ «Mentol Pro» от 18.05.2017 по свидетельству Российской Федерации № 2017615553;

о запрете использовать любым способом программу для ЭВМ «Mentol Pro» и распоряжаться ею;

об обязании опубликовать решение суда о допущенном нарушении на сайте http://mentol.pro не позднее 15 дней со дня вступления решения в законную силу;

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на программу для ЭВМ в размере 2 000 000 рублей (с учетом принятого судом первой инстанции уточнения предмета исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.03.2020 принято встречное исковое заявление общества «Инлайн Про» к обществу «Барсум» о признании за обществом «Инлайн Про» исключительного права на программу для ЭВМ «Mentol Pro», о запрете совершать любые действия, нарушающие исключительное право на программу для ЭВМ, в том числе использование и распоряжение программой для ЭВМ «Mentol Pro».

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.12.2020 в удовлетворении первоначального иска отказано, с общества «Барсум» в доход федерального бюджета взысканы 33 000 рублей государственной пошлины, по встречному иску удовлетворены следующие требования: о признании за обществом «Инлайн Про» исключительного права на программу для ЭВМ «Mentol Pro», о взыскании с общества «Барсум» судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 6000 рублей и в отношении судебной экспертизы на сумму 375 000 рублей.

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции Тринадцатый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции; привлек участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) согласно определению от 08.04.2021.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2022 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга

[A3] и Ленинградской области от 30.12.2020 отменено; удовлетворены требования по первоначальному иску:

признана недействительной государственная регистрация программы для ЭВМ «Mentol Рго» (дата государственной регистрации - 18.05.2017, свидетельство о государственной регистрации № 2017615553),

программа для ЭВМ «Mentol Рго» (дата государственной регистрации18.05.2017, свидетельство о государственной регистрации № 2017615553) исключена из Реестра программ для ЭВМ,

обществу «Инлайн Про» запрещено использовать любым способом программу для ЭВМ «Mentol Рго» и распоряжаться ею,

суд обязал общество «Инлайн Про» опубликовать данное Постановление на сайте http://mentol.pro не позднее 15 дней со дня вступления его в законную силу;

с общества «Инлайн Про» взысканы компенсация в размере 2 000 000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе в размере 21 000 рублей, судебные расходы по оплате судебной экспертизы в суде первой инстанции в размере 350 000 рублей, судебные расходы по оплате судебной экспертизы в суде апелляционной инстанции в размере 200 000 рублей;

в удовлетворении встречного иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество «Инлайн Про», ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального права и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемое постановление, оставить в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество «Инлайн Про» указывает на то, что суд апелляционной инстанции необоснованно перешел к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции и безосновательно переоценил выводы суда первой инстанции.

Общество «Инлайн Про» подвергает сомнению правомерность выводов о необходимости привлечения к участию в деле Роспатента в качестве третьего лица и о наличии безусловного основания для отмены решения суда первой инстанции в связи с непривлечением к участию в деле Роспатента.

Ссылаясь на положения пункта 4 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в соответствии с которыми для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей, общество «Инлайн Про» утверждает, что деятельность Роспатента по внесению изменений в Государственный реестр Российской Федерации программ для ЭВМ (далее – Реестр программ для ЭВМ) не является предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации основанием для привлечения указанного лица в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

[A4] По мнению общества «Инлайн Про», указанное грубое нарушение судом апелляционной инстанции норм процессуального права повлекло за собой нарушение ряда других норм материального права, дало обществу «Барсум» необоснованные преимущества при рассмотрении настоящего дела.

Общество «Инлайн Про» обращает внимание на то, что в основу решения суда первой инстанции об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований были положены:

полученное по результатам судебной экспертизы экспертное заключение от 25.05.2020 № С-695-А56-10049/2019-КИ;

заключение общества с ограниченной ответственностью «Петрософт» от 30.10.2019 № 37/ЭЗ;

полученное по результатам второй судебной экспертизы заключение эксперта от 06.11.2020 № 63/20-А;

отзыв на заключение эксперта от 30.11.2020 № 152;
показания эксперта;

договоры ответчика на выполнение работ в области информационных технологий по разработке ПО, лицензионные договоры ответчика с третьими лицами (лицензиатами) ‒ которые не были надлежащим оценены и отклонены в качестве доказательств судом апелляционной инстанции при принятии судебного акта об удовлетворении исковых требований.

Общество «Инлайн Про» отмечает, что суд апелляционной инстанции проигнорировал заявленное ходатайство о фальсификации обществом «Барсум» доказательств, представленных в подтверждение производности программы для ЭВМ «Mentol Рго» от программы для ЭВМ «Barsum».

При этом общество «Инлайн Про» считает необоснованным вывод суда апелляционной инстанции о том, что программа для ЭВМ «Mentol Рго» является переработкой программы для ЭВМ «Система биллинга и контроля качества услуг связи «Barsum Bill Works» с компонентами: Barsum Bill Works, Barsum Enterprise, Barsum ТЕМ, Barsum Alarm Monitor, Barsum Pro, Barsum Office, Barsum Wi-Fi, Barsum Hydra, Barsum Tprobe» ввиду ненадлежащего рассмотрения представленных в материалы дела доказательств.

В целом общество «Инлайн Про» полагает, что переход суда апелляционной инстанции к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, рассмотрение дела на протяжении более года, не удовлетворение ходатайств ответчика, при удовлетворении всех ходатайства истца и отражения их в обжалуемом судебном акте, свидетельствует о нарушении судом апелляционной инстанции основополагающих принципов арбитражного судопроизводства – равноправия и состязательности сторон.

В отзыве на кассационную жалобу общество «Барсум» ссылается на то, что выводы суда апелляционной инстанции являются законными и обоснованными, в связи с чем просит оставить кассационную жалобу общества «Инлайн Про» без удовлетворения.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной

[A5] инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, 01.02.2016 Роспатент зарегистрировал на имя общества «Барсум» по свидетельству Российской Федерации № 2016611370 программу для ЭВМ - Система биллинга и контроля качества услуг связи «Barsum Bill Works» с компонентами: Barsum Bill Works, Barsum Enterprise, Barsum ТЕМ, Barsum Alarm Monitor, Barsum Pro, Barsum Office, Barsum Wi- Fi, Barsum Hydra, Barsum Tprobe.

Обществу «Барсум» стало известно, что с использованием служебного положения бывших сотрудников истца (Борисенко С.Л., Лопер Б.С., Ефремкин А.Н., Кравченко Н.Н.), имевших доступ к базе клиентов и исходному коду программного обеспечения (Barsum), который был переработан (модифицирован) путем копирования алгоритма работы и архитектуры программного обеспечения (Barsum), с целью реализации полученного результата переработки под видом регистрации и использования собственного конкурентного продукта - программы для ЭВМ «Mentol Pro», общество «Инлайн Про» фактически использует программу общества «Барсум» без разрешения правообладателя (истца).

Ссылаясь на то, что бывшие работники общества «Барсум», в частности, Борисенко С.Л., переработали принадлежащую обществу «Барсум» программу для ЭВМ «Barsum» (программный комплекс «Система биллинга и контроля качества услуг связи «Barsum Bill Works») путем копирования исходного кода, структуры базы данных, алгоритмов работы и использует ее на рынке под названием «Mentol Pro» от имени общества «Инлайн Про», общество «Барсум» направило в адрес общества «Инлайн Про» требование о возмещение вреда и прекращении нарушения прав в частности путем передачи обществу «Барсум» прав на программу для ЭВМ «Mentol Pro» по свидетельству Российской Федерации № 2017615553.

Поскольку общество «Инлайн Про» добровольно не удовлетворило требования претензии, общество «Барсум» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции общество «Барсум» заявило ходатайство о привлечении Роспатента в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, с целью истребования у Роспатента на электронном носителе депонированный исходный код программы для ЭВМ «Mentol Pro».

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.04.2019 суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства о привлечении Роспатента в качестве третьего лица, вместе с тем истребовал у этого государственного органа документы и обязал представить на электронном носителе депонированный исходный код

[A6] программы для ЭВМ «Mentol Pro» на основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.01.2020 удовлетворено ходатайство о проведении экспертизы, назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза, в связи с этим производство по делу было приостановлено и повторно у Роспатента истребованы документы в отношении программы для ЭВМ «Mentol Pro».

В свою очередь, общество «Инлайн-Про» предъявило встречный иск о признании за ним исключительного авторского права на программу для ЭВМ «Mentol Pro», что в частности подтверждается свидетельством о государственной регистрации программы № 2017615553 от 28.03.2017.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.03.2020 суд первой инстанции принял встречное исковое заявление.

В результате проведения двух судебных экспертиз поступило два заключения экспертов: подготовленное Корубчуком О.В. и Беловым И.М. заключение от 25.05.2020 № С-695-А56-10049/2019-КИ и подготовленное Шаровым А.А. заключение от 06.11.2020 № 63/20-А ‒ с выводами о том, что программа для ЭВМ «Mentol Pro» не является результатом переработки другой программы для ЭВМ «Barsum», несмотря на то, что обе программы для ЭВМ предназначены для контроля и управления затратами в распределенных корпоративных сетях связи, что может обуславливать частичное совпадение алгоритм их работы.

Установив факт принадлежности истцу исключительного права на программу для ЭВМ «Barsum», суд первой инстанции не усмотрел нарушения данного права путем ее модификации (переработки) в программу «Mentol Pro», в связи с чем отказал в удовлетворении исковых требований.

В силу доказанности факта принадлежности ответчику исключительного права на программу для ЭВМ «Mentol Pro» в качестве самостоятельного объекта интеллектуальных прав суд первой инстанции удовлетворил встречные исковые требования.

С уд апелляционной инстанции установив, что решение суда первой инстанции затрагивает права и законные интересы лица, не привлеченного к участию в деле (Роспатента), пришел к выводу о нарушении судом первой инстанции требований пункта 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что в силу части 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции и рассмотрения дела судом апелляционной инстанции по правилам, установленным названным Кодексом для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что на данный государственный орган может быть возложена обязанность по принудительному исполнению судебного акта.

[A7] Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2021 производство по делу приостановлено в связи с назначением по ходатайству общества «Барсум» компьютерно-программно-технической экспертизы.

Принимая во внимание результаты проведенной по поручению суда апелляционной инстанции экспертизы, содержащиеся в заключении от 24.09.2021 № 052-21, а также заключение общества с ограниченной ответственностью «Курсус» от 19.03.2019 № К-86/201903/2019, объяснения общества «Барсум», материалы заявки № 2017612535, суд апелляционный констатировал, что программа для ЭВМ «Mentol Pro» является производной от программы для ЭВМ «Barsum», в связи с чем признал доказанным факт нарушения исключительного права на программу ЭВМ «Barsum».

Поскольку установленными по делу обстоятельствами подтвердился факт нарушения исключительного права общества «Барсум» на программу для ЭВМ, суд апелляционной инстанции удовлетворил требования общества «Барсум» о признании недействительной государственной регистрации программы для ЭВМ «Mentol Pro» (дата государственной регистрации18.05.2017, свидетельство № 2017615553); об исключении программы для ЭВМ «Mentol Pro» (дата государственной регистрации - 18.05.2017, свидетельство № 2017615553) из Реестра программ для ЭВМ; о запрете обществу «Инлайн Про» использовать любым способом программу для ЭВМ «Mentol Pro» и распоряжаться ею и об обязании общества «Инлайн Про» опубликовать решение суда по настоящему делу на сайте http://mentol.pro не позднее 15 дней со дня вступления его в законную силу.

При определении размера компенсации суд апелляционной инстанции с учетом конкретных обстоятельств дела признал заявленный размер компенсации в 2 000 000 рублей обоснованным и соразмерным последствиям нарушения, отметив отсутствие оснований для снижения размера компенсации.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, непривлечение судом первой инстанции к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, является безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции.

В силу части 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции

[A8] рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 данного Кодекса. О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий.

По смыслу разъяснений, изложенных в абзаце третьем пункта 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», вывод суда первой инстанции, касающийся прав или обязанностей не привлеченных к участию в деле лиц должен быть изложен в мотивировочной и/или резолютивной части решения.

Указывая на то, что в нарушение норм процессуального права суд первой инстанции рассмотрел дело без привлечения к участию в деле Роспатента, суд апелляционной инстанции исходил из того, что на данный государственный орган может быть возложена обязанность по принудительному исполнению судебного акта.

Проанализировав решение суда первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам полагает, что в нем отсутствуют какие-либо выводы о правах и об обязанностях Роспатента, не создаются препятствия для реализации его субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

Суд по интеллектуальным правам отмечает неправомерность вывода суда апелляционной инстанции о том, что обязанность по принудительному исполнению судебного акта, связанная с внесением изменением в Реестр программ для ЭВМ, является обстоятельством, свидетельствующим о необходимости рассмотрения дела с участием Роспатента, и в случае непривлечения к участию в деле – безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Действительно, в силу норм статьи 1262 ГК РФ и Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных и выдаче свидетельств о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, их дубликатов, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.04.2016 № 210, Роспатент осуществляет государственную регистрацию программ для электронных вычислительных машин или базы данных и выдачу свидетельств о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, их дубликатов.

Вместе с тем согласно пункту 1 статьи 1262 ГК РФ правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему усмотрению зарегистрировать такую

[A9] программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

При этом регистрация программы для ЭВМ не является правообразующим фактором. Регистрация программы для ЭВМ, равно как и ее отсутствие, никоим образом не влияет на возникновение или прекращение исключительных прав на указанный объект.

Регистрация программы для ЭВМ выполняет функцию депонирования и носит уведомительный характер, ответственность за достоверность предоставленных для государственной регистрации сведений несет заявитель.

Следовательно, рассмотрение спора о защите исключительного права на программу для ЭВМ без привлечения к участию в деле Роспатента само по себе не может являться безусловным основанием для отмены судебного акта.

Иных нарушений, влекущих отмену решения суда первой инстанции по части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам не выявил.

В связи с этим суд кассационной инстанции не может признать правомерными выводы суда апелляционной инстанции о наличии безусловного основания для отмены решения суда первой инстанции и перехода дела по правилам суда первой инстанции.

Проверяя обоснованность доводов кассационной жалобы о том, что суд апелляционной инстанции пришел к неверному выводу о принадлежности истцу исключительного права на производную программу для ЭВМ, и, следовательно, о нарушении ответчиком соответствующего исключительного права, Суд по интеллектуальным правам указывает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ программы для ЭВМ относятся к объектам авторского права и им предоставляется правовая охрана как произведениям литературы.

Пунктом 1 статьи 1270 названного кодекса предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1270 ГК РФ к способам использования относятся, в том числе: воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением.

[A10] Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, применительно к настоящему спору в предмет доказывания со стороны истца входит факт принадлежности ему исключительного права на программы для ЭВМ, а также факт нарушения ответчиком этого исключительного права одним из способов, перечисленных в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании программного продукта, в противном случае он признается нарушителем авторского права и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Наличие у истца исключительного авторского права на программу ЭВМ «Barsum» установлено судами первой и апелляционной инстанций на основании оценки представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и взаимной связи, что ответчиком не оспаривается.

Изложенные в кассационной жалобе общества «Инлайн Про» доводы сводятся к несогласию с выводами судов первой и апелляционной инстанций о нарушении им исключительного права на указанный программный продукт путем создания программы для ЭВМ «Mentol Рго».

Как отмечено в пункте 109 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), при рассмотрении судом дела о защите авторских прав надлежит исходить из того, что, пока не доказано иное, автором произведения считается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 ГК РФ (статья 1257 ГК РФ), в Реестре программ для ЭВМ или в Реестре баз данных (пункт 6 статьи 1262 ГК РФ).

В обоснование исковых требований общество «Барсум» ссылалось на то, что зарегистрированная по свидетельству Российской Федерации № 2017615553 программ для ЭВМ «Mentol Рго» является производной от программы для ЭВМ «Barsum» по свидетельству Российской Федерации № 2016611370.

[A11] Так, использование переработанного произведения (в том числе модифицированной программы для ЭВМ) без согласия правообладателя на такую переработку само по себе образует нарушение исключительного права на произведение независимо от того, является ли лицо, использующее переработанное произведение, лицом, осуществившим переработку (пункт 91 Постановления № 10).

В пункте 87 Постановления № 10 разъяснено, что переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего.

В отношении программ для ЭВМ и баз данных под переработкой произведения (модификацией) понимаются любые их изменения, за исключением адаптации (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, подпункт 1 пункта 1 статьи 1280 ГК РФ).

Вместе с тем при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на произведение путем использования его переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ) для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено, что одно произведение создано на основе другого.

Создание похожего (например, в силу того что двумя авторами использовалась одна и та же исходная информация), но творчески самостоятельного произведения не является нарушением исключительного права автора более раннего произведения. В таком случае оба произведения являются самостоятельными объектами авторского права.

Для установления того, является созданное произведение переработкой ранее созданного произведения или результатом самостоятельного творческого труда автора, может быть назначена экспертиза (пункт 95 Постановления № 10).

Исследовав и оценив по правилам статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные лицами, участвующими в деле, доказательства, в том числе экспертное заключение экспертов от 25.05.2020 № С-695-А56-10049/2019-КИ, заключение специалиста общества с ограниченной ответственностью «Петрософт» от 30.10.2019 № 37/ЭЗ, заключение эксперта от 06.11.2020 № 63/20-А, отзыв на заключение эксперта от 30.11.2020 № 152, показания эксперта, свидетельство Российской Федерации № 2017615553, договоры ответчика на выполнение работ в области информационных технологий по разработке ПО, лицензионные договоры ответчика с третьими лицами (лицензиатами) и т.д., принимая во внимание правовые позиции, изложенные в Постановлении № 10, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на программу «Barsum», в том числе, путем ее модификации (переработки) в программу «Mentol Pro», и как следствие – о доказанности того факта, что спорная программа ответчика является самостоятельно разработанным и логически завершенным продуктом в качестве охраняемого законом авторского произведения.

[A12] При этом для установления факта того, является ли созданное произведение переработкой ранее созданного произведения или результатом самостоятельного творческого труда автора, в целях объективного и всестороннего рассмотрения дела, судом первой инстанции назначена компьютерно-программно-техническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам общества с ограниченной ответственностью «Городской Центр Судебных Экспертиз» Коробчук О.В. и (совместно) Белову И.М., а при назначении новой экспертизы – эксперту общества с ограниченной ответственностью «Экспертно-криминалитическое бюро» Шарову А.А.

По результатам проведенного исследования (заключение от 25.05.2020 № С-695-А56- 10049/2019-КИ) эксперты Коробчук О.В. и Белов И.М. установили следующее:

ни одна из программ, представленных на экспертизу, а именно: программа «Barsum» и программа «Mentol Pro», не является результатом переработки другой;

программные продукты созданы независимо друг от друга;

в представленных образцах программ для ЭВМ схожие технические решения (как элементы структуры базы данных, взаимосвязи между элементами организации программных сервисов, отвечающих за обработку данных, иные схожие технические решения) не использованы;

совпадения программного кода (частичные или полные, в том числе со следами переработки) отсутствуют;

сходство программ отсутствует, программы созданы независимо друг от друга;

программа истца имеет признаки разработки с 1996, программа ответчика – в результате отчуждения исключительных прав авторов на фрагменты в период после 21.10.2016 (даты регистрации ответчика) до даты подачи каждой заявки на государственную регистрацию;

не представляется возможным ответить на вопрос использовалась ли одна из представленных на исследования программ для ЭВМ для создания другой программы для ЭВМ, ввиду того, что решение указанного вопроса выходит за рамки познаний экспертов;

программы для ЭВМ созданы независимо;

при сопоставлении исходных программных кодов указанных программ следов или признаков переработки не обнаружено.

По результатам проведенного исследования (заключение от 06.11.2020 № 63/20-А) эксперт установил, что анализ представленных на экспертизу программ не выявил признаков переработки одной программы от другой; в программе ЭВМ «Barsum» и в программе ЭВМ «Mentol Pro» прослеживается схожесть построения баз данных, но таблицы баз данных программы ЭВМ «Mentol Pro» содержит более обширный набор полей; программа для ЭВМ истца и программа для ЭВМ ответчика предназначены для контроля и управления затратами в распределенных корпоративных сетях связи, в связи с чем возможно частичное совпадение алгоритмов их работы; ориентировочные даты начала создания программы истца – 2005-

[A13] 2006гг, программы ответчика – 2017 год; ориентировочные временные сроки, необходимые для создания каждой из представленных программ, составляют: оптимальное время разработки программы истца - 10, 9 лет, минимальное – 8,2 года; оптимальное время разработки программы ответчика – 2,5 года, минимальное – 1,9 лет.

Суд апелляционной инстанции, не опровергнув выводы суда первой инстанции, в частности, основанные на результатах проведенных судебных экспертиз выводы о том, что ни одна из программ, представленных на экспертизу, а именно: программа «Barsum» и программа «Mentol Pro», не является результатом переработки другой, пришел к выводу о возможности назначения дополнительной судебной экспертизы, по результатом которой было установлены иные выводы.

Вместе с тем, констатируя в действиях общества «Инлайн Про» по созданию программы для ЭВМ «Mentol Рго» нарушения исключительного права общества «Barsum» ввиду производности первой программы программе для ЭВМ «Barsum», в нарушение положений пункта 13 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции не дал оценку сформировавшимся противоречиям междурезультатами проведенных судебнымхэкспертиз.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности и обоснованности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции (часть 3 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом вышеизложенного допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм материального и процессуального права привели к принятию незаконного судебного акта (часть 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в связи с чем обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений.

Принимая во внимание, что судом первой инстанции установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения настоящего спора, а также правильно применены нормы материального и процессуального права, решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные ответчиком в связи с подачей кассационной жалобы, на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возложению на истца.

[A14] Руководствуясь статьями 283, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2022 по делу № А56-10049/2019 отменить.

Оставить в силе решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.12.2020 по делу № А56-10049/2019.

Отменить приостановление исполнения постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2022 по делу № А56-10049/2019, принятое определением Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2022.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Инлайн Профешнл» с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам денежные средства в размере 2 571 000 рублей (два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча рублей), перечисленные по платежному поручению от 20.04.2022 № 212 в качестве встречного обеспечения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Барсум» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инлайн Профешнл» 3000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Е.Ю. Пашкова Судья В.А. Химичев Судья Е.С. Четвертакова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 25.01.2022 9:02:52
Кому выдана Четвертакова Елена Сергеевна
Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 03.02.2022 6:21:44
Кому выдана Химичев Виктор Афанасьевич
Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 03.02.2022 6:21:59

Кому выдана Пашкова Елена Юрьевна