Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном онлайн заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-8143/2022) ФИО3 на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.02.2022 по делу № А56-104816/2020 (судья Герасимова М.С.), принятое по иску ООО «ПРИОРВЭЙ СОЛЮТИОНС» (правопредшественник - ОП "ПРИОРВЭЙ СОЛЮТИОНС ЭлПи")

к ФИО3

3-е лицо: 1) ИП ФИО4, 2) ИП ФИО5, 3) ООО "Регистрант"

о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации,

установил:

ОП «ПРИОРВЭЙ СОЛЮТИОНС ЭлПи» (Priorway Solutions LP) (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, к ФИО3 (далее - ответчик) о признании действий по администрированию доменного имени kareprost-sale.ru, использовании Товарного знака на сайте www.kareprost-sale.ru, предложению к продаже и вводу в оборот продукции, маркированной Товарным знаком нарушением исключительных прав ОП "ПРИОРВЭЙ СОЛЮТИОНС ЭлПи" (Priorway Solutions LP); признании действий по администрированию доменного имени kareprostsale.ru, использованию Товарного знака на сайте www.kareprostsale.ru, предложению к продаже и вводу в оборот продукцией, маркированной Товарным знаком нарушением исключительных прав ОП "ПРИОРВЭЙ СОЛЮТИОНС ЭлПи" (Priorway Solutions LP); запрещении использовать товарный знак Careprost по свидетельству Российской Федерации № 561880 в доменном имени kareprost-sale.ru, и на сайте www.kareprost-sale.ru в сети Интернет, в доменном имени kareprostsale.ru, и на сайте www.kareprostsale.ru в сети Интернет, а также в предложениях к продаже и продажу контрафактных товаров, маркированных товарным знаком, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 80 000 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены индивидуальный предприниматель ФИО4; индивидуальный предприниматель ФИО5, ООО "Регистрант".

Определением суда первой инстанции от 09.12.2021 произведена замена истца ОП "ПРИОРВЭЙ СОЛЮТИОНС ЭлПи" на ООО «ПРИОРВЭЙ СОЛЮТИОНС» (196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 153, пом. 264Н, ОГРН <***>, ИНН <***>), в порядке процессуального правопреемства.

Решением суда первой инстанции от 03.02.2022 заявленные требования удовлетворены.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции изменить. По мнению подателя жалобы в рассматриваемом случае ответчиком допущено два нарушения исключительных прав, в связи с чем размер компенсации, подлежащий взысканию с ответчика составляет 20000 рублей.

В судебном заседании представитель ответчика доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель истца с жалобой не согласился по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела ОП "ПРИОРВЭЙ СОЛЮТИОНС ЭлПи" (Priorway Solutions LP) является правообладателем исключительных прав на товарный знак «Careprost»

с датой приоритета 17.02.2014, зарегистрированного по свидетельству № 561880, в отношении следующих классов товаров и услуг МКТУ: 03, 05, 35.

Истцом были обнаружены сайты www.kareprost-sale.ru, www.kareprostsale.ru, на которых без получения на то согласия со стороны Правообладателя используется Товарный знак по свидетельству № 561880, а именно в доменном имени сайта, опубликования на сайте, а также путем предложения к продаже и введении в оборот продукции, маркированной товарным знаком.

Согласно информации ООО «Регистрант» администратором доменных имен kareprost-sale.ru, kareprostsale.ru является ответчик.

Представителем истца был приобретен на сайтах www.kareprost-sale.ru и www.kareprostsale.ru товар - средство для роста ресниц, маркированный Товарным знаком, что подтверждается копией Протокола осмотра письменных доказательств 78 АБ 8968604, копией Протокола осмотра доказательств 78 АБ 8968915, копией Протокола осмотра доказательств 78 АБ 8968914, а также копией Протокола осмотра письменных доказательств 78 АБ 8967130, копией Протокола осмотра доказательств 78 АБ 8967490.

В результате акцепта оферты по продаже средства для роста ресниц, размещенной на сайте www.kareprost-sale.ru, после оплаты заказа №3069690, посредством логистической службы СDEK по накладной №1199664912 была вручена посылка со средством для роста ресниц, маркированными Товарным знаком, что подтверждается копией накладной №1199664912. В результате акцепта оферты по продаже средства для роста ресниц, размещенной на сайте www.kareprostsale.ru, после оплаты заказа №4067780, посредством логистической службы СDEK по накладной №1188268107 была вручена посылка со средством для роста ресниц, маркированными Товарным знаком, что подтверждается копией накладной №1188268107.

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных прав на товарный знак по Свидетельству № 561880, выразившееся в администрировании 2-х доменов в наименовании которых незаконно используются товарный знак, в частности словесное обозначение kareprost, а также в размещении на сайтах товарных знаков, предложению к продаже и введении в оборот товаров, маркированных товарным знаком, истец обратился в арбитражный суд.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, а также использования в спорных доменных именах сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения, транслитерации и полного копирования словесного элемента Товарного знака на сайтах www.kareprost-sale.ru, www.kareprostsale.ru, использования изобразительного элемента Товарного знака, размещении на сайтах www.kareprost-sale.ru, www.kareprostsale.ru, предложения к продаже продукции, маркированной Товарным знаком, незаконный ввод в гражданский оборот продукции, маркированной Товарным знаком без согласия правообладателя.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В силу пункта 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно статье 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу положений статьи 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется в том числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Таким образом, сами по себе действия по приобретению права на доменное имя могут быть признаны нарушением права на товарный знак в случае, если судом установлено, что действия администратора по приобретению доменного имени являлись актом недобросовестной конкуренции.

Исходя из указанных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о признании действий ответчика по администрированию доменного имени нарушением исключительных прав на товарный знак, а также запрете использования обозначения в доменном имени доказыванию подлежат факт принадлежности истцу указанных прав и наличие в действиях администратора по приобретению права на доменное имя акта недобросовестной конкуренции.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Принадлежность истцу исключительных прав на спорное средство индивидуализации установлена судом первой инстанции на основании представленных в материалы дела доказательств и ответчиком не оспаривается.

Судом так же установлено сходство словесного элемента принадлежащего истцу товарного знака «Careprost» с доменными именами ответчика kareprost-sale.ru, kareprostsale.ru.

Проанализировав сравниваемые словесные элементы Careprost / kareprost с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 162 Постановления N 10, и положений Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены приказом Минэкономразвития от 20.07.2015 N 482), суд первой инстанции пришел к основанному на материалах дела выводу о сходстве данных обозначений по графическому, фонетическому и семантическому признакам до степени смешения.

Как разъяснено в пункте 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", далее - Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Согласно пункту 158 Постановления N 10 требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

В соответствии с пунктом 159 Постановления N 10 требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца.

Кроме того, материалами дела подтверждено, что сайты с доменными именами www.kareprost-sale.ru, www.kareprostsale.ru, используются ответчиком для предложения к продаже и реализации товаров, однородных товарам для которых зарегистрирован товарный знак.

Судом первой инстанции установлено и ответчиком не опровергнут, как факт размещения на сайтах обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца, так и предложение к продаже, фактической реализации товаров, маркированных товарным знаком.

Поскольку ответчиком не предоставлено доказательств правомерного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявленные истцом требования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Согласно пункту 4 этой же статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации, определенной на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в размере 80000 рублей, в том числе:

За незаконное использовании доменных имен kareprost-sale.ru, kareprostsale.ru (10000 рублей х 2 сайта);

За полное копирование словесного элемента Товарного знака на сайтах www.kareprost-sale.ru, www.kareprostsale.ru, использование изобразительного элемента Товарного знака (10000 рублей х 2 сайта);

За размещение на сайтах www.kareprost-sale.ru, www.kareprostsale.ru, предложения к продаже продукции, маркированной Товарным знаком (10000 рублей х 2 сайта);

За незаконный ввод в гражданский оборот продукции, маркированной Товарным знаком без согласия правообладателя (10000 рублей х 2 сайта).

Удовлетворяя требований в части взыскания заявленного размера компенсации, суд первой инстанции, принял во внимание, что истцом заявлен минимальный размер компенсации, определенный ст. 1515 ГК РФ, и материалами дела подтверждены 8 фактов нарушения исключительных прав истца на товарный знак.

Оспаривая решение суда первой инстанции в части определения размера компенсации, ответчик ссылаясь на положения пункта 56 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", считает, что в рассматриваемом случае допущено два факта нарушения исключительных прав на товарный знак, в связи с чем, размер компенсации, подлежащий взысканию с ответчика составляет 20000 рублей.

Доводы апелляционной жалобы в указанной части подлежат отклонению по следующим основаниям.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Нарушение каждого из определенных в данной норме прав образуют самостоятельное нарушение прав на товарный знак.

В рассматриваемом случае ответчиком допущено 8 нарушений (4 способа х 2 сайта), а именно:

Использование обозначения в доменном имени;

Использование изображение товарного знака на сайтах;

Использование изображения товарного знака в предложениях о продаже товаров на сайтах;

Использование изображение товарного знака при вводе товаров в оборот (совершение сделок купли продажи товаров, маркированных товарным знаком).

В силу разъяснений пункта 56 Постановления N 10 использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права.

Вместе с тем использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одним лицом различными способами, направленными на достижение одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного права. Например, хранение или перевозка контрафактного товара при условии, что они завершены фактическим введением этого товара в гражданский оборот тем же лицом, являются элементом введения товара в гражданский оборот и отдельных нарушений в этом случае не образуют; продажа товара с последующей его доставкой покупателю образует одно нарушение исключительного права.

Из указанного разъяснения следует, что не образуют самостоятельных правонарушений различные действия, направленные на достижение каждого из способов, определенных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Поскольку в рассматриваемом случае истцом определено количество нарушений исходя из способов, определенных в статье 1484 ГК РФ, и не учтены действия ответчика по реализации этих способов, в том числе количество товаров, предложение к продаже которых размещены на сайте, количество размещенного изображения товарного знака на сайтах, а также действия по доставке товаров при их реализации, основания для вывода, что в рассматриваемом случае имеет место два нарушения (2 сайта) исключительных прав на товарный знак отсутствуют.

Доводы ответчика основаны на ошибочном толковании норм материального права, в связи с чем подлежат отклонению.

Принимая во внимание, что дело рассмотрено судом первой инстанции полно и всесторонне, нормы материального и процессуального права не нарушены, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам, у апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены принятого решения.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.02.2022 по делу N А56-104816/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

М.В. Будылева

Л.П. Загараева