Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ЛЕАНГА СПб» (ул. Марата, д. 31, лит. А, Санкт-Петербург, 191002, ОГРН 1079847031978) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.07.2014 по делу № А56-10757/2014 (судья Яценко О.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2014 по тому же делу (судьи Полубехина Н.С., Горбик В.М., Старовойтова О.Р.)

по иску общества с ограниченной ответственностью «ЛЕАНГА СПб» к Любимову Леониду Георгиевичу (Санкт-Петербург) и компании Leanga-Casanova SL (Измайловский пр., д. 4, оф. 501, Санкт-Петербург) о взыскании компенсации на нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 400 000 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (3-я Хорошевская ул., д. 2, корп. 1, Москва, 123308).

При участии в судебном заседании представителей:

от истца – Селезнев Г.О., представитель по доверенности от 29.11.2013,

от ответчиков:

от Любимова Л.Г. – Большакова Н.В., представитель по доверенности от 30.04.2014,

от компании Leanga-Casanova SL - Большакова Н.В., представитель по доверенности от 05.03.2014,

от третьего лица – представитель не явился, извещен надлежащим образом.

Суд

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ЛЕАНГА СПб» (далее – ООО «ЛЕАНГА СПб») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Любимову Леониду Георгиевичу (далее – Любимов Л.Г.) и компании LEANGA-CASANOVA SL со следующими требованиями:

- признать использование обозначения «LEANGA» в доменных именах «leanga.es» и «leanganova.com» на страницах сайта «http://leanganova.com» в сети Интернет для продвижения и (или) распространения и (или) реализации услуг по предоставлению информации и даче советов коммерческим потребителям, продвижению товаров (для третьих лиц), оказания услуг агентства по операциям с недвижимым имуществом, оценке недвижимого имущества, проведению финансовых оценок (недвижимое имущество), по посредничеству при операциях с недвижимостью, сдаче в аренду недвижимого имущества, сдаче в аренду нежилых помещений, сдаче квартир в аренду, управлению недвижимостью лицам, находящимся на территории Российской Федерации, нарушением исключительного права на товарные знаки по свидетельству Российской Федерации № 444575 со словесным обозначением «ЛЕАНГА» и по свидетельству Российской Федерации № 431441 со словесным обозначением «LEANGA»;

- запретить Любимову Л.Г. использование товарного знака «LEANGA» в доменных именах «leanga.es» и «leanganova.com» для продвижения и (или) распространения и (или) реализации услуг по предоставлению информации и даче советов коммерческим потребителям, продвижению товаров (для третьих лиц), оказания услуг агентства по операциям с недвижимым имуществом, оценке недвижимого имущества, проведению финансовых оценок (недвижимое имущество), по посредничеству при операциях с недвижимостью, сдаче в аренду недвижимого имущества, сдаче в аренду нежилых помещений, сдаче квартир в аренду, управлению недвижимостью лицам, находящимся на территории Российской Федерации;

- запретить компании LEANGA-CASANOVA SL использование товарного знака «LEANGA» на всех страничках сайта «http://leanganova.com» в сети интернет для продвижения и (или) распространения и (или) реализации услуг по предоставлению информации и даче советов коммерческим потребителям, продвижению товаров (для третьих лиц), оказания услуг агентства по операциям с недвижимым имуществом, оценке недвижимого имущества, проведению финансовых оценок (недвижимое имущество), по посредничеству при операциях с недвижимостью, сдаче в аренду недвижимого имущества, сдаче в аренду нежилых помещений, сдаче квартир в аренду, управлению недвижимостью лицам, находящимся на территории Российской Федерации;

- взыскать с Любимова Л.Г. 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака;

- взыскать с компании LEANGA-CASANOVA SL 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общества «Региональный сетевой информационный центр» (далее – ЗАО «РСИЦ»).

Решением Арбитражного суда Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.07.2014, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2014, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, ООО «ЛЕАНГА СПб» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило оспариваемые судебные акты отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании представитель ООО «ЛЕАНГА СПб» поддержал доводы кассационной жалобы в полном объеме.

Представители Любимова Л.Г. и компании LEANGA-CASANOVA SL против удовлетворения кассационной жалобы возражали, в том числе по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу, поддержали решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, считают их законными и обоснованными.

ЗАО «РСИЦ», надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, каких-либо ходатайств не представило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанций, ООО «ЛЕАНГА СПб» является правообладателем следующих словесных товарных знаков:

- «ЛЕАНГА» по свидетельству Российской Федерации № 444575 с датой приоритета 25.11.2010, датой регистрации - 20.09.2011, сроком действия до 25.11.2020 в отношении услуг 35-го, 36-го, 39-го, 41-го классов МКТУ;

- «LEANGA» по свидетельству Российской Федерации № 431441 с датой приоритета 02.02.2010, датой регистрации – 03.03.2011, сроком действия до 02.02.2020 в отношении услуг 35-го, 36-го, 39-го, 41-го классов МКТУ.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно положениям статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Полагая, что Любимов Л.Г. и компания LEANGA-CASANOVA SL незаконно используют в своей коммерческой деятельности доменные имена www.leanga.es и www.leanganova.com, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации № 444575, № 431441 и в отношении услуг, однородных тем, для которых представлена правовая охрана указанным товарным знакам, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции исходили из отсутствия сходства до степени смешения между словесными обозначениями, которым представлена правовая охрана согласно свидетельствам Российской Федерации № 444575, № 431441 и обозначением «leanganova», используемым ответчиками в доменном имени www.leanganova.com, поскольку, по мнению судебных инстанций, имеет место наличие графических и фонетических отличий. Также суды указали на тот факт, что на момент принятия оспариваемых судебных актов страница сети Интернет www.leanga.es фактически отсутствует.

Между тем судами не учтено следующего.

При установлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения и противопоставленных ему товарных знаков, суды, как указано в судебных актах, указали на отсутствие между сравниваемыми обозначениями общего сходства.

Принимая решение об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями «leanganova» и «LEANGA» судебные инстанции не мотивировали свои выводы, не привели сравнительный анализ указанных обозначений, не указали нормативные акты, которыми они руководствовались, при принятии этого решения.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Вместе с тем при оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным словесным обозначением и товарными знаками может быть использованы Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В соответствии с подпунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Кроме того, согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

При этом судами не учтено, что для признания сходства товарных знаков (обозначений) достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. Для установления однородности товаров (услуг) принимается во внимание род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары (услуг) – товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Как следует из материалов дела, в своей коммерческой деятельности ответчиками используется доменное имя www.leanganova.com.

Обстоятельства использования ответчиками обозначения «leanganova» в отношении оказания услуг, однородных услугам, для которых зарегистрированы товарные знаки истца, судами не устанавливались.

Согласно статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента.

Доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

Основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP (Internet protokol), выраженных в виде определенных цифр, в доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса.

Между тем указанные обстоятельства в нарушение требований части 1 статьи 268 Арбитражного кодекса Российской Федерации не исследованы судами и не получили надлежащей правовой оценки при вынесении судебных актов.

Вывод суда апелляционной инстанции о правомерности использования ответчиками оспариваемых обозначений по причине регистрации 28.05.2013 Любимовым Л.Г. в Испанском бюро патентов и регистрации торговых марок товарного знака «LEANGA» в отношении услуг 36-го класса МКТУ с датой приоритета 22.02.2013 (личное дело № 3064639 (1)) и товарного знака «LEANGA Costablanca» в отношении услуг 36-го класса МКТУ с датой приоритета 17.08.2010 (личное дело № 0295735 (3)), нельзя признать обоснованным, поскольку вопрос о распространении действия указанных товарных знаков на территорию Российской Федерации ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции исследован не был.

При этом доказательств использования компанией LEANGA-CASANOVA SL своего фирменного наименования в отношении услуг, однородных услугам, для которых зарегистрированы товарные знаки истца, в материалы дела не представлено.

Кроме того, в силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

При указанных обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебных актов.

На основании изложенного, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: установить подведомственность настоящего спора исходя из предмета заявленных требований (зона «.com»); провести сравнительный анализ используемого ответчиками обозначения с противопоставленными товарными знаками истца; установить наличие, либо отсутствие однородности оказываемых истцом и ответчиками услуг; определить момент начала использования компанией LEANGA-CASANOVA SL своего фирменного наименования в отношении услуг, однородных услугам, для которых зарегистрированы товарные знаки истца; определить размер компенсации, исходя из императивности положений статьи 1515 ГК РФ.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.07.2014 по делу № А56-10757/2014 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2014 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.Н. Тарасов