СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ
улица Машкова, дом 13, строение 1, Москва, 105062
http://ipc.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Москва
14 ноября 2014 года
Дело № А56-463/2013
Резолютивная часть постановления объявлена 11 ноября 2014 года
Полный текст постановления изготовлен 14 ноября 2014 года
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующий – Уколов С. М.,
судьи – Данилов Г. Ю., Химичев В. А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Итриум СПб» (ул. Харченко, дом 5, лит. А, Санкт-Петербург, 194100, ОГРН <***>)
на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.02.2014 по делу № А56-463/2013 (судья Рагузина П.Н.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014 по тому же делу (судьи Горбик В.М., Полубехина Н.С., Старовойтова О.Р.)
по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Итриум СПб» к обществу с ограниченной ответственностью
«ИС-Системы» (Гражданский проспект, дом 11, корпус 2, литера Б, помещение 13Н, Санкт-Петербург, 195220, ОГРН <***>),
закрытому акционерному обществу «Региональный сетевой информационный центр» (ул. Свободы, дом 91, стр. 2, Москва, 125481, ОГРН <***>),
ФИО1 (г. Сосновый бор, Ленинградская область)
о защите исключительных прав на товарные знаки.
В судебном заседании приняли участие представители:
от истца: ФИО2 (доверенность от 30.10.2012, б/н);
от ответчика (общество с ограниченной ответственностью «ИС-Системы») – не явился, извещен; от ответчика (закрытого акционерного общества «Региональный сетевой информационный центр» не явился, извещен; от ответчика ФИО1 – не явился, извещен.
Суд по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью «Итриум СПб» (далее - общество «Итриум СПб») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ИС-Системы» (далее – общество «ИС-Системы») и обществу с ограниченной ответственностью «ТИМ Проект» (далее – общество «ТИМ Проект») о запрете ответчикам использовать обозначения «Ultima» и «u1Tima» в отношении серверов; о взыскании с общества «ИС-Системы» 400 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков ULTIMA по свидетельствам Российской Федерации № 370155 и № 471815; об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчиков производимых и реализуемых ими товаров с нанесенными на них обозначениями «Ultima» и «u1Tima».
Определением от 21.05.2013 по ходатайству истца суд заменил ненадлежащего ответчика - общество «ТИМ Проект» на надлежащего - общество с ограниченной ответственностью «Компания «ТИМ» (далее – общество «Компания «ТИМ»).
На основании статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции по заявлению истца привлек к участию в деле в качестве соответчика регистратора домена второго уровня timcompany.ru – закрытое акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (далее - ЗАО «РСИЦ»).
В материалы дела представлены сведения о переименовании общества «Компания «ТИМ» в общество с ограниченной ответственностью «МИК» (далее – общество «МИК») и об исключении общества «МИК» из реестра юридических лиц в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.
С учетом данных обстоятельств истец заявил отказ от иска в части требований к обществу «МИК» – правопреемнику общества «Компания «ТИМ». Суд первой инстанции принял отказ от иска в части требований к обществу «МИК», производство по делу в этой части прекратил.
В судебном заседании 22.07.2013 истец уточнил исковые требования к каждому из ответчиков и просил о запрещении обществу «ИС-Системы» использовать обозначения «Ultima» и «u1Tima» в отношении серверов, взыскании с общества «ИС-Системы» 400 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков ULTIMA по свидетельствам Российской Федерации № 370155 и № 471815; об изъятии из оборота и уничтожении за счет общества «ИС-Системы» производимых и реализуемых им серверов с нанесенными на них обозначениями «ULTIMA» и «u1Tima»; об обязании ЗАО «РСИЦ» прекратить делегирование домена timcompany.ru.
Кроме того, в судебном заседании 22.07.2013 истец заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего ответчика ФИО1. Суд привлек Горячего К.А. к участию в деле в качестве ответчика.
В судебном заседании 16.12.2013 истец уточнил исковые требования и просил о запрещении обществу «ИС-Системы» использовать обозначения «Ultima» и «u1Tima» в отношении серверов; о взыскании с общества «ИС-Системы» 350 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков ULTIMA по свидетельствам Российской Федерации № 370155 и № 471815; о взыскании с Горячего К.А. 50 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков ULTIMA по указанным свидетельствам; об обязании ЗАО «РСИЦ» прекратить делегирование домена timcompany.ru.
В судебном заседании 05.02.2014 истец в порядке части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказался от требования об изъятии из оборота и уничтожении за счет общества «ИС-Системы» производимых и реализуемых им серверов с нанесенными на них обозначениями «ULTIMA» и «u1Tima».
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.02.2014 принят отказ общества «Итриум СПб» от исковых требований к обществу «МИК», производство по делу в отношении требований к ООО «МИК» прекращено. Принят отказ общества «Итриум СПб» от иска в части требований об изъятии из оборота и уничтожении за счет общества «ИС-Системы» производимых и реализуемых им серверов с нанесенными на них обозначениями «ULTIMA» и «u1Tima». В остальной части иска отказано.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, общество «Итриум СПб» подало апелляционную жалобу, в которой просило суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменить в части требований к ЗАО «РСИЦ» и обществу «ИС-Системы», обязать ЗАО «РСИЦ» прекратить делегирование домена timcompany.ru, запретить обществу «ИС-Системы» использовать обозначения «Ultima» и «u1Tima» в отношении серверов, взыскать с
ООО «ИС-Системы» 350 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков ULTIMA по свидетельствам Российской Федерации № 370155 и № 471815.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.02.2014 оставлено без изменения.
Не согласившись с решением и постановлением суда апелляционной инстанции, общество «Итриум СПб» подало кассационную жалобу, в которой просило отменить решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.02.2014 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014 в части требований к ЗАО «РСИЦ» и обществу «ИС-Системы».
По мнению заявителя кассационной жалобы, отказывая в удовлетворении требования об обязании ЗАО «РСИЦ» прекратить делегирование домена timcompany.ru, суд не применил положения статей 419, 420, 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации и применил пункт 5 Правил регистрации доменов в доменах RU и РФ, не подлежащий применению. По мнению истца, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции не провели надлежащий сравнительный анализ обозначений и товарных знаков на сходство до степени смешения. Выводы суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции об отсутствии доказательств отношения общества «ИС-Системы» к ресурсу http://www.timcompany.ru заявитель кассационной жалобы не оспаривает.
В судебном заседании представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, просил изменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.
ЗАО «РСИЦ», общество «ИС-Системы» и Горячий К.А., надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.
В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.
Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы и возражения на нее, выслушав представителя истца, суд кассационной инстанции считает необходимым отменить в части обжалуемые судебные акты, а дело в отмененной части направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в силу следующего.
Как установлено судами первой и апелляционной инстанции, согласно свидетельствам Российской Федерации № 370155 и
№ 471815 истец является владельцем товарных знаков «ULTIMA» в отношении товаров и услуг 09 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) (компьютеры, интерфейсы, серверы, а именно медиасерверы).
Названные товарные знаки представляют собой словесный элемент «ULTIMA», выполненный заглавными латинскими буквами на белом и сером фоне.
Сославшись на использование обществом
«ИС-Системы» и ФИО1 обозначений, сходных с указанными товарными знаками, на сайте www.timcompany.ru в предложениях к продаже, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к выводу о непричастности общества «ИС-Системы» и Горячего К.А. к ресурсу http://www.timcompany.ru, а также о том, что ЗАО «РСИЦ» осуществляет только техническую функцию по регистрации доменного имени. Кроме того, суд первой инстанции не усмотрел сходства до степени смешения товарных знаков истца и обозначений, используемых обществом «ИС-Системы» в документации на серверы. Суд апелляционной инстанции с такими выводами согласился.
Приведенные судами первой и апелляционной инстанций доводы в части отсутствия сходства товарных знаков и обозначений, используемых обществом «ИС-Системы» в документации, нельзя признать законными и обоснованными.
Отношения, связанные с правами на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, регламентированы главой 76 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При сравнении товарных знаков истца и обозначений «Ultima» и «u1Tima», использованных обществом «ИС-Системы» в счетах № 124 от 26.11.2012 и № 126 от 30.11.2012, суды первой и апелляционной инстанции не установили графического сходства сравниваемых обозначений. Суды пришли к выводу, что имеется значительное графическое отличие цифры «один» вместо буквы «L» в обозначениях, используемых обществом «ИС-Системы». При этом суд первой инстанции не сослался при оценке сравниваемых обозначений на какой-либо нормативный акт, регулирующий данные вопросы. Суд апелляционной инстанции привел ссылки на пункты 14.4.2, 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 №32 (далее – Правила).
Суд по интеллектуальным правам полагает, что в этой части суд первой инстанции не применил норму материального права, подлежащую применению, а суд апелляционной инстанции неправильно применил эти нормы исходя из следующего.
Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.
В силу подпункта 14.4.2.2 названных Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения;
расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.
Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.
Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю (пункт 14.4.3 Правил).
При сопоставлении спорного обозначения с товарными знаками с точки зрения их графического (визуального) сходства суды не учли правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 (далее – постановление № 2979/06), от 17.04.2012 № 16577/11 (далее – постановление №16577/11), согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Исследования спорных обозначений на предмет звукового (фонетического) и смыслового (семантического) сходства суды не проводили.
Судами не учтено, что для признания сходства товарных знаков (обозначений) достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя.
Учитывая изложенное, в части требований общества «Итриум СПб» к обществу «ИС-Системы» решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда подлежат отмене и направлению в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
В части требования истца об обязании ЗАО «РСИЦ» прекратить делегирование домена timcompany.ru следует признать правомерными выводы судов первой и апелляционной инстанций со ссылкой на пункт 5 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных Координационным центром национального домена сети Интернет.
ЗАО «РСИЦ» не является администратором доменного имени timcompany.ru. Ответственность за информацию, размещаемую на веб-сайте, несет администратор доменного имени.
Ссылка заявителя жалобы на статьи 419, 420, 1065 ГК РФ Судом по интеллектуальным правам не принимается во внимание и признается ошибочной.
Истец обратился в суд с требованиями о защите исключительных прав на товарные знаки. Вопросы защиты исключительных прав регулируются частью четвертой ГК РФ. Глава 59 ГК РФ «Обязательства вследствие причинения вреда», содержащая статью 1065, не применима к отношениям о защите исключительных прав.
Суд кассационной инстанции полагает, что в этой части истцом выбран неправильный способ защиты права. Истец не доказал, что действиями ЗАО «РСИЦ» ему причинен какой-либо вред.
В части требований к ФИО1 истец решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции не оспаривает, в связи с чем в этой части судебные акты не проверяются.
Таким образом, при рассмотрении настоящего дела суды неправильно применили нормы материального права, не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, не приняли во внимание правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенные в вышеназванных постановлениях.
Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, а также неправильное применение норм материального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части требований к первому ответчику, дело – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
При новом рассмотрении дела, суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить обстоятельства сходства обозначений истца и общества «ИС-Системы», установить наличие или отсутствие факта нарушения исключительного права истца на товарные знаки, исходя из установленных обстоятельств, определить размер компенсации.
Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.
Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.02.2014 по делу № А56-463/2013 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014 в части требований к обществу с ограниченной ответственностью «ИС-Системы» отменить. Направить дело в этой части в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на новое рассмотрение.
В части требований общества с ограниченной ответственностью «Итриум СПб» к закрытому акционерному обществу «Региональный сетевой информационный центр» решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.02.2014 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Итриум СПб» – без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Председательствующий судья
С.М. Уколов
Судья
Г.Ю. Данилов
Судья
В.А. Химичев