Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-40552/2023, 13АП-40555/2023, 13АП-40554/2023) ООО «Магистраль-НН», ООО Производственно-коммерческая фирма «Ниагра», ООО «Автопитер» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.10.2023 по делу № А56-47498/2023, принятое

по иску ООО «Автокомплект»

к 1) ООО «Автопитер»; 2) ООО Производственно-коммерческая фирма «Ниагра»; 3) ООО «Магистраль-НН»

о взыскании

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Белебеевский завод «Автокомплект», адрес: 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Восточная, дом 79, ОГРН 1020201677505 (далее – истец, Завод) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Автопитер», адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Новгородский пр., дом 26, к. 3, стр. 3, пом. 1.03, ОГРН 1157847388236 (далее – ответчик-1, ООО «Автопитер») 500000 руб. компенсации за незаконное использование полезной модели № 191961 «Шкворень»; с общества с ограниченной ответственностью «Магистраль-НН», адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, дом 13, к. 3, ОГРН 1025202271467 (далее – ответчик-2, ООО «Магистраль-НН») 500000 руб. компенсации за незаконное использование полезной модели № 191961 «Шкворень»; с общества с ограниченной ответственностью ПКФ «Ниагара», адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, дом 13, пом. 1, ОГРН 1095256005415 (далее – ответчик-3, ООО ПКФ «Ниагара») 500000 руб. компенсации за незаконное использование полезной модели № 191961 «Шкворень».

Решением суда от 24.10.2023 иск удовлетворен в полном объеме.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчики обжаловали его в апелляционном порядке, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

По мнению ООО «Автопитер», последнее, являясь маркет-плейсом или электронной торговой площадкой, является информационным посредником между потенциальным покупателем и поставщиком, демонстрирующим свои предложения. Также ответчик-1 считает, что отсутствуют основания для его привлечения к солидарной ответственности, поскольку требования о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляются к лицу, в результате противоправных действий которого, было нарушено исключительное право.

По мнению ООО «Магистраль-НН», суд первой инстанции необоснованно принял в качестве доказательства по делу патентоведческую экспертизу патентного поверенного Маленковой Л.В., и неправомерно не дал оценку заключению патентного поверенного Ковальчук Л.В.; необоснованно руководствовался постановлением о привлечении к административной ответственности ООО «Автопитер», притом, что ООО «Магистраль-НН» не было привлечено к административной ответственности, а в отношении ООО ПКФ «Ниагара» материалы дела об административном правонарушении не составлялись; не принял во внимание доводы ответчика-2 о том, что производство продукции осуществляло ООО «ТД Автогидравлика».

По мнению ООО ПКФ «Ниагара», суд не выяснил вопрос относительно правообладателя товарного знака «RIGINAL»; ответчик-3 не является производителем спорного товара.

В судебном заседании представитель истца отклонил доводы, изложенные в апелляционных жалобах, и просит оставить без изменения решение суда первой инстанции.

Ответчики, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения жалоб, представителей в судебное заседание не направили, что не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствии.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истцу на основании Патента на полезную модель № 191961 «Шкворень» (далее - Патент), зарегистрированного 28.08.2019 в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации сроком действия до 20.03.2029, принадлежит исключительное право полезную модель № 191961 «Шкворень».

В октябре 2021 года истцу стало известно о том, что ООО «Автопитер» предлагает к продаже и реализует товар «Шкворень», чем нарушает его исключительное право на полезную модель № 191961 «Шкворень».

Истцом была сделана контрольная закупка 4х штук шкворней, что подтверждается представленным в материалы дела чеком от 08.10.2021.

Согласно экспертному заключению от 29.10.2021, составленному патентным поверенным Маленковой Л.В. в отношении изделий, приобретенных Заводом у ООО «Автопитер» (чек № 0001 от 08.10.2021, товарная накладная № АПУТ-РН1836522 от 08.10.2021), изделия шкворень с товарным знаком «RIGINAL» содержат все 12 признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, содержащейся в патенте № 191961; изготовлены в соответствии с формулой, содержащейся в патенте РФ № 191961, идентичны по внешнему виду и по деталировке.

По данному факту истец обратился по территориальности в ОП 24 УМВД России г. Тольятти.

В ходе проведенной проверки было установлено следующее.

ООО «Автопитер» принимал заказы через сайт интернет-магазина Autopiter.ru c последующей выдачей заказа покупателю Джураеву Д.М. на складском пункте, расположенном по адресу Самарская область, г. Тольятти, ул. Базовая, влд. 9, осуществляя продажу 24.11.2021 следующих товаров: «Шкворень поворотного кулака в сборе с опорой нижней RG 2360-21-3001013 товарный знак «RIGINAL» в количестве 4 шт., «Шкворень поворотного кулака в сборе верхний RG 2360-21-3001014» товарный знак «RIGINAL» в количестве 4 шт. Указанные товары имели товарный знак «RIGINAL», сертификат соответствия серия АМ №0002439 сроком действия с 19.05.2020 по 18.05.2024, где изготовителем указано Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» (ООО «УАЗ»), филиал завода изготовителя Общество с ограниченной ответственность ПКФ «Ниагара».

В свою очередь ООО «УАЗ» на запрос Отдела полиции № 24 УМВД по г. Тольяти письмом от 20.12.2021 сообщило, что не ООО «УАЗ» не осуществляло и не осуществляет в настоящее время изготовление компонентов транспортных средств (шкворень УАЗ RG 2360-21-30001013, шкворень УАЗ RG 2360- 21-30001013) торговой марки «Riginal». ООО «ПКФ Ниагара» не является филиалом ООО «УАЗ».

Изделия были изъяты и предоставлены УМВД РФ по г. Тольятти отделением полиции № 24 на экспертизу в испытательный цент «Уникон». Протоколом экспертизы №069-293 от 27.01.2022г установлено, что указанные изделия марки «RIGINAL» производства ООО «ПКФ Ниагара» сходны со сравнительными образцами производства ООО «БЗАК» до степени смешения; идентичны признакам, изложенным в Формуле и описании полезной модели к патенту РФ RU191961 U1 от 20.03.2019; соответствуют патенту на полезную модель №191961 шкворень, патентообладатель ООО «БЗАК», и нарушают права патентообладателя.

В рамках производства по делу об административном правонарушении было установлено, что спорные изделия с товарным знаком «RIGINAL» производства ООО «ПКФ Ниагара» были приобретены ООО «Автопитер» у ООО «Магистраль-НН» на основании договора поставки №МГ 02201/16 от 03.10.2016; факт передачи оспариваемых изделий подтверждается счетами-фактурами № МГ-161775 от 23.12.2019 в количестве 4 шт. на общую сумму 1 853,1 руб., № МГ – 97751 от 27.07.2020 в количестве 4 шт. на общую сумму 1 853,1 руб., МГ-208570 от 07.09.2021 в количестве 2 шт. на сумму 1203,6 руб., № МГ-231515 от 04.10.2021 в количестве 4 шт. на общую сумму 2 407,2 руб.

Постановлением и.о. мирового судьи участка № 113 Центрального судебного района г. Тольяти от 06.05.2022 по делу № 5-319/2022 общество «Автопиитер» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.12 ч.2 КоАП РФ

Ссылаясь на то, что ООО ПКФ «Ниагара» изготавливало изделия «шкворень», в которых использована полезная модель истца, без разрешения истца-правообладателя, ООО «Магистраль НН» и ООО «Автопитер» размещали предложение о продаже, осуществляли продажу, вводили в гражданский оборот или хранили для этих целей изделия «шкворень», в которых использована полезная модель истца, без разрешения истца-правообладателя, истец направил в адрес ответчиков претензии с требованием выплатить компенсацию.

Оставление ответчиками данной претензии без удовлетворения, послужило основанием для обращения Завода в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, пришел к выводам о нарушении ответчиками исключительного права истца на полезную модель, в связи с чем, удовлетворил требования Завода.

Апелляционная инстанция, изучив материалы дела и оценив доводы жалоб, не находит оснований для их удовлетворения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358.1 ГК РФ изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом.

Как разъяснено в пункте 125 Постановления N 10, если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

С учетом изложенного, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, применительно к настоящему спору в предмет доказывания со стороны истца входит факт принадлежности ему исключительного права на спорную полезную модель, факт нарушения ответчиком исключительного права одним из способов, перечисленных в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при изготовлении и продаже изделий, содержащих признаки полезной модели.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право на полезную модель "Шкворень" по патенту Российской Федерации N 191961, со сроком действия исключительного права до 20.03.2029.

Исследовав и оценив представленные лицами, участвующими в деле, доказательства, в том числе заключенный между обществом "Магистраль-НН" (поставщик) и обществом "Автопитер" (покупатель) договор поставки от 03.10.2016 N МГ-02201/16 на поставку запасных частей, расходных материалов к автомобилям, УПД, подтверждающие факт реализации обществом «Магистраль-НН» обществу «Автопистер» автозапчастей, в том числе шкворень; скриншот страницы сайта autopiter.ru; заключение патентного поверенного Маленковой Л.В., постановление мирового судьи участка № 113 Центрального района г. Тольяти в соответствии с которым, ООО «Автопитер» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ, постановление мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского судебного района г. Нижний Новгород от 13.01.2023, в соответствии с которым, прекращено производству по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Магистраль-НН» в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о нарушении ответчиками исключительных прав истца на полезную модель «Шкворень».

При этом, вопреки доводам подателей жалоб, экспертное заключение патентного поверенного Маленковой Л.В., протокол ИЦ «Уникон» № 069-293 от 27.01.2022 экспертизы конструкции образцов изделий «Шкворень» товарный знак «RIGINAL» ООО ПКФ «Ниагара» при рассмотрении мировым судьей дела об административном правонарушении в отношении ООО «Автопитер», признаны надлежащими доказательствами, подтверждающими факт нарушения последним исключительных прав ООО «БЗАК» на полезную модель. Этим же постановлением подтвержден факт реализации контрафактной продукции от ООО «Магистраль-НН» в адрес ООО «Автопитер» в соответствии с заключенным между указанными организациями договора поставки.

Ссылка ООО «Магистраль-НН» на то, что последнее не было привлечено к административной ответственности, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку как указано судом выше, производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Магистраль-НН» прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, а не в связи с отсутствием в действиях указанного лица состава вменяемого административного правонарушения (ч. 2 ст.7.12 КоАП РФ).

Также судом апелляционной инстанции отклоняется довод ООО «Магистраль-НН» о не принятии судом первой инстанции во внимание заключения патентного поверенного Л.В. Ковальчука от 07.04.2023. Указанное заключение получено не в рамках судебного разбирательства, не в рамках материалов проверки правоохранительными органами, не в рамках дела об административном правонарушении. При этом из указанного заключения следует, что в распоряжение экспертов были предоставлены не детапи, а их чертежи, на которых в частности отсутствует компенсационная зона, что идет в разрез с фактически произведенными деталями, где такая компенсационная зона присутствует, и данный факт подтвержден заключением экспертизы, представленным истцом. Таким образом, представленное ответчиками заключение эксперта Ковальчука Л.В. не является экспертизой конкретного изделия и не может быть признано допустимым доказательством в рамках рассмотрения настоящего дела.

Материалами дела подтверждается факт реализации ответчиками контрафактной продукции под товарным знаком «RIGINAL», правообладателем которого, согласно свидетельству Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 429347 является ООО «Магистраль-НН».

Поскольку представленными в материалы дела доказательствами подтвержден факт реализации товара (по цепочке ООО ПКФ «Ниагара» - ООО «Магистраль-НН» - ООО «Автопитер») под товарным знаком «RIGINAL», правообладателем которого, является ООО «Магистраль-НН», то довод ответчиков об отсутствии мощностей для производства данного товара, о производстве спорного товара обществом «ТД «Автогидравлика», является несостоятельным и правомерно отклонен судом первой инстанции.

Судом апелляционной инстанции отклоняется также довод ООО «Автопитер» о том, что последнее является информационным посредником.

Как разъяснено в пункте 77 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), особенности ответственности информационного посредника, предусмотренные статьей 1253.1 ГК РФ, являются исключением из правил, установленных пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ, о применении мер ответственности (в виде возмещения убытков и выплаты компенсации) за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, независимо от вины нарушителя. Является ли конкретное лицо информационным посредником, устанавливается судом с учетом характера осуществляемой таким лицом деятельности. Если лицо осуществляет деятельность, которая указана в статье 1253.1 ГК РФ, то такое лицо признается информационным посредником в части осуществления данной деятельности. В случае если лицо осуществляет одновременно различные виды деятельности, то вопрос об отнесении такого лица к информационному посреднику должен решаться применительно к каждому виду деятельности.

В соответствии с пунктом 78 Постановления N 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее - Закон об информации)), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта.

При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В данном случае из материалов дела следует, что в рамках договора поставки, заключенного с ООО «Магистраль-НН», общество «Автопитер» приобретало автозачасти, в том числе спорный товар – шкворень, который в дальнейшем предлагало к продаже, что подтверждается в частности договором поставки, УПД, скриншотом сайта Автопитер, на котором указаны товар, его стоимость и возможность его приобрести непосредственно у Автопитер.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что общество "Автопитер" не является информационным посредником, поскольку вводит товары в гражданский оборот, определяет их цену и описание, является собственником и продавцом товаров.

Таким образом, исследовав представленные лицами, участвующими в деле, доказательства, суд первой инстанции установил факт производства, реализации без разрешения истца контрафактного товара, содержащего все признаки независимого пункта полезной модели по патенту Российской Федерации N 191961.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, признал размер компенсации, определенный истцом соразмерным последствиям нарушения

Суд апелляционной инстанции полагает, что вопреки содержащимся в апелляционных жалобах доводам, судом первой инстанции при рассмотрении дела установлены все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения настоящего спора, а выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального права.

Нарушений норм процессуального права судом апелляционной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемый судебный акт является законным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения апелляционных жалоб не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.10.2023 по делу № А56-47498/2023 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

М.Л. Згурская

М.Г. Титова