Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-26139/2017) Индивидуального предпринимателя Краковича Арсения Геннадьевича на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.08.2017 по делу № А56-58258/2016 (судья Кузнецов М.В.), принятое

по иску индивидуального предпринимателя Краковича Арсения Геннадьевича (ОГРНИП 309784723900462)

к Обществу с ограниченной ответственностью "АСКО" (ОГРН 1089847029590)

о запрете использовать товарный знак и взыскании компенсации

установил:

Индивидуальный предприниматель Кракович Арсений Геннадьевич (далее – истец, предприниматель) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "АСКО" (далее – ответчик, Общество) о запрете совершать любые действия по использованию товарного знака без согласия правообладателя и взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.10.2016, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2017, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2017 решение от 13.10.2016 и постановление от 20.01.2017 отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Решением суда от 25.08.2017 в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе истец просит решение суда отменить, удовлетворить заявленные требования.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "АСКО" по свидетельству Российской Федерации N 537781, зарегистрированного Роспатентом 24.03.2015 с приоритетом от 26.07.2013 в отношении товаров и услуг 06, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 34-го классов МКТУ. Товарный знак истца представляет собой словесное обозначение "АСКО", выполненное заглавными буквами русского алфавита с использованием оригинального шрифта.

В обоснование заявленных требований истец указывает, что в августе 2015 года был установлен факт использования обозначения, сходного до степени смешения с его товарным знаком, путем размещения этого обозначения на интернет-сайте "http://asko-spb.ru", принадлежащем ответчику.

Полагая, что действия ответчика являются нарушением исключительного права на товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с требованием о запрете совершать любые действия по использованию товарного знака без его согласия и взыскании 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2017 установлено, что обозначение "АСКО" используется ответчиком без указания на организационно-правовую форму, то есть не в качестве фирменного наименования, использование которого имело бы целью индивидуализацию ответчика как юридического лица.

Направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость установить, правомерно ли использовалось ответчиком обозначение "АСКО", с учетом положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, а также норм, регулирующих правовой режим коммерческих обозначений.

Данные указания выполнены судом первой инстанции.

Материалами дела подтверждается использование ответчиком обозначения «АСКО», в том числе, в отношении товаров, для индивидуализации которых истцом зарегистрирован товарный знак. Используемое ответчиком обозначение «АСКО» и словесное обозначение «АСКО», зарегистрированное истцом в качестве товарного знака, идентичны.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В пункте 64 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий - наличия предприятия, достаточных различительных признаков обозначения, а также его известности на определенной территории.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные при новом рассмотрении в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в период с 2009 по 2013 годы ответчик использовал словесное обозначение «АСКО» для индивидуализации своего предприятия посредством его размещения непосредственно на изделиях, на рекламных материалах, распространяемых среди оптовых покупателей (листовках и каталогах), упаковочных материалах (скотче, коробках и пакетах), а также на своем сайте. Обозначение «АСКО» успело приобрести известность в качестве средства индивидуализации предприятия ответчика, осуществляющего реализацию сувенирной продукции, до даты приоритета товарного знака истца, по меньшей мере, на территории Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Таким образом, судом установлено наличие условий, являющихся основанием для возникновения у ответчика права на коммерческое обозначение. На момент регистрации истцом товарного знака ответчик уже обладал правом использования коммерческого обозначения «АСКО».

В апелляционной жалобе истец указывает на несогласие с оценкой доказательств, данной судом первой инстанции. По мнению истца, ответчиком не доказано приобретение обозначением «АСКО» известности, а также наличие различительной способности спорного обозначения.

Данные доводы ответчика исследованы апелляционным судом и подлежат отклонению исходя из следующего.

В силу части 1 статьи 64 и статей 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется статьями 67 и 68 АПК РФ об относимости и допустимости доказательств.

Материалами дела подтверждается, что ответчик владеет сетью торговых точек, через которые реализовывал и реализует сувенирную продукцию в различных регионах Российской Федерации, а также сайтом www.asko-spb.ru, который используется для продвижения соответствующей продукции.

Как обоснованно указал суд первой инстанции, существование предприятия (применительно к положениям статьи 1539 ГК РФ) ответчика подтверждается копиями договоров аренды, заключенных ответчиком в целях размещения региональных офисов, копиями уведомлений о постановке на учет обособленных подразделений ответчика (т.4, л.д. 1-13), а также копиями договоров поставки, которые подтверждают ведение ответчиком предпринимательской деятельности.

Вывод о том, что Общество на дату приоритета товарного знака «АСКО» по свидетельству Российской Федерации № 537781 использовало соответствующее обозначение для индивидуализации производимых им товаров без регистрации в качестве товарного знака содержится и в решении Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2016 по делу № СИП-654/2015.

Установление обстоятельств, свидетельствующих о различительной способности и известности обозначения, в значительной степени носит оценочный характер.

Вывод суда о том, что обозначение «АСКО» не является общеупотребимым, апелляционная инстанция находит верным. Обозначение «АСКО» не является термином, используемым в повседневном или профессиональном лексиконе, не является описательным по отношению к определенному роду деятельности.

Суд первой инстанции также обоснованно принял во внимание, что наличие у указанного обозначения достаточных различительных признаков подтверждается и его регистрацией в качестве товарного знака. Регистрация в качестве товарного знака позволяет сделать вывод о пригодности обозначения для целей использования в качестве средства индивидуализации (в том числе, коммерческого обозначения).

При оценке известности обозначения на определенной территории судом установлено, что ответчик с 2009 года поставлял оптовым покупателям сувенирную продукцию, которая является однородной товарам, в отношении которых в дальнейшем был зарегистрирован товарный знак истца (в частности, брелоки, монеты, колокольчики, посуду, изделия из металла, фарфора и керамики, головные уборы и прочие). Факт реализации указанной продукции ответчиком подтверждается копиями товарных накладных за период с 2009 по 2013 год.

На основании представлявшихся на обозрение оригиналов товарных накладных суд пришел к выводу, что общее количество соответствующих товаров, реализованных в указанный период ответчиком, исчисляется сотнями тысяч экземпляров. В силу очень большого объема (тысячи страниц) оригиналы товарных накладных представлялись на обозрение суда непосредственно во время судебного заседания без приобщения копий к материалам дела. Часть товарных накладных в виде копий приобщена к материалам дела (т.3, л.д. 13-211). Реальность хозяйственных операций ответчика подтверждается также договорами купли-продажи, поставки товара (т.4, л.д. 14-53), выпиской по счету (т.3, л.д. 212-242).

Судом установлено, что, в частности, ООО «Пресса» в период с 2010 по 2013 годы приобрело у ответчика сувенирную продукцию на общую сумму около 2 000 000 руб.

При этом представленные в материалы дела доказательства, в том числе письма контрагентов и конкурентов ответчика, позволяют сделать вывод об известности коммерческого обозначения «АСКО» как средства индивидуализации предприятия ответчика оптовым приобретателям сувенирной продукции (т.2, л.д. 76-180; т.4, л.д. 113-163; т.5, л.д. 6-48).

Представленные письма не только подтверждают факт продажи Ответчиком сувенирной продукции в значительном количестве, маркированной обозначением «АСКО», но и содержат указания на период, в течение которого ответчик поставлял такую продукцию конкретным организациям (оптовым покупателям продукции).

При этом судом обоснованно принято во внимание, что практически все организации подтверждают, что в течение обозначенного в их письмах периода ответчик являлся единственным действующим на рынке поставщиком сувенирной продукции, маркированной обозначением «АСКО».

Количество оптовых покупателей продукции, подписавших представленные в материалы дела письма, само по себе свидетельствует об узнаваемости бренда ответчика среди соответствующей аудитории.

Помимо непосредственной реализации продукции, маркированной обозначением «АСКО», ответчик широко использовал указанное обозначение в маркетинговой деятельности, вкладывая существенные средства в размещение обозначения на продукции, упаковочных материалах, в каталогах и иной рекламной продукции. В частности, это подтверждается:

рамочным договором на изготовление сувенирной продукции от 20.02.2010 № 1105, заявками и товарными накладными к нему (т.5, л.д. 54-76). Из данных документов следует, что ответчик выпустил в обращение значительный объем продукции, маркированной обозначением «АСКО», гораздо раньше даты приоритета товарного знака Истца;

типовым договором на разработку дизайн-макета и подготовку печати на керамическом носителе от 27.04.2012 № 117, техническим заданием и товарными накладными к нему (т.4, л.д. 94-112), подтверждающими факт производства по заказу ответчика продукции, маркированной коммерческим обозначением «АСКО»;

договором от 03.04.2013 № 161-10 с дополнительным соглашением и спецификациями, подтверждающими изготовление рекламных каталогов, содержащих коммерческое обозначение «АСКО» и предназначенных для распространения среди оптовых приобретателей продукции (т.4, л.д. 76-82);

договором на оказание полиграфических услуг от 25.05.2009 № 0406 и спецификацией к нему (т.4, л.д. 56-59), подтверждающими выпуск 1000 рекламных листовок, содержащих коммерческое обозначение «АСКО» и предназначенных для распространения среди оптовых приобретателей продукции;

договорами на оказание рекламных услуг и актами к ним, подтверждающими факт распространения ранее изготовленных по заказу ответчика листовок, содержащих обозначение «АСКО», среди оптовых покупателей продукции (т.4, л.д. 61-75);

договором от 20.09.2012 № СЗ/85 2012 и платежным поручением по указанному договору (т.4, л.д. 83-87), подтверждающими факт приобретения Ответчиком упаковочного скотча, содержащего коммерческое обозначение «АСКО», для целей запечатывания коробок с сувенирной продукцией;

договором от 15.03.2013 № 49, техническим заданием и платежным поручением по указанному договору (т.4, л.д. 88-93), подтверждающими изготовление 5000 стилизованных пакетов размером 70x43 см, маркированных коммерческим обозначением «АСКО» и использованных в дальнейшем для оптовой отгрузки продукции компании.

Известность обозначения «АСКО» в данном случае оценивается по месту нахождения непосредственных покупателей продукции с логотипом «АСКО». Указанные лица преимущественно зарегистрированы на территории Санкт-Петербурга и Краснодарского края, что следует в частности из адресов покупателей продукции Ответчика, указанных в их письмах.

Оценив представленные ответчиком доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что обозначение «АСКО» успело приобрести известность в качестве средства индивидуализации предприятия ответчика (коммерческого обозначения), осуществляющего реализацию сувенирной продукции, до даты приоритета товарного знака истца, по меньшей мере, на территории Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Довод истца о том, что решением Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2016 по делу № СИП-654/2015 установлено отсутствие у потребителя ассоциативной связи обозначения «АСКО» с ООО «АСКО» и производимыми ими товарами, не может быть принят апелляционным судом.

В решении от 17.05.2016 по делу № СИП-654/2015 Суд по интеллектуальным правам указал на недоказанность того обстоятельства, что в сознании потребителя обозначение «АСКО» однозначно ассоциируется с обществом «АСКО», и регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя в отношении заявленного перечня товаров.

В рамках настоящего спора (при решении вопроса о наличии исключительного права на коммерческое обозначение) ответчиком доказана известность обозначения среди организаций, являющихся оптовыми приобретателями соответствующих товаров.

При этом применительно к праву на коммерческое обозначение правовое значение имеет именно вопрос о возникновении соответствующей ассоциативной связи у непосредственных контрагентов ответчика, являющихся оптовыми приобретателями сувенирной продукции.

Апелляционный суд приходит к выводу, что арбитражным судом при новом рассмотрении было проведено полное и всестороннее исследование доказательств, позволившее прийти к верному выводу о наличии у ответчика исключительного права на коммерческое обозначение «АСКО» в связи с наличием у обозначения достаточных различительных признаков и приобретением данным обозначением известности среди целевой аудитории на определенной территории до 2013 года.

При новом рассмотрении суд первой инстанции также пришел к выводу о недобросовестных действиях истца и злоупотреблении правом, поскольку по состоянию на 18.05.2013 словесное обозначение «АСКО», зарегистрированное истцом в качестве товарного знака, уже в течение продолжительного времени размещалось на сайте и продукции ответчика, о чем должно было быть известно истцу. При этом для регистрации в качестве товарного знака истцом было заявлено обозначение, фактически полностью воспроизводящее обозначение, размещенное на сайте ответчика (как в шрифтовом, так и в цветовом исполнении). Суд также принял во внимание, что истец является учредителем и руководителем ряда юридических лиц, осуществляющих деятельность на рынке реализации сувенирной продукции (в том числе, ООО «Торговая Компания «АКМ»), то есть, фактическим конкурентом ответчика. Аналогичные требования заявлены истцом и в отношении контрагентов ответчика, реализующих сувенирную продукцию (дела №№ А56-58255/2016, А56-58256/2016, А56-58257/2016, А56-66579/2016).

Вопреки доводам апелляционной жалобы вышеуказанные обстоятельства, установленные судом первой инстанции, подтверждаются материалами дела.

Апелляционный суд также отмечает противоречивость позиции истца, который в обоснование доводов апелляционной жалобы указывает, что не является конкурентом ответчика, однако в обоснование причин регистрации товарного знака «АСКО» указывает, что ввозит в Россию сувенирную продукцию, производимую Ассоциацией сувенирных компаний АСКО (Китай).

Доводы истца о своей добросовестности со ссылкой на обстоятельства, установленные решением Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2016 по делу № СИП-654/2015, не могут быть приняты апелляционным судом.

В данном случае соответствующие обстоятельства, установленные судом при новом рассмотрении (в том числе действия предпринимателя после рассмотрения дела № СИП-654/2015), свидетельствуют о злоупотреблении истцом правом при обращении в суд с требованиями, заявленными в рамках настоящего спора.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2016 по делу № СИП-654/2015 оценивались действия предпринимателя при регистрации товарного знака. Ссылка ООО «АСКО» на то, что предприниматель знал об использовании Обществом обозначения «АСКО» до даты приоритета товарного знака, сама по себе была признана недостаточной для вывода о недобросовестных действиях предпринимателя. Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № СИП-654/2015 также было принято во внимание, что каких-либо претензий от предпринимателя в связи с использованием в своей предпринимательской деятельности обозначения «АСКО» Общество не получало.

Однако после рассмотрения дела № СИП-654/2015 предприниматель обратился к Обществу с требованиями, заявленными в рамках настоящего спора.

Кроме того, к Обществу и его контрагентам предпринимателем заявлены и иные требования (т.5, л.д. 112-124).

В рамках дела № А56-58255/2016 (приостановлено до рассмотрения настоящего спора) предприниматель обратился к ООО «АСКО» и ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» с требованием запретить совершать любые действия, направленные на распространение сувенирной продукции, с использованием на сувенирной продукции и(или) на упаковке сувенирной продукции товарного знака (знака обслуживания) «АСКО»; взыскании с ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» книги 100 000 руб. денежной компенсации; с ООО «АСКО» - 400 000 руб. денежной компенсации.

В рамках дела № А56-58256/2016 (приостановлено до рассмотрения настоящего спора) предприниматель обратился с требованием к ООО "Управляющая компания "Планета Нептун" о взыскании 100 000 руб. денежной компенсации.

В рамках дела № А56-58257/2016 (приостановлено до рассмотрения настоящего спора) предприниматель обратился к ООО «АСКО» и ООО «Полянка» с требованием запретить совершать действия, направленные на распространение сувенирной продукции, с использованием на сувенирной продукции и(или) на упаковке сувенирной продукции товарного знака (знака обслуживания) «АСКО»; взыскании с ООО «Полянка» 100 000 руб. денежной компенсации; с ООО «АСКО» - 3 000 000 руб. денежной компенсации.

В рамках дела № А56-66579/2016 (приостановлено до рассмотрения настоящего спора) предпринимателем заявлены требования к ООО «Суперкнига».

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Недобросовестное поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее правомерно использовавшееся иным лицом, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

В данном случае такое недобросовестное поведение истца подтверждается материалами дела.

Учитывая установленные при новом рассмотрении обстоятельства, заявленные истцом в рамках настоящего дела требования подлежат отклонению также в связи несоблюдением истцом требований статьи 10 ГК РФ.

Довод истца о неверном определении судом предмета заявленных требований отклоняется апелляционной инстанцией как противоречащий материалам дела и указаниям Суда по интеллектуальным правам, содержащимся в постановлении от 19.05.2017 по настоящему делу.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2017 установлено, что предприниматель обратился с требованием о запрете совершать любые действия по использованию товарного знака без согласия правообладателя и взыскании 500 000 руб. компенсации. При новом рассмотрении предприниматель заявленные требования не изменял и не уточнял.

При таких обстоятельствах апелляционная жалоба предпринимателя удовлетворению не подлежит. Суд не допустил нарушений норм материального права и процессуального права, принял верное решение по спору. Оснований для иной оценки имеющихся в материалах дела доказательств не имеется. Отдельные неточности мотивировочной части решения суда сами по себе не могут явиться основанием для отмены (изменения) судебного акта.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.08.2017 по делу № А56-58258/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

С.В. Лущаев

Судьи

О.В. Горбачева

Л.П. Загараева