Гражданский кодекс часть 1

Индивидуальный предприниматель Новиков Михаил Анатольевич (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «МОССЭБО КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – ответчик) о признании лицензионного договора на право использования товарного знака (знака обслуживания) №29/06/2021 расторгнутым с 06.07.2021 и взыскании 1 850 000 руб. вступительного взноса.

Истец уточнил исковые требования, отказавшись от требования о признании лицензионного договора на право использования товарного знака (знака обслуживания) №29/06/2021 расторгнутым с 06.07.2021 и просит взыскать с ответчика 1 850 000 руб. вступительного аванса по лицензионному договору на право использования товарного знака (знака обслуживания) №29/06/2021.

Уточнение принято судом.

Решением суда от 05.06.2019 производство по делу в части требования истца о признании лицензионного договора от 29.06.2021 заключенным прекращено, в остальной части в иске отказано.

Истец, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильное применение норм материального и процессуального права, просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

По мнению подателя жалобы, суд неверно посчитал перечисленный истцом ответчику вступительный взнос в качестве лицензионного вознаграждения, вступительный взнос оплачен 29.06.2021, однако вступление не произошло, так как договор и соглашение были расторгнуты через неделю после заключения, удержание ответчиком вступительного взноса является неосновательным обогащением, из договора следует, что между сторонами заключен договор коммерческой концессии, а не лицензионный договор, ответчик злоупотребляет правами.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения жалобы по основаниям, изложенным в отзыве, представитель истца доводы жалобы поддержал.

Сторонами не оспаривается обоснованность решения суда в части прекращения производства по делу. В данной части решение суда не подлежит проверке в апелляционном порядке.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции в обжалуемой части проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела следует, что в соответствии с п.2.1. Договора Ответчик обязался предоставить Истцу на срок действия Договора лицензию на право использования товарного знака, выполненного согласно прилагаемой копии Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №603128, который был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26.01.2017 года, а также в соответствии с регламентом Всемирной организации интеллектуальной собственности по №1417611, для использования его в отношении услуг 37 класса МКТУ, а Лицензиат обязался уплатить Лицензиару обусловленное настоящим договором вознаграждение.

В соответствии с п.3.2.1. Договора Истец обязался исполнять свои финансовые обязательства, предусмотренные п.4.1. и .п.4.2. Договора.

Согласно п.3.2.27. Договора Истец обязался направить Договора на регистрацию в Роспатент.

П. 3.3.1. Договора установлена обязанность Ответчика предоставить Истцу за вознаграждение и на указанный в Договоре срок право на использование в предпринимательской деятельности Истца принадлежащий Ответчику Знак обслуживания по Акту приема-передачи.

Согласно п.4.1. Договора Истец обязался в течение 1 банковского дня с момента заключения Договора перечислить на расчётный счёт Агента Ответчика вступительный взнос в размере 1 850 000 руб.

Истец также обязался ежемесячно перечислять на расчётный счёт Ответчика сумму лицензионного вознаграждения за право использования Знака обслуживания с 25 (двадцать пятого) по 30 (тридцатое) число каждого месяца, предшествующего отчетному.

Платеж за первый оплачиваемый период должен был быть осуществлен Истцом с 25 (двадцать пятого) по 30 (тридцатое) число августа 2021 года.

Сумма лицензионного вознаграждения была установлена согласно следующему графику: - с 1 (первого) по 3 (третий) отчетный месяц составляет 130 000 руб.; - с 4 (четвертого) по 6 (шестой) отчетный месяц составляет 140 000 руб.; - с 7 (седьмого) отчетного месяца составляет 150 000 руб..; Агентом Ответчика, согласно глоссарию Договора является ИП Туржанский Владислав Владимирович.

П.5.5. Договора установлено, что при окончании срока действия договора, а в случаях досрочного прекращения действия Договора вне зависимости от причин расторжения Договора, вознаграждение, уплаченное Истцом в течение срока действия Договора, возврату не подлежит.

С учетом того, что Договор не начал исполняться Лицензиату не были переданы контакты клиентов, обязательств перед клиентами не возникло, обязательства по уплате лицензионного вознаграждения в соответствии с п.4.1. Договора не наступило, Истец реализовал право на односторонний отказ от Договора, о чем уведомил Ответчика г. письмом Исх. № 1 от 06.07.2021, направленным по адресу электронной почты Ответчика, указанному в Договоре.

В соответствии с п. 9.13 Договора все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам электронной почты, указанным в Договоре, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора. Уведомление являлось одновременно претензией относительно возврата вступительного взноса в размере 1 850 000 руб.

Поскольку претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения истец обратился в суд с настоящим иском.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд.

Судом первой инстанции производство по делу в части требования истца признания лицензионного договора от 29.06.2021 заключенным прекращено, в остальной части в иске отказано.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, проверив правильность применения судом норм материального и процессуального права, оценив доводы апелляционной жалобы, считает, что она не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Указанные доводы несостоятельны по следующим основаниям.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодека Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Исходя из статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах (лицензионный договор). В силу пункта 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным, а выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Как указано в п.4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах", если норма не содержит явно выраженного запрета на установление соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного в ней, и отсутствуют критерии императивности, она должна рассматриваться как диспозитивная.

С учетом указанных норм, положений договора, суд первой инстанции правильно указал, что условие Договора о вознаграждении, в том числе в виде вступительного взноса, является частью лицензионного вознаграждения, а Ответчик вправе рассчитывать на получение такого вознаграждения.

В силу пункта 6 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования, которых предоставляется по договору.

Судом первой инстанции правильно отклонен довод Истца, что вступительный взнос по Договору не является частью лицензионного вознаграждения, в связи с тем, что он прямо не поименован таким образом.

Заключенный между Истцом и Ответчиком Договор является лицензионным, в Договоре не указано, что возможны какие-либо иные платежи, кроме лицензионных (за исключением штрафных санкций). Положения договора направлены на урегулирование отношений сторон относительно использования Товарного знака (знака обслуживания).

В соответствии с пп. 1, 2, 3, 4 и 6 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим
Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет
недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

Лицензионный договор должен предусматривать:

предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

способы использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации.

Положения Договора соответствуют статье 1235 ГК РФ, что подтверждает тот факт, что Договор является лицензионным.

Пунктом 5 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Таким образом, закон прямо предусматривает диспозитивность этой нормы, указывая на свободную форму вознаграждения по лицензионному договору, а также не устанавливает конкретную форму их наименования.

Несостоятелен довод жалобы, что вступительный взнос означает участие истца в какой-либо организации.

В соответствии с абз. 1 ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Таким образом, в Договоре не предусмотрено участие ни в каком-либо обществе, либо саморегулируемой организации, а также иных формах объединения, а определены положения исключительно об использовании товарного знака (знака обслуживания).

Пунктом 2.1. Договора предусмотрено, что Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора Лицензию на право использования товарного знака, выполненного согласно прилагаемой копии Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №№603128, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26.01.2017 года, а также в соответствии с регламентом Всемирной организации интеллектуальной собственности под №1417611 (Приложение № 1 к Договору), зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26.01.2017 года (далее - Знак обслуживания), для использования его в отношении услуг предусмотренных Методикой, а также услуг 37 класса, МКТУ, приведенных в Свидетельстве на товарный знак, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное настоящим Договором вознаграждение.

Таким образом, в Договоре прямо установлено, что любое вознаграждение, указанное в настоящем Договоре, является вознаграждением за использование Товарного знака (знака обслуживания).

Несостоятелен довод жалобы, что Договор и Соглашение о присоединении №29/06/2021-2 от 29.06.2021 фактически в комплексе образуют договор коммерческой концессии.

В соответствии со статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору.

В Договоре отсутствует запрет на осуществление хозяйственной деятельности с использованием Товарного знака (знака обслуживания) Ответчика без подписания Соглашения.

Как отметил ответчик, Истец мог не подписывать Соглашение и этот факт никоим образом бы не лишил его права на осуществление его прав по Договору.

Доказательств вынужденного подписания истцом Соглашения в материалы дела не представлено.

Следовательно, Договор и Соглашение являются самостоятельными сделками.

Действие предпринимателя Туржанский В.В. от имени Ответчика на основании агентского договора №МФСПБ-1 от 20.12.2018 и доверенности №01/20 от 01.11.2020 в рамках заключенного с истцом договора не является основанием для удовлетворения заявленного иска.

П.5.5. Договора установлено, что при окончании срока его действия, а также в случаях досрочного прекращения действия Договора вне зависимости от причин расторжения Договора, вознаграждение, уплаченное Истцом в течение срока действия Договора, возврату не подлежит.

При этом в указанном пункте в целом говорится про вознаграждение, уплаченное в течение действия договора, к которому фактически относится и спорный вступительный взнос.

Как разъяснено в пункте 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по возмездному лицензионному договору по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

С учетом изложенного, суд первой инстанции правильно указал, что срок действия лицензионного договора, а также факт неиспользования лицензиатом средством индивидуализации не может влиять на размер вознаграждения по договору.

Факт того, что Договор не был зарегистрирован в установленном законом порядке, не влияет на обязательственные отношения, предусмотренные условиями Договора.

С учетом обстоятельств дела суд первой инстанции обоснованно сделал вывод, что по своей природе вступительный взнос является также и платой за вступление в правоотношения с правообладателем, зарекомендовавшего себя на рынке торгового знака (бренда), возникновения ассоциации у потребителя услуг распространяемых под указанным брендом стойкой взаимозависимости лица, вступившего в пользование торговым знаком с самим правообладателем известного бренда.

При этом внезапный отказ вступившего лица от договора не означает, что в восприятии определенного круга потребителей, отказавшееся лицо не будет ассоциироваться с брендом, под которым позиционировалось в соответствующем сегменте рынка, несмотря на юридическую утрату возможности участия в нем, однако, возможностью продолжения получения соответствующих выгод, в том числе без уплаты роялти за это.

Право на односторонний отказ от договора в любое время и без каких-либо возмещений может быть уравнено правом на вступительный взнос, без утраты права на него при реализации права на отказ от договора.

Следовательно, истцом не доказан факт неосновательного обогащения со стороны Ответчика в части заявленных Истцом требований.

Апелляционный суд не усматривает в действиях ответчика злоупотребления правами.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, его выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Доводы жалобы не опровергают правомерности выводов суда, а лишь выражают несогласие с ними, в связи с чем не могут служить основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

В связи с этим апелляционная инстанция не находит оснований для иной оценке представленных сторонами доказательств и обстоятельств, установленных судом, а также сделанных им выводов.

Таким образом, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются по правилам статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.12.2021 по делу № А56-65355/2021 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.И. Трощенко

Судьи

О.В. Горбачева

Л.П. Загараева