Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Климовицкого Марка Аркадьевича (г. Казань, ОГРНИП <***>) на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.12.2020 по делу № А65-3098/2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2021 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью
«Борк-Импорт» (п. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр.1, эт. 3, пом. 104, Москва, 108811, ОГРН 1065047064697) к индивидуальному предпринимателю Климовицкому Марку Аркадьевичу и индивидуальному предпринимателю Мухаметшиной Асие Анваровне (г. Казань, ОГРНИП 318169000030800) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Борк-Импорт» – ФИО2 (по доверенности от 01.06.2021), ФИО3
(по доверенности от 21.06.2021);

от индивидуального предпринимателя Климовицкого Марка Аркадьевича – ФИО4 (по доверенности от 17.06.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «БоркИмпорт» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Климовицкому Марку Аркадьевичу и индивидуальному предпринимателю ФИО1 о запрете использования товарного знака по международной регистрации № 1051584 в доменном имени laurastore.ru, о солидарном взыскании с указанных лиц 300 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.02. 2020 исковое заявление принято к своему производству в порядке упрощенного производства.

Определением от 28.04.2020 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.12.2020, оставленным без изменения постановлениемОдиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2021, исковые требования удовлетворены частично: ФИО5 запрещено использовать товарный знак по международной регистрации № 1051584 в доменном имени laurastore.ru; с ФИО5 и ФИО1 в пользу общества солидарно взыскана компенсация в размере 150 000 рублей, 4500 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины и 50 750 рублей в возмещение судебных издержек, понесенных за составление нотариальных протоколов осмотра доказательств и за приобретение контрафактных товаров. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ФИО5 обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

По мнению ФИО5, использование доменного имени в целом может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак в случае, если он зарегистрирован в качестве общеизвестного товарного знака, либо если судом установлено,
что действия администратора по приобретению права на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции.

Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что рассматриваемый товарный знак не является общеизвестным, а также на то, что обстоятельства, связанные с возможностью признания его действий актом недобросовестной конкуренции, судами не устанавливались.

ФИО5 обращает внимание на то, что спорное доменное имя было зарегистрировано за ним до приобретения истцом права использования спорного товарного знака, а именно до регистрации соответствующего сублицензионного договора. При этом общество не было представлено доказательств передачи ему лицензиаром права требования взыскания компенсации за нарушения исключительного права на товарный знак, имевшие место до заключения указанного сублицензионного договора. Таким образом, заявитель кассационной жалобы полагает, что общество не является надлежащим истцом по настоящему иску.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы считает, что судами в нарушение пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) необоснованно установлен запрет на использование в своем доменном имени рассматриваемого товарного знака без указания на конкретные товары (работы, услуги), в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак (заключен сублицензионным договор), а также безотносительно к тем товарам, в отношении которых установлено нарушение исключительного права на указанный товарный знак.

Общество представило в материалы дела отзыв, в котором не согласилось с изложенными в кассационной жалобе доводами, считает обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

В судебном заседании представитель ФИО5 поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты.

Представители общества в судебном заседании возражали против доводов кассационной жалобы, настаивали на законности и обоснованности обжалуемых судебных актов, просили в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, Всемирной организацией интеллектуальной собственности за компанией Divelit Holding Sa на основании свидетельства № 1051584 зарегистрировано исключительное право на товарный знак «Laurastar» в отношении товаров 7-го, 11-го классов и услуг 37-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Согласно сведениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) обществу переданы исключительное право на рассматриваемый товарный знак на основании сублицензионного договора (далее – договор), о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись от 17.06.2019 за №РД0297982.

В соответствии с информацией, полученной от регистратора доменного имени laurastore.ru – общества с ограниченной ответственностью «РЕГ.РУ», его администратором является ФИО5

Судом первой инстанции был проведен анализ принадлежащего истцу товарного знака и обозначения, используемого ответчиками в своей деятельности, вследствие которого установлено их сходство.

В результате исследования имеющихся в материалах дела доказательств суд первой инстанции установил, что ФИО5 осуществлялось администрирование интернет-сайта www.laurastore.ru, посредством которого осуществлялось предложение к продаже и реализация ФИО1 товаров, а также оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию техники с обозначениями, схожими с рассматриваемым товарных знаком.

Признавая доказанным факт незаконного использования рассматриваемого товарного знака, суд первой инстанции исходил из осуществления ответчиками предпринимательской деятельности, аналогичной деятельности общества, а именно деятельности по реализации товаров 7, 11-го классов и услуг 37-го класса МКТУ (гладильные машины; ротационный паровые прессы переносные для тканей; аппараты для производства пара; ремонт и техническое обслуживание электробытовых приборов).

Установление судами указанных обстоятельств явилось основанием для вывода о наличии оснований для удовлетворения исковых требований,
в том числе требования о запрете использования ФИО5 товарного знака в доменном имени laurastore.ru, а также требования о взыскании с обоих ответчиков солидарно компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции с учетом заявления ответчиков признал заявленный обществом размер компенсации несоразмерным допущенному нарушению с учетом небольшой известности товарного знака широкому кругу потребителей, степени вины нарушителей, факта совершения ими правонарушения впервые, отсутствия прямого умысла на реализацию контрафактных товаров, и исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, определил подлежащий взысканию размер компенсации – 150 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, отклонив приведенные в апелляционной жалобе доводы ответчиков.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов, исходя из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется в соответствии с положениями статьи 1252 ГК РФ, предусматривающей различные способы защиты нарушенного права.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права (часть 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исходя из указанных положений, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на результат интеллектуальной деятельности входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Как следует из обжалуемых судебных актов, устанавливая наличие у общества исключительного права на рассматриваемый товарный знак, суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что истец является сублицензиатом по договору, зарегистрированному в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 17.06.2019 за № РД0297982.

Вместе с тем, вопреки мнению судов первой и апелляционной инстанции ни лицензиат, ни сублицензиат не являются правообладателями.

В силу пункта 1 статьи 1235 ГК РФпо лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Защита прав лицензиата (сублицензиата) в отношении конкретного результата интеллектуальной деятельности имеет свои особенности.

В силу статьи 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя.

С учетом этого лицензиаты – обладатели исключительной лицензии могут защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Неисключительный же лицензиат для защиты своих интересов против третьих лиц вынужден обращаться к обладателю исключительного права за содействием.

Отсутствие у лица соответствующих правомочий является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Таким образом, именно от объема прав, предоставленных сублицензиату по соответствующему договору, зависит разрешение вопроса о наличии или отсутствии у такого лица права на судебную защиту от конкретного допущенного нарушения.

Вместе с тем из обжалуемых судебных актов не усматривается, что судами исследовался вопрос об объеме предоставленных обществу по сублицензионному договору правомочий и, следовательно, вопрос о наличии у него права на предъявление иска в суд о защите от конкретного нарушения.

При таких обстоятельствах выводы судов о наличии оснований для удовлетворения исковых требований не могут быть признаны обоснованными судом кассационной инстанции.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на следующее.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как разъяснено в пункте 158 Постановления № 10, требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Из указанных разъяснений высшей судебной инстанции следует, что если подлежащий защите товарный знак не является общеизвестным или не установлена недобросовестная конкуренция, запрет на использование товарного знака может касаться только конкретных товаров или (и) услуг, в отношении которых судом установлено нарушение исключительного права.

Вместе с тем, судом первой инстанции установлен запрет ФИО5 использовать в доменном имени рассматриваемый товарный знак безотносительно к конкретным товарам (услугам).

При этом требование о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

При этом из мотивировочной части обжалуемых судебных актов не усматривается, устанавливался ли судами факт длящегося или незавершенного правонарушения.

Выводы суда первой инстанции в указанной части в нарушение установленных частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, определяющих требования к содержанию судебного акта, в обжалуемом решении отсутствуют.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, указанные нарушения не устранил.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суды первой и апелляционной инстанций при разрешении данного спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы о нарушении ответчиками исключительного права истца, в связи с чем считает преждевременным вывод о наличии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

Принимая во внимание, что судами не были исследованы все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, тогда как исследование вопроса о наличии у истца права на иск находится за пределами полномочий, предусмотренных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий, учитывая, что судами не учтены положения пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, а также разъяснения, содержащиеся в пункте 158 Постановления № 10, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых судебных актов с направлением дела
на новое рассмотрение в суд первой инстанции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.12.2020 по делу № А65-3098/2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2021 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий		А.А. Ерин
Судьи		В.А. Корнеев
		Е.С. Четвертакова