Гражданский кодекс часть 1

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Александровой О.Ю., судей Мальковой Д.Г., Устиновой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Борзовой Э.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Малышевой Ольги Валентиновны на решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 30.08.2018 по делу № А79-7098/2017, принятое судьей Филипповым Б.Н.,

по иску индивидуального предпринимателя Малышевой Ольги Валентиновны (ОГРНИП 305760223600044, ИНН 760202547530), г. Ярославль, к индивидуальному предпринимателю Рядову Василию Витальевичу (ОГРНИП 315213500000827, ИНН 212909829390), г. Чебоксары, индивидуальному предпринимателю Николаеву Дмитрию Ивановичу (ОГРНИП 304212915300148, ИНН 212900472033), г. Чебоксары, о прекращении использования товарного знака и взыскании 3000000 руб.,

при участии представителей: от истца (заявителя) – индивидуального предпринимателя Малышевой Ольги Валентиновны – полномочный представитель не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом;

от ответчика – индивидуального предпринимателя Рядова Василия Витальевича – полномочный представитель не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом;

от ответчика – индивидуального предпринимателя Николаева Дмитрия Ивановича – полномочный представитель не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом,

установил.

Индивидуальный предприниматель Малышева Ольга Валентиновна (далее – ИП Малышева О.В.) обратилась в Арбитражный суд Чувашской Республики с иском к индивидуальному предпринимателю Рядову Василию Витальевичу (далее – ИП Рядов В.В.) о прекращении использования товарного знака «Replica», взыскании 3 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, а также 38 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины и 12 000 руб. расходов на оплату услуг нотариуса при составлении протокола осмотра доказательств.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик через интернет-магазин автомобильных шин и дисков «РАЛЛИ 1997 Шинные центры» (http://rally21.ru/) предлагает к продаже автомобильные диски под товарным знаком «Replica».

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 13.11.2017 индивидуальный предприниматель Николаев Дмитрий Иванович (далее – ИП Николаев Д.И.) по ходатайству истца привлечен к участию в деле в качестве соответчика.

Решением от 30.08.2018 Арбитражный суд Чувашской Республики в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП Малышева О.В. обратилась в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Чувашской Республики отменить и принять по делу новый судебный акт.

Заявитель жалобы не согласился с выводом суда о том, что ответчик использует товарный знак истца в общеупотребительном значении. При этом указал, что обозначение Replica используется в названии товара и вводит в заблуждение потребителя. Также ответчик использует спорное обозначение для реализации товара в сфере, для которой товарный знак зарегистрирован.

Сославшись на положения пункта 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 заявитель указал, что правообладателю не может быть отказано в защите принадлежащего ему права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Также заявитель полагает, что заключение эксперта от 09.04.2018 не может быть признано надлежащим доказательством по делу и подлежит исключению из числа доказательств. Единственным допустимым доказательством по делу, свидетельствующим о прекращении правовой охраны товарного знака, является соответствующее решение Роспатента.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, по имеющимся в нем материалам.

Определением от 09.11.2018 рассмотрение дела в апелляционной инстанции было отложено в порядке статьи 158 Арбитражного кодекса Российской Федерации до 19.11.2018.

Проверив законность и обоснованность принятого по делу решения в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав доводы апелляционной жалобы и материалы дела, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены судебного акта.

Судом установлено, что согласно свидетельству Российской Федерации № 607021 с датой приоритета от 17.03.2016 и датой регистрации от 28.02.2017 ИП Малышева О.В. является правообладателем исключительных прав на товарный знак в виде слова "Replica" на английском языке в отношении товаров 12 класса товаров международной классификации товаров и услуг (12 - колеса; колпаки для ступиц колес; ободья колес; ступицы колес; шины для автомобилей; шины для колес).

Как следует из протокола осмотра доказательств от 18.05.2017 серии 76АБ № 1294530, составленного по просьбе представителя истца нотариусом Ярославского нотариального округа Шишкиной Ольгой Викторовной, на сайте http://www.rally21.ru в сети Интернет в каталоге предлагаемых ответчиком ИП Рядовым В.В. к продаже колесных автомобильных дисков для разных марок автомобилей использовалось обозначение «Replica». В разделе сайта «Контакты» указаны название организации – шинный центр «Ралли» ИП Рядов В.В., ОГРН предпринимателя Рядова В.В., почтовый адрес и адрес местонахождения.

Полагая, что фактом предложения к продаже и продажей товара без согласия правообладателя нарушены принадлежащие истцу исключительные права, он направил в адрес ответчика претензию от 22.05.2017 о нарушении исключительных прав, оставленную без удовлетворения.

В ответ на запрос суда от 13.09.2017 общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» представило сведения, согласно которым, администратором доменного имени rally21.ru в соответствии с регистрационными данными является Николаев Дмитрий Иванович.

Ссылаясь на то, что ответчиками незаконно использовался товарный знак, зарегистрированный за ИП Малышевой О.В. по свидетельству № 607021, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Возражая против доводов апелляционной жалобы, ИП Рядов В.В. указал, что интересы ИП Малышевой О.В. не могут быть признаны нарушенными. В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие об использовании в гражданском обороте спорного товарного знака самим правообладателем. Попытка получить судебную защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением правом со стороны истца.

Также ответчик указал, что слово «Replica» (реплика) является общепризнанным обозначением того, что колесные диски полностью повторяют параметры оригинальных моделей. Слово повсеместно используется в сфере торговли данными товарами для обозначения свойств и признаков, оно является общеупотребительным, не несет в себе индивидуальных черт или оттенков, применяется в нормативных документах.

В рамках рассмотрения спора судом назначена судебная экспертиза.

Перед экспертом поставлены следующие вопросы:

- Является ли слово "Replica" в составе товарных позиций колесных дисков, размещавшихся на сайте www.rally21.ru, согласно протоколу осмотра доказательств 76АБ 1294530 от 18.05.2017 уникальным, индивидуальным для данного товара или общеупотребительным (обозначающим свойство товара), в частности, в сфере производства и продажи автомобильных дисков?

- Является ли слово в составе товарного знака "Replica", общепринятым наименованием или термином, характерным для какой-либо конкретной отрасли производства (обращения) или области науки и техники, в частности, в сфере производства и продажи автомобильных дисков?

Оценив имеющиеся в деле доказательства (в том числе экспертное заключение) по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Суд апелляционной инстанции согласен с данным выводом суда.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Защита гражданских прав осуществляется способами, установленными в статье 12 Кодекса, а также иными способами, предусмотренными законом. При этом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и характеру нарушения. Необходимым условием применения того или иного способа защиты гражданских прав является обеспечение восстановления нарушенного права истца (пункт 1 статьи 11 Кодекса).

Товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) (пункт 1 статьи 1225 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Кодекса, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов. При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара.

Сопоставив изображение товарного знака истца и изображение, использованное ответчиком при описании автомобильных дисков на сайте http://www.rally21.ru в сети Интернет, суд первой интснации правомерно указал, что обозначение, использованное ответчиком ИП Рядовым В.В. сходно до степени смешения с изображением товарного знака истца.

Вместе с тем, с учетом положений статей 1477 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации суд пришел к выводу, что у слова "Replica" отсутствует различительная способность, поскольку оно характеризует различные товары, указывая на их свойство - на то, что они являются не оригинальной продукцией, а копией.

В силу положений статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции.

В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), например, в письменных публикациях или устной речи (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда российской Федерации от 01.12.2009 № 10852/09).

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы (пункты 1, 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно выводам эксперта слово "Replica" в составе товарных позиций колесных дисков, размещавшихся на сайте www.rally21.ru, согласно протоколу осмотра доказательств от 18.05.2017 серии 76АБ № 1294530 не является уникальным, индивидуальным для данного товара. Оно является общеупотребительным, обозначающим свойство товара. Это свойство состоит в том, что данный товар является "копией" какого-либо оригинального товара. В частности в сфере производства и продажи автомобильных дисков слово "Replica" имеет значение "копия" оригинальных дисков, то есть обозначает их свойство;

- слово в составе товарного знака "Replica" является общепринятым наименованием для обозначения товаров определенного вида, а именно изделий, представляющих собой точную копию какого-либо оригинального образца. Слово "Replica" обозначает свойство товаров. Слово "Replica" является общепринятым термином, характерным для различных отраслей производства (обращения) и области науки и техники, в частности, характерным и для сферы производства и продажи автомобильных дисков.

В обоснование данных выводов эксперт указал, что используемое на русском языке слово как "реплика", в сфере производства и торговли, а также в научной и профессиональной речи употребляется в значении слова "копия". Словари современной лексики русского языка включают данное слово в следующем значении: "внешне идентичная какому-либо предмету реконструкция или дубликат". В настоящее время оба варианта графического оформления данного слова в значении "копия" – "Replica" и "реплика" – можно признать равноправными. Оба они используются в сети Интернет на специализированных сайтах, реализующих различные виды товаров разных областей промышленности. Собственно от оригинального изделия реплику отличает лишь одно - отсутствие сертификата подлинности.

В сфере производства автомобильных дисков, как поясняют справочные разделы специализированных сайтов, слово Replica (реплика) также "означает "копия", то есть это копия с оригинальных дисков, которые устанавливают на заводе при комплектации автомобиля". Поставщики размещают на сайтах следующую справочную информацию: "Такие диски полностью соответствуют требованиям гарантии и имеют оригинальный дизайн. Их отличие от оригинала в том, что они не имеют номера оригинальной запчасти. Литые диски REPLICA могут производиться на одном из заводов, которые расположены в Италии, Тайване, Китае". Использование слова "Replica" в составе товарных позиций колесных дисков, размещавшихся на сайте www.rally21.ru. согласно протоколу осмотра доказательств именно в значении "копия" подтверждается также способом оформления наименований товарных позиций. Во-первых, как уже отмечалось выше, слово Replica написано без кавычек, то есть оно не оформлено как название. Во-вторых, после слова Replica следуют другие компоненты обозначений товарных позиций, в том числе Replica LS, Replica DS, Replica LA. Эти маркировки, согласно справочным материалам специализированных сайтов, указывают на страну, где произведены данные копии оригинальных дисков. После данной маркировки следует наименование автомобильного бренда, например Replica LS SUZUKI SZ29 S, Replica LS Audi A32 S, Replica LS FORD FD9S и т.д. Эти маркировки указывают на модель автомобиля, для которого предназначены диски. Точно таким же способом обозначены товарные позиции колесных дисков на многих других сайтах, предлагающих сходную продукцию. Например, упомянутая товарная позиция Replica LS SUZUKI SZ29 S, которая размещалась на сайте www.rally21.ru. размещена на сайтах интернет-магазинов "Euro-diski" [https://euro-diski.ru/], "Южный порт" [http://yuzhny-port.ru/], а позиция Replica LS Audi А32S на сайте магазина "Покрышка.ru", магазина "Replica" [http://www.replica.su/] и т.д.

Слово "Replica" в настоящее время употребляется в значении "копия" на мировом рынке в самых разных отраслях производства, различных областях науки и техники, оно связано в частности и со сферой производства и продажи автомобильных дисков.

Как отмечают различные источники, сегодня изготавливаются самые разнообразные реплики (копии):

- популярных элитных товаров (реплики часов, реплики фирменной одежды и обуви, реплики автомобильных дисков, реплики украшений и т.д.);

- товаров, которые сняты с производства (реплики мобильных телефонов и т.д.);

- редких исторических предметов (реплики царских монет, реплики картин, реплики автомобилей и т.д.).

На сайтах дается справочная информация о том, что производится продукция с маркировкой Replica в различных странах: "В отличие от подделки реплика (Replica) – это официально разрешенная производителями копия. Практически все крупные дома мод и компании имеют свои фабрики в Китае (например Gucci, Burberry, D&G) , Вьетнаме (например, Nike, Reebok) и Турции (например Louis Vuitton, Chanel, Dior). Это совсем не означает, что страдает качество товара от места производства. Для многих компаний - это способ снизить издержки производства, так как в этих странах дешевая рабочая сила" [http://www.bolshoyvopros.ru/].

Слово "Replica" присутствует в названиях интернет-магазинов, продающих реплики (копии) различных товаров: магазин Replica-Watch продает копии часов [http://replica-watch.shop/], магазин CHANELREPLICA - копии одежды и аксессуаров бренда CHANEL [http://www.chanelreplica.cn/], магазин replica-bags - копии сумок [http://replica-bags.ru] и др.

Чрезвычайно много специализированных интернет-магазинов, продающих колесные диски, в составе товарных позиций этих магазинов также присутствует слово "Replica", означающее, что данный товар является копией оригинального диска.

Арбитражный суд Чувашской Республики согласился с указанными выводами эксперта, посчитал их правильными и достоверными, а также соответствующими фактическим обстоятельствам.

Никаких сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в его выводах у суда не имелось.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

С учетом изложенного суд пришел к правомерному выводу о том, что в рассматриваемом случае использование на сайте ИП Рядова В.В. слова "Replica" не было направлено на индивидуализацию товаров, работ, услуг.

Апелляционная инстанция также считает необходимым отметить, что материалами дела не подтвержден факт использования в гражданском обороте товарного знака непосредственно правообладателем ИП Малышевой О.В.

С учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

Также суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что ИП Николаев Д.И. является ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку истцом не представлено доказательств, что данное лицо каким-либо образом использовало товарный знак истца. Сама по себе регистрация доменного имени www.rally21.ru за Николаевым Д.И. не свидетельствует о нарушении прав ИП Малышевой О.Ве.

Таким образом, оснований для отмены судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Все документы и обстоятельства спора, на которые ссылается заявитель в апелляционной жалобе, были приняты во внимание судом первой инстанции, что нашло подтверждение в ходе проверки и повторного рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.

Иное толкование заявителем положений законодательства, а также иная оценка обстоятельств спора не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 30.08.2018 по делу № А79-7098/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобуиндивидуального предпринимателя Малышевой Ольги Валентиновны – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья

О.Ю. Александрова

Судьи

Н.В. Устинова

Д.Г. Малькова