Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании (18–22 ноября 2019 года) кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2019 по делу № СИП-343/2019

по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Краснодар, ОГРНИП <***>) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.03.2019 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 09.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017751930.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя ФИО1 –

Блошенцев В.И. (по доверенности от 30.11.2017; до перерыва);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО3 (по доверенности от 26.04.2019 № 01/32-368/41; до перерыва), ФИО4 (по доверенности от 26.04.2019 № 01/32-349/41; после перерыва).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.03.2019 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 09.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017751930.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2019 требования Бескровной Е.А. удовлетворены: решение Роспатента от 28.03.2019 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 09.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017751930 признано недействительным как не соответствующее положениям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть поданную Бескровной Е.А. заявку № 2017751930 на регистрацию товарного знака, с учетом решения суда.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

ФИО1 представила отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилась с изложенными в жалобе доводами, просила

оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам 18.11.2019 явились представители Бескровной Е.А. и Роспатента.

В судебном заседании представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель Бескровной Е.А. возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам объявлен перерыв до 22.11.2019.

После перерыва судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам продолжено в том же составе суда.

После перерыва представитель Бескровной Е.А. в заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не явился, от Роспатента в судебном заседании принял участие другой представитель.

Представитель Роспатента поддержал ранее высказанную позицию, сообщил, что иных дополнений не имеется.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ФИО1 07.12.2017 подала в Роспатент заявку № 2017751930 на регистрацию в качестве товарного знака объемного

обозначения в отношении товаров 18-го класса «зонты; зонты солнечные» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатент 09.10.2018 принял решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в связи с несоответствием обозначения требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В заключении экспертизы указано, что заявленное на регистрацию обозначение является объемным, представляет собой зонт, на купол которого нанесен рисунок в виде среза киви; форма обозначения является реалистичным изображением зонта и не обладает различительной способностью.

Эксперт отметил, что обозначение, представляющее собой стандартную форму товара, может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы, если в его составе имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения.

В результате эксперт пришел к выводу о том, что, поскольку изобразительный элемент в заявленном обозначении не доминирует над формой товара, а доминирующее положение занимает форма зонта, это обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

ФИО1 17.10.2018 обратилась в Роспатент с возражением на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В указанном возражении ФИО1 согласилась с мнением Роспатента о том, что форма зонта не обладает оригинальностью и может быть исключена из правовой охраны.

Вместе с тем податель возражения указал на то, что изобразительный элемент невозможно отнести к понятию «форма зонта», в то время как экспертизой не приведены мотивы, по которым изобразительный элемент не обладает различительной способностью.

ФИО1 настаивала на том, что обозначение, представляющее собой стандартную форму товара, может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы, если в составе обозначения имеются охраноспособные изобразительные элементы, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения.

Податель возражения указал, что изобразительный элемент занимает всю площадь купола зонта, в связи с чем является пространственно- доминирующим в общей композиции заявленного обозначения.

По мнению Бескровной Е.А., заявленное обозначение обладает оригинальным изобразительным элементом в виде среза киви, то есть в виде изображения, которое, с одной стороны, легко узнаваемо потребителем (за счет знакомого зрительного образа киви), а с другой – явно не ассоциируется с такими товарами, как зонты. Указанное, по мнению подателя возражения, позволяет утверждать, что изобразительный элемент является оригинальным, запоминающимся для потребителя и способным выполнять основную индивидуализирующую функцию.

Ссылаясь на положения пунктов 2.1.7, 2.6 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128 (далее – Руководство), ФИО1 отметила, что в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не могло быть отказано на

основании подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как это обозначение не состоит исключительно из формы товара (подлежащей исключению из правовой охраны), содержит изобразительный элемент, который явным образом является охраноспособным, обладающим различительной способностью, причем оригинальность изобразительного элемента, его пространственное доминирование при восприятии потребителем позволяет однозначно утверждать, что изобразительный элемент явно доминирует над формой товара.

Решением Роспатента от 08.03.2019 в удовлетворении возражения Бескровной Е.А. отказано.

При принятии оспариваемого решения административный орган отметил, что заявленное на регистрацию объемное обозначение представлено в двух видах (в том числе вид сверху – купол зонта) и очевидно представляет собой зонт, что указано также и при подаче заявки № 2017751930.

Роспатент сделал вывод о том, что заявителем испрашивается правовая охрана обозначению, представляющему собой реалистическое изображение товара, для обозначения этого товара (а именно товаров «зонты; зонты солнечные»), в то время как такое обозначение не в состоянии выполнять отличительную функцию, относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

Проведя анализ источников, касающихся особенностей и видов товаров «зонты; зонты солнечные», Роспатент определил конструктивные элементы таких товаров и установил, что они имеются в заявленном обозначении. Наличие таких элементов не может свидетельствовать о различительной способности заявленного обозначения.

На основании изложенного административный орган пришел к выводу о том, что форма изделия в целом, представленная в виде зонта, определяется свойствами и назначением товара.

Роспатент отметил, что реалистическое изображение товара не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку предоставление исключительного права на товар общепринятой формы одному лицу нарушает право на использование такой формы в отношении подобных товаров иным участникам гражданского оборота.

Роспатент констатировал, что подателем возражения не оспариваются выводы экспертизы о том, что заявленное обозначение представляет собой традиционную форму товаров (зонт), для индивидуализации которых испрашивается регистрация, но заявляются доводы о возможности регистрации этого обозначения с исключением формы из правовой охраны вследствие доминирования изобразительного элемента.

Однако Роспатент счел, что выполнение купола зонта в виде среза киви выступает как цветовое решение заявленного обозначения, и указал, что цвет является характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров, подлежит использованию в товарных знаках неограниченного круга лиц, то есть сам по себе не способен выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку.

С учетом изложенного Роспатент отклонил довод Бескровной Е.А. о том, что «цветовое решение является исключительно особенностью товаров заявителя и свидетельствует о наличии различительной способности такого обозначения, поскольку цветовое решение зонта не меняет впечатление от представленного зонта как от зонта (то есть товара 18 класса МКТУ)» (абзац четвертый страницы 8 заключения, являющегося приложением к решению).

Роспатент отметил отсутствие в заявленном обозначении элементов, позволяющих потребителю идентифицировать товары заявителя, а также отсутствие оснований для вывода о признании цветового решения индивидуализирующим элементом товарного знака.

Роспатент также учел, что материалами возражения не доказано возникновение у потребителей на дату приоритета заявленного обозначения ассоциативной связи зонта с цветовым решением купола в виде среза киви исключительно с Бескровной Е.А.

Административный орган отклонил ссылки Бескровной Е.А. на факты регистрации иных товарных знаков, поскольку счел, что такие примеры не относятся к рассматриваемому случаю, в котором правовая охрана испрашивается для обозначения в виде самого товара.

Несогласие Бескровной Е.А. с названным решением Роспатента послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При проверке соответствия оспариваемого решения Роспатента требованиям действующего законодательства суд первой инстанции руководствовался положениями подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, пункта 35 Правил составления подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482).

Суд первой инстанции счел, что Роспатент пришел к необоснованному выводу об отсутствии различительной способности заявленного обозначения в целом, мотивированному доминирующим положением неохраняемого элемента – формы зонта.

Суд первой инстанции установил, что такой вывод сделан Роспатентом вследствие анализа наряду с формой зонта цветового решения заявленного обозначения (которое, как указал Роспатент, не может доминировать над формой), в то время как в соответствии с заявкой на регистрацию было заявлено объемное обозначение, представляющее собой зонт, на купол которого нанесен рисунок в виде среза киви (а не какие-то абстрактные цвета, проанализированные Роспатентом).

Таким образом, суд первой инстанции установил, что заявленное обозначение представляло собой форму зонта с нанесенным рисунком (изобразительным элементом) и соответственно эти два элемента подлежали анализу с точки зрения определения доминирующего (сильного) элемента для последующего вывода о возможности или невозможности регистрации такого обозначения в зависимости от того, какой элементы будет признан сильным.

Однако, как указал суд первой инстанции, с целью выявления сильного элемента Роспатент проанализировал форму зонта и цветовое решение, то есть вместо изобразительного элемента на предмет доминирования с формой сравнивалось некое сочетание цветов.

При таких обстоятельствах с целью проверки правильности итогового вывода Роспатента об отсутствии различительной способности у заявленного на регистрацию обозначения в целом суд первой инстанции произвел самостоятельный анализ такого обозначения.

В результате исследования изобразительного элемента суд первой инстанции установил, что такой элемент не является абстрактным, вымышленным, понятен потребителю и не требует какого-либо домысливания. Суд первой инстанции также констатировал, что

расположенное на куполе зонта изображение не ассоциируется с товарами 18-го класса МКТУ «зонты; зонты солнечные», то есть по отношению к указанным товарам изображение является фантазийным и не может указывать на какие-либо свойства и характеристики зонтов.

С учетом особенностей расположения изобразительного элемента – на значительной части купола зонта, оригинальности изобразительного элемента применительно к заявленным товарам суд первой инстанции пришел к выводу о том, что при зрительном (визуальном) восприятии именно изобразительный элемент акцентирует на себе внимание, является пространственно-доминирующим в общей композиции заявленного обозначения и позволяет индивидуализировать товары, отличать их от товаров иных производителей.

Кроме того, суд первой инстанции отклонил изложенный в отзыве на заявление довод Роспатента о том, что спорное обозначение не обладает различительной способностью ввиду его использования другими производителями до даты приоритета заявленного обозначения.

При этом суд указал, что интернет-источники, на которые ссылался Роспатент в подтверждение своей позиции, не содержат информации об известности среднему российскому потребителю обозначения в виде зонта с нанесенным на купол рисунком среза киви и о возникновении у такого потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и зонтами (источники, анализируемые на стадии административного рассмотрения дела) либо не могут быть приняты судом во внимание вследствие того, что были представлены только на стадии судебного контроля законности принятого ненормативного правового акта.

С учетом изложенного суд первой инстанции признал несостоятельным вывод Роспатента о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку оспариваемым решением нарушено право Бескровной Е.А. на регистрацию в качестве товарного знака заявленного ею обозначения, суд первой инстанции пришел к выводу о его недействительности как нарушающего требования упомянутой нормы права.

При рассмотрении вопроса о способе восстановления нарушенных прав Бескровной Е.А. суд первой инстанции исходил из того, что процедурные нарушения при рассмотрении возражения выявлены не были, в отношении охраноспособности заявленного обозначения в целом судом сделаны собственные выводы. Вместе с тем, не выявив, что на стадии экспертизы заявленного обозначения анализировалось его соответствие требованиям остальных подпунктов пункта 1 и пунктов 2–7 статьи 1483 ГК РФ, суд первой инстанции обязал Роспатент повторно рассмотреть заявку на регистрацию спорного обозначения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по рассмотрению заявок на регистрацию обозначений в качестве товарных знаков, по рассмотрению возражений на решения об отказе в государственной регистрации товарного знака и по принятию решений по результатам рассмотрения таких возражений, а также о применимых нормах материального права.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе Роспатент указывает на то, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права: неверно истолковал положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 35 Правил № 482.

Ссылаясь на положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, пунктов 34 и 35 Правил № 482 и пункта 2.1.7 Руководства, административный орган отметил, что, вопреки выводам суда первой инстанции, расположение изобразительного элемента «на значительной части площади купола зонта» само по себе не свидетельствует о том, что названный элемент акцентирует на себе внимание потребителя и позволяет индивидуализировать товары.

Роспатент указал на то, что оспариваемое обозначение не является упаковкой, в случае с которой форма не имеет доминирующего значения, а представляет собой изделие, обладающее самостоятельным назначением и характерной формой, которая, кроме купола, включает в себя такие конструктивные элементы, как стержень (ручка) и спицы, на которые натянут купол.

При этом, по мнению заявителя кассационной жалобы, нанесение на купол зонта изобразительного элемента или его исполнение в определенном цветовом сочетании является распространенной практикой в производстве изделий данного назначения и, представляя собой дизайнерское решение, служит для целей украшения и создания определенного художественного образа изделия.

Административный орган полагает, что изобразительный элемент на куполе зонта не способен выполнять индивидуализирующую функцию,

поскольку нанесение на купол зонта такого элемента является обычной практикой и не меняет впечатление от данного изделия как от «зонта».

На основании изложенного Роспатент не согласился с выводом обжалуемого решения о доминирующем положении изобразительного элемента в заявленном на регистрацию обозначении и о способности указанного элемента индивидуализировать товар.

Заявитель кассационной жалобы также не согласился с выводом суда первой инстанции об оригинальности изобразительного элемента в виде среза киви, нанесенного на купол зонта.

Административный орган указал на необоснованное уклонение суда первой инстанции от анализа представленных Роспатентом доказательств – распечаток из сети Интернет и указание суда на недостоверность таких доказательств.

По мнению Роспатента, суд первой инстанции применил норму права, не подлежащую применению, а именно абзац первый пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель кассационной жалобы отметил, что суд первой инстанции проверил законность оспариваемого решения на соответствие указанной норме права, которая не была применена административный органом, а Бескровной Е.А. не была оспорена. В связи с этим административный орган считает, что суд первой инстанции вышел за пределы заявленных требований, что в соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

Роспатент полагает, что суд первой инстанции неправильно применил положения пункта 2 статьи 1500 ГК РФ, поскольку, обязав административный орган повторно рассмотреть заявку № 2017751930, суд первой инстанции, по сути, признал недействительным решение экспертизы от 09.10.2018.

Роспатент просит принять во внимание то, что решение экспертизы, которым отказано в государственной регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака, может быть оспорено только в административном порядке, признание его недействительным не относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Вышеуказанные элементы могут быть на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса.

Учитывая, что и ФИО1 (в возражении), и Роспатент (в кассационной жалобе) ссылаются на Руководство, несмотря на то что оно утверждено после даты подачи заявки, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Руководство не является нормативным правовым актом.

Как указано в пункте 1 Руководства, оно разработано в целях методического обеспечения процесса экспертизы заявок на товарные знаки и знаки обслуживания, проводимой в условиях действия части четвертой

ГК РФ, и предназначено для обеспечения единообразной практики экспертизы при применении действующего законодательства.

Таким образом, Руководство принимается во внимание президиумом Суда по интеллектуальным правам в качестве обобщенного мнения Роспатента о содержании и применении действующего законодательства.

Как отмечено в пункте 2.1.7 второй главы раздела IV Руководства, обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки (контейнера), может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы такой упаковки, если на нем имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения.

В пункте 2.6 названной главы раздела IV Руководства содержится аналогичное положение, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Указанные положения не следует применять к обозначениям, представляющим собой форму товара в сочетании с другими элементами (словесными или изобразительными), обладающими различительной способностью, поскольку обозначение в целом уже не будет состоять исключительно из формы (при этом форма товара исключается из правовой охраны в случае, если она не обладает различительной способностью).

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения обычными потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932).

Таким образом, оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится:

исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров;

в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Согласно пункту 1 статьи 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной, решение о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку в соответствии с международными договорами Российской Федерации могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа исполнительной власти копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня направления соответствующего решения.

Рассмотрев довод заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 35 Правил № 482, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела и не оспаривается Роспатентом в кассационной жалобе, на регистрацию было заявлено объемное обозначение.

Роспатент не возражает в отношении примененного судом первой инстанции общего подхода, сводящегося к тому, что объемное обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки (контейнера), может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы товара или упаковки, если в его составе имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения.

Данный подход соответствует разъяснениям, содержащимся в Руководстве, в пунктах 2.1.7 и 2.6 второй главы раздела IV которого, вопреки доводам Роспатента, указывается на возможность применения такого подхода в том числе для обозначений, представляющих стандартную форму товара.

Таким образом, возможность регистрации подобного обозначения определяется по результатам установления сильного элемента, выполняющего основную индивидуализирующую функцию: если таким элементом признана форма, то регистрация обозначения не соответствует требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, если сильными, выполняющими основную индивидуализирующую функцию, признаны иные элементы (в данном случае – изобразительный элемент) и этот элемент соответствует требованиям охраноспособности, то такой товарный знак может быть зарегистрирован с исключением формы из правовой охраны.

Как следует из материалов административного дела и установлено судом первой инстанции, на регистрацию заявлено объемное обозначение, представляющее собой зонт, на купол которого нанесен рисунок в виде среза киви.

Следовательно, заявленное обозначение представляет собой сочетание формы (с выводом Роспатента об отсутствии

охраноспособности которой заявитель выразил согласие) и изобразительного элемента.

Вместе с тем судом первой инстанции установлено и это следует из оспариваемого ненормативного правового акта, при анализе охраноспособности заявленного обозначения Роспатентом исследовались два элемента: форма и цветовое решение. Изобразительный элемент как таковой вообще не получил никакой оценки.

Сделав в оспариваемом ненормативном правовом акте вывод об отклонении довода подателя возражения о цветовом решении заявленного обозначения, административный орган фактически рассмотрел довод, который податель возражения не заявлял: податель возражения настаивал на доминировании именно изобразительного элемента (а не цветового решения), определяющего различительную способность спорного обозначения в целом.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента не смог пояснить, в какой части оспариваемого ненормативного правового акта содержится анализ изобразительного элемента заявленного обозначения, его «силы» или «слабости» по сравнению с формой такого обозначения.

Таким образом, при рассмотрении заявленного обозначения Роспатент проанализировал не все входящие в его состав элементы, а именно – изобразительный элемент, в то время как в отношении цветового решения анализ осуществлен.

С учетом изложенных обстоятельств возражение в отношении заявленного на регистрацию обозначения фактически рассмотрено не применительно к составляющим это изображение элементам, а в отношении необходимости определения их охраноспособности в отдельности и охраноспособности обозначения в целом исходя из выводов, сделанных в отношении входящих в обозначение элементов, что само по себе является достаточным основанием для признания несоответствия

оспариваемого ненормативного правового акта требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Это обстоятельство в любом случае свидетельствует о незаконности решения Роспатента.

В кассационной жалобе Роспатент не соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что изобразительный элемент является сильным (доминирующим), полагает, что при определении значения этого элемента суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права.

Обоснованно установив, что при рассмотрении возражения Роспатент ненадлежащим образом осуществил анализ заявленного обозначения на предмет его охраноспособности, суд первой инстанции выполнил такой анализ самостоятельно с целью подтверждения либо опровержения итогового вывода административного органа о несоответствии такого обозначения требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Полномочия суда по самостоятельной оценке охраноспособности заявленного обозначения с целью проверки итогового вывода Роспатента административным органом не оспариваются, как и избранный судом основной подход, сводящийся к определению роли (значения для индивидуализирующей способности) каждого из элементов, охраноспособности сильного элемента и итоговой оценке охраноспособности обозначения в целом с учетом сильных и слабых элементов (в том числе и с возможным исключением из правовой охраны слабого неохраноспособного элемента).

В кассационной жалобе Роспатент оспаривает лишь результаты такой оценки.

Суд первой инстанции проанализировал изобразительный элемент, сделал вывод о том, что он является сильным по сравнению с неохраноспособной формой заявленного обозначения. Данный вывод надлежащим образом мотивирован.

Кроме того, суд первой инстанции исследовал сильный элемент с точки зрения его охраноспособности применительно к заявленным товарам. Сделанный вывод также надлежащим образом мотивирован.

Суд первой инстанции проанализировал обозначение в целом с учетом требований пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, пункта 35 Правил № 482, приняв во внимание и правовые подходы, изложенные в Рекомендациях применительно к объемным обозначениям.

По результатам проведенного исследования суд признал, что изобразительный элемент является сильным, выполняющим в заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию, а также охраноспособным, в связи с чем счел возможной регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака.

При этом оценка отдельных элементов заявленного обозначения и обозначения в целом относится к установлению вопросов факта.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что при оценке заявленного обозначения суд не нарушил нормы материального права, а доводы, изложенные в кассационной жалобе, направлены на переоценку фактических обстоятельств дела, что невозможно в суде кассационной инстанции с учетом его полномочий, установленных главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного доводы Роспатента о нарушении судом первой инстанции подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 35 Правил № 482 своего подтверждения не нашли.

В кассационной жалобе Роспатент указывает на необоснованное применение судом первой инстанции абзаца первого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, отмечая то, что сам административный орган признал обозначение неохраноспособным на основании подпункта 4 того же пункта статьи 1483 ГК РФ. Применение абзаца первого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ Роспатент усматривает в том, что в решении суда содержится следующая

формулировка: «вывод Роспатента о том, что заявленное на регистрацию обозначение не обладает различительной способностью ввиду его использования другими производителями до даты приоритета заявленного на регистрацию обозначения, отклоняется судебной коллегией…».

При этом в силу абзаца первого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что названный довод кассационной жалобы подлежит отклонению. Из содержания обжалуемого судебного акта усматривается, что названный вывод сделан судом первой инстанции в ответ на мнение Роспатента, изложенное в отзыве на поданное в суд заявление (абзац второй страницы 6 отзыва), при этом какие либо ссылки на абзац первый пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в судебном акте отсутствуют.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает несостоятельным довод Роспатента о том, что судом не были приняты в качестве доказательств распечатки из сети Интернет с конкретными датами (13.11.2016 и 26.06.2017).

В обжалуемом судебном акте содержится анализ распечаток из сети Интернет, имеющихся в материалах административного дела. Так, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что они не подтверждают возникновение у российских потребителей каких-либо ассоциаций.

Рассмотрев документы, представленные Роспатентом на стадии судебного контроля, суд первой инстанции обоснованно счел, что на эти документы административный орган ссылался в подтверждение довода об использовании спорного обозначения иными производителями до даты приоритета заявленного обозначения, в то время как такое основание для отказа в его регистрации в качестве товарного знака в решении административного органа не приводилось.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает необоснованным довод Роспатента о применении судом первой инстанции положений абзаца первого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, Роспатент не согласен с выбранным судом первой инстанции способом восстановления нарушенных прав.

Как следует из кассационной жалобы, Роспатент считает, что у суда первой инстанции отсутствуют полномочия по направлению заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака на повторное рассмотрение. При этом то обоснование, которое привел суд при мотивации решения в указанной части, Роспатентом по существу не оспаривается, доводы о том, что на стадии экспертизы проверены все подлежащие исследованию основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, не приводятся, как и не разъясняется какой-либо иной порядок, в рамках которого может быть проверено соответствие этого обозначения требованиям пунктов 1–7 статьи 1483 ГК РФ (за исключением подпункта 4 пункта 1 указанной статьи Кодекса).

Рассмотрев этот довод, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В ходе рассмотрения настоящего дела суд первой инстанции не только обоснованно признал оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствующим требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ вследствие ненадлежащей оценки заявленного на регистрацию обозначения, но и осуществил соответствующую требованиям действующего законодательства самостоятельную оценку такого обозначения, по результатам которой пришел к выводу о том, что выявленные Роспатентом препятствия для регистрации этого обозначения в качестве товарного знака, отсутствуют.

При таких обстоятельствах оснований для направления возражения на новое рассмотрение в Роспатент не имелось.

Вместе с тем решение об обязании Роспатента зарегистрировать спорное обозначение в качестве товарного знака могло быть принято судом только в той ситуации, если на стадии экспертизы проведена полноценная проверка заявленного обозначения на соответствие условиям охраноспособности.

Суд обоснованно признал (и это соответствует сведениям, содержащимся в материалах административного дела), что каких-либо данных, позволяющих установить, что такой анализ проводился на стадии экспертизы, в материалах административного дела не имеется.

При этом суд самостоятельно не вправе исследовать те обстоятельства, которые не были исследованы Роспатентом ни на стадии экспертизы, ни на стадии рассмотрения возражения.

В такой ситуации у суда отсутствовали основания для проверки охраноспособности заявленного обозначения по всем установленным законом основаниям и соответственно возможность принять решение об обязании Роспатента зарегистрировать товарный знак.

Вместе с тем эти обстоятельства не могли быть исследованы на стадии рассмотрения возражения, поскольку на этой стадии Роспатент связан доводами возражения и не вправе выходить за его пределы.

Единственной стадией, на которой может быть проверено отсутствие иных оснований для отказа в регистрации товарного знака, является стадия проведения экспертизы заявленного обозначения.

В такой ситуации тот вывод суда первой инстанции, что проведение экспертизы заявленного обозначения необходимо продолжить, президиум Суда по интеллектуальным правам признает правильным.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932 содержится позиция о возможности использования судом такого способа восстановления нарушенного права при наличии к тому достаточных оснований.

В данном случае вывод суда об обязании Роспатента продолжить рассмотрение поданной Бескровной Е.А. заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака надлежащим образом мотивирован.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в кассационной жалобе Роспатент оспаривает только компетенцию Суда по интеллектуальным правам на обязание продолжить рассмотрение заявки. Сами выводы суда первой инстанции о том, что полноценная экспертиза заявленного обозначения не проведена, не оспариваются.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2019 по делу № СИП-343/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий В.А. Корнеев

Члены президиума Г.Ю. Данилов В.А. Химичев Н.Л. Рассомагина