Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО2 (Москва, ОГРНИП <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2020 по делу № СИП-1072/2019

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО3 (Москва, ОГРНИП <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 ФИО2 о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 211924 и № 229010 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>).

В судебное заседание явились представители:

от индивидуального предпринимателя ФИО3 – ФИО4 (по доверенности от 28.11.2019) и ФИО5 (по доверенности от 28.11.2019);

от индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО2 – ФИО6 (по доверенности от 05.02.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО3 обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 ФИО2 о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 211924 и № 229010 в отношении товаров 18-го класса «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам», 25-го класса «одежда, головные уборы» и услуг 40-го класса «обработка материалов, в том числе пошив одежды» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2020 исковые требования удовлетворены: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 211924 в отношении товаров 18-го класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам», 25-го класса МКТУ «одежда, головные уборы» и услуг 40-го класса МКТУ «обработка материалов, в том числе пошив одежды»; досрочно прекращена правовая охрана

товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 229010 в отношении товаров 18-го класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам», 25-го класса МКТУ «одежда, головные уборы» и услуг 40-го класса МКТУ «обработка материалов, в том числе пошив одежды».

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, ФИО1 ФИО2 просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

ФИО3 направил в президиум Суда по интеллектуальным правам отзыв на кассационную жалобу.

В судебное заседание явились представители ФИО3 и ФИО1 ФИО2.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Представитель ФИО1 ФИО2 поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель ФИО3 возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном

статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ФИО1 ФИО2 является правообладателем:

товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 211924 с приоритетом от 29.11.2001, зарегистрированного 30.04.2020 в отношении товаров 18-го класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия», 25-го класса МКТУ «одежда, головные уборы», 28-го класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения» и услуг 40-го класса МКТУ «обработка материалов, в том числе пошив одежды», 42-го класса МКТУ «оптовая и розничная реализация товаров» на основании зарегистрированного 08.08.2019 за номером РД0304540 договора об отчуждении исключительного права;

товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 229010 с приоритетом от 29.11.2001, зарегистрированного 26.11.2002 в отношении товаров 18-го класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия», 25-го класса МКТУ «одежда, головные уборы», 28-го класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения» и услуг 40-го класса МКТУ «обработка материалов;

пошив одежды» на основании зарегистрированного 08.08.2019 за номером РД0304540 договора об отчуждении исключительного права.

ФИО3 обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков, на направление ФИО1 ФИО2 предложения заинтересованного лица, на неиспользование этих товарных знаков правообладателем в отношении товаров 18-го класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам», 25-го класса МКТУ «одежда, головные уборы» и услуг 40-го класса МКТУ «обработка материалов, в том числе пошив одежды».

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков ФИО3 указывал на осуществление им экономической деятельности в статусе индивидуального предпринимателя по розничной торговле обувью в специализированных магазинах, а также по оптовой торговле одеждой, аксессуарами, головными уборами в специализированных магазинах. Кроме того, ФИО3 отметил, что им подана заявка № 2018756520 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «REFLEX» в отношении товаров 18, 25, 28-го классов и услуг 35-го, 40-го классов МКТУ, а также сослался на получение претензии со стороны правообладателя спорных товарных знаков о запрете использования спорного обозначения.

При рассмотрении дела суд первой инстанции руководствовался статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 12, 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также принял во внимание разъяснения, данные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10).

Суд первой инстанции установил, что досудебный порядок урегулирования спора Радостевым И.В. соблюден.

Суд первой инстанции признал, что ФИО3 доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении товаров и услуг, перечисленных в исковом заявлении.

При этом суд первой инстанции отклонил довод ФИО1 ФИО2 о незаинтересованности ФИО3 в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, отметив непоследовательное поведение правообладателя: ФИО1 ФИО2 направлял в адрес ФИО3 претензию о прекращении незаконного использования товарного знака и о выплате компенсации за такое использование; в производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело № А40-29128/2020, предметом которого является защита исключительных прав ФИО1 ФИО2 на спорные товарные знаки.

Указанные обстоятельства приняты судом первой инстанции в качестве дополнительного доказательства заинтересованности ФИО3 в досрочном прекращении спорного товарного знака.

Вместе с тем суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности ФИО1 ФИО2 факта использования им товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 211924 и № 229010 в спорный трехлетний период.

При этом суд первой инстанции отклонил довод ФИО1 ФИО2 о необходимости учета смены правообладателя, направления нового предложения заинтересованного лица и изменения подлежащего исследованию периода использования товарного знака, отметив, что при рассмотрении дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака учитывается использование или неиспользование конкретного товарного знака любыми правообладателями в трехлетний период,

предшествующий дате направления предложения заинтересованного лица, за которым последовало обращение в суд.

Суд первой инстанции критически оценил доводы ФИО1 ФИО2 о наличии не зависящих от него препятствий, в силу которых спорные товарные знаки не использовались в определенный период.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении перечисленных в исковом заявлении товаров и услуг.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе ФИО1 ФИО2 доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, а также о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе ФИО1 ФИО2 указывает на неправомерность вывода суда первой инстанции о доказанности ФИО3 заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков.

По мнению заявителя кассационной жалобы, Радостев И.В. не представил какие-либо доказательства осуществления им деятельности по производству товаров, однородных перечисленным в исковом заявлении товарам и услугам: имеющиеся в материалах дела документы не подтверждают непосредственное использование сходного со спорными товарными знаками обозначения при изготовлении и реализации однородных товаров или при оказании однородных услуг и не свидетельствуют о реальном намерении Радостева И.В. использовать спорное обозначение в своей деятельности.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что он не должен был доказывать использование спорных товарных знаков в отношении тех товаров и услуг, для которых отсутствуют доказательства заинтересованности ФИО3

ФИО1 ФИО2 обращает внимание на то, что исходя из даты приобретения им исключительного права на спорные товарные знаки, а также из даты направления предложения заинтересованного лица спорный период следует исчислять с 08.08.2019 по 02.10.2019.

При этом заявитель кассационной жалобы указывает на совершение им подготовительных действий по использованию спорных товарных знаков и на наличие обстоятельств непреодолимой силы (затопление населенных пунктов в месте деятельности ФИО1 ФИО2 – Приморском крае), которые послужили препятствием для использования этих товарных знаков.

ФИО1 ФИО2 выражает несогласие с выводами суда первой инстанции об отсутствии чрезвычайных обстоятельств, а также о непредставлении в материалы дела надлежащих доказательств использования спорных товарных знаков правообладателем.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

В отношении доводов кассационной жалобы о неправомерности вывода суда первой инстанции о доказанности факта заинтересованности ФИО3 в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

В пункте 165 постановления Пленума № 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

При установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство спорного товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Таким образом, для подтверждения заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака необходимо доказать:

осуществление деятельности, связанной с оборотом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, или товаров, однородных им (либо осуществление подготовительных мероприятий для начала такой деятельности);

намерение использовать для индивидуализации товаров обозначение, тождественное или сходное со спорным товарным знаком.

Суд первой инстанции установил, что ФИО3 занимается реализацией обуви, изготовленной из различных материалов.

Доводы кассационной жалобы об отсутствии в материалах дела надлежащих доказательств осуществления ФИО3 деятельности по реализации товара и оказания им услуг, однородных перечисленных в исковом заявлении товарам и услугам, не могут быть приняты президиумом Суда по интеллектуальным правам, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам и документам, имеющимся в материалах дела.

Кроме того, суд первой инстанции установил, что ФИО3 подал заявку на регистрацию в качестве собственного товарного знака обозначения, сходного со спорными товарными знаками.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом ФИО1 ФИО2 о том, что сам по себе факт подачи в Роспатент заявки о регистрации собственного товарного знака с

обозначением, сходным либо тождественным со спорными товарными знаками, не может служить единственным и достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Однако, вопреки утверждениям заявителя кассационной жалобы, ФИО3, помимо заявки № 2018756520 на регистрацию товарного знака, представил доказательства, свидетельствующие о том, что он осуществляет реальную деятельность, связанную с введением в гражданский оборот одежды и обуви.

Таким образом, оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и их взаимной связи, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии у ФИО3 заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении товаров и услуг, указанных в исковом заявлении.

Кроме того, суд первой инстанции верно расценил факт направления ФИО1 ФИО2 претензий о прекращении незаконного использования товарного знака и о выплате компенсации за незаконное использование товарного знака, а также факт наличия судебного спора о защите исключительных прав на спорные товарные знаки в качестве дополнительных доказательств заинтересованности ФИО3 в досрочном прекращении правовой охраны этих товарных знаков.

В отношении несогласия ФИО1 ФИО2 с выводами суда первой инстанции в части недоказанности использования спорного товарного знака правообладателем президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом,

осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Как разъяснено в пункте 166 Постановления № 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Из указанных норм права и разъяснений суда высшей инстанции следует, что по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака правообладатель этого товарного знака должен доказать фактическое использование спорного средства индивидуализации при введении товара в гражданский оборот, а не подготовку к такому использованию.

Таким образом, не могут быть признаны состоятельными доводы кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции неправомерно не

принял во внимание документы, свидетельствующие о совершении Патра М. Хаджи Иваз подготовительных действий к использованию спорных товарных знаков (закупка и ввоз на территорию Российской Федерации товара).

Более того, документы, свидетельствующие о закупках товара, не содержат спорных товарных знаков.

Довод кассационной жалобы об отсутствии необходимости доказывания факта использования спорных товарных знаков в отношении ряда позиций, заинтересованность по которым не доказана ФИО3, также отклоняется президиумом Суда по интеллектуальным правам, поскольку, как было указано ранее, вопреки мнению ФИО1 ФИО2, ФИО3 доказал свою заинтересованность по всем товарам и услугам, перечисленным в исковом заявлении.

В пункте 167 Постановления № 10 разъяснено, что в силу абзаца второго пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

К таковым в силу части 1 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 года относятся обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком.

Приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в том числе его разумности и добросовестности,

соблюдения им предусмотренных законодательством порядка и сроков совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также продолжительности действия исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния их на течение срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

В случае если суд признает, что имелись уважительные причины неиспользования товарного знака в какой-либо определенный существенный период, этот период не учитывается при исчислении трехлетнего срока, за который подлежит доказыванию факт использования товарного знака.

ФИО1 ФИО2 считает, что им были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что спорные товарные знаки не использовались по не зависящим от него обстоятельствам, а именно ввиду затопления населенных пунктов в Приморском крае и сбоев в работе таможенных постов пропуска.

Исходя из представленных правообладателем спорных товарных знаков нормативных правовых актов региональных и муниципальных органов власти Приморского края о введении и отмене режима чрезвычайной ситуации, изданных в период с 16.08.2019 по 11.12.2019, суд первой инстанции признал доказанным факт существования временных затруднений в работе таможенных постов пропуска.

Вместе с тем на основании официального ответа Федеральной таможенной службы от 29.06.2020 № 14-35/34604 суд первой инстанции установил, что таможенный пост ДАПП Полтавка Уссурийской таможни функционировал в штатном режиме, что опровергает довод ФИО1 ФИО2 о наличии не зависящих от него обстоятельств, препятствующих использованию спорных товарных знаков.

Как пояснил в судебном заседании представитель правообладателя, ввоз товаров на территорию Российской Федерации планировался в

октябре – ноябре 2019 г., а вследствие возникших трудностей был осуществлен позднее.

Однако претензия в адрес правообладателя была направлена 02.10.2019, то есть ранее планируемой поставки товара.

Довод правообладателя о том, что спорные товарные знаки приобретены им лишь 08.08.2019, суд первой инстанции обоснованно не принял во внимание: правообладатель не был лишен права представлять доказательства использования спорных товарных знаков предшествующим правообладателем в подлежащий доказыванию период, а также несет риск наступления неблагоприятных последствий неиспользования спорного товарного знака предшествующим правообладателем.

Как отмечено в пункте 163 Постановления № 10, смена правообладателя в ходе рассмотрения спора в суде не влечет необходимости направления нового предложения заинтересованного лица и изменения периода использования товарного знака, который подлежит оценке. Учитывается использование или неиспользование конкретного товарного знака любыми правообладателями в трехлетний период, предшествующий дате направления предложения заинтересованного лица, за которым последовало обращение в суд.

Все фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и

процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2020 по делу № СИП-1072/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО2 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий Л.А. Новоселова

Члены президиума Г.Ю. Данилов В.А. Корнеев В.А. Химичев Н.Л. Рассомагина