Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2021 по делу № СИП-278/2020

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Легенда Смарт» (ул. Стартовая, д. 8. лит. А, оф. 301, Санкт-Петербург, 196210, ОГРН 1137847180195) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.12.2019, принятого по возражению от 25.10.2019 на решение от 26.06.2019 по заявке № 2018703355 на регистрацию товарного знака.

В судебном заседании приняла участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Кулакова К.В. (по доверенности 03.08.2021 № 01/32-1094/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Легенда Смарт» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.12.2019, принятого по возражению от 25.10.2019 на решение от 26.06.2019 по заявке № 2018703355 на регистрацию товарного знака.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2021 решение Роспатента от 27.12.2019 признано недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), на административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, Роспатент просит отменить решение от 27.05.2021 и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель административного органа принял участие в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

Общество, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие этого лица.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как установил суд первой инстанции и усматривается из материалов дела, общество является правообладателем знаков обслуживания: « » по свидетельству Российской Федерации № 535354, зарегистрированного в отношении услуг 36, 37-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ);

«» по свидетельству Российской Федерации № 535355, зарегистрированного в отношении услуг 36, 37-го и 42-го классов МКТУ.

Словесные элементы «Smart квартира» и «Смарт квартира» из объема правовой охраны указанных товарных знаков исключены.

Общество обратилось в Роспатент 31.01.2018 с заявкой № 2018703355 на регистрацию обозначения «» в качестве знака обслуживания в отношении следующих услуг:

36-го класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; инвестирование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; маклерство; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; спонсорство финансовое; страхование; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью», 37-го класса МКТУ «асфальтирование; бурение скважин; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка пемзой или песком; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газослесарно‑технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка дымоходов» и 42-го класса МКТУ «дизайн промышленный; дизайн художественный; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области защиты окружающей среды; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; консультации по вопросам архитектуры; контроль качества; оформление интерьера; планирование городское; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; советы по вопросам экономии энергии; услуги архитектурные; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; экспертиза инженерно-техническая».

Роспатент 26.06.2019 принял решение о регистрации спорного обозначения для вышеперечисленных услуг с дискламацией из объема правовой охраны знака обслуживания словесных элементов «СМАРТ» и «КВАРТИРА».

При принятии указанного решения административный орган исходил из того, что «смарт квартиры» – это современный тренд в жилищном строительстве, основанный на рациональном использовании пространства квартиры, позволяющем эффективно разместить необходимый для жизни функционал, удовлетворяющий потребности современной семьи.

Роспатент констатировал, что в целом данные словесные элементы не обладают различительной способностью, поскольку используются различными лицами в области деятельности общества, указывают на назначение заявленных услуг и, как следствие, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган также не согласился с доводом общества о фантазийности словесного элемента «СМАРТ» в заявленном обозначении, обусловленным мнением последнего о том, что указанный словесный элемент не вызывает конкретных ассоциаций у потребителей в отношении заявленных услуг и семантически не связан со словом «КВАРТИРА». Как указал Роспатент, словосочетание «СМАРТ КВАРТИРА» воспроизводит название конкретного типа жилой недвижимости с присущими ему особенностями, а именно комфорт, функциональность, свободная и обдуманная планировка, уютная атмосфера, экономия средств, рациональные размеры, в связи с чем административный орган сделал вывод о том, что словесные элементы «СМАРТ КВАРТИРА» являются неохраняемыми.

Проанализировав представленные обществом документы, Роспатент указал, что они не подтверждают восприятие потребителем спорного обозначения как обозначение услуг указанного лица. Так, административный орган отметил, что в представленных обществом документах отсутствуют информация о маркировке заявленных услуг обозначением «СМАРТ КВАРТИРА», а также сведения о публикациях в открытой печати информации об услугах, сопровождаемых заявленным обозначением; часть документов датируется позже даты подачи заявки и не может учитываться при проведении экспертизы. Роспатент также счел, что представленные документы не являются достаточными для вывода о приобретении обозначением различительной способности, позволяющей предоставить заявленному обозначению правовую охрану в качестве товарного знака без дискламации словесных элементов, поскольку исключительное право на товарный знак будет действовать на всей территории Российской Федерации.

Не согласившись с данным решением, общество обратилось в административный орган с возражением, доводы, которого сводились к следующему:

заявленное обозначение в целом является фантазийным в отношении заявленных услуг;

словесный элемент «СМАРТ» в словосочетании «СМАРТ КВАРТИРА» в составе обозначения ввиду его буквального значения не может прямо ассоциироваться у потребителей с характеристиками заявленных услуг;

средний потребитель из буквального значения словосочетания «СМАРТ КВАРТИРА» не может построить прямой ассоциации с какой‑либо характеристикой квартиры, а любое предположение о смысле данного словосочетания потребует от потребителя дополнительного рассуждения, домысливания и ассоциации;

определение, которое было сформулировано экспертизой, подтверждает, что обозначение «СМАРТ КВАРТИРА» можно связать со множеством хвалебных характеристик товара, никак не сцепленных друг с другом;

обозначение «СМАРТ КВАРТИРА» отсутствует в каких-либо энциклопедиях, справочниках и толковых словарях;

в соответствии с представленными результатами опросов потребителей от 75 % до 85 % опрошенных не ассоциируют словосочетание «СМАРТ квартира» с конкретной характеристикой заявленных услуг;

словесный элемент «СМАРТ» приобрел различительную способность в отношении заявленных услуг в результате его длительного и интенсивного использования заявителем и аффилированными с ним лицами (общество с ограниченной ответственностью «Легенда»);

длительное и интенсивное использование подтверждается тем, что словесный элемент «СМАРТ» используется на сайте https://legenda‑dom.ru/ на протяжении более семи лет;

с 2012 года расходы на рекламу с использованием словесного элемента «СМАРТ» до даты подачи заявки составили 131 769 763 рублей 38 копеек.

Решением Роспатента от 27.12.2019 в удовлетворении возражения общества было отказано.

Данное решение административного органа мотивировано тем, что словосочетание «СМАРТ КВАРТИРА» указывает на определенный вид недвижимости, особенность которого заключается в эффективном и рациональном использовании пространства, а также на назначение заявленных услуг 36, 37, 42-го классов МКТУ.

Роспатент также указал, что обозначение «SMART КВАРТИРА» хорошо знакомо среднему российскому потребителю, используется различными потребителями в отношении заявленных услуг, ввиду чего оно потеряло различительную способность (http://akkord-smart.ru/; https://europeya.ru/flat/kompakt/; https://instep36.ru/vm45247/about/; https://www.arban.ru/objects/residential/proekt-arbansmart). Обращение
к web-archive.ru свидетельствует о том, что сведения о продаже «smart квартир» присутствуют в сети Интернет по меньшей мере с декабря 2014 г.

В отношении документов, представленных обществом в подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности, административный орган отметил, что на их основании нельзя прийти к выводу о восприятии потребителем до даты подачи заявки № 2018703355 спорного обозначения как средства индивидуализации оказываемых обществом услуг 36, 37, 42-го классов МКТУ.

Роспатент также подчеркнул, что представленные материалы содержат отличные от заявленного обозначения «СМАРТ КВАРТИРА» словесные обозначения «Legend Smart», «Smart Планировка», «Smart Продажи», а нечастые упоминания обозначения «СМАРТ КВАРТИРА» в указанных источниках является недостаточным основанием для подтверждения приобретения спорным обозначением различительной способности в отношении услуг общества.

Проанализировав результаты социологического исследования, административный орган установил, что они не позволяют прийти к выводу об информированности потребителей на всей территории Российской Федерации о заявленном обозначении и о лице, оказывающем соответствующие услуги, поскольку данное исследование проводилось в пределах территориальных границ одного населенного пункта – города Санкт-Петербурга.

Оценив представленный обществом отчет об оценке рынка первичной недвижимости города Санкт-Петербурга по состоянию на осень 2017 года, подготовленный обществом «ТНС Маркетинговый Информационный Центр», Роспатент отметил: в разделе «Резюме» содержится информация о том, что обозначение «СМАРТ КВАРТИРА» ассоциируется с брендом «LEGENDA», однако спонтанно не упоминается потребителями как важнейшая характеристика имиджа этого застройщика, в связи с чем невозможно четко установить, как потребители связывают данное обозначение с обществом.

Административный орган сослался на то, что общество (застройщик) ведет свою деятельность только в одном городе – Санкт-Петербурге, что не позволяет прийти к выводу об информированности потребителей на всей территории Российской Федерации о заявленном обозначении и о лице, оказывающем услуги.

С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с указанным решением административного органа, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При проверке законности решения административного органа от 27.12.2019 суд первой инстанции пришел к выводу о его несоответствии нормам пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, исходя из следующих установленных по делу обстоятельств.

Суд первой инстанции отметил: исключая словесные элементы из объема правовой охраны товарного знака, Роспатент указал, что такое обозначение является «общепринятым именно в той сфере деятельности, к которой относятся заявленные услуги», а также «воспроизводит название конкретного типа жилой недвижимости с присущими ему особенностями», что сопоставляется с подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, ссылки на которые в указанном ненормативном правовом акте административным органом явным образом не приведены.

Как далее установил суд первой инстанции, в решении от 27.12.2019 Роспатент признал, что дискламированное словосочетание представляет собой «определенный вид недвижимости, особенность которого заключается в эффективном и рациональном использовании пространства, прямо указывает на назначение заявленных услуг», «используется различными потребителями в отношении заявленных услуг, ввиду чего потеряло различительную способность», что соотносится с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, ссылки на которые в указанном ненормативном правовом акте административным органом явным образом не приведены, и в то же время в оспариваемом решении имеется ссылка на подпункт 4 пункта 1 названной статьи.

При этом суд первой инстанции согласился с доводом Роспатента о том, что ссылка на подпункт 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ является очевидной опечаткой, поскольку соответствующая вышеприведенная норма не согласуется с обстоятельствами данного конкретного дела и с мотивацией оспариваемого ненормативного правового акта.

Вместе с тем суд первой инстанции указал, что оспариваемое решение административного органа содержит правовые основания для дискламации спорных словесных элементов, отличные от оснований, перечисленных в решении от 26.06.2019, так как из решения от 27.12.2019 усматривается, что Роспатент привел в качестве нового основания для дискламации словесных элементов норму подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, что свидетельствует о выходе за пределы доводов возражения. При этом, по мнению суда первой инстанции, установив дополнительное основание для дискламации спорных словесных элементов, административный орган не поставил вопрос о наличии такого основания на обсуждение, не предоставил обществу возможность сформулировать правовую позицию и привести доводы по данному вопросу.

Суд первой инстанции отметил, что оспариваемое решение Роспатента не содержит обоснования того, в отношении каких заявленных услуг 36, 37-го и 42-го классов МКТУ спорные словесные элементы признаны неохраноспособными как вошедшие во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, в отношении каких услуг – как являющиеся общепринятыми терминами, а в отношении каких услуг – как характеризующие услуги, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их оказания, что не позволило суду проверить обоснованность и законность выводов административного органа.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что заявленные обществом услуги 36, 37-го и 42-го классов МКТУ носят разнородный характер, многие из них явным образом не связаны ни со строительством такого вида жилой недвижимости, как квартиры, ни с введением их в гражданский оборот (продажей, арендой, наймом и пр.), ни с их эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом и пр., в связи с чем эти услуги могут и не быть связаны с жилой недвижимостью либо с недвижимостью вовсе.

Суд первой инстанции указал, что Роспатент обязан был привести мотивы, по которым спорные словесные элементы в том виде, в котором они содержатся в обозначении, заявленном на регистрацию, исходя из восприятия его потребителями в отношении конкретных услуг, для которых испрашивается правовая охрана, не соответствуют конкретным нормам пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем суд первой инстанции признал обоснованными выводы административного органа о недоказанности обществом приобретения спорным обозначением различительной способности, поскольку из переданных обществом доказательств не представляется возможным прийти к выводу о том, что до даты подачи заявки № 2018703355 указанное обозначение воспринималось как средство индивидуализации услуг общества.

Суд первой инстанции счел, что определение правопредшественником общества в деле № А26-7012/2015 словесного обозначения «СМАРТ КВАРТИРА» как конкретного вида недвижимости, связанного с эффективным и рациональным использованием пространства, а также неоспаривание им регистрации сходных обозначений по заявкам № 2013719289 и № 2013719810 с дискламацией словесных элементов «Smart квартира» / «Смарт квартира», не исключают право общества на оспаривание в рамках данного дела отдельных выводов Роспатента, согласующихся с вышеприведенными обстоятельствами, ранее признававшимися либо не оспаривавшимися обществом (его правопредшественником). При этом суд первой инстанции обратил внимание на то, что в рамках данного дела общество заявляет о приобретенной различительной способности спорного обозначения (словесных элементов такого обозначения).

Суд первой инстанции отметил, что Роспатенту надлежало установить значение (семантику) словосочетания «СМАРТ КВАРТИРА», его толкование и ассоциативные связи не применительно к мнению общества, а применительно к мнению потребителей соответствующих услуг.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что проведенный административным органом в оспариваемом решении семантический анализ спорного обозначения также нельзя признать полным и однозначным.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Изучив доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемого ненормативного правового акта, о применимом законодательстве, включающем в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), а также об отсутствии оснований для вывода о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его использования.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

В кассационной жалобе Роспатент отмечает: вывод суда первой инстанции о том, что административный орган привел новое основание для дискламации словесного элемента «СМАРТ КВАРТИРА», а именно подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, отсутствовавший в решении Роспатента от 26.06.2019, противоречит фактическим обстоятельствам дела, так как из решения от 26.06.2019 следует, что спорное обозначение не обладает различительной способностью в том числе на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил № 482. При этом вышеуказанные решения административного органа не содержат выводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

По мнению Роспатента, в нарушение статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не дал оценку выводам административного органа о том, что обозначение по заявке № 2018703355 не обладает различительной способностью, поскольку используется различными лицами, оказывающими услуги 36, 37, 42-го классов МКТУ.

Роспатент считает необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что в оспариваемом решении административного органа отсутствуют ссылки на доказательства, свидетельствующие об однозначном восприятии обозначения «СМАРТ КВАРТИРА» в качестве описательной характеристики услуг 36, 37, 42-го классов МКТУ.

В связи с этим Роспатент отмечает, что в оспариваемом решении и в отзыве административного органа были приведены ссылки на сайты в сети Интернет, свидетельствующие о том, что «смарт‑квартира» представляет собой вид жилой недвижимости, особенность которого заключается в рациональном и эффективном использовании пространства, что, в свою очередь, предполагает правильное использование пространства, грамотную планировку, функциональность, комфорт, продуманный дизайн и интерьер, экономию средств, уютную атмосферу.

Роспатент обращает внимание на то, что, указывая на различные варианты восприятия потребителем обозначения «СМАРТ КВАРТИРА», суд первой инстанции не учел, какие характеристики понятия «смарт‑квартира» представляют собой совокупность свойств данного вида недвижимости, обусловленные его функциональным назначением, а именно рациональным и эффективным использованием пространства, что свидетельствует об описательном характере данного обозначения.

Кроме того, по мнению административного органа, суд первой инстанции не дал оценку доводам Роспатента о том, что наличие однозначной семантики у обозначения «СМАРТ КВАРТИРА» подтверждается самим обществом, и это отражено в решении Арбитражного суда Республики Карелия от 09.11.2015 по делу № А26‑7012/2015.

Административный орган также утверждает: вопреки соответствующему выводу суда первой инстанции, оспариваемое решение содержит выводы о том, что обозначение «СМАРТ КВАРТИРА» не соответствует требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил № 482, поскольку не обладает различительной способностью в отношении всех заявленных услуг 36, 37-го и 42‑го классов МКТУ.

По мнению Роспатента, суд первой инстанции не дал оценку его доводам о том, что на имя заявителя ранее были зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 535355 и № 535354 с указанием словесных элементов «СМАРТ КВАРТИРА» / «SMART КВАРТИРА» в качестве неохраняемых, так как они указывают на назначение услуг 36, 37-го и 42-го классов МКТУ, а также используются различными лицами в отношении указанных услуг, что обществом не оспаривалось.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав объяснения представителя Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм процессуального права, а также соответствие выводов суда установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Аналогичные нормы приведены в пункте 34 Правил № 482, согласно которым к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Указанные в пункте 34 Правил № 482 элементы могут быть включены в соответствии с нормами пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1¹ статьи 1483 названного Кодекса (пункт 35 Правил № 482).

Таким образом, в случае если оспаривается различительная способность обозначения (абзац первый пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), проверке подлежит наличие или отсутствие именно такой способности.

При этом различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака – способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован, может отсутствовать в том числе в случаях, перечисленных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Каждое из этих оснований является юридически самостоятельным, и каждое из них само по себе может служить основанием для отказа в регистрации товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу № СИП-442/2019, от 23.10.2020 по делу № СИП-1107/2019, от 05.03.2021 по делу № СИП‑1087/2019.

С учетом изложенного в случае если оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктами 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, проверке подлежит соответствие этого обозначения конкретному основанию.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2018 по делу № СИП-325/2017, от 15.07.2019 по делу № СИП-776/2018 и от 23.11.2020 по делу № СИП‑419/2019.

Как разъяснено в пункте 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), к описательным элементам относятся словесные элементы, «указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта». К таким элементам, в частности, могут быть отнесены «простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара». К числу описательных элементов относятся также подпадающее под понятие «общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров», а также могут относиться подпадающие под указанное в той же норме понятия «общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры».

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям ‒ исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах (оказанных услугах) через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос, является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Вместе с тем может быть признан описательным элемент, который хотя и отличается от описательного элемента орфографией, но может быть воспринят потребителем как описательный.

При этом для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2020 по делу № СИП-824/2019 и от 29.06.2020 по делу № СИП-859/2019.

Как указано в пункте 2.5 Рекомендаций № 39, заявленное обозначение также может быть отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида (вошедшее во всеобщее употребление обозначение) в том случае, если оно является видовым обозначением, длительное время используемым для наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями.

Вошедшие во всеобщее употребление обозначения отличаются от описательных элементов, указывающих на вид товара, своим происхождением. Эти элементы входят в лексикон как обозначения определенных товаров (как бывшие товарные знаки или наименования вновь созданных товаров), а затем в результате длительного использования для обозначения этих же и однородных товаров различными производителями превращаются в видовые обозначения.

Вошедшим во всеобщее употребление обозначениям не предоставляется правовая охрана, так как они не могут выполнять функцию товарного знака – отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей и поэтому должны оставаться «свободными» для использования различными производителями.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения в отношении конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

При рассмотрении дел об оспаривании решений административного органа, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. Аналогичный правовой подход изложен в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932.

Представленные доказательства являются относимыми, если на их основании возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

На то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя, неоднократно обращалось внимание президиумом Суда по интеллектуальным правам (постановления от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу № СИП‑547/2014, от 03.04.2015 по делу № СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу № СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу № СИП‑311/2015, от 16.02.2017 по делу № СИП-415/2016, от 19.03.2018 по делу № СИП-384/2017 и др.).

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может признать обоснованным довод Роспатента о противоречии фактическим обстоятельствам дела вывода суда первой инстанции о том, что административный орган привел новое основание для дискламации словесного элемента «СМАРТ КВАРТИРА», а именно подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, отсутствовавший в решении Роспатента от 26.06.2019.

Как усматривается из решения административного органа от 26.06.2019, в нем указано лишь на то, что словесный элемент «СМАРТ КВАРТИРА» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (ссылки на конкретные подпункты пункта 1 статьи 1483 данного Кодекса отсутствуют), а в решении от 27.12.2019 содержится указание на правомерность вывода Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. При этом при рассмотрении дела в суде первой инстанции административный орган заявил об ошибочности ссылки на подпункт 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Проанализировав мотивировочные части названных решений Роспатента, суд первой инстанции установил: при рассмотрении спорного обозначения на предмет его соответствия нормам пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в решении от 26.06.2019 дискламация спорных словесных элементов фактически мотивирована обстоятельствами, соответствующими нормам подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 данного Кодекса, а в оспариваемом решении от 27.12.2019 – нормам подпунктов 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 этого Кодекса, что свидетельствует о выходе административного органа за пределы доводов возражения в части несоответствия заявленного обозначения нормам подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 указанного Кодекса.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что исходя из содержания решений от 26.06.2019 и от 27.12.2019 имеющаяся в них ссылка на пункт 1 статьи 1483 ГК РФ с учетом предшествующей мотивировки очевидно свидетельствует о том, что несоответствие заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 вышеупомянутого Кодекса обусловлено основаниями, приведенными в конкретных подпунктах этого пункта данной статьи ГК РФ, а не отсутствием у обозначения различительной способности.

Таким образом, при установлении названных Роспатентом оснований для дискламации словесного элемента «СМАРТ КВАРТИРА» суд первой инстанции обоснованно исходил из буквального толкования мотивировочных частей названных решений административного органа. Иное позволяло бы Роспатенту произвольно изменять основания для отказа в регистрации обозначения на стадии рассмотрения возражения, приводя в доказательство то, что нормы пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, на которые имеется ссылка в решении по результатам экспертизы обозначения, содержат несколько оснований.

В отношении довода административного органа об ошибочности вывода суда первой инстанции о недоказанности однозначного восприятия обозначения «СМАРТ КВАРТИРА» в качестве описательной характеристики услуг 36, 37, 42-го классов МКТУ президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Признавая вывод Роспатента об описательном характере словесного элемента «СМАРТ КВАРТИРА» для услуг 36, 37, 42-го классов МКТУ не основанным на всестороннем исследовании обстоятельств дела, суд первой инстанции исходил из того, что семантический анализ этого элемента не является полным и однозначным.

Суд первой инстанции предположил, что с учетом вышеприведенных положений Правил № 482 и Рекомендаций № 39 не исключается охраноспособность такого обозначения в отношении некоторых услуг 36, 37, 42-го классов МКТУ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что семантический анализ словесного элемента «СМАРТ КВАРТИРА» проведен Роспатентом ненадлежащим образом, что могло привести к ошибочному выводу о его несоответствии положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что именно на административном органе, отказывающем в государственной регистрации товарного знака по мотиву его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, исходя из применимого законодательства лежит обязанность доказать несоответствие заявленного обозначения требованиям указанного законоположения.

Довод Роспатента о том, что суд первой инстанции не дал оценку его аргументам о наличии однозначной семантики у обозначения «СМАРТ КВАРТИРА», что признавалось и самим обществом в рамках дела № А26‑7012/2015, не нашел своего подтверждения.

Из решения суда первой инстанции усматривается, что суд первой инстанции дал оценку этому доводу административного органа.

Так, суд первой инстанции указал, что, вопреки мнению Роспатента, имевшие место в рамках дела № А26-7012/2015 обстоятельства не исключают право общества на оспаривание в рамках данного дела отдельных выводов административного органа, ранее признававшихся либо не оспаривавшихся правопредшественником общества. При этом суд первой инстанции принял во внимание тот факт, что в рамках настоящего дела общество заявляет о приобретении спорным обозначением различительной способности.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что Роспатенту надлежало установить значение (семантику) словосочетания «СМАРТ КВАРТИРА», его толкование и ассоциативные связи не применительно к мнению заявителя по настоящему делу, а исходя из мнений потребителей соответствующих услуг.

В итоге суд первой инстанции установил отсутствие оснований для применения в рассматриваемой ситуации принципа эстоппель.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что оспариваемое решение Роспатента не содержит обоснования того, в отношении каких заявленных услуг 36, 37-го и 42-го классов МКТУ спорный словесный элемент признан неохраноспособным как вошедший во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, в отношении каких услуг – как являющийся общепринятым термином, а в отношении каких услуг – как характеризующий эти услуги, в том числе указывающий на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их оказания.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Процедура регистрации обозначения в качестве товарного знака не предусматривает возможность регистрации обозначения с указанием отдельных элементов в качестве неохраняемых по отношению к одним товарам (услугам) и охраняемых по отношению к другим.

Таким образом, соответствующий элемент при доказанности того, что он характеризует часть товаров (услуг), в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая охрана, должен быть признан неохраняемым для всех товаров (услуг), в отношении которых испрашивалась регистрация, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 1502 ГК РФ: если сам правообладатель подаст заявление о выделении отдельной заявки на регистрацию обозначения для одного товара (услуг) или части товаров (услуг) из числа указанных в первоначальной заявке.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу № СИП-576/2017.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отклоняет довод Роспатента о необходимости учета обстоятельств, связанных с принадлежностью обществу исключительного права товарные знаки по свидетельствам № 535355, № 535354 с указанием словесных элементов «СМАРТ КВАРТИРА» / «SMART КВАРТИРА» в качестве неохраняемых, поскольку они указывают на назначение услуг 36, 37-го и 42-го классов МКТУ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из того, что обстоятельства принадлежности обществу исключительных прав на товарные знаки, сходные со спорным обозначением, не могут сами по себе исключать право общества оспаривать решение административного органа по настоящему делу.

В связи с этим, произведя оценку имеющихся в деле доказательств и установленных по делу обстоятельств, суд первой инстанции правомерно признал оспариваемое решение Роспатента не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает также необходимым обратить внимание на следующее.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.01.2021 по делу № СИП-280/2020, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2021, решение Роспатента от 27.12.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения общества на решение о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2018703345, признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Фактические обстоятельства настоящего дела и дела № СИП‑280/2020 являются аналогичными. Различие в материалах заявок № 2018703345 и № 2018703355, в содержании решений о государственной регистрации указанных в названных заявках обозначений, решений, принятых по результатам рассмотрения возражений, судебных актов по делам № СИП‑278/2020 и № СИП-280/2020, поданных на них кассационных жалоб, состоит лишь в выполнении одного из словесных элементов заявленных обозначений. Словесный элемент по заявке № 2018703345 SMART выполнен в латинице, по заявке № 2018703355 – в кириллице (СМАРТ). Однако данное различие в исполнении указанных словесных элементов, как не влияющее на восприятие обозначений, правомерно не учитывалось ни Роспатентом при рассмотрении административного дела, ни судом первой инстанции при разрешении судебного спора.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции при рассмотрении настоящего дела обоснованно принял во внимание выводы, изложенные в решении по делу № СИП-280/2020, поскольку это направлено на обеспечение единообразия судебной практики и на реализацию принципа правовой определенности.

Таким образом, вопреки доводам Роспатента, суд первой инстанции верно определил круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, всесторонне и полно исследовал представленные в материалы дела письменные доказательства и оценил доводы участвующих в деле лиц; выводы суда первой инстанции надлежащим образом мотивированы и сделаны при правильном применении норм материального и процессуального права, в том числе положений статей 71 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе Роспатента, не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального и процессуального права либо о наличии выводов, не соответствующих обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Обжалуемый судебный акт отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности, предусмотренным частью 4 статьи 15 и частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2021 по делу № СИП‑278/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова