Гражданский кодекс часть 1

открытого акционерного общества «Русский Холодъ» на решение Суда по интеллектуальным правам (судьи: Рогожин С.П., Рассомагина Н.Л., Снегур А.А.) от 12.12.2013 по делу № СИП?159/2013

по заявлению открытого акционерного общества «Русский Холодъ» (ул. Бехтерева, д. 2, каб. 15, г. Барнаул, 656011, ОГРН 1052201878112)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент)

о признании недействительным ее решения от 03.07.2013,

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора к участию в деле привлечен Леженин Игорь Алексеевич (Воронежская область).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя – Курченко Е.Н., по доверенности от 10.02.2014;

от заинтересованного лица – Русаков И.А., по доверенности от 21.10.2013 № 0125-64841;

от третьего лица – Шередин Д.И., по доверенности от 18.10.2013.

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «Русский Холодъ» (далее – заявитель, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании недействительным ее решения от 03.07.2013.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечен Леженин И.А.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2013 заявленное требование оставлено без удовлетворения.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, заявитель обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемый судебный акт и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований, поскольку, по его мнению, выводы суда не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, решение принято с нарушением норм материального права.

Заявитель также ссылается на то, что регистрация спорного товарного знака противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), поскольку противопоставленные товарные знаки сходны до степени смешения, способны ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя; товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 464885 зарегистрирован в отношении однородных товаров, указанных в свидетельстве Российской Федерации № 306541 о регистрации имеющего более ранний приоритет товарного знака самого заявителя.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель заявителя поддержал доводы кассационной жалобы, просил решение суда первой инстанции отменить.

Представители Роспатента и третьего лица возражали против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, указанным в представленном суду отзыве.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак со словесным обозначением «ЛАКОМА ЗАБАВА» по свидетельству Российской Федерации № 464885 был зарегистрирован 21.06.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на основании заявки № 2010718382 с приоритетом от 07.06.2010 на имя Леженина И.А. в отношении части товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный; лёд пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; торты-мороженое».

В Роспатент 08.02.2013 поступило возражение общества против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированное тем, что существует опасность смешения товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 464885 и товарных знаков, принадлежащих заявителю, с более ранним приоритетом.

Заявитель является правообладателем товарного знака со словесным обозначением «ЗАБАВА» по свидетельству Российской Федерации № 306541 в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лёд» с приоритетом от 17.09.1993, а также товарного знака со словесным обозначением «ЛАКОМКА» по свидетельству Российской Федерации № 228893 в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое» с приоритетом от 23.11.2001.

По результатам рассмотрения Роспатентом возражения общества принято решение от 03.07.2013 об отказе в удовлетворении возражения, которым правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества с заявлением в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в данном случае отсутствует угроза смешения сравниваемых товарных знаков, данные товарные знаки не ассоциируются между собой в целом, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака правомерно признана Роспатентом не противоречащей пунктам 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

Рассмотрев кассационную жалобу, возражения на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии решения, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу нижеследующего.

С учетом даты приоритета (07.06.2010) заявки № 2010718382 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, (далее ? Правила), Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (далее ? Рекомендации), Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений и товарных знаков на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 27.03.1997 № 26 (в редакции от 31.12.2009) (далее – Методические рекомендации).

В силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 2.1 Рекомендаций товарный знак и знак обслуживания должен обладать способностью отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

По результатам судебного разбирательства суд согласился с доводами Роспатента о том, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 464885 не противоречит пунктам 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

При вынесении решения суд первой инстанции руководствовался тем, что 17.09.2013 срок регистрации товарного знака заявителя со словесным обозначением «ЗАБАВА» истек, то есть на день вынесения решения не имел правовой охраны, а товарный знак со словесным обозначением «ЛАКОМКА» имеет более поздний приоритет (23.11.2011) по сравнению с товарным законом «ЛАКОМА ЗАБАВА» (07.06.2010), в связи с чем пришел к выводу о тому, что ссылка заявителя на нарушение правовой охраны товарного знака является неправомерной.

Как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

В данном случае, по мнению суда первой инстанции, наличие такой угрозы из материалов дела не следует, заявителем при рассмотрении дела в палате по патентным спорам и в суде не подтверждено, так как имеются фонетические и сематические отличия сравниваемых обозначений, а графический фактор и особенности нанесения товарного знака на упаковку являются второстепенными и не влияют на вывод о сходстве или несходстве знаков.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает данные выводы суда первой инстанции ошибочными.

Статьей 1479 ГК РФ установлено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в этом пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В то же время, учитывая, что срок регистрации товарного знака заявителя со словесным обозначением «ЗАБАВА» по свидетельству Российской Федерации № 306541 на дату вынесения Роспатентом оспариваемого решения не истек, суд первой инстанции необоснованно сослался на истечение правовой охраны этого знака в качестве основания для отказа принимать во внимание его регистрацию для целей проверки законности и обоснованности решения Роспатента о предоставлении правовой охраны оспариваемому обозначению.

Пунктом 4.2.4.1 Методических рекомендаций установлено, что при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, отмечено, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

При этом оценивая правильность сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства, судам следует учитывать правовые позиции, сформулированные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.04.2012 № 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего восприятия), а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

В данном случае имеется полное вхождение словесного элемента противопоставленного товарного знака «ЗАБАВА» в оспариваемый товарный знак, которое прямо относится пунктом 14.4.2.2(1) Правил к признакам фонетического сходства и может свидетельствовать о наличии достаточного основания для признания данных товарных знаков сходными до степени смешения в целом.

Графическое сходство сравниваемых товарных знаков, определяемое в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил, обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим за счет сходства доминирующих словесных элементов «ЗАБАВА». Данные словесные элементы занимают в сравниваемых товарных знаках центральное положение, имеют схожий стандартный шрифт, выполнены печатными буквами одного алфавита.

Доводы Роспатента и третьего лица фактически мотивированы ссылками на семантическое исследование словесного обозначения «ЛАКОМА ЗАБАВА» и противопоставленных ему словесных обозначений «ЗАБАВА» и «ЛАКОМКА».

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, надлежащая правовая оценка тому обстоятельству, что данное исследование проводилось не применительно к конкретному товару, в отношении которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, а к абстрактным лексическим единицам русского языка, судом первой инстанции не дана.

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

При рассмотрении данного дела суду следовало установить, является ли добавленное слово уточняющим или характеризующим в конкретном случае, применительно к заявленным товарам,

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам не находит правовых оснований для принятия доводов Роспатента об ослаблении различительной способности словесного элемента «ЗАБАВА», мотивированных частым употреблением его различными производителями в составе своих товарных знаков, поскольку действия Роспатента, зарегистрировавшего без согласия правообладателя ряд товарных знаков, содержащих словесный элемент «ЗАБАВА» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, не должны влечь за собой наступление негативных последствий для этого правообладателя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованными содержащиеся в кассационной жалобе заявителя доводы о неправильном применении судом первой инстанции норм, регламентирующих порядок установления сходства и тождества товарных знаков.

В связи с изложенным президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом неправильно применены положения пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, выводы суда не соответствуют имеющимся в деле доказательствам и фактическим обстоятельствам дела, что могло привести к принятию неправильного решения об отказе в удовлетворении требований заявителя.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить дату приоритета товарного знака со словесным обозначением «ЛАКОМКА», установить, имеется ли опасность смешения противопоставляемых товарных знаков потребителями, для чего определить наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП–159/2013 от 12.12.2013 отменить, направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Н. Тарасов