Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Агронефтепродукт» (ул. Калинина, д. 81, г. Лабинск, Краснодарский край, 352510, ОГРН <***>) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 по делу № СИП-670/2014 (судьи Тарасов Н.Н., Голофаев В.В., Погадаев Н.Н.)
по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Дельта» (ул. Заполотняная, д. 5, лит. А, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, 352330, ОГРН <***>) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.04.2014 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 281426.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Агронефтепродукт».

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Дельта» – ФИО1 (по доверенности от 24.10.2014);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности –
ФИО2 (по доверенности от 28.08.2014 № 02/32-572/41);

от общества с ограниченной ответственностью «Агронефтепродукт» – ФИО3, ФИО4 (по доверенности от 18.12.2014).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Дельта» (далее – общество «Дельта») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 16.04.2014 по заявке
№ 2003706529, которым отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 281426.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2014 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Агронефтепродукт» (далее – общество «Агронефтепродукт», правообладатель).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.04.2014 по заявке № 2003706529 признано недействительным как не соответствующее положениям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках); суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить нарушенные права общества «Дельта» путем повторного рассмотрения его возражения от 25.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 281426.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Роспатент и правообладатель, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Роспатент и правообладатель в кассационных жалобах ссылаются на неправильное истолкование судом первой инстанции норм материального права, а именно пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, так как в указанной норме идет речь о запрете регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественного охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию, а не схожему с ним до степени смешения.

В кассационной жалобе Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, ссылаясь на то, что в спорном товарном знаке имеется словесный элемент «НЕФТЬ», который, несмотря на то, что является неохраняемым элементом, исключает возможность считать оспариваемый товарный знак тождественным фирменному наименованию общества «Дельта» или его части.

По мнению Роспатента судом первой инстанции не применены положения пункта 1 части «С» статьи 6.quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20.03.1883; далее – Парижская конвенция), не учтено добросовестное использование правообладателем спорного обозначения в течение длительного периода времени.

В кассационной жалобе правообладатель просит отменить решение Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014, а решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.04.2014 оставить в силе, ссылаясь на то, что суд первой инстанции в нарушение части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не установил и не отразил в названном судебном акте, какие именно права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности нарушены ненормативным правовым актом от 16.04.2014 по заявке № 2003706529.

В отзыве на кассационные жалобы общество «Дельта» просит оставить оспариваемый судебный акт без изменения.

Определениями Суда по интеллектуальным правам от 29.12.2014 и от 12.01.2015 указанные кассационные жалобы приняты к производству, назначено судебное заседание.

Судебное заседание суда кассационной инстанции откладывалось для направления запросов лицам, обладающим теоретическими и практическими знаниями по существу разрешаемого спора, с целью подтверждения (опровержения) правильности применения судом первой инстанции норм права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта (часть 11 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам») и получения профессионального мнения ученых по поставленным президиумом Суда по интеллектуальным правам вопросам.

В материалы дела поступили ответы на вышеуказанные запросы.

В судебном заседании представители Роспатента и правообладателя поддержали изложенные в кассационных жалобах доводы, просили отменить обжалуемый судебный акт и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В свою очередь представитель общества «Дельта» возражал против доводов кассационных жалоб по мотивам, изложенным в отзыве и дополнении к нему.

Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов кассационных жалоб, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебных актов (часть 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 281426 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.01.2005 с приоритетом от 27.03.2003 за обществом «Агронефтепродукт» в отношении части товаров 4-го класса (топлива, в том числе моторные бензины, и вещества для осветительных целей; свечи; бензин; бензол; вазелин технический; газ нефтяной; газ топливный; газолин; газы отвержденные [топливо]; горючее; добавки нехимические для моторного топлива; жиры для освещения; керосин; ксилен; ксилол; лигроин; мазут; нафта; нефть, в том числе переработанная; ночники [свечи]; олеин; парафин; свечи для новогодних елок; свечи для освещения; смеси горючие карбюрированные; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; спирт этиловый, метилированный; стеарин; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо на основе спирта; церезин; эфир петролейный) и части услуг 35-го класса (продвижение товаров, указанных в 4-м классе [для третьих лиц]), 37-го класса (бурение скважин; техническое обслуживание нефтепроводов), 39-го класса (перевозка грузовым автотранспортом; перевозки железнодорожные; транспортировка трубопроводная) и 42-го класса (контроль за нефтяными скважинами) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В палату по патентным спорам 25.07.2013 поступило возражение от общества «Дельта» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 281426 в отношении товаров 4-го и услуг 35-го классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, подлежащего применению с учетом даты приоритета спорного товарного знака.

Решением Роспатента от 16.04.2014 в удовлетворении данного возражения было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 281426 оставлена в силе.

Не согласившись с вынесенным решением, общество «Дельта» обратилось с заявлением в суд, указывая на то, что обжалуемое решение Роспатента является незаконным и необоснованным, поскольку оно принято в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, с учетом пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32).

Суд первой инстанции указал, что с учетом даты заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон о товарных знаках и Правила
№ 32.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, в том числе в случае, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 7 этого Закона.

Суд первой инстанции отметил, что оспоренным решением Роспатента затрагиваются права и законные интересы общества «Дельта». Выводы Роспатента о том, что противопоставленные словесные обозначения «Дельта» и «ДЕЛЬТА-НЕФТЬ» не являются в целом сходными за счет наличия дополнительных словесных элементов, поскольку, несмотря на то, что словесный элемент «НЕФТЬ» не является объектом самостоятельной охраны, его присутствие в товарном знаке привносит в него дополнительную различительную способность, признаны носящими предположительный и ничем не подтвержденный характер. В связи с этим суд первой инстанции признал, что правовая охрана товарному знаку была предоставлена с нарушением пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Установив, что правовая охрана товарному знаку была предоставлена с нарушением требований закона, с целью восстановления прав и законных интересов подателя возражения – общества «Дельта» – суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества «Дельта» от 25.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 281426.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и отзыве на них, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения жалоб в силу нижеследующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, право на фирменное наименование, произвольная часть которого содержит словесный элемент «Дельта», возникло у заявителя
с 02.04.1999, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.03.2003).

Судом первой инстанции также установлено, что оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительных элементов в виде треугольника красного цвета, под которым расположена трапеция синего цвета. Под изобразительными элементами расположены словесные элементы «ДЕЛЬТА» и «НЕФТЬ», выполненные жирным шрифтом буквами русского алфавита через дефис. Изобразительные и словесные элементы разделены чертой. Словесный элемент «НЕФТЬ» не имеет самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена знаку, выполненному в сочетании черного, белого, красного и синего цветов.

Не соглашаясь с выводами Роспатента по сопоставлению фирменного наименования заявителя и спорного товарного знака и говоря о том, что они носят предположительный и ничем не подтвержденный характер, суд первой инстанции исходил из того, что административный орган необоснованно принял во внимание неохраняемый словесный элемент «НЕФТЬ», входящий в состав оспариваемого товарного знака.

По мнению суда, словесный элемент «НЕФТЬ» не является объектом самостоятельной охраны, ввиду чего не должен был оцениваться Роспатентом во взаимосвязи со словесным элементом «Дельта».

Более того, не соглашаясь с выводом Федеральной службе по интеллектуальной собственности об отсутствии тождества между спорным товарным знаком и фирменным наименованием общества «Дельта», суд первой инстанции сослался на пункт 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее – Методические рекомендации № 197), в соответствии с которым при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Принимая во внимание изложенное, суд первой инстанции установил, что в нарушение приведенных положений Правил № 32 и Методических рекомендаций № 197 при рассмотрении возражения общества «Дельта» оценка сходства до степени смешения сравниваемых обозначений была дана без связи с вопросом об однородности товаров и услуг, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным средствам индивидуализации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с изложенным ввиду следующего.

Как разъяснено в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Пунктом 1 статьи 28 Закона о товарных знаках предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 2, статьей 6, пунктом 3 статьи 7 данного Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 7 названного Закона.

В силу статьи 5 Закона о товарных знаках в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Из обжалуемого судебного акта следует, что в рассматриваемом споре общество «Дельта» в качестве правового обоснования своего заявления сослалось на положения пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, в соответствии с которым не допускалась регистрация в качестве товарных знаков обозначения, тождественного охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Анализ указанного положения позволяет сделать вывод о том, что прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках допустимо только при совокупности трех условий: обладание исключительным правом на средство индивидуализации с более ранним приоритетом, чем оспариваемый товарный знак; средство индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) должно быть тождественным оспариваемому товарному знаку; средство индивидуализации должно быть зарегистрировано в отношении однородных товаров или услуг, для которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку.

При этом законодатель определил, что учету подлежало лишь тождество конкурирующих средств индивидуализации, а не сходство их до степени смешения, как посчитал суд первой инстанции.

Аналогичное толкование положений пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках также изложено в ответах на судебные запросы Суда по интеллектуальным правам. Так в ответе на запрос доктор юридических наук ФИО5 поясняет, что «из нормы абзаца второго пункта 3
статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров», на мой взгляд, следует, что при сравнении товарного знака, имеющего дату приоритета до 01.01.2008, с фирменным наименованием, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета такого товарного знака, при условии однородности товаров и услуг, надлежит оценивать лишь их тождество, т.е. тождество товарного знака и фирменного наименования. Либо товарного знака и части фирменного наименования». С данной позицией солидарна кандидат юридических наук ФИО6, которая указывает, что «в случаях, когда к спорным отношениям должен применяться Закон о товарных знаках, действовавший до 1 января 2008 года, следует учитывать только тождество товарного знака с фирменным наименованием или его частью (под которой подразумевается собственно наименование юридического лица, обладающего различительной способностью (без обозначения организационно-правовой формы данного юридического лица))».

В силу пункта 14.4.2 Правил № 32 обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Сравниваемые обозначения тождественными не являются, что отмечал и суд первой инстанции.

Ссылка общества «Дельта» на применение в настоящем деле положений пункта 11 Положения о фирме, утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927, судом кассационной инстанции не принимается. Согласно указанному пункту всякий, кто обладает правом на фирму, может требовать в судебном порядке прекращения пользования тождественной или сходной фирмой со стороны других лиц, а равно возмещения убытков, причиненных таким пользованием, поскольку у него право на фирму возникло раньше других и поскольку вследствие тождества или сходства фирм возникает возможность их смешения. Таким образом, указанное положение регулирует отношения между фирменным наименованием одного лица и фирменным наименованием другого лица, а не отношения между фирменным наименованием и товарным знаком. На это обращено внимание и в пункте 16 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122.

При указанных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что судом первой инстанции неправильно применены положения пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, что в силу пункта 3 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права.

Поскольку судом первой инстанции установлены все имеющие значение для правильного рассмотрения дела фактические обстоятельства, но при вынесении судебного акта неправильно применены нормы материального права, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным, отменив принятый по делу судебный акт, вынести решение по существу об отказе в удовлетворении заявленных обществом «Дельта» требований о признании недействительным решения Роспатента от 16.04.2014 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 281426.

Так как правообладатель понес судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы, и по результатам рассмотрения дела в суде кассационной инстанции жалоба названного общества удовлетворена, понесенные им судебные расходы подлежат возмещению за счет общества «Дельта».

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 по делу
№ СИП-670/2014 отменить.

В удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Дельта» о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.04.2014 отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дельта» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Агронефтепродукт» 1 000 (Одну тысячу) рублей расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

С.П. Рогожин