Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская <...>, Москва, 123995, ОГРН <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2021 по делу № СИП-914/2020

по заявлению иностранного лица государственного учреждения «Белорусский государственный ансамбль «Песняры» (ул. Сурганова, д. 62, <...>, Республика Беларусь, УНН 100299609) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.07.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 25.12.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 259213.

[A2] К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо общество с ограниченной ответственностью «Нетбикс» (ул. Одоевского, д. 115А, пом. 222 (секция 20), г. Минск, Республика Беларусь).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица государственного учреждения «Белорусский государственный ансамбль «Песняры» – ФИО1 и ФИО2 (по доверенности от 25.09.2020 № 01-09/123);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО3 (по доверенности от 02.04.2021 № 01/32-661/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо государственное учреждение «Белорусский государственный ансамбль «Песняры» (далее – ансамбль) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 23.07.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 25.12.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 259213.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо общество с ограниченной ответственностью «Нетбикс» (далее – общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2021 требования ансамбля удовлетворены: решение Роспатента от 23.07.2020 признано недействительным в части как не соответствующее нормам пункта 3 статьи 1508 и подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в отношении товаров 9-го класса

[A3] «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений», 16-го класса «изделия для упаковки бумажные или пластмассовые», 33-го класса «алкогольные напитки (за исключением пива)» и услуг 35-го класса «менеджмент в сфере бизнеса, в том числе продвижение товаров (для третьих лиц), продажа аукционная, административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», 38-го класса «вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, радиовещание, агентства печати новостей, телеконференции (интернет)», 41-го класса «издание книг (издательская деятельность), организация и проведение мастер-классов (обучение), организация конкурсов учебных, организация лотерей, публикация текстовых материалов (за исключением рекламных), служба новостей, фоторепортажи», 43-го класса «рестораны; кафе; кафетерии; услуги баров; гостиницы; мотели» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Кроме того, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение ансамбля против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 259213 в указанной части.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит отменить решение от 09.07.2021 и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления ансамбля.

В письменных объяснениях на кассационную жалобу, направленных в суд посредством электронной системы «Мой Арбитр» 23.11.2021, ансамбль указывает на правомерность применения судом первой инстанции положений подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. Ансамбль полагает, что, вопреки мнению Роспатента, на основании указанной нормы права правовая охрана товарного знака ввиду его несоответствия требованиям

[A4] пункта 3 статьи 1508 ГК РФ может быть признана недействительной только полностью.

В судебном заседании, состоявшемся 29.11.2021, президиум Суда по интеллектуальным правам не приобщил к материалам дела представленный ансамблем отзыв на кассационную жалобу, поскольку он не был направлен обществу.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители ансамбля.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

Общество, надлежащим образом извещенное о начале судебного процесса с его участием, а также о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в телекоммуникационной сети «Интернет», явку своих представителей в суд кассационной инстанции не обеспечило, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Представитель Роспатента поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, а также изложил содержащуюся в письменных объяснениях позицию в отношении мнения ученых, приведенного в ответах на запрос президиума Суда по интеллектуальным правам.

Представитель ансамбля возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения, а также изложил позицию в части мнения ученых.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также

[A5] на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, правовая охрана зарегистрированного по заявке № 2003718140 от 19.09.2003 словесного товарного знака «ПЕСНЯРЫ» по свидетельству Российской Федерации № 259213, правообладателем которого является общество, предоставлена в отношении товаров 9-го класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи», 16-го класса МКТУ «печатная продукция; фотоснимки; календари; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые», 33-го класса МКТУ товаров «алкогольные напитки (за исключением пива)»; услуг 35-го класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса, в том числе продвижение товаров (для третьих лиц), продажа аукционная, менеджмент в области творческого бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», 38-го класса МКТУ «вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, радиовещание, агентства печати новостей, телеконференции (интернет)»; услуг «мюзик-холлы, дискотеки, сочинение музыки, услуги студий записи, издание книг (издательская деятельность), информация по вопросам развлечений, клубы культурно-просветительные и развлекательные, микрофильмирование, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, организация балов, в том числе организация досугов, организация и проведение мастер-классов (обучение), организация конкурсов учебных и развлекательных, организация лотерей, организация спектаклей (услуги импресарио), передачи развлекательные телевизионные, предоставление оборудования для караоке, представления театрализованные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования, прокат декораций для шоу – программ, публикация текстовых материалов (за исключением рекламных), радиопередачи развлекательные, развлечения, служба новостей, составление

[A6] программ встреч (развлечение), 41-го класса МКТУ «услуги оркестров, услуги по написанию сценариев, фотографирование, фоторепортажи, видеосъёмка»; 43-го класса МКТУ «рестораны; кафе; кафетерии; услуги баров; гостиницы; мотели».

Ссылаясь на свою заинтересованность в подаче возражения по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 и 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, ансамбль 25.12.2019 подал в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.

Податель возражения указывал, что ансамбль является правообладателем исключительного права на признанный в 2010 году общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.1985 товарный знак «Песняры» по свидетельству Российской Федерации № 92 в отношении услуг 41-го класса МКТУ «организация и проведение концертов; шоу- программы».

Исходя из высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности части товаров и услуг, для индивидуализации которых они предназначены, ансамбль указывал на несоответствие спорного товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках).

Полагая, что правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также и на неоднородные товары, ансамбль отмечал тесную взаимосвязь товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» спорного товарного знака с услугами 41-го класса МКТУ «организация и проведение концертов; шоу-программы» противопоставленного общеизвестного товарного знака.

Податель возражения полагал, что использование обществом спорного товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться

[A7] у потребителей с ансамблем и может ущемить его законные интересы (абзац второй пункта 2 статьи 19¹ Закона о товарных знаках).

Ансамбль также указывал, что после признания обозначения «Песняры» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком было выпущено большое количество альбомов, проведено огромное количество концертов во многих городах Российской Федерации и за рубежом.

Таким образом, как отмечал ансамбль, им около 35 лет активно используется обозначение «Песняры» в гражданском обороте для индивидуализации товаров и услуг.

В связи с этим податель возражения полагал, что существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров и услуг одному лицу, что свидетельствует о способности спорного товарного знака ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары / оказывающего услуги.

Данное обстоятельство, по мнению ансамбля, свидетельствует о несоответствии спорного товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

На основании изложенного ансамбль просил признать предоставление правовой охраны спорному товарному знаку недействительной ввиду несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 7 и пункта 2 статьи 19¹ Закона о товарных знаках.

При рассмотрении возражения Роспатент установил, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области организации концертов и шоу-программ с использованием обозначения «Песняры», признанного 19.07.2010 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.1985, что свидетельствует о подтверждении факта известности этого обозначения на указанный период времени.

Роспатент пришел к выводу о способности спорного товарного знака ввести в заблуждение потребителя в отношении изготовителя товаров (лица,

[A8] оказывающего услуги) только применительно к части товаров 9-го и 16-го классов МКТУ и части услуг 35-го и 41-го классов МКТУ, признанных однородными услугам противопоставленного товарного знака, а следовательно, о несоответствии спорного обозначения нормам пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

При рассмотрении вопроса о применении подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ Роспатент в отношении признанных им неоднородными товаров и услуг спорного товарного знака услугам противопоставленного общеизвестного товарного знака отметил следующее.

Установленная известность противопоставленного общеизвестного товарного знака не порождает связанных с тем же производителем правдоподобных ассоциаций в отношении признанных неоднородными товаров и услуг. Материалы возражения не содержат документов, подтверждающих ущемление законных интересов правообладателя общеизвестного товарного знака в связи с оставлением в силе правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных товаров и услуг.

При оценке довода возражения о несоответствии спорного товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках Роспатент установил, что возражение поступило 25.12.2019, т.е. после истечения пятилетнего срока с даты публикации сведений о государственной регистрации спорного товарного знака в официальном бюллетене.

С учетом этого Роспатент констатировал несоблюдение установленного срока подачи возражения по данному основанию и пришел к выводу о том, что возражение в указанной части не подлежит рассмотрению.

Полагая, что решение Роспатента от 23.07.2020 в части отказа в признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении остальных товаров и услуг не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы, ансамбль обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

[A9] Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

В ходе рассмотрения дела ансамбль представил письменные пояснения, в которых просил суд первой инстанции исключить доводы о несоответствии решения Роспатента от 23.07.2020 нормам пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках.

С учетом этого ансамбль просил суд первой инстанции проверить соответствие оспариваемого ненормативного правового акта требованиям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, пункта 3 статьи 1508 и подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Из обжалуемого судебного акта не усматривается выводов суда первой инстанции о несоответствии решения Роспатента от 23.07.2020 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

При проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта требованиям пункта 3 статьи 1508 и подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Роспатент не установил, порождает ли использование обществом спорного обозначения в отношении товаров и услуг, неоднородных услугам противопоставленного товарного знака, ассоциативные связи у потребителей с ансамблем и может ли такое использование ущемить законные интересы ансамбля.

[A10] По результатам проверки законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции пришел к выводу о его несоответствии положениям пункта 3 статьи 1508 и подпункту 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не опровергает решение суда первой инстанции в части применения пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Заявитель кассационной жалобы оспаривает вывод суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта требованиям пункта 1 статьи 1508 и подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Роспатент считает несостоятельным вывод суда первой инстанции о том, что административный орган не обосновал отсутствие у потребителей ассоциативных связей между спорным товарным знаком и ансамблем в отношении признанных неоднородными товаров 9, 16, 33-го классов и услуг 35, 38, 41, 43-го классов МКТУ.

[A11] Как отмечает Роспатент, в материалах дела отсутствуют доказательства, согласно которым потребитель ассоциирует указанные товары и услуги, маркированные спорным товарным знаком, с ансамблем.

Заявитель кассационной жалобы считает основанными на неправильном применении пункта 3 статьи 1508 ГК РФ и не соответствующими фактическим обстоятельствам выводы суда первой инстанции о том, что при принятии оспариваемого решения Роспатент не учитывал названные ассоциативные связи потребителей, а также факт широкой известности обозначения «Песняры» как средства индивидуализации товаров и услуг ансамбля.

В ходе производства по рассмотрению кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам 13.12.2021 в порядке, предусмотренном частью 1¹ статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратился к ученым с запросом, в котором просил письменно высказать свое профессиональное мнение о толковании положений подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам просил дать ответ на следующие вопросы.

[A12] 3. Должен ли подпункт 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ толковаться как не допускающий возможность признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным частично? Если да, то чем оправданно такое ограничение?

Если предоставление охраны может быть признано недействительным лишь полностью, достаточно ли для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, чтобы хотя бы часть товаров или услуг 1) вызывала ассоциации у потребителей с правообладателем общеизвестного товарного знака и 2) ущемляла законные интересы правообладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ), либо два указанных обстоятельства должны присутствовать в отношении всего перечня товаров и/или услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак?

Если основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку должны определяться Законом о товарных знаках, то должны ли положения пункта 2 статьи 19¹ этого Закона толковаться как позволяющие оспаривать регистрацию товарного знака в случае, если использование другим лицом товарного знака с более поздним приоритетом будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы? Если такое оспаривание допустимо, то правовая охрана прекращается полностью или частично?

[A13] Судебные запросы были направлены кандидату юридических наук, патентному поверенному Российской Федерации, ведущему научному сотруднику Научно-образовательного центра «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета Бутенко С.В.; кандидату технических наук Джермакяну В.Ю.; доктору юридических наук Орловой В.В.; кандидату философских наук, доценту, ведущему научному сотруднику Института права и развития ВШЭ – Сколково, члену Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Войниканис Е.А.; кандидату юридических наук, доценту кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, члену Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа Мурзину Д.В.; кандидату юридических наук, доценту кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета Валеевой Н.Г.; доктору юридических наук, профессору кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального университета Ситдиковой Р.И.

Ответы на запрос суда были получены от ФИО4, от ФИО7, от ФИО8, от ФИО6 и от ФИО10 По первому вопросу ученые высказали разные мнения. ФИО4, ФИО7, ФИО8 и ФИО6 полагают, что норма подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ применяется в случае, когда противопоставленный товарный знак признан общеизвестным на основании обозначения, не имевшего до этого правовой охраны на территории Российской Федерации. ФИО10 считает, что данная норма применяется только в отношении ранее зарегистрированного товарного знака.

При ответе на второй вопрос большинство ученых едины во мнении, что применение положений подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ

[A14] возможно в случае, когда обозначение признано общеизвестным товарным знаком ретроспективно с даты, предшествующей дате подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, если заявление о признании обозначения общеизвестным товарным знаком подано и решение о признании его таковым принято после указанной даты. Бутенко С.В. полагает, что ретроспективность признания факта известности не равнозначна ретроспективному применению того правового режима, который действует на момент принятия решения о признании знака общеизвестным или на день обращения в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны чужому товарному знаку.

Мнение ученых совпало при ответе на третий вопрос. Ученые полагают, что подпункт 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ должен толковаться как не допускающий возможности признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным частично.

Ученые разошлись во мнении в ответе на четвертый вопрос.

Одни ученые (ФИО8 и ФИО10) полагают, что к спорным правоотношениям применяются соответствующие нормы ГК РФ, поскольку определение оснований оспаривания регистрации товарного знака и возможности признания предоставления правовой охраны недействительным должно осуществляться по законодательству, действующему на момент обращения правообладателя за защитой права.

Другие (ФИО4, ФИО7 и ФИО6) считают, что в рассматриваемом случае необходимо применять то законодательство, которое действовало на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, т.е. Закон о товарных знаках.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в возражениях на нее, выслушав объяснения представителей Роспатента и ансамбля, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного

[A15] процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Исходя из правовых позиций Роспатента и ансамбля юридически значимым для правильного рассмотрения кассационной жалобы является вопрос о праве, применимом к спорным правоотношениям, а именно о пункте 1 статьи 1508 и подпункте 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым дать оценку применению судом первой инстанции в настоящем деле указанных норм материального права.

В силу пункта 1 статьи 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, если иное не установлено законом.

Статья 5 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» содержит подобное правило и устанавливает, что часть четвертая ГК РФ применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

[A16] Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 259213 зарегистрирован по заявке № 2003718140, поданной 19.09.2003.

Исходя из даты приоритета спорного товарного знака (19.09.2003) и вышеприведенных норм права и разъяснений высшей судебной инстанции применимым законодательством для оценки его охраноспособности является Закон о товарных знаках.

Тот факт, что спорному товарному знаку противопоставлен общеизвестный в Российской Федерации товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 92, признанный таковым в 2010 году, т.е. после даты подачи заявки № 2003718140, не может исключать применение изложенного в пункте 27 Постановления № 10 подхода по определению применимого законодательства.

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 № 2145-О указано, что приоритет общеизвестного товарного знака устанавливается на дату, самостоятельно указываемую его правообладателем в заявлении о признании товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) общеизвестным, если на названную дату товарный знак (обозначение) отвечает признакам общеизвестности. Общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака (обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение.

Поскольку общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности, в случае, если товарный знак (обозначение) признан общеизвестным ранее даты подачи заявки на регистрацию другого сходного с ним товарного знака, возникает презумпция того, что обозначение было известно потребителям ретроспективно.

[A17] Роспатент лишь констатирует общеизвестность товарного знака с определенной даты вплоть до даты такой констатации.

Факт общеизвестности в Российской Федерации обозначения «Песняры» установлен с 01.01.1985, т.е. до даты приоритета спорного товарного знака (19.09.2003).

Следовательно, обозначение «Песняры» было общеизвестным в Российской Федерации на дату приоритета спорного товарного знака.

Таким образом, несмотря на то что общеизвестный в Российской Федерации товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 92 признан таковым в 2010 году, т.е. в период действия части четвертой ГК РФ, для проверки охраноспособности спорного товарного знака должен применяться Закон о товарных знаках, действовавший на дату приоритета спорного товарного знака.

Именно исходя из норм Закона о товарных знаках в частности должен определяться объем правовой охраны общеизвестного товарного знака, который может быть противопоставлен спорному товарному знаку.

Норма подпункта 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ применяется только в части определения порядка подачи возражения – в Роспатент, но не применяется в части определения объема противопоставления общеизвестного товарного знака.

Как усматривается из пункта 1 статьи 19¹ Закона о товарных знаках, общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении

[A18] дату в Российской Федерации широко известны среди определенных категорий потребителей в отношении товаров этого лица.

В отличие от ГК РФ, Закон о товарных знаках предоставлял различный объем правовой охраны общеизвестному товарному знаку в зависимости о того, были ли признаны общеизвестными уже зарегистрированный товарный знак или обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации.

В соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 19¹Закона о товарных знаках общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная этим Законом для товарного знака.

При признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, для которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы (абзац второй пункта 2 статьи 19¹Закона о товарных знаках).

В настоящем деле спорным является вопрос о том, распространяется ли правовая охрана противопоставленного общеизвестного товарного знака также и на неоднородные товары.

Положения абзаца второго пункта 2 статьи 19¹ Закона о товарных знаках применяются только в отношении признанного общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака. Это с очевидностью следует из соотношения пункта 1 и пункта 2 статьи 19¹ этого Закона.

Однако суд первой инстанции не устанавливал, признан ли общеизвестным товарный знак «Песняры», который ранее являлся зарегистрированным товарным знаком, или таковым признано обозначение,

[A19] используемое в качестве товарного знака, но не имевшее правовой охраны на территории Российской Федерации.

Таким образом, суд первой инстанции не только применил к спорным правоотношениям не подлежащие применению нормы материального права, но и не установил обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора и для применения норм абзаца второго пункта 2 статьи 19¹ Закона о товарных знаках.

Как разъяснено в абзаце пятом пункта 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», если допущенные нарушения могут быть устранены в суде кассационной инстанции, то в целях рассмотрения дела в разумный срок, не передавая его на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и принять новый судебный акт на основании пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Однако поскольку правильное применение норм материального права требует установления иных обстоятельств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином судебном составе.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе установить, признан ли общеизвестным товарный знак «Песняры», который ранее являлся зарегистрированным товарным знаком, или таковым признано обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны, дать оценку

[A20] всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять законное и обоснованное решение.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2021 по делу № СИП-914/2020 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий В.А. Корнеев

Члены президиума Г.Ю. Данилов В.А. Химичев Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина