Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ПРОДАКО» (просп. 22 Партсъезда, стр. 145, офис 5/2, г. Минеральные воды, Минераловодский г.о., Ставропольский край, 357207, ОГРН <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2023 по делу № СИП-179/2023

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ПРОДАКО» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) от 09.12.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 29.08.2022 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021710492.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Славянская коллекция» (Киевское ш. 22 км (п. Московский), домовладение 4, стр. 1, этаж 7, блок А, офис 718А, вн. тер. г. поселение Московский, Москва, 108811, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО1 (по доверенности от 10.02.2023 № 01/4-32-283/41и); ФИО2 (по доверенности от 10.02.2023 № 01/4-32-261/41и);

от общества с ограниченной ответственностью «Славянская коллекция» – Санхинес ФИО3 (по доверенности от 10.06.2022).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ПРОДАКО» (далее – общество «ПРОДАКО») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением от 01.03.2023 о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.12.2022, которым отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 12.05.2022 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2021710492 в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Славянская коллекция» (далее – общество «Славянская коллекция»).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2023 по делу № СИП-179/2023 требования общества «ПРОДАКО» оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с указанным решением, общество «ПРОДАКО» обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

Роспатент 13.10.2023 представил письменные пояснения, в которых не признал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил оставить оспариваемое решение без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Общество «Славянская коллекция» 16.10.2023 направило отзыв на кассационную жалобу, в котором выразило несогласие с изложенными в ней доводами, просило отказать в ее удовлетворении.

В судебное заседание явились представители Роспатента и общества «Славянская коллекция».

Общество «ПРОДАКО», извещенное о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, представителя в президиум Суда по интеллектуальным правам не направило, представило письменное ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в свое отсутствие.

Представители Роспатента и общества «Славянская коллекция» возражали против удовлетворения кассационной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве и в письменных объяснениях.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из содержащихся в кассационной жалобе доводов, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, словесное обозначение « » по заявке № 2021710492 (далее – спорная заявка) подано на государственную регистрацию в качестве товарного знака 21.09.2021 на имя общества «ПРОДАКО» в отношении товаров 32-го класса «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» МКТУ.

По результатам экспертизы 12.05.2022 Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации обозначения по спорной заявке в качестве товарного знака на основании подпунктов 2 и 3 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в связи вероятностью его смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 380707« » и с общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком по свидетельству № 73 « ».

В Роспатент 29.08.2022 поступило возражение общества «ПРОДАКО» на решение об отказе в государственной регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака.

По результатам рассмотрения возражения заявителя Роспатент снял противопоставление товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 380707, однако решением от 09.12.2022 отказал в удовлетворении возражения заявителя.

Принимая оспариваемое решение, административный орган исходил из того, что сильными элементами заявленного обозначения и противопоставленного общеизвестного товарного знака являются словесные элементы «Славянская»/«Славянская».

Роспатент установил, что сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства за счет тождества их сильных словесных элементов, в связи с чем незначительные графические отличия (наличие изобразительных и словесных элементов) не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Роспатент пришел к выводу о том, что противопоставленный общеизвестный товарный знак обладает высокой степенью различительной способности, заявленное обозначение, регистрируемое в отношении безалкогольных напитков (которые часто используются при застольях, являются сопутствующими), способно вызвать у потребителя представление о том, что эти средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, что в данном случае не соответствует действительности.

Сославшись на положения пункта 3 статьи 1508 ГК РФ, распространяющего правовую охрану общеизвестного товарного знака на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, в случае, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя, Роспатент пришел к выводу, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Не согласившись с выводами административного органа, общество «ПРОДАКО» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, в котором просило признать недействительным решение Роспатента от 09.12.2022.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции признал, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции с учетом даты поступления спорной заявки (26.02.2021) установил, что законодательство, применимое для оценки охраноспособности заявленного обозначения, включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482

(далее – Правила); применил положения пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10).

Суд первой инстанции установил, что обозначение « » является словесным, выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, при этом первые буквы «С» и «З» являются заглавными. Правовая охрана указанному обозначению испрашивается в отношении товаров 32-го класса МКТУ, указанных в перечне заявки на имя общества «ПРОДАКО».

Противопоставленный общеизвестный товарный знак « » по свидетельству № 73 является комбинированным, состоит из расположенного на фоне дугообразной ленты словесного элемента «СЛАВЯНСКАЯ», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, при этом первая буква «С» является заглавной. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товара 33-го класса МКТУ «водка». В настоящее время в результате ряда зарегистрированных Роспатентом переходов исключительного права на данный товарный знак правообладателем стало общество «Славянская коллекция».

Суд первой инстанции согласился с выводами Роспатента о том, что сильными элементами заявленного обозначения и противопоставленного общеизвестного товарного знака являются словесные элементы «Славянская»/«Славянская», поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, внимание, как правило, акцентируется на элементе словесном. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Суд первой инстанции отклонил довод заявителя об отсутствии сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку за счет разного количества букв и звуков, а также в связи с наличием в заявленном обозначении словесного элемента «Звезда» с учетом того, что сильным элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «Славянская».

Суд первой инстанции признал верным вывод Роспатента о том, что сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому признаку сходства на основании пункта 42 Правил за счет фонетического тождества словесных элементов «Славянская»/«Славянская».

Суд первой инстанции провел сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного общеизвестного товарного знака по семантическому признаку сходства, установил, что сравниваемые обозначения являются сходными по семантическому признаку за счет подобия заложенных в них понятий и идей, и констатировал, что указанный

вывод Роспатента также обусловлен семантическим тождеством сильных словесных элементов «Славянская»/«Славянская».

Суд первой инстанции провел сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного общеизвестного товарного знака по графическому признаку сходства на основании пункта 42 Правил и пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения имеют незначительные графические отличия (наличие изобразительных и словесных элементов), которые не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Кроме того, графический признак сходства сравниваемых обозначений признан судом первой инстанции второстепенным за счет высокого фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений.

С учетом проведенного анализа суд первой инстанции признал довод общества «ПРОДАКО» об отсутствии сходства сравниваемых обозначений несостоятельным.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что товары 32-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, являются однородными товару 33-го класса МКТУ «водка», в отношении которого предоставлена правовая охрана общеизвестному товарному знаку по свидетельству № 73, поскольку товары 32-го класса МКТУ являются сопутствующими товарам 33-го класса МКТУ, так как могут иметь один и тот же источник происхождения и круг потребителей.

Суд первой инстанции отметил, что обозначение по заявке № 2021710492 и противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству № 73 имеют высокую степень сходства, а товары 32-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке № 2021710492, и товар 33-го класса МКТУ, в отношении которого предоставлена правовая охрана общеизвестному товарному знаку по свидетельству № 73, имеют высокую степень однородности, в связи с чем существует высокая вероятность смешения сравниваемых обозначений.

Суд первой инстанции проанализировал довод общества «ПРОДАКО» о том, что ранее Роспатентом была предоставлена правовая охрана иным обозначениям, сходным, по мнению заявителя, с общеизвестным товарным знаком по свидетельству № 73 в отношении однородных товаров, и установил, что вопрос правомерности предоставления Роспатентом правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 380707, № 584497, № 686193, № 684900, № 719603 не является предметом рассмотрения в настоящем деле.

При этом суд первой инстанции учел, что указанные заявителем товарные знаки имеют графические и фонетические отличия (шрифтовое исполнение, разное звучание).

Общество «ПРОДАКО» настаивало на отсутствии вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленного общеизвестного товарного знака, в связи с широкой, по его мнению, известностью

на территории Российской Федерации заявленного обозначения среди потребителей минеральной воды.

В подтверждение широкой известности заявленного обозначения среди потребителей минеральной воды заявитель непосредственно в суд представил справку об объемах продаж; договор поставки от 05.10.2020 № 01-ДП/20, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Продако Интернешнл Трейдинг» и обществом с ограниченной ответственностью «Сладкая жизнь»; товарную накладную от 12.10.2021 к данному договору; договор поставки от 07.10.2020 № 33/ДП-20, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Продако Интернешнл Трейдинг» и обществом с ограниченной ответственностью «Южная Пивная Компания»; товарную накладную от 15.09.2021 к данному договору; договор поставки от 16.10.2020 № 19/ДП-20, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Продако Интернешнл Трейдинг» и индивидуальным предпринимателем ФИО4; товарную накладную от 13.08.2021 к данному договору; договор поставки от 27.05.2021 № 21/ДП-21, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Продако Интернешнл Трейдинг» и обществом с ограниченной ответственностью «ПРОДСОФТ»; товарную накладную от 23.06.2022 к данному договору.

Проанализировав указанный довод и оценив представленные доказательства, суд первой инстанции отметил, что вышеуказанные материалы не были представлены заявителем в административный орган на момент рассмотрения возражения, следовательно, они не учитывались Роспатентом при принятии оспариваемого решения.

Суд первой инстанции признал, что представленные заявителем непосредственно в суд договоры поставок и приложенные к ним товарные накладные не подтверждают широкую известность заявленного обозначения среди потребителей минеральной воды, поскольку факт осуществления поставки продукции, маркированной заявленным обозначением, не является доказательством того, что грузополучателем или иным лицом данная продукция после осуществления поставки вводилась в гражданский оборот; поставки осуществлялись уже после даты приоритета заявленного обозначения; представленная справка об объемах продаж не подтверждает широкую известность заявленного обозначения среди потребителей минеральной воды, поскольку содержащиеся в ней статистические данные не подтверждены какими-либо доказательствами.

Таким образом, суд первой инстанции счел, что представленные заявителем непосредственно в суд документы не подтверждают широкую известность заявленного обозначения среди потребителей минеральной воды, в связи с чем не могут свидетельствовать об отсутствии вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленного общеизвестного товарного знака.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции не усмотрел оснований для признания решения Роспатента от 09.12.2022 недействительным.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве, о полномочиях Роспатента на вынесение обжалуемого решения, о неподтверждении широкой известности заявленного обозначения среди потребителей минеральной воды.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Заявитель кассационной жалобы утверждает, что выводы суд первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам, противоречат методологии установления вероятности смешения обозначений, предусмотренной пунктами 41–44 Правил, а решение Роспатента от 09.12.2022 не отвечает требованиям подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и нарушает принцип правовой определенности.

Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что в словосочетании «Славянская Звезда» логическое ударение падает на существительное «Звезда», которое является главным. Прилагательное «Славянская» в словосочетании не является сильным, поскольку представляет собой знаменательную часть речи – прилагательное, в данном словосочетании является зависимым, в связи с чем не может нести самостоятельную смысловую нагрузку.

По мнению общества «ПРОДАКО», суд первой инстанции необоснованно пришел к выводу о высокой степени однородности товаров 32-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана обозначению по спорной заявке, и товара 33-го класса МКТУ «водка», в отношении которого предоставлена правовая охрана общеизвестному товарному знаку по свидетельству № 73, поскольку минеральная вода и водка не могут иметь один источник происхождения, производятся из разного сырья, имеют различный состав, потребительские свойства, условия и места реализации.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что при восприятии сравниваемых обозначений у потребителей возникают различные

ассоциации, что исключает возможность введения в заблуждение в отношении свойства товара и его производителя.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы ссылается на ряд зарегистрированных товарных знаков, содержащих словесный элемент «Славянская», в том числе для товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, и указывает на нарушение судом первой инстанции принципа правовой определенности и законных ожиданий подателя заявки исходя из сложившегося подхода к регистрации товарных знаков.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В отношении доводов кассационной жалобы о регистрации административным органом иных товарных знаков с включенным в них словесным элементом «Славянская» президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что решения Роспатента как административного органа должны быть предсказуемыми, иначе они не обеспечивают государственную защиту прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, гарантированную частью 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации.

Принцип правовой определенности направлен на недопущение противоречий в правоприменительной практике. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и к действиям государства (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу № СИП-422/2020, от 14.07.2022 по делу № СИП-1025/2021, от 25.12.2020 по делу № СИП-116/2020 и др.).

Как неоднократно отмечал президиум Суда по интеллектуальным правам, из следующего из статьи 45 Конституции Российской Федерации принципа законных ожиданий от действий административных органов вытекает необходимость обеспечения предсказуемости решений Роспатента, предполагающей одинаковую оценку одинаковых фактических обстоятельств.

Вопреки изложенному в кассационной жалобе мнению, это не исключает возможности рассмотрения конкретного дела с учетом обстоятельств и доказательств этого дела.

Содержанием принципа законных ожиданий является не идентичное поведение административного органа в отношении разных хозяйствующих субъектов применительно к схожим фактическим обстоятельствам, а именно идентичное поведение применительно к одним и тем же лицам при идентичных фактических обстоятельствах.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу № СИП-762/2021, от 26.05.2023 по делу № СИП-1121/2021 и др.

Ссылаясь на факты регистрации в качестве товарных знаков обозначений, заявленных иными лицами, общество «ПРОДАКО» ошибочно полагает, что этих обстоятельств достаточно для вывода об охраноспособности спорного обозначения.

Вместе с тем с учетом того, что отсутствие единообразия в практике Роспатента по оценке обозначений одного заявителя не выявлено, ссылки на иные регистрации не дают оснований для вывода о нарушении административным органом принципа законных ожиданий.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет доводы заявителя кассационной жалобы в этой части.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 1486 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанными в установленном данным Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии сходства обозначений (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 162 Постановления № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно

и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

В отношении доводов об отсутствии сходства между спорным обозначением и противопоставленным общеизвестным товарным знаком президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

Все названные выше признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как следует из оспариваемого акта, используя методологию, заложенную в Правилах и в пункте 162 Постановления № 10, суд первой инстанции проанализировал спорное обозначение и противопоставленный ему общеизвестный товарный знак и пришел к обоснованному выводу о наличии сходства спорного обозначения и противопоставленного товарного знака за счет полного вхождения словесного элемента противопоставленного средства индивидуализации в словесный элемент заявленного обозначения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает несостоятельным довод заявителя кассационной жалобы об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями, поскольку наличие в них одинаковых элементов не позволяет сделать вывод о полном отсутствии их сходства

Заявитель кассационной жалобы также считает необоснованным вывод суда первой инстанции об однородности товара «водка», зарегистрированного в отношении противопоставленного общеизвестного товарного знака, и товаров 32-го класса МКТУ, для которых испрашивалась регистрация спорного обозначения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с данным доводом кассационной жалобы по следующим основаниям.

Признавая товар «водка» однородным товарам 32-го класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков», суд первой инстанции отметил, что «заявленные товары являются сопутствующими по отношению к товару 33-го класса МКТУ, так как могут иметь один и тот же источник происхождения и круг потребителей».

Суд первой инстанции отметил, что «Роспатентом было установлено, что товары 32-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке № 2021710492, являются однородными товару 33-го класса МКТУ «водка», в отношении которого предоставлена правовая охрана общеизвестному товарному знаку по свидетельству № 73».

Вместе с тем указанный вывод суда первой инстанции противоречит материалам дела, в том числе тексту оспариваемого ненормативного правового акта.

Согласно тексту решения Роспатента от 09.12.2022, «сравниваемые товары 32-го класса МКТУ и 33-го классов МКТУ не являются однородными, так как относятся к разным группам и видам товаров, содержат разные виды сырья, из которого они изготовлены, производятся на различных предприятиях, с применением различных технологий, кроме того, сопоставляемые товары имеют различные условия реализации (продаются в различных отделах магазинов), имеют разные условия хранения».

Указанный вывод административного органа согласуется с правовыми позициями президиума Суда по интеллектуальным правам, который неоднократно указывал на неоднородность алкогольных и безалкогольных напитков (см., например, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по делу № СИП-55/2013, от 03.08.2018 по делу № СИП-163/2017 и другие).

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.08.2018 по делу № СИП-163/2017 отмечено, что суд первой инстанции пришел «к правильному и достаточно очевидному выводу о том, что они не могут быть признаны однородными, поскольку имеют разную видовую принадлежность (алкогольные напитки – безалкогольные напитки и их компоненты), различное назначение (расслабление, улучшение настроения – утоление жажды, получение витаминов, стимулирующих веществ), круг потребителей (лица, достигшие 21 года, – любые лица) и условия реализации (находятся в магазинах на разных полках, существование специализированных магазинов по торговле алкоголем, ограничения по времени реализации для алкогольных напитков и пр.)».

Таким образом, выводы суда первой инстанции об однородности товаров 32-го и 33-го класса МКТУ являются необоснованными.

Более того, этот вывод сделан с нарушением норм процессуального права, поскольку решение Роспатента в части вывода о неоднородности товаров 32-го и 33-го класса МКТУ в суд не оспаривалось.

С учетом этого выводы суда первой инстанции о вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака являются преждевременными.

Как следует из материалов дела, вывод административного органа о вероятности смешения указанных обозначений сделан не на основании

однородности товаров, а с учетом специальных положений пункта 3 статьи 1508 ГК РФ, применяемых к общеизвестным товарным знакам.

Согласно указанной норме правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака применительно к указанным товарам будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Соответственно, с учетом положений подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и пункта 3 статьи 1508 ГК РФ в их взаимосвязи и нормативном единстве вероятность смешения заявленных обозначений с противопоставленным общеизвестным товарным знаком может следовать не только из сходства обозначений и однородности товаров, но и при отсутствии однородности – из наличия возможности заявленного обозначения вызывать ассоциации у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и ущемлять законные интересы такого обладателя.

Принимая во внимание высокую степень различительной способности общеизвестного товарного знака, Роспатент пришел к тому выводу, что заявленное обозначение, регистрируемое в отношении безалкогольных напитков, способно вызвать у потребителя представление о том, что эти средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, что в данном случае не соответствует действительности.

Вместе с тем при рассмотрении дела суд первой инстанции не проверил указанный вывод Роспатента, не дал оценку вероятности смешения вышеуказанных обозначений при отсутствии однородности товаров, в отношении которых предоставлена (запрашивается) правовая охрана.

Таким образом, суд первой инстанции рассмотрел вопрос о законности решения Роспатента не в соответствии с его содержанием, проверил неоспоренные выводы административного органа и не проверил оспоренные.

Таким образом, рассмотрение дела по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом положений пункта 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2022 № 21 «О некоторых вопросах применения судами положений главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» нельзя признать состоявшимся.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело

подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, исходя из действительного содержания решения Роспатента, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение согласно требованиям действующего законодательства.

На основании части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2023 по делу № СИП-179/2023 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий Л.А. Новоселова

Члены президиума В.А. Корнеев Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина