Гражданский кодекс часть 1

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С. – рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) и общества с ограниченной ответственностью «Абар» (ул. Рабочая, д. 1А, г. Минеральные Воды, Ставропольский край, 357202, ОГРН <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2023 по делу № СИП-112/2023

по заявлению акционерного общества «Аромат» (ул. Фаткуллина, д. 7, г. Казань, <...>, ОГРН <***>) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.11.2022 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 138334 отношении всех товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Абар».

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества «Аромат» – ФИО1 (по доверенности от 05.07.2021 № 384);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО2 (по доверенности от 10.02.2023 № 01/4-32-262/41и);

от общества с ограниченной ответственностью «Абар» – ФИО3 (по доверенности от 26.07.2021).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Аромат» (далее – общество «Аромат») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.11.2022 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 138334 отношении всех товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ). В целях восстановления своих нарушенных прав общество «Аромат» просило суд обязать Роспатент внести изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Абар» (далее – общество «Абар»).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2023 заявленные требования удовлетворены, решение Роспатента от 10.11.2022 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 138334 признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках) и пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 138334 в отношении товаров 3-го класса МКТУ признано недействительным. На административный орган возложена обязанности внести соответствующую запись в Государственный реестр.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Роспатент и общество «Абар» обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых просят отменить решение суда первой инстанции и отказать в удовлетворении заявленных требований.

Общество «Аромат» представило отзывы на кассационные жалобы административного органа и общества «Абар», в которых считает доводы жалоб направленными на переоценку обстоятельств, установленных в судебных актах по делу № СИП-684/2021, просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационные жалобы – без удовлетворения.

Определениями Суда по интеллектуальным правам от 21.08.2023 и от 05.09.2023 кассационные жалобы Роспатента и общества «Абар» приняты к производству, судебное разбирательство по их рассмотрению назначено на 02.10.2023 на 15 часов 00 минут.

До начала рассмотрения кассационных жалоб судья-докладчик по делу Сидорская Ю.М. заявила о самоотводе в связи с тем, что ранее участвовала в рассмотрении дела № СИП-684/2021 по заявлению общества «Аромат» о признании недействительным решения Роспатента от 07.04.2021, принятого по результатам рассмотрения этого же возражения от 10.12.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 138334.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2023 заявление о самоотводе судьи Сидорской Ю.М. по делу № СИП-112/2023 удовлетворено, судебное заседание по рассмотрению кассационных жалоб Роспатента и общества «Абар» на решение Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2023 по делу № СИП-112/2023 отложено на 07.11.2023 на 10 часов 00 минут.

С учетом произведенного автоматизированного распределения дела в Суде по интеллектуальным правам определением заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А. от 02.10.2023 произведена замена судьи-докладчика Сидорской Ю.М. судьей-докладчиком Даниловым Г.Ю.

В судебное заседание явились представители Роспатента, общества «Абар» и общества «Аромат».

Представитель Роспатента настаивал на удовлетворении кассационной жалобы по изложенным в ней доводам.

Представитель общества «Абар» поддержал доводы, изложенные в своей кассационной жалобе.

Представитель общества «Аромат» возражал против удовлетворения кассационных жалоб по основаниям, изложенным в отзывах.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 138334 зарегистрирован 28.02.1996 по заявке № 95709987 с приоритетом от 07.09.1995 в отношении товаров 3-го класса МКТУ «парфюмерные изделия, косметические средства, в том числе жидкие», услуг 35-го класса МКТУ «изучение рынка, исследование, экспертиза, оценки, справки и профессиональные консультации в области деловых операций, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации, стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями» и 42-го класса МКТУ «реализация товаров».

В результате регистрации Роспатентом 22.04.2014 перехода исключительного права на указанный товарный знак его правообладателем стало общество «Абар».

Общество «Аромат» 10.12.2020 обратилось в Роспатент с возражением против представления правовой охраны товарному знаку общества «Абар», мотивированным ссылками на статьи 1 и 6 Закона о товарных знаках.

Изложенные в возражении доводы по существу сводились к тому, что спорный товарный знак является обозначением, не обладавшим на дату его приоритета различительной способностью в отношении товаров 3-го класса МКТУ, для которых ему предоставлена охрана, поскольку в течение длительного периода (с 30-х годов XX в. по 1991 год) оно использовалось различными фабриками-производителями парфюмерно-косметических изделий и уже не может индивидуализировать соответствующие товары и связанные с их реализацией и продвижением на рынке услуги того или иного производителя, т.е. отличать их от однородных товаров и услуг других производителей. Податель возражения также оспорил действия первоначального правообладателя, связанные с регистрацией на свое имя спорного товарного знака, представляющие собой, по мнению заявителя, недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом.

Решением Роспатента от 07.04.2021 в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

Не согласившись с выводами, положенными Роспатентом в основу оспариваемого решения от 07.04.2021, общество «Аромат» обратилось в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2021 по делу № СИП-684/2021 решение Роспатента от 07.04.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 10.12.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 138334, признано недействительным в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 3-го класса МКТУ «парфюмерные изделия», «косметические средства, в том числе жидкие» как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, на административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества «Аромат» в указанной части. В остальной части в удовлетворении требований общества «Аромат» отказано.

При рассмотрении дела № СИП-684/2021 Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что спорное обозначение в отношении товаров 3-го класса МКТУ на дату приоритета спорного товарного знака указывает на их вид. При этом суд счел, что применительно к пункту 1 части С статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция) и абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 ГК РФ Роспатенту надлежало документально и нормативно обосновать вывод о возможности сохранения правовой охраны спорного товарного знака, не обладавшего изначальной различительной

способностью вследствие описательности.

При повторном рассмотрении возражения заявитель поддержал доводы о применимых нормах права, на которых строится возражение, а именно о несоответствии произведенной регистрации требованиям абзацев второго и шестого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Проанализировав представленные документы, административный орган учел, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2021 по делу № СИП-684/2021 содержатся выводы в отношении несоответствия спорного товарного знака на дату его приоритета требованиям абзацев второго и шестого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, а также учел общий срок существования спорного товарного знака (27 лет), отметив, что товарный знак является историческим, представляет собой один из немногих товарных знаков, своевременно продлевавшийся с раннего постсоветского периода и существующий до настоящего времени.

Административный орган установил, что использование спорного товарного знака как обществом «Абар», так и предшествующими правообладателями подтверждается активной историей регистрации лицензионных договоров, в рамках которых право использования обозначения «ШИПР» предоставлялось третьим лицам (в том числе обществу «Аромат» в период с 2007 по 2011 год) под контролем и с разрешения правообладателя, после чего исключительное право на этот товарный знак приобрело общество «Абар», являющееся правообладателем товарного знака до настоящего времени, т.е. более 10 лет. При этом до момента приобретения исключительного права на данный товарный знак общество «Абар» было лицензиатом и имело правомерную возможность на основании государственной регистрации лицензионных договоров использовать обозначение «ШИПР» в отношении товаров 3-го класса и услуг 35-го, 42-го классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Административный орган констатировал, что в результате длительного использования не обладающего на дату приоритета спорного товарного знака различительной способностью обозначения «ШИПР» в отношении товаров 3-го класса МКТУ это обозначение приобрело известность на российском рынке в качестве средства индивидуализации общества «Абар», что является обстоятельством, дополнительно свидетельствующим о возможности сохранения правовой охраны спорного товарного знака.

Кроме того, Роспатент отметил, что период распространения одеколонов «ШИПР» обществом «Аромат» в 2011–2018 годах «оторван» по времени от даты подачи рассматриваемого возражения (10.12.2020) и от даты повторного рассмотрения возражения (21.09.2022). Вместе с тем период в два и тем более в четыре года является значительным для изменения восприятия потребителей и для возможности приобретения спорным товарным знаком дополнительной различительной способности на имя действующего правообладателя при наличии доказательств введения им в оборот одеколонов «ШИПР» в указанный период, непосредственно предшествующий дате рассмотрения возражения.

Учитывая изложенное, административный орган пришел к выводу о том, что к дате поступления возражения (10.12.2020) только правообладатель спорного товарного знака в течение полных двух лет (2019, 2020 годы) производил и реализовывал одеколоны под обозначением «ШИПР», что является основанием для применения положений абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. Кроме того, Роспатент обратил внимание на длительное рассмотрение возражения от 10.12.2020 при его повторном рассмотрении уже в 2022 году, в связи с чем к моменту повторного рассмотрения возражения отсутствовали сведения об использовании обозначения «ШИПР» в течение более четырех лет кем-либо еще, помимо правообладателя.

Повторно рассмотрев возражение общества «Аромат», Роспатент решением от 10.11.2022 отказал в его удовлетворении.

Не согласившись с выводами, положенными Роспатентом в основу оспариваемого ненормативного правового акта, общество «Аромат» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным.

Податель возражения указал, что представленные в материалы дела документы не подтверждают приобретение обозначением «ШИПР» различительной способности в результате деятельности общества «Абар» в связи со следующим:

сами по себе представленные правообладателем товарные накладные, универсальные передаточные документы и договоры поставки не приводят к выводу о том, что обозначение «ШИПР» воспринимается потребителями как средство индивидуализации общества «Абар»;

в большей части представленных накладных в качестве продавца указано общество с ограниченной ответственностью «Южный Поток» (далее – общество «Южный Поток»), а не общество «Абар»;

количество товарных накладных за 2008–2011 годы является незначительным, а письма общества «Южный Поток» о реализации исключительно продукции «ШИПР», полученной от общества «Абар», не исключают реализацию продукции иных производителей через других контрагентов либо самостоятельно;

представленные обществом «Абар» данные в виде таблиц без указания источника приведенных данных не в полном объеме подтверждаются представленными товарными накладными, в связи с чем объемы и география продаж не подтверждены;

в материалы административного дела представлены доказательства использования обозначения «ШИПР» иными лицами независимо друг от друга и от общества «Абар», что свидетельствует о невозможности приобретения этим обозначением различительной способности в отношении товаров одного лица.

Общество «Аромат» обратило внимание на то, что оно занималось производством одеколонов «ШИПР» на протяжении значительно более длительного времени, нежели общество «Абар», является правопреемником

в порядке приватизации Казанской парфюмерной фабрики «Аромат», которая производила парфюмерно-косметическую продукцию под обозначением «ШИПР» еще в советское время.

Общество «Аромат» полагало не подтвержденным материалами дела вывод Роспатента о производстве и реализации правообладателем одеколонов «ШИПР» в период с даты поступления возражения (10.12.2020) до его повторного рассмотрения (21.09.2022), а также указало на противоречие требованиям пункта 2 статьи 1512 ГК РФ вывода Роспатента о приобретении обозначением «ШИПР» различительной способности в отношении общества «Абар» с учетом периода рассмотрения возражения (с 10.12.2020 по 21.09.2022).

Оспаривая выводы административного органа о наличии у потребителей ассоциативных связей между спорным товарным знаком и обществом «Абар», общество «Аромат» обратило внимание на результаты проведенного в период с 1 по 15 июля 2020 г. социологического исследования, отражающие восприятие обозначения «ШИПР» потребителями не как средства индивидуализации, а как видового обозначения товара, относящегося к группе парфюмерно-косметических и гигиенических товаров, ассоциирующегося с одеколоном.

Как указывал заявитель, отсутствие ассоциативных связей обозначения «ШИПР» с обществом «Абар» дополнительно подтверждается результатами проведенного Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» в январе – феврале 2023 г. социологического исследования, которые опровергают вывод Роспатента о значительности периода в два – четыре года (с 2018 года до подачи возражения и с даты подачи возражения до даты его повторного рассмотрения) для существенного влияния на восприятие такого рода обозначения потребителями.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

При проверке законности оспариваемого решения с учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (07.09.1995) и даты подачи возражения (10.12.2020) суд первой инстанции руководствовался положениями Парижской конвенции, Закона о товарных знаках (в первоначальной редакции), ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи возражения).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, административный орган действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Проанализировав оспариваемое решение административного органа, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что факт отсутствия изначальной различительной способности у обозначения «ШИПР» в отношении товаров 3-го класса МКТУ «парфюмерные изделия»,

«косметические средства, в том числе жидкие» установлен решением Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2021 по делу № СИП-684/2021, рассмотренному с участием тех же лиц, и в силу положений части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежит доказыванию при рассмотрении данного дела.

Суд первой инстанции не согласился с выводом административного органа о том, что общество «Абар» доказало приобретение спорным обозначением различительной способности в результате его интенсивного использования в отношении вышеуказанных товаров 3-го класса МКТУ, как следствие, сохранение правовой охраны спорного средства индивидуализации признано судом не соответствующим положениям действующего законодательства.

Суд первой инстанции исходил из того, что ассоциативная связь между обозначением « » и обществом «Абар», маркирующим продукцию указанным обозначением, не доказана материалами дела, приняв во внимание незначительность периода, в течение которого общество «Абар» было единственным ее производителем. Суд первой инстанции также отметил использование обозначения «ШИПР» для одеколонов иными независимыми от общества «Абар» производителями и лицами, реализующими продукцию.

Суд по интеллектуальным правам учел представленные обществом «Аромат» результаты проведенных среди потребителей парфюмерно-косметической продукции социологических исследований, которые подтверждают известность обозначения «ШИПР» российским потребителям, а также тот факт, что обозначение «ШИПР» воспринимается большинством потребителей не как средство индивидуализации, а как название товара, относящегося к группе парфюмерно-косметических и гигиенических товаров, в частности, ассоциируется с одеколоном.

В связи с этим суд первой инстанции признал недействительным оспариваемое решение административного органа об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении товаров 3-го класса МКТУ «парфюмерные изделия», «косметические средства, в том числе жидкие».

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что их заявители не оспаривают выводы суда первой инстанции о том, что рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку

обслуживания относится к полномочиям Роспатента, о применимом законодательстве, о заинтересованности подателя возражения.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в возражениях относительно жалобы, решение суда первой инстанции в необжалованной части президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

В кассационной жалобе Роспатент полагает, что суд первой инстанции нарушил нормы материального права, что выразилось в неправильном толковании пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках; вывод суда первой инстанции о недоказанности ассоциативной связи между спорным обозначением и обществом «Абар», использующим его для индивидуализации товаров, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку представленные доказательства интенсивного использования правообладателем спорного товарного знака при производстве и реализации парфюмерно-косметических изделий на протяжении длительного времени (вплоть до даты подачи возражения) свидетельствуют о возможности сохранения правовой охраны товарного знака на основании пункта 1 части С статьи 6.quinquies Парижской конвенции и пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

По мнению административного органа, суд первой инстанции не учел, что период распространения обществом «Аромат» одеколонов «ШИПР» (2011–2018 годы) «оторван» во времени от даты подачи возражения (10.12.2020) на два года и данный период является достаточным для изменения восприятия потребителем спорного обозначения.

Роспатент выражает несогласие с оценкой судом первой инстанции представленного в суд первой инстанции социологического исследования, проведенного Фондом содействия изучения общественного мнения «ВЦИОМ» в январе – феврале 2023 г., как достоверного доказательства ввиду противоречия результатов этого исследования результатам социологического исследования, подготовленного обществом с ограниченной ответственностью «Аналитическая социология».

В своей кассационной жалобе общество «Абар» полагает, что выводы Суда по интеллектуальным правам, изложенные в решении от 10.12.2021 по делу № СИП-684/2021, не имеют значения при рассмотрении настоящего дела.

Заявитель этой кассационной жалобы утверждает, что суд первой инстанции не исследовал вопрос о принятии правообладателем спорного товарного знака мер, направленных на защиту исключительного права на товарный знак, в связи с чем пришел к неверному выводу об отсутствии таких мер.

По мнению общества «Абар», суд первой инстанции не исследовал конкретный состав одеколона «ШИПР», не рассмотрел вопрос о том, какой аромат изготавливали различные производители с 1995 года до даты подачи

возражения, тогда как данные обстоятельства входят в предмет доказывания по настоящему делу.

По мнению общества «Абар», при рассмотрении вопроса о приобретении обозначением различительной способности суд первой инстанции фактически рассмотрел вопрос о вхождении его во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, т.е. на основании абзаца четвертого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, что свидетельствует о выходе за пределы заявленных требований.

Общество «Абар» настаивает на том, что признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении всех парфюмерных изделий и косметических средств является необоснованным, поскольку доказательства использования обозначения «ШИПР» иными производителями представлены обществом «Аромат» только в отношении одеколона.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, в отзывах на них, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно абзацам второму и шестому пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью; указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Под указанные основания отказа в регистрации подпадают обозначения, которые в силу фактических обстоятельств не способны выполнять основную функцию товарного знака, а именно индивидуализировать (отличать) соответственно товары и услуги одних юридических лиц или индивидуальных предпринимателей от однородных товаров и услуг других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Так, различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака – способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован, может отсутствовать, в том числе в перечисленных выше случаях, предусмотренных абзацами вторым и шестым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках,

на соответствие которым заявитель просил проверить оспариваемое решение Роспатента.

Отсутствие различительной способности обозначения может быть мотивировано тем, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепринятым символом или термином, каким-либо образом характеризует товары или представляет собой форму товаров.

Аналогичные положения содержались и в пункте 3.1.2 Инструкции по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков, утвержденную председателем Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 14.03.1980.

При рассмотрении дела № СИП-684/2021 Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о несоответствии решения Роспатента от 07.04.2021 в части выводов, сделанных в отношении товаров 3-го класса МКТУ «парфюмерные изделия», «косметические средства, в том числе жидкие», положениям абзацев второго и шестого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Как следует из части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П разъяснено, что признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения, принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела.

Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

С учетом того что при рассмотрении арбитражным судом дела № СИП-684/2021 участвовали те же лица, вопреки доводу кассационной жалобы общества «Абар», обстоятельства, установленные решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-684/2021, не подлежат доказыванию при рассмотрении данного дела.

В решении по делу № СИП-684/2021 Суд по интеллектуальным правам указал на возможность сохранения правовой охраны спорного товарного знака на основании положений абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ о необходимости учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, а также пункта 1 части «C» статьи 6.quinquies Парижской конвенции.

Так, по смыслу пункта 1 части C статьи 6.quinquies Парижской конвенции (согласно которой, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака), если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 ГК РФ положение нормы права, установленной подпунктом 1 указанного пункта данной статьи Кодекса и предусматривающей возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак по соответствующему мотиву отсутствия у него различительной способности, применяется с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

Таким образом, при оценке товарного знака на предмет его соответствия требованиям абзаца второго и шестого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках могут быть учтены обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения, при представлении доказательств, свидетельствующих о них.

Данная норма направлена, в частности, на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не имевшему различительной способности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии (в том числе с учетом интенсивности использования товарного знака) приобретшему такую способность. Исходя из этого правовая охрана такого товарного знака сохраняется, даже если на момент государственной регистрации товарного знака он не соответствовал условиям охраноспособности.

В удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированного несоответствием товарного знака требованиям абзаца второго и шестого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, может быть отказано на основании представленных правообладателем в Роспатент доказательств, свидетельствующих о приобретении спорным товарным знаком различительной способности на дату подачи возражения.

Аналогичные положения содержатся в статье 1483 ГК РФ.

В соответствии с правовой позицией, высказанной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 № 8215/06, для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось длительный срок только одним лицом.

Анализ судебной практики показывает: при применении этой правовой позиции суды исходят из того, что может быть установлена приобретенная различительная способность и при использовании конкретного обозначения

несколькими лицами, но только в случае, если они являются аффилированными между собой (см. например, постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу № СИП-529/2017, от 24.01.2019 по делу № СИП-195/2018, от 23.12.2019 по делу № СИП-324/2019).

Основным вопросом, подлежащим исследованию при оценке приобретения конкретным обозначением различительной способности (способности индивидуализировать товар конкретного хозяйствующего субъекта), является восприятие такого обозначения потребителем: возникает ли у потребителя ассоциативная связь между спорным обозначением конкретных товаров и одним источником (одним лицом, связанными лицами) их происхождения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с частью 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, в предмет доказывания по настоящему делу в целях установления приобретения спорным обозначением различительной способности входят следующие обстоятельства:

факт использования спорного обозначения иными лицами;
период такого использования;
сходство используемых обозначений;

наличие договорных, корпоративных или каких-либо иных отношений между лицами, использующими упомянутые обозначения, и правообладателем спорного знака обслуживания;

иные обстоятельства использования обозначений.

Для таких обозначений должно быть установлено, что в результате приобретения различительной способности адресная группа потребителей более не воспринимает их как ту или иную характеристику товара различных лиц (а связывает их только с одним лицом (аффилированными лицами)), и поэтому более не разумно предполагать, что эти обозначения будут использоваться другими лицами для характеристики собственных товаров.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022 по делу № СИП-1239/2021 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2022 № 300-ЭС22-20517 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 28.07.2022 по делу № СИП-1331/2021, от 30.03.2023 по делу № СИП-671/2022.

При рассмотрении возражения в административном порядке его податель представил в материалы административного дела документы, подтверждающие, по его мнению, использование спорного и сходных со спорным обозначений различными субъектами хозяйственной деятельности, в том числе письма закрытого акционерного общества «Новая заря», акционерного общества «Аванта», общества с ограниченной

ответственностью «Юнилевер Русь» о производстве и реализации одеколона «ШИПР», товарные накладные, договоры поставки.

Суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что спорное обозначение в один и тот же период (2000–2018 годы) использовалось не только правообладателями спорного товарного знака либо под их контролем, но и независимо друг от друга иными лицами, включая общество «Аромат», закрытое акционерное общество «Новая заря», акционерное общество «Аванта», общество с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь».

Использование товарного знака иными лицами может способствовать «размытию» различительной способности этого средства индивидуализации, в данном случае следует учитывать поведение правообладателя товарного знака: допускал ли он неправомерное использование товарного знака или принимал меры, направленные на прекращение такого использования (см., например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2020 по делу № СИП-976/2019).

Суд первой инстанции обоснованно сделал вывод о доказанности фактов использования спорного товарного знака без согласия правообладателя, установив, что в период с 2011 по 2018 год общество «Аромат» использовало спорное обозначение без договора. Вместе с тем доказательства принятия мер, направленных на прекращение такого использования, обществом «Абар» ни в материалы административного дела, ни в суд первой инстанции не представлены.

В случае если обозначение используется иными лицами, недостаточно подтвердить объемы реализации товаров, затраты на рекламу и прочие обстоятельства, указанные выше, необходимо доказать, что потребитель ассоциирует это обозначение не только с конкретными товарами, но и с конкретным источником происхождения (одним хозяйствующим субъектом или связанными между собой хозяйствующими субъектами) (см., например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2019 по делу № СИП-324/2019).

При этом представленные доказательства относимы, если на основании их возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности приобретения спорным обозначением различительной способности для индивидуализации товаров 3-го класса МКТУ «парфюмерные изделия», «косметические средства, в том числе жидкие».

Вопреки выводу Роспатента, изложенному в оспариваемом ненормативном правовом акте, достоверные доказательства того, что в период с 2018 по 2020 год (в который отсутствует документальное подтверждение использования спорного обозначения обществом «Аромат» и другими лицами) восприятие спорного товарного знака потребителями как

обозначения с его описательным значением и отсутствием ассоциаций с конкретным хозяйствующим субъектом и его товарами, изменилось, обществом «Абар» не представлены.

Суд первой инстанции обоснованно принял во внимание результаты представленного обществом «Абар» в материалы административного дела социологического исследования, проведенного обществом с ограниченной ответственностью «Аналитическая социология» в период с 1 по 15 июля 2020 г. в шести городах России, согласно которым большинство российских потребителей ассоциирует обозначение «ШИПР» не только с группой парфюмерных, косметических и гигиенических товаров, но и с конкретным видом товара этой группы – с одеколоном; спорное обозначение было известно потребителям задолго до даты приоритета спорного товарного знака, при этом оно не ассоциируется с конкретным производителем.

Кроме того, в материалах дела имеются результаты проведенного Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» в январе – феврале 2023 г. социологического исследования о том, что абсолютное большинство опрошенных респондентов воспринимает обозначение «ШИПР» в качестве наименования товара, разновидности продукции, как парфюмерно-косметическое изделие, выпускаемое многими компаниями на рынке. При этом в качестве производителя парфюмерно-косметического изделия, маркированного обозначением «ШИПР», респонденты чаще называли общество «Аромат», нежели общество «Абар».

Достоверность результатов социологических опросов при рассмотрении настоящего дела не опровергнута, правомерность их приобщения к материалам дела в кассационных жалобах не оспаривается.

Доводы административного органа, возражающего против вывода суда первой инстанции о недоказанности приобретения анализируемым обозначением различительной способности в отношении товаров правообладателя, направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств. Несогласие заявителя кассационной жалобы с выводами суда первой инстанции в указанной части не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости,

достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

Доводы кассационной жалобы общества «Абар» фактически выражают несогласие с выводами в отношении отсутствия различительной способности обозначения «ШИПР» на дату приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 138334, содержащимися в решении Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2021 по делу № СИП-684/2021, не обжалованном в установленном законом порядке.

Доводы, изложенные в кассационных жалобах, не свидетельствуют о нарушении судом первой инстанции норм материального и процессуального права либо о наличии выводов, не соответствующих обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Оснований для удовлетворения кассационных жалоб не имеется.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2023 по делу № СИП-112/2023 оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Абар» (ОГРН <***>) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН <***>) – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий Л.А. Новоселова
Члены президиума Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина Е.С. Четвертакова