Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества «НЕФРИТ – КЕРАМИКА»
(здание площадка № 1, 16 км Автодороги пос. Ульяновка – г. Отрадное, Тосненский р-н, Ленинградская обл., 187026, ОГРН 1024701892786) на решение Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2021
по делу № СИП-156/2021

по заявлению открытого акционерного общества
«НЕФРИТ – КЕРАМИКА» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 20.11.2020 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 677207.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Аракелян Масис Эдуардович (Москва, ОГРНИП 308503412600013).

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества «НЕФРИТ – КЕРАМИКА» – Рубцова А.Ю. (по доверенности от 22.01.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Субботин А.А. (по доверенности от 02.04.2021 № 01/32-659/41);

от индивидуального предпринимателя Аракеляна Масиса Эдуардовича – Павлов А.В. (по доверенности от 03.11.2021).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «НЕФРИТ – КЕРАМИКА» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.11.2020 об удовлетворении возражения от 20.08.2020 против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку «» по свидетельству Российской Федерации № 677207 и об обязании Роспатента восстановить правовую охрану указанного средства индивидуализации в отношении всех товаров 11-го и 19-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечениндивидуальный предприниматель Аракелян Масис Эдуардович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2021 требования общества оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права.

Аракелян М.Э. и Роспатент представили отзыв и письменные объяснения на кассационную жалобу соответственно, в которых не согласились с изложенными в ней доводами.

Представители общества, Роспатента и Аракеляна М.Э. приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

Представитель общества поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

На неоднократные вопросы президиума Суда по интеллектуальным правам о возможности мирного урегулирования настоящего спора представитель общества ответил, что такая возможность им и его доверителем не рассматривается.

Представители Аракеляна М.Э. и Роспатента возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество является правообладателем товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 677207, зарегистрированного 24.10.2018 по заявке № 2017720545 с приоритетом от 25.05.2017 в отношении в том числе товаров 11-го класса МКТУ «абажуры; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; водоспуски для туалетов; души; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; камины комнатные; кондиционеры; лампы электрические; люстры; нагреватели для ванн; облицовка для ванн; обогреватели; оборудование для ванных комнат; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы осветительные светодиодные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; сушилки для белья электрические; теплообменники, не являющиеся частями машин; трубы [части санитарно-технических систем]; туалеты [ватерклозеты]; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; элементы нагревательные» и 19-го класса МКТУ «арматура оконная неметаллическая; балки неметаллические; балясины; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; витражи; гипс; гипс для внутренних работ; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; глина кирпичная; глина; гравий; гранит; двери неметаллические; двери створчатые неметаллические; доска паркетная; жалюзи неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; камень; камень искусственный; камень строительный; каркасы неметаллические; карнизы неметаллические; картон [битумированный]; колонны из цементов; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; коробки дверные неметаллические; рамы дверные неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; кровли неметаллические; лестницы неметаллические; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мозаики строительные; мрамор; навесы неметаллические для строительства; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; настилы неметаллические; облицовки для стен неметаллические для строительства; обломы карнизов неметаллические; молдинги карнизов неметаллические для строительства; обломы неметаллические для строительства; молдинги неметаллические для строительства; обмазки [материалы строительные]; окна неметаллические; опоры неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; плитка напольная неметаллическая; плитки строительные неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия напольные деревянные; покрытия строительные неметаллические; полки каминные; полотна дверные неметаллические; филенки дверные неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки неметаллические; пробка [прессованная]; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; сайдинг виниловый; ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; жалюзи наружные, за исключением металлических и текстильных; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло армированное; стекло изоляционное [для строительства]; стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; ступени лестниц неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие неметаллические [строительство]; трубы из песчаника».

Элемент «1721» указанного товарного знака является неохраняемым.

Аракелян М.Э. обратился 20.08.2020 в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 677207, мотивированным несоответствием его регистрации требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Податель возражения отмечал, что неохраняемый элемент «1721» спорного товарного знака занимает доминирующее положение, в связи с чем его регистрация не соответствует нормам пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В возражении Аракелян М.Э. также указывал, что он является правообладателем товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 540586, сходного с товарным знаком № 677207 и зарегистрированного в отношении однородных товаров 11-го и
19-го классов МКТУ ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Решением от 20.11.2020 административный орган удовлетворил возражение, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признал недействительным в отношении товаров 11-го класса МКТУ «ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; водоспуски для туалетов; души; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; нагреватели для ванн; облицовка для ванн; обогреватели; оборудование для ванных комнат; приборы и установки санитарно-технические; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; сиденья для туалетов; сушилки для белья электрические; теплообменники, не являющиеся частями машин; трубы [части санитарно-технических систем]; туалеты [ватерклозеты]; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; элементы нагревательные» и всех указанных в перечне регистрации товаров 19-го класса МКТУ.

Рассмотрев доводы возражения о несоответствии спорного товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, административный орган согласился с тем, что цифровой элемент «1721» действительно занимает в спорном товарном знаке центральное композиционное положение, так как расположен посередине, выполнен более крупным шрифтом, чем иные элементы знака.

Вместе с тем Роспатент счел, что остальные изобразительные и словесные элементы спорного товарного знака в совокупности занимают большее пространственное положение, а также создают комбинацию, которая способна выполнять индивидуализирующую функцию.

Учитывая изложенное, административный орган не усмотрел наличие оснований для признания спорного товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Проанализировав входящие в состав спорного товарного знака элементы, Роспатент пришел к выводу о том, что основным индивидуализирующим элементом названного средства индивидуализации является словесный элемент «IMPÉRIAL», поскольку элемент «1721» является неохраняемым, а словесный элемент «INTERIEUR» (в переводе с французского – «внутреннее убранство, интерьер») ориентирует потребителя в отношении области деятельности правообладателя.

Сравнив спорный и противопоставленный товарные знаки, административный орган констатировал их сходство за счет вхождения в них фонетически и семантически тождественного словесного элемента «IMPERIAL».

При этом Роспатент отметил присутствие в спорном товарном знаке по центру композиции изобразительных элементов в виде короны и линии с кругом, однако сделал вывод о том, что такие элементы снижают степень сходства сравниваемых обозначений, не позволяя говорить о ее высокой степени, но не свидетельствуют об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом.

Административный орган указал, что при наличии в сравниваемых обозначениях юридически совпадающегословесного элемента невозможно сделать вывод об их полном несходстве.

По результатам анализа перечней товаров 11-го и 19-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, Роспатент пришел к выводу об однородности части товаров 11-го класса МКТУ и всех товаров
19-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 677207 и товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 540586.

Изложенное послужило основанием для вывода о несоответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении части товаров 11-го класса МКТУ и всех товаров
19-го класса МКТУ, для индивидуализации которых этот товарный знак зарегистрирован.

Несогласие с решением административного органа послужило основанием для обращения общества в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Доводы заявления сводились к несогласию общества с выводами административного органа в части несоответствия спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Проведя самостоятельный сравнительный анализ спорного и противопоставленного товарных знаков, суд первой инстанции констатировал, что их сильными элементами являются словесные элементы «INTÉRIEUR IMPÉRIAL» и «IMPЕRIAL» соответственно.

Суд первой инстанции признал обоснованным вывод административного органа о том, что с учетом семантического значения слов «INTÉRIEUR» и «IMPÉRIAL» основную индивидуализирующую функцию в спорном товарном знаке выполняет именно элемент «IMPÉRIAL».

При этом суд первой инстанции не согласился с тем доводом общества, что сильным элементом спорного обозначения является оригинальная композиция графических элементов.

Суд первой инстанции пришел к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям, а также признал незначительными и не влияющими на вывод о сходстве имеющиеся графические отличия (шрифтовое и цветовое исполнение словесных элементов, наличие изобразительных элементов).

Проанализировав перечни товаров 11-го и 19-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, суд первой инстанции констатировал правильность вывода Роспатента об их однородности.

При этом в обжалуемом решении отмечено, что в судебном заседании представитель общества также выразил согласие с выводами административного органа о высокой степени однородности указанных товаров.

С учетом установленной степени сходства сравниваемых товарных знаков и однородности товаров, для индивидуализации которых они зарегистрированы, суд первой инстанции признал наличие вероятности смешения этих товарных знаков в гражданском обороте.

Таким образом, суд первой инстанции признал правомерным вывод административного органа о наличии оснований для удовлетворения возражения, мотивированного несоответствием регистрации спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2
статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий на рассмотрение возражений и принятие решений по результатам такого рассмотрения, о высокой степени однородности товаров 11-го и 19-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, а также о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе общество указывает на то, что суд первой инстанции не установил вероятность смешения сравниваемых товарных знаков.

Ссылаясь на содержащиеся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) разъяснения, заявитель кассационной жалобы отмечает, что в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства использования противопоставленного товарного знака правообладателем, его известности или узнаваемости. При этом суд первой инстанции не исследовал указанные обстоятельства и не запросил соответствующие документы.

Общество полагает, что суд первой инстанции не принял во внимание изложенные в письменных пояснениях на отзывы Роспатента и Аракеляна М.Э. доводы, опровергающие выводы административного органа о сходстве сравниваемых обозначений.

По мнению общества, суд первой инстанции не применил положения пунктов 6.3.1 и 6.3.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее – Рекомендации № 197), что привело к неправильному выводу о доминирующем положении в спорном товарном знаке словесных элементов, а не композиции изобразительных и цифрового элементов.

Заявитель кассационной жалобы также указывает на неприменение судом первой инстанции пункта 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), при анализе сходства сравниваемых обозначений.

Общество выражает несогласие с позицией суда первой инстанции о незначительном графическом различии спорного и противопоставленного товарных знаков.

При этом заявитель кассационной жалобы отмечает, что согласно изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2020 № 300-ЭС19-26515 правовой позиции средняя и низкая степень сходства не может служить основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в возражениях на нее, выслушав мнение представителя Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Доводы кассационной жалобы сводятся к несогласию ее заявителя с выводами суда первой инстанции о несоответствии регистрации спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами № 482 и пунктом 162 Постановления № 10.

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42–44 Правил № 482.

Согласно пункту 44 Правил № 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу пункта 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте № 42 Правил № 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 4.2.4.1 Рекомендаций № 197 приведен методологический подход, согласно которому, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания (типа ШАПКА МОНОМАХА, ELIXIR D'AMOUR), при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В пункте 162 Постановления № 10 указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в частности, от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, включая опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с тем доводом кассационной жалобы, что в нарушение положений пункта 162 Постановления № 10 суд первой инстанции не установил вероятность смешения сравниваемых товарных знаков и не запросил у Аракеляна М.Э. доказательства использования им противопоставленного товарного знака.

По общему правилу, вероятность смешения сравниваемых обозначений устанавливается исходя из степени их сходства и степени однородности товаров и услуг, для индивидуализации которых они зарегистрированы.

Такие обстоятельства, как использование товарного знака правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом, устанавливаются судом при наличии в материалах дела документов, направленных на доказывание данных обстоятельств. При этом представление таких доказательств является правом, а не обязанностью лица и тот факт, что лицо не воспользовалось таким правом, не может служить основанием для вывода об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Непредставление вышеуказанных документов не является препятствием для проведения судом первой инстанции сравнительного анализа обозначения с учетом установленной методологии и для соответствующего вывода по его результатам.

Доводы общества об обратном основаны на неверном толковании им норм материального права и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При этом неиспользование «старшего» товарного знака как обстоятельство, исключающее его смешение с «младшим» товарным знаком, подлежит установлению в отдельном судебном процессе (о досрочном прекращении правовой охраны «старшего» товарного знака вследствие его неиспользования) и в деле об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, может подтверждаться судебным актом, принятым по результатам рассмотрения такого дела.

В отношении доводов кассационной жалобы о нарушении судом первой инстанции методологии оценки сходства комбинированных обозначений президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

При сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) – сильные или слабые.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, т.е. способностиотличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

При этом, как полагает президиум Суда по интеллектуальным правам, должно учитываться то, насколько словесный эквивалент изобразительного элемента товарного знака коррелирует со словесным элементом (например, не является ли изобразительный элемент визуальным воплощением словесного элемента).

Из содержания обжалуемого судебного акта усматривается, что в ходе сравнения спорного комбинированного и противопоставленного словесного обозначений суд первой инстанции определил их сильные элементы и сделал вывод о сходстве сравниваемых обозначений с учетом наличия в спорном товарном знаке, помимо словесного, также и иных элементов, в том числе неохраняемого элемента «1721».

Осуществив анализ спорного и противопоставленного товарных знаков с учетом приведенных норм права и правовых подходов высшей судебной инстанции, суд первой инстанции пришел к выводу о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что сильным элементом спорного товарного знака является комбинация изобразительного элемента и неохраняемого элемента «1721», подлежит отклонению.

В ходе экспертизы общество в ответ на запрос эксперта указало, что числа относятся к обозначениям, не обладающим различительной способностью, и согласилось исключить элемент «1721» из правовой охраны. Спорный товарный знак зарегистрирован с дискламацией элемента «1721», что обществом не оспаривается.

С учетом этого названный элемент не может нести основную индивидуализирующую функцию.

Изобразительный элемент коррелирует со словесным элементом «IMPÉRIAL», который, как правильно указали Роспатент и суд первой инстанции, выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о том, что в рассматриваемом случае степень сходства сравниваемых обозначений не является высокой, а средняя или низкая степень сходства не может быть основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 162 Постановления № 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Как было отмечено ранее, выводы о высокой степени однородности товаров 11-го и 19-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, не оспаривались обществом в суде первой инстанции и не приводятся в кассационной жалобе.

Таким образом, учитывая идентичность или высокую степень однородности указанных выше товаров, а также принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому сходству за счет вхождения в них тождественного элемента «IMPERIAL», президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованным вывод суда первой инстанции о вероятности смешения сравниваемых товарных знаков и о несоответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Все фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

По сути, все доводы кассационной жалобы направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 указанного Кодекса), не допускается.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в отзыве и в письменных объяснениях на нее, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда первой инстанции имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2021 по делу № СИП‑156/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу открытого акционерного общества «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова