Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2021 по делу № СИП-562/2021 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «КГ Строй Системы» (ул. Салова, д.45, литера Ж, пом./ком. 1-Н/17, Санкт-Петербург, 192102, ОГРН 1057813001795) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.03.2021 в части отказа в предоставлении форме заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения самостоятельной правовой охраны и

[A2] об обязаности зарегистрировать обозначение по заявке № 2018711953 в полном объеме.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «КГ Строй Системы» – Резникова И.С. (по доверенности от 25.05.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Козача А.С. (по доверенности от 02.04.2021 № 01/32-660/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «КГ Строй Системы» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.03.2021 в части отказа в предоставлении форме заявленного на регистрацию в качестве товарного

знака обозначения самостоятельной правовой охраны и об обязанности зарегистрировать обозначение по заявке № 2018711953 в полном объеме.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2021 заявленные требования удовлетворены: признано недействительным решение Роспатента от 31.03.2021 как не соответствующее нормам пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ); на Роспатент возложена обязанность предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации обозначению по заявке № 2018711953 в полном объеме.

[A3] Не согласившись с принятыми судебными актами, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе Роспатент, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

Представленный обществом до судебного заседания отзыв на кассационную жалобу приобщен к материалам дела при отсутствии возражений представителя Роспатента.

В судебном заседании представитель Роспатента поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель общества возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, определенных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 27.03.2018 общество обратилось в Роспатент с заявкой

[A4]

№ 2018711953 на регистрацию обозначения « » в качестве товарного знака в отношении широкого перечня товаров 19-го класса и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

По результатам рассмотрения указанной заявки административный орган 12.07.2019 принял решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку такое обозначение не обладает различительной способностью и представляет собой вид товара (упаковку), форма которого обусловлена только его функциональным значением для части товаров 19-го класса МКТУ и соответствующих им услуг 35-го класса МКТУ, а также вводит потребителя в заблуждение в отношении остальных товаров 19-го класса и услуг 35-го класса МКТУ.

Общество 26.11.2019 обратилось в административный орган с возражением на решение Роспатента от 12.07.2019, в котором оно скорректировало перечень заявленных товаров и услуг путем его сокращения до следующих товаров 19-го класса МКТУ – «гипс для внутренних работ; материалы строительные вязкие; обмазки [материалы строительные]; растворы строительные; сухие строительные смеси, в том числе, смеси цементные, смеси шпаклевочные, смеси гипсовые; цементы» с целью снятия основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Решением от 28.02.2020 административный орган удовлетворил возражение общества: решение от 12.07.2019 было отменено, заявленное

[A5] обозначение по заявке № 2018711953 зарегистрировано в качестве товарного знака с исключением из правовой охраны формы ведра ввиду несоответствия этого элемента товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с решением Роспатента от 28.02.2020 в части вывода о несоответствии формы ведра требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по делу № СИП-450/2020 решение Роспатента от 28.02.2020 в части отказа в предоставлении самостоятельной правовой охраны форме заявленного обозначения признано недействительным как не соответствующее нормам пункта 1 статьи 1483 ГК РФ; суд обязал административный орган повторно рассмотреть возражение от 28.02.2020 с учетом принятого решения.

При принятии данного судебного акта Суд по интеллектуальным правам установил, что при рассмотрении возражения от 29.09.2020 административный орган не дал оценку всем обстоятельствам, доводам и доказательствам общества, что свидетельствует о существенном нарушении процедуры рассмотрения возражения.

Так, Суд по интеллектуальным правам отметил, что административный орган не провел детальный сравнительный анализ на предмет наличия на упаковках иных производителей отличительных особенностей формы обозначения, поименованных заявителем в тексте возражения (в том числе корпус емкости, выполненный в форме усеченного конуса с небольшим расширением к верхнему краю, имеющим четко различимую ступеньку в верхней части; проработка верхнего края корпуса кольцевым выступом и отходящими от него перпендикулярно к верхнему краю ребрами; выполнение в верхней части корпуса оригинальной формы и конструкции утолщений под крепление ручки;

[A6] выполнение крышки уплощенной и имеющей утопленную большую часть верхней стороны с выступающим вверх кольцевым выступом, от которого внутрь отходят трапециеобразные ребра; выполнение крышки с центральным углублением с выступом; проработка боковой внешней стенки крышки расширением книзу в виде «юбки»; отсутствие плотного прилегания боковой внешней стенки крышки к корпусу емкости), в связи с чем вывод Роспатента об отсутствии оригинальности заявленного на регистрацию обозначения является преждевременным.

В решении от 29.09.2020 по делу № СИП-450/2020 Суд по интеллектуальным правам также указал, что в оспариваемом решении административный орган не дал детальную оценку доказательствам приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на отсутствие в оспариваемом решении аргументации в отношении того, по каким правовым основаниям при решении вопроса о предоставлении правовой охраны форме обозначения Роспатент не учел наличие у заявителя исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации № 111930.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2021 по делу № СИП-450/2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по тому же делу оставлено в силе.

По результатам повторного рассмотрения возражения Роспатент 31.03.2021 принял точно такое же решение о его удовлетворении и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с исключением из правовой охраны формы ведра.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что сама по себе форма заявленного обозначения не способна индивидуализировать заявленные товары, о чем свидетельствует

[A7] широкое использование различными производителями подобной формы для упаковки строительных смесей.

Установив, что заявленное обозначение представляет собой емкость цилиндрической формы с едва видимым расширением в верхней части, а также ссылаясь на положения Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51760-2011 «Тара потребительская полимерная. Общие технические условия» и межгосударственного стандарта ГОСТ 33756-2016 «Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия», административный орган пришел к выводу о том, что корпус емкости приближен к стандартной форме ведра.

Перечислив следующие характеристики заявленного обозначения, относящиеся к его форме: верхний край емкости ведра имеет ступеньку, кольцевые ребра с перпендикулярными выступами, которые являются ребрами жесткости в виде тонких пластинок, предназначенных для увеличения жесткости конструкций или их отдельных наиболее нагружаемых участков; крышка ведра имеет круглую утопленную форму, края крышки расширяются по отношению к верху, Роспатент установил, что эти характеристики используются различными производителями при производстве упаковки для строительных растворов и смесей.

При этом административный орган отметил, что названные отличительные признаки не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении, плохо визуализируются и обусловлены его функциональным назначением, а нанесенная на корпус ведра комбинация графических элементов и их колористическое исполнение не наделяют признаками нетипичности форму обозначения по заявке № 2018711953, поскольку не относятся к форме ведра, а являются изобразительными элементами обозначения, которым предоставлена правовая охрана.

По мнению Роспатента, данная упаковка предназначена для расфасовки товаров 19-го класса МКТУ, является традиционной для

[A8] упаковки строительных смесей и малосущественно отличается от упаковок других производителей.

Исследовав представленные обществом в подтверждение довода о приобретении заявленным обозначением различительной способности доказательства, Роспатент пришел к выводу о приобретении различительной способности обозначением в целом, а не самой его формой.

Отклоняя довод общества об оригинальности формы заявленного обозначения, административный орган указал, что наличие прав на промышленный образец «Ведро» по патенту Российской Федерации № 111930 не дает оснований для вывода о том, что заявленное в качестве товарного знака обозначение обладает различительной способностью, поскольку это два разных объекта интеллектуальных прав с различным правовым регулированием.

При этом Роспатент обратил внимание на то, что при определении соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» устанавливается его отличие от аналогичных изделий промышленного или кустарно-ремесленного производства, в то время как при экспертизе объемного товарного знака должно быть установлено, что его форма является следствием нетрадиционного исполнения и способна выполнять функции средства индивидуализации товаров определенного производителя.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о несоответствии формы заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ ввиду отсутствия различительной способности.

Полагая, что решение Роспатента от 31.03.2021 нарушает его права и законные интересы, не соответствует требованиям действующего законодательства, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

[A9] Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции признал необоснованным вывод административного органа о том, что форма заявленного обозначения не обладает различительной способностью, так как представляет собой традиционную упаковку, предназначенную для расфасовки товаров 19-го класса МКТУ (строительных смесей).

Суд первой инстанции отметил, что для признания объемного обозначения не обладающим различительной способностью и для отказа в предоставлении такому обозначению правовой охраны в качестве товарного знака Роспатент должен был доказать, что форма заявленного обозначения является традиционной или безальтернативной для изделий того же назначения, а соответственно, выявить аналоговый ряд упаковок конкретного вида товара и соотношения с ним заявленной формы обозначения.

Вместе с тем суд первой инстанции констатировал, что, принимая ненормативный правовой акт, административный орган, вопреки указаниям, изложенным в решении от 29.09.2020 по делу № СИП-450/2020, ограничился лишь перечислением некоторых признаков и указанием на то, что «большая часть характеристик используется

[A10] различными производителями при производстве строительных растворов и смесей».

По мнению суда первой инстанции, изложенное Роспатентом в оспариваемом решении сравнение заявленного обозначения с альтернативными упаковками не является подтверждением того, что спорное обозначение представляет собой стандартную упаковку для товаров, в отношении которых испрашивается его правовая охрана, поскольку из приведенных в решении изображений не усматривается, что они содержат в себе все либо значительную часть отличительных элементов, которыми обладает заявленное обозначение.

Суд первой инстанции сослался на то, что такие признаки, как «корпус емкости, выполненный в форме усеченного конуса с небольшим расширением к верхнему краю, имеющим четко различимую ступеньку в верхней части; проработка верхнего края корпуса кольцевым выступом и отходящими от него перпендикулярно к верхнему краю ребрами; выполнение в верхней части корпуса оригинальной формы и конструкции утолщений под крепление ручки; выполнение крышки уплощенной и имеющей утопленную большую часть верхней стороны с выступающим вверх кольцевым выступом, от которого внутрь отходят трапециеобразные ребра; выполнение крышки с центральным углублением с выступом; проработка боковой внешней стенки крышки расширением книзу в виде «юбки»; отсутствие плотного прилегания боковой внешней стенки крышки к корпусу емкости», не могут быть признаны малосущественными, не оказывающими влияния на различительную способность обозначения и обусловленными функциональным назначением.

Суд первой инстанции признал необоснованным вывод Роспатента о том, что форма заявленного обозначения приближена к стандартной форме ведра, что следует, по его мнению, из ГОСТ Р 51760-2011 и из ГОСТ 33756-2016.

[A11] Суд первой инстанции отметил, что, как и в случае с аналоговым рядом изделий иных производителей, административный орган не приводит в оспариваемом решении какого-либо анализа на предмет сравнения отличительных особенностей формы заявленного обозначения (формы ведра) с формой ведра, зафиксированной в ГОСТ Р 51760-2011 и в ГОСТ 33756-2016, делая при этом голословный вывод о «приближенности к стандартной форме ведра».

Суд первой инстанции не согласился с данной Роспатентом оценкой социологического опроса, проведенного Фондом содействия изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ), указав на необоснованный довод административного органа о том, что восприятие заявленного обозначения производилось респондентами в целом (с учетом изобразительных элементов и композиционного решения), а не в отношении только формы упаковки.

Суд первой инстанции установил, что в рассматриваемом случае возможности дизайнеров при создании формы упаковки товара практически не ограничены; единственной функциональной особенностью изделий, которую должен учесть дизайнер при создании внешнего вида упаковки, является наличие емкости и крышки, предотвращающей доступ к содержимому упаковки. При этом форма емкости, крышки, размер составных элементов, деталей, их соотношение, наличие дополнительных оригинальных дизайнерских элементов, их расположение никак не обусловлены функциональными особенностями упаковок строительных смесей.

Суд первой инстанции отклонил довод административного органа о нерепрезентативности выборки респондентов (в части участия в опросе только специалистов в области отделочных работ), поскольку в рассматриваемой ситуации товары 19-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, не

[A12] являются товарами повседневного спора и широкого потребления, с которыми часто сталкивается рядовой потребителей. Учитывая, что выбор таких товаров, как правило, производится специалистами в сфере отделочных работ, которые используют их в своей деятельности на систематической основе, ориентируются среди существующей на рынке продукции разных производителей, избрание в качестве респондентов именно данной категории потребителей является обоснованным.

Кроме того, суд первой инстанции согласился с доводом заявителя о непоследовательности позиции Роспатента, который одновременно отказал в предоставлении правовой охраны форме заявленного в качестве товарного знака обозначения и в то же время выдал патент Российской Федерации № 111930 на промышленный образец с датой приоритета 21.05.2018 на тождественное ведро.

Суд первой инстанции отметил, что предоставление правовой охраны заявленной упаковке в качестве промышленного образца (патент Российской Федерации № 111930) свидетельствует о неизвестности из сведений, ставших общедоступными в мире до даты его приоритета, совокупности его существенных признаков, а также подтверждает оригинальность промышленного образца, т.е. особенности изделия и творческий характер.

Таким образом, установление соответствия промышленного образца (патент Российской Федерации № 111930) условию патентоспособности «оригинальность», а затем отрицание оригинальных признаков формы у объемного товарного знака по заявке № 2018711953 свидетельствует о непоследовательной позиции административного органа, о нарушении им принципа правовой определенности.

Суд первой инстанции также признал необоснованным вывод Роспатента о недоказанности заявителем приобретения формой

[A13] заявленного обозначения различительной способности в результате его интенсивного использования.

Проанализировав представленные заявителем в подтверждение приобретения спорным обозначением различительной способности в Роспатент доказательства (анализ которых приведен на стр. 28 решения от 30.09.2021), суд первой инстанции пришел к выводу о том, что все упомянутые доказательства свидетельствуют о широком и интенсивном использовании обществом заявленного обозначения, включающего как форму ведра, так и изобразительные и словесные элементы.

При этом суд первой инстанции отметил, что, как следует из имеющегося в материалах дела социологического опроса, потребители выделяют форму ведра как одну из особенностей, которая позволяет отличать продукцию общества от продукции иных производителей. Следовательно, вывод о приобретении обозначением различительной способности должен также распространяться и на форму заявленного обозначения.

С учетом изложенного суд первой инстанции признал необоснованными выводы Роспатента по исключению из правовой охраны формы заявленного обозначения.

Таким образом, поскольку в рассматриваемом случае судом первой инстанции не установлено наличие существенных нарушений процедуры рассмотрения возражения, которые могут быть устранены только при их повторном рассмотрении, суд признал недействительным решение от 31.03.2021 и обязал Роспатент предоставить правовую охрану обозначению по заявке № 2018711953 в полном объеме.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального

[A14] права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что в ней не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по рассмотрению возражений, по принятию решений по результатам такого рассмотрения и о применимом законодательстве, а соответственно, в этой части не проверяются.

Роспатент полагает, что при рассмотрении дела суд первой инстанции неправильно применил норму материального права – пункт 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не учел, что в целом форма заявленного обозначения приближена к стандартной форме ведра, являющегося тарой или упаковкой о чем свидетельствуют ГОСТ Р 51760-2011 и ГОСТ 33756-2016, в которых присутствуют виды упаковки сходной формы. По мнению административного органа, подобная упаковка в виде ведерка используется различными производителями при производстве строительных растворов и смесей, а следовательно, форма, представленная в заявленном обозначении, является традиционной для упаковки подобного вида и незначительно отличается о других форм, встречающихся на рынке.

По утверждению Роспатента, указание суда первой инстанции на то, что в тексте ненормативного правового акта отсутствует детальный сравнительный анализ заявленного обозначения и упаковок иных производителей на предмет наличия в них отличительных особенностей формы обозначения, поименованных заявителем в тексте возражения, не опровергает вывод административного органа об отнесении заявленного обозначения к стандартным формам упаковки.

[A15] Административный орган ссылается на то, что вывод суда первой инстанции, согласно которому предоставление правовой охраны промышленному образцу, соответствующему по форме заявленному обозначению, может являться дополнительным доказательством оригинальности заявленной формы обозначения, не основан на нормах законодательства и противоречит правоприменительной практике.

Кроме того, Роспатент не согласен с выводом суда первой инстанции о приобретении обозначением различительной способности и о распространении ее на форму заявленного обозначения, так как в представленных заявителем документах приведены изображения используемой им в своей хозяйственной деятельности упаковки товара с нанесенными на нее словесными и изобразительными элементами, что не могло учитываться судом.

Не соответствует, по мнению административного органа, материалам дела вывод суда первой инстанции, согласно которому из социологического опроса ВЦИОМ следует, что потребитель выделяет форму ведра как одну из особенностей, которая позволяет отличать продукцию заявителя от продукции иных производителей.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав мнение представителей Роспатента и общества, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и доказательствам, представленным в материалы дела, пришел к следующим выводам.

[A16] В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1 пункта 1¹ статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 этой статьи Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В силу правового подхода, приведенного в абзаце втором пункта 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39, при оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о

[A17] том, обусловлена форма объемного обозначения только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

В абзаце первом пункта 1 и в подпункте 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ приведены различные основания, по которым обозначение может быть признано неохраноспособным. По смыслу последнего положения традиционное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью, а обозначение, элементы которого связаны с функциональным назначением, – как относящееся к форме товаров (к упаковке товаров), определяемой свойством или назначением товаров. При применении указанных положений также учитывается присутствие альтернативных форм на рынке товаров, для которых заявлено обозначение, тогда как утилитарность формы не имеет значения.

Каждое из этих оснований является юридически самостоятельным, и каждое из них само по себе может служить основанием для отказа в регистрации товарного знака. Вместе с тем одно и то же обозначение может быть признано и традиционным, и обусловленным функциональным назначением товара (т.е. в отношении которого имеются оба названных основания для отказа в его регистрации). Этот подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу № СИП-442/2019, от 23.10.2020 по делу № СИП-1107/2019, от 05.03.2021 по делу № СИП-1087/2019 и др.

Российское законодательство устанавливает единый подход к оценке условий охраны для всех видов обозначений, что вытекает из статьи 1477 ГК РФ. Так, единый подход относится к оценке различительной способности (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ): оценка должна

[A18] производиться исходя из восприятия обозначения рядовым, средним потребителем – адресатом товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932). На необходимость единого подхода в оценке условий охраны всех видов обозначений указано в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу № СИП-619/2018.

Несмотря на единый подход ко всем обозначениям, не все элементы обозначения имеют одинаковое значение при оценке его различительной способности. С особым вниманием следует отнестись к решению вопроса о наличии различительной способности в том случае, если объемное обозначение представляет собой форму частей товара или самого товара (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу № СИП-442/2019, от 05.03.2021 по делу № СИП-1087/2019).

На то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя, неоднократно указывалось президиумом Суда по интеллектуальным правам (постановления от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу № СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу № СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу № СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу № СИП-311/2015, от 16.02.2017 по делу № СИП-415/2016, от 19.03.2018 по делу № СИП-384/2017 и др.).

Аналогичный подход отражен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 по делу № 300-ЭС19-12932.

[A19] Президиум Суда по интеллектуальным права обращает внимание на то, что решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по делу № СИП-450/2020, которым ненормативный правовой акт Роспатента от 28.02.2020 о предоставлении правовой охраны обозначению по заявке № 2018711953 с указанием в качестве неохраняемого элемента объемной формы был признан недействительным как не соответствующий требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и административный орган был обязан повторно рассмотреть возражения общества, вступило в законную силу.

Исходя из статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при новом рассмотрении возражения общества Роспатент был обязан учесть выводы Суда по интеллектуальным правам в отношении необоснованности предыдущих выводов административного органа, касающихся неохраноспособности объемной формы и отсутствия оценки доказательствам приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Вместе с тем, как обоснованно установил суд первой инстанции, Роспатент не выполнил указания Суда по интеллектуальным правам, изложенные в судебных актах по делу № СИП-450/2020, а соответственно, выводы Суда по интеллектуальным правам не были учтены административным органом при повторном рассмотрении возражения общества.

Так, суд первой инстанции по настоящему делу отметил, что Роспатент не привел в оспариваемом решении какого-либо анализа на предмет сравнения отличительных особенностей формы заявленного обозначения (формы ведра) с формой ведра, отображенной в ГОСТ Р 51760-2011 и ГОСТ 33756-2016, делая при этом голословный вывод о «приближенности к стандартной форме ведра».

[A20] При этом анализ на предмет выявления в форме ведра, зафиксированной в указанных стандартах, вышеперечисленных особенностей формы заявленного обозначения позволил суду первой инстанции прийти к выводу о полном отсутствии в типовой форме упаковки, содержащейся в этих стандартах, тех особенностей заявленного объемного обозначения, которые придают ему оригинальный характер.

Доводы Роспатента о том, что отсутствие в тексте оспариваемого ненормативного правового акта детального сравнительного анализа заявленного обозначения и упаковок иных производителей на предмет наличия в них отличительных особенностей формы обозначения, поименованных заявителем в тексте возражения, не опровергают вывод Роспатента об отнесении заявленного обозначения к стандартным формам упаковки, а также анализ содержится в отзыве на заявление, подлежат отклонению.

Как отметил суд первой инстанции, в решении от 31.03.2021 Роспатент указал на то, что такие признаки заявленного обозначения, как выполнение корпуса емкости в форме усеченного конуса, с небольшим расширением, имеющим ступеньку, проработка верхнего края корпуса кольцевым выступом, проработка боковой внешней стенки крышки расширением книзу, не придают оригинальности форме обозначения, так как не занимают доминирующего положения в спорном обозначении, плохо визуализируются и, кроме того, присутствуют в изделиях других производителей (в частности, в изделиях производителей «Старатели», «Ярославские краски», «WEBER», «TERRACCO», «KNAUF», «Admiral Korea», «BTB», «BAUPROFFE»).

Вместе с тем в решении от 29.09.2020 по делу № СИП-450/2020, обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение общества, Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость проведения детального сравнительного анализа на предмет наличия на упаковках

[A21] вышеназванных производителей отличительных особенностей формы обозначения, поименованных заявителем в тексте возражения: корпус емкости, выполненный в форме усеченного конуса с небольшим расширением к верхнему краю, имеющим четко различимую ступеньку в верхней части; проработка верхнего края корпуса кольцевым выступом и отходящими от него перпендикулярно к верхнему краю ребрами; выполнение в верхней части корпуса оригинальной формы и конструкции утолщений под крепление ручки; выполнение крышки уплощенной и имеющей утопленную большую часть верхней стороны с выступающим вверх кольцевым выступом, от которого внутрь отходят трапециеобразные ребра; выполнение крышки с центральным углублением с выступом; проработка боковой внешней стенки крышки расширением книзу в виде «юбки»; отсутствие плотного прилегания боковой внешней стенки крышки к корпусу емкости.

Суд первой инстанции обоснованно установил, что Роспатент ограничился лишь перечислением некоторых из этих признаков и указанием на то, что «большая часть вышеперечисленных характеристик используется различными производителями при производстве строительных растворов и смесей».

Так, в тексте оспариваемого решения не отмечается, какие из признаков присутствуют в изделиях других производителей (с указанием совпадающих признаков). Ссылка Роспатента на то, что отличительные признаки (ребро жесткости) обусловлены его функциональным назначением, в оспариваемом решении признана судом немотивированной.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с тем выводом суда первой инстанции, что вопреки указаниям Суда по интеллектуальным правам, изложенным в решении от 29.09.2020 по делу № СИП-450/2020, детальный сравнительный анализ (сопоставление) вышеперечисленных признаков (особенностей) формы

[A22] заявленного обозначения с признаками (особенностями) указанных в решении изделий аналогового ряда при повторном рассмотрении возражения административным органом также не приведен.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что оценка содержащихся в возражении доводов общества, приведенная Роспатентом в отзыве на заявление, не может устранить допущенные административным органом нарушения, поскольку судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный правовой акт.

Учитывая, что при повторном рассмотрении возражения административный орган не в полном объеме исполнил указания суда, направившего возражение на новое рассмотрение в Роспатент, суд первой инстанции по настоящему делу правильно пришел к выводу о том, что административный орган не доказал законность своего решения (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решения суда для Роспатента носят обязательный характер и должны исполняться в том виде, в котором они вступили в законную силу (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что решение Роспатента не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы Роспатента о том, что при решении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку суд первой инстанции не должен был учитывать предоставление правовой охраны аналогичному промышленному образцу, в свою очередь, также не соответствуют нормам статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

[A23] В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2021 по делу № СИП-450/2020 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.05.2021 № 300-ЭС21-6156 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации по кассационной жалобе Роспатента отказано) уже дан ответ на аналогичный довод, заявленный Роспатентом в кассационной жалобе на решение суда, которым возражение по настоящему делу направлено на новое рассмотрение:

«В кассационной жалобе Роспатент со ссылкой на практику Суда по интеллектуальным правам отмечает разную правовую природу промышленных образцов и товарных знаков, не позволяющую учитывать выводы, сделанные в отношении промышленных образцов при экспертизе заявки на товарный знак.

Действительно, в отношении товарных знаков исходя из их основной функции – индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ) установлены особые требования.

Вместе с тем доводы Роспатента, правильные абстрактно, не имеют отношения к конкретному спору.

В данном случае, как утверждал сам Роспатент в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам, предмет спора - является ли форма упаковки стандартной, а этот вопрос решается аналогичным образом и для промышленных образцов, и для объемных товарных знаков.

Более того, применение подходов, характерных для промышленных образцов, к форме объемных товарных знаков осуществлено самим Роспатентом в настоящем споре.

Процитированный выше вывод Роспатента – «заявленная форма ведра сама по себе не является новой, не обладает оригинальностью, позволяющей потребителю выделить товар такой формы среди

[A24] аналогового ряда и запомнить его» (абзац второй страницы 9 приложения к решению Роспатента) – основан на методологии, применимой именно к промышленным образцам (абзац второй пункта 1 статьи 1352 ГК РФ, пункт 75 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695).

Таким образом, в своей кассационной жалобе Роспатент, по существу, оспаривает свое же решение в части использованной им самим методологии.

При таких обстоятельствах соответствующий довод Роспатента не может быть поддержан, а административный орган при новом рассмотрении возражения должен учесть требование правовой определенности, означающее, в частности, предсказуемость решений административного органа (иначе они не обеспечивают государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, гарантированную частью 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации).

При этом учет требования правовой определенности не предполагает обязательного тождества вынесенных решений, но в случае их несовпадения требует указания конкретных, основанных на материалах дела мотивов.».

Данные указания суда Роспатент также не исполнил, что, в свою очередь, также учтено судом первой инстанции при признании недействительным решения административного органа.

Доводы Роспатента о несогласии с выводом суда первой инстанции о приобретении обозначением различительной способности, а также в отношении социологического опроса ВЦИОМ были предметом

[A25] рассмотрения и получили надлежащую правовую оценку со стороны суда в изложенных в судебном акте выводах.

В силу пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, помимо указания на признание оспариваемого акта недействительным, должна содержаться обязанность органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 136 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений и заявлений являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

В соответствии с содержащимися в пункте 138 Постановления № 10 разъяснениями, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

[A26] Как следует из материалов дела, существенности нарушения процедуры рассмотрения возражения общества и необходимости повторного рассмотрения этого возражения судом не установлено, а следовательно, суд первой инстанции правомерно обязал Роспатент предоставить правовую охрану обозначению по заявке № 2018711953 в полном объеме.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с восстановительной мерой, учитывая, что Роспатент дважды ненадлежащим образом рассмотрел возражение.

Третье рассмотрение одного и того же возражения в ситуации неисполнения Роспатентом решения суда не отвечает принципу правовой определенности.

Таким образом, доводы кассационной жалобы, по существу, сводятся к несогласию с результатами произведенного судом первой инстанции исследования представленных в материалы дела доказательств и подлежат отклонению как направленные на переоценку имеющихся в деле доказательств.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает выводы суда первой инстанции основанными на представленных в материалы дела доказательствах и соответствующими нормам материального и процессуального права.

Согласно абзацу 2 пункта 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной

[A27] инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не допускается.

При названных обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта не усматривается. Кассационная жалоба удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2021 по делу № СИП-562/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий Л.А. Новоселова

Члены президиума Г.Ю. Данилов В.А. Корнеев Е.С. Четвертакова

В.А. Химичев Н.Н. Погадаев

[A28]