Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (Москва, ОГРНИП <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2020 по делу № СИП-1098/2019

по заявлениям общества с ограниченной ответственностью «Инста» (2-й пр. Перова Поля, д. 9, эт. 3, пом. III, комн. 1, 2, Москва, 111141, ОГРН <***>) и индивидуального предпринимателя ФИО1 о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) от 01.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 19.11.2018 против выдачи патента Российской Федерации № 2431898 на изобретение.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Инста» – ФИО2, ФИО3 (по совместной доверенности от 30.12.2019 № 10),

Котова М.В. (по доверенности от 11.01.2021 № 01);

от индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО5 (по доверенности от 30.11.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО6 (по доверенности от 07.04.2020 № 01/32-286/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Инста» (далее – общество) и индивидуальный предприниматель ФИО1 обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлениями о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 01.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 19.11.2018 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2431898 (с учетом определения от 10.02.2020 об объединения настоящего дела и дела № СИП-1110/2019).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2020 требования общества и ФИО1 оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ФИО1, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит отменить решение суда первой инстанции и вынести новый судебный акт об удовлетворении его заявления о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным и об обязании административного органа признать спорный патент недействительным полностью.

Роспатентом представлены письменные пояснения, обществом – отзыв на кассационную жалобу, в которых они не согласились с доводами заявителя кассационной жалобы, просили оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители всех лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании представитель ФИО1 поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента и общества возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество являлось патентообладателем изобретения «Штыревой линейный изолятор» по патенту Российской Федерации № 2431898 (код Международной патентной классификации – H01B 17/00 (2006.01)), выданному по заявке от 01.07.2010 № 2010126754/07, совокупность признаков которого была выражена в следующей формуле:

«1. Штыревой линейный изолятор, содержащий, по меньшей мере, две концентрично установленные и соединенные между собой внутреннюю и внешнюю изоляционные детали, отличающийся тем, что внутренняя изоляционная деталь, образующая силовой узел для крепления изолятора на штыре опоры и провода на изоляторе, выполнена из электроизоляционного стекла или из электротехнического фарфора, или из конструкционной пластмассы с головкой, имеющей кольцевую и верхнюю диаметрально расположенную канавки, предназначенные для крепления провода, и резьбовое отверстие под штырь, при этом внешняя изоляционная деталь, выполненная колоколообразной или конусообразной формы из полимерного гидрофобного материала, жестко закреплена на внутренней изоляционной детали.

разрезная втулка, предназначенная для предотвращения выхода из желоба провода при механическом воздействии и исключения повреждения внутренней изоляционной детали проводом при раскатке.

Против выдачи указанного патента ФИО1 было подано 19.11.2018 возражение, мотивированное несоответствием названного изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

По результатам рассмотрения названного возражения Роспатентом было установлено, что техническому решению по патенту Российской Федерации № 2170465 (далее – противопоставленный источник 1) присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения по спорному патенту (в отношении альтернативного варианта исполнения, включающего признак «внутренняя изоляционная деталь выполнена из конструкционной пластмассы»), включая характеристику назначения.

Данные обстоятельства послужили основанием для вывода о несоответствии спорного изобретения (в отношении альтернативного варианта исполнения, включающего признак «внутренняя изоляционная деталь выполнена из конструкционной пластмассы») условию патентоспособности «новизна».

Проверяя доводы заявителя возражения о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» в отношении второго альтернативного варианта исполнения, включающего признак, в соответствии с которым внутренняя изоляционная деталь выполнена из электроизоляционного стекла или из электротехнического фарфора, Роспатент установил, что данный признак известен из противопоставленного технического решения по патенту Российской Федерации № 2248057 (далее – противопоставленный источник 3). При этом Роспатент констатировал, что использование в противопоставленном источнике 1 при изготовлении внутренней изоляционной детали конструкционной пластмассы и в противопоставленном источнике 3 – электроизоляционного стекла или электротехнического фарфора при изготовлении внешней изоляционной детали трекингоустойчивых полимеров, например силиконовой резины, обеспечит достижение тех же результатов.

Данное обстоятельство послужило основанием для вывода о несоответствии спорного технического решения условию патентоспособности «изобретательский уровень» (в отношении второго альтернативного варианта исполнения внутренней изоляционной детали из электроизоляционного стекла или электротехнического фарфора).

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что в возражении представлены источники информации, содержащие сведения об известных решениях, из которых в совокупности известны все признаки независимого пункта формулы изобретения по спорному патенту (в отношении указанных альтернативных вариантов исполнения внутренней изоляционной детали), а также возможность достижения указанных в описании к спорному патенту технических результатов, что привело к признанию спорного изобретения не соответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Вместе с тем ввиду представления обществом-патентообладателем уточненной формулы изобретения, скорректированной путем включения в независимый пункт 1 формулы признаков ее зависимых пунктов 5 и 6, коллегией Палаты по патентным спорам был назначено проведение дополнительного информационного поиска, по результатам которого были

представлены отчет о дополнительном информационном поиске и экспертное заключение. В экспертном заключении был сделан вывод о соответствии изобретения, охарактеризованного скорректированной формулой, условиям патентоспособности.

Поскольку на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам стороны не привели каких-либо комментариев в отношении материалов, представленных по результатам проведенного дополнительного информационного поиска, Роспатент 01.10.2019 принял решение об удовлетворении возражения ФИО1 и о признании вышеуказанного патента на изобретение недействительным частично, с выдачей нового патента с формулой изобретения, представленной патентообладателем на заседании коллегии 06.03.2019.

Принятие Роспатентом указанного решения послужило основанием для обращения общества и ФИО1 в Суд по интеллектуальным правам с заявлениями о признании решения недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался нормами статей 1378, 1386 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и пунктом 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56).

Отклоняя доводы ФИО1 о том, что указанными нормами права допускается лишь однократное внесение изменений в формулу изобретения, а следовательно, действия Роспатента, допустившего неоднократное изменение патентообладателем формулы изобретения являются незаконными, что уточненная редакция формулы изобретения, принятая Роспатентом, была составлена с нарушением пункта 4.9 Правил, что привело

к неправомерному патентованию нового объекта с фактическим расширением объема правовой охраны, суд первой инстанции указал следующее.

Как установил суд первой инстанции, поданное ФИО1 19.11.2018 возражение против выдачи спорного патента на изобретение было принято Палатой по патентным спорам к рассмотрению. Заседание коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения было назначено на 29.01.2019.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 29.01.2019 от общества-патентообладателя поступило ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения для корректировки формулы изобретения, которое в соответствии с положениями Правил № 56 Роспатентом было удовлетворено.

Патентообладатель 27.02.2019 представил уточненную формулу спорного изобретения.

Как указал суд первой инстанции, в соответствии с абзацем пятым пункта 5.1 Правил № 56 в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, в перечень существенных признаков промышленного образца, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

С учетом этого суд первой инстанции констатировал, что решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Вместе с тем, как установил суд первой инстанции, дополнительный информационный поиск по представленной патентообладателем 27.02.2019 уточненной формуле изобретения Роспатентом не проводился, а заседание коллегии 29.01.2019 было перенесено на 06.03.2019.

На заседании, состоявшемся 06.03.2019, патентообладателем была представлена окончательно уточненная формула изобретения: «Штыревой линейный изолятор, содержащий, по меньшей мере, две концентрично

установленные и соединенные между собой внутреннюю и внешнюю изоляционные детали, отличающийся тем, что внутренняя изоляционная деталь, образующая силовой узел для крепления изолятора на штыре опоры и провода на изоляторе, выполнена из электроизоляционного стекла или из электротехнического фарфора, или из конструкционной пластмассы с головкой, имеющей кольцевую и верхнюю диаметрально расположенную канавки, предназначенные для крепления провода, и резьбовое отверстие под штырь, при этом внешняя изоляционная деталь, выполненная колоколообразной или конусообразной формы из полимерного гидрофобного материала, жестко закреплена на внутренней изоляционной детали посредством клеевой прослойки или посредством отформования непосредственно на установленной в пресс-форме внутренней изоляционной детали, предварительно покрытой связующим веществом в зоне контакта обеих деталей, посредством подачи в упомянутую пресс-форму под давлением кремнийорганической смеси и ее вулканизации» (т. 3, л.д. 61).

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам 06.03.2019 было перенесено для проведения дополнительного информационного поиска (т. 3, л.д. 59).

По результатам проведения дополнительного поиска 14.05.2019 в Палату по патентным спорам были представлены отчет о дополнительном информационном поиске и экспертное заключение, в котором сделан вывод о соответствии изобретения, охарактеризованного скорректированной формулой, условиям патентоспособности (т. 3, л.д. 64–68).

При таких обстоятельствах суд первой инстанции признал несостоятельным довод ФИО1 о том, что Роспатентом, допустившим неоднократное изменение патентообладателем формулы спорного изобретения, была существенно нарушена процедура рассмотрения возражения. Так, суд первой инстанции констатировал, что, вопреки мнению заявителя по делу, Роспатент не принимал многократное уточнение патентообладателем формулы спорного изобретения, дополнительный информационный поиск проведен административным органом один раз после окончательного уточнения обществом формулы спорного изобретения.

Кроме того, суд первой инстанции установил, что изменение независимого пункта 1 формулы было осуществлено обществом с использованием признаков, ранее включенных в зависимые пункты формулы изобретения по спорному патенту, с частичным исключением сведений из таких признаков (о температуре кремнийорганической смеси, а также о «специальной» характеристике клеевой прослойки). Такое изменение формулы спорного изобретения суд первой инстанции признал соответствующим требованиям действующего законодательства.

При этом суд первой инстанции отклонил тот довод ФИО1, что исключение указанных признаков привело к расширению объема правовой охраны спорного изобретения.

Довод ФИО1 о том, что его представитель возражал против внесения изменений обществом в формулу изобретения, также был признан судом первой инстанции несостоятельным, поскольку в материалах дела не содержится объективных сведений о совершении поверенным ФИО1 соответствующих процессуальных действий, как и не содержится в материалах административного дела замечаний на протоколы заседаний коллегии Палаты по патентным спорам от 29.01.2019 и от 06.03.2019.

С учетом того что на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам (30.08.2019) стороны не привели каких-либо комментариев в отношении материалов, представленных по результатам проведенного дополнительного информационного поиска, суд первой инстанции счел, что Роспатент 01.10.2019 правомерно принял решение об удовлетворении возражения ФИО1 и о признании спорного патента на изобретение недействительным частично с выдачей нового патента Российской Федерации № 2710687 на изобретение с формулой, уточненной патентообладателем в заседании коллегии Палаты по патентным спорам 06.03.2019, так как по результатам проведения дополнительного поиска было установлено соответствие технического решения, охарактеризованного скорректированной формулой, условиям патентоспособности.

На основании изложенного суд первой инстанции констатировал, что нарушений процедуры рассмотрения возражения ФИО1 против выдачи спорного патента на изобретение Роспатентом не допущено.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о применимом праве, о полномочиях Роспатента, о правомерности выводов административного органа в части наличия оснований для удовлетворения возражения ФИО1

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к оспариванию выводов суда первой инстанции о правомерности принятия Роспатентом изменения патентообладателем формулы спорного изобретения, приведшего к выдаче обществу нового патента на изобретение с формулой, уточненной патентообладателем в ходе рассмотрения коллегией Палаты по патентным спорам возражения ФИО1

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 4.9 Правил № 56 при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений спорный патент должен быть признанным недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

В решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 № ГКПИ10-1228 содержится правовая позиция, согласно которой предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное абзацем первым пункта 4.9 Правил № 56, является обязанностью Палаты по патентным спорам и не может осуществляться произвольно. Установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, Палата по патентным спорам обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о неправомерности принятия коллегией Палаты по патентным спорам неоднократного изменения патентообладателем формулы спорного изобретения президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что соответствующий аргумент не согласуется с обстоятельствами дела. Как указывалось выше, вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, на основании материалов дела судом первой инстанции установлено, что изменение формулы спорного изобретения его патентообладателем было осуществлено в ходе рассмотрения возражения лишь единожды. При этом процедура уточнения формулы изобретения патентообладателем была растянута во времени и осуществлялась обществом в период с 29.01.2019 по 06.03.2019. Уточненная формула изобретения в окончательной редакции была принята коллегией Палаты по патентным спорам к рассмотрению в заседании 06.03.2019, и по ней осуществлялся дополнительный информационный поиск.

Однократное проведение дополнительного информационного поиска подтверждает обоснованность вывода суда первой инстанции о том, что формула спорного изобретения была изменена патентообладателем и такое изменение было принято коллегией Палаты по патентным спорам к рассмотрению лишь единожды.

При данных обстоятельствах иные аргументы, приведенные заявителем кассационной жалобы в обоснование довода о неправильном применении судом первой инстанции пункта 4.9 Правил № 56, а именно о недопустимости неоднократного изменения патентообладателем формулы изобретения на

стадии рассмотрения возражения против выдачи патента, не имеют значения для результатов рассмотрения президиумом Суда по интеллектуальным правам кассационной жалобы в данной конкретной ситуации, изложенной выше.

В отношении довода заявителя о том, что «допущенное Роспатентом и признанное законным Судом по интеллектуальным правам произвольное комбинирование, сокращение и обобщение признаков зависимых пунктов формулы изобретения существенно нарушает нормы законодательства», президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как указано выше, суд первой инстанции установил, что изменение независимого пункта 1 формулы было осуществлено обществом- патентообладателем с использованием ранее включенных в формулу зависимых пунктов с исключением из признаков зависимых пунктов формулы части сведений.

По мнению заявителя, в случае, если правовая охрана, предоставленная в объеме независимого пункта 1 формулы изобретения признана недействительной, то «возможным представляется лишь сужение объема охраны до одного из частных случаев выполнения или использования изобретения согласно тому или иному зависимому пункту формулы». Заявитель считает, что внесенные в независимый пункт формулы изменения нарушают нормы статьи 1354 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований не согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что исключение указанных признаков не привело к расширению правовой охраны спорного изобретения. Довод заявителя кассационной жалобы об обратном носит сугубо декларативный характер, основан на размышлениях общего (теоретического) порядка и не согласуется с обстоятельствами данного конкретного дела.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

Согласно действовавшей на дату приоритета спорного изобретения норме подпункта 1 пункта 10.8.1.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327, зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

Таким образом, включение в независимый пункт формулы изобретения любых признаков из зависимых пунктов на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента априори приводит к уменьшению объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Очевидно также, что любая совокупность (комбинация) частных случаев выполнения или использования изобретения не приведет к расширению объема правовой охраны, предоставляемой независимым пунктом первоначальной формулы изобретения.

Суд первой инстанции правомерно учел, что Роспатент провел дополнительный информационный поиск и установил патентоспособность изобретения с предложенной заявителем уточненной формулой, которая не привела к расширению правовой охраны, предоставляемой первоначальным (спорным) патентом.

Заявитель кассационной жалобы также привел в обоснование вышерассмотренного довода аргумент, согласно которому комбинирование, сокращение и обобщение признаков зависимых пунктов формулы приводит к «неопределенности возникающих в связи с этим процедурных правоотношениях между патентообладателем и заинтересованными лицами – пользователями технических решений, защищенных новым патентом с измененной формулы», поскольку новый патент считается действующим с даты подачи заявки на выдачу патента, признанного недействительным частично. Таким образом, как указывает заявитель кассационной жалобы,

предъявив пользователю технического решения иск о защите права на патент, признанный частично недействительным, патентообладатель вправе в рамках рассматриваемого иска предъявить требования о защите права на новый патент.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, оценив указанный довод, отмечает, что соответствующая аргументация фактически сводится к мнению о правовой неопределенности, возникающей при признании патента на изобретение (полезную модель) недействительным с выдачей нового патента на техническое решение с измененной формулой, и о недопустимости такой «неопределенности» в отношениях патентообладателя с возможными пользователями технического решения. Однако соответствующее мнение заявителя кассационной жалобы фактически сводится к отрицанию предусмотренного абзацем вторым пункта 4 статьи 1398 ГК РФ правового механизма выдачи нового патента взамен патента, признанного недействительным частично.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы судебные расходы относятся на заявителя кассационной жалобы – ФИО1

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2020 по делу № СИП-1098/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий Л.А. Новоселова

Члены президиума Г.Ю. Данилов Н.Л. Рассомагина

В.А. Химичев Р.В. Силаев