Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ФИО1 на решение Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2013 по делу № СИП-164/2013 (судьи Снегур А.А., Рассомагина Н.Л., Силаев Р.В.)

по заявлению ФИО1 (г. Саранск) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., 30 корп. 1, <...>, ОГРН <***>)

об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 26.03.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010139447/08(056395); отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 22.08.2013; обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдать патент на изобретение «Компьютерная система и способ управления данными» по заявке № 2010139447/08.

В судебном заседании приняли участие:

от заявителя: ФИО1 (паспорт),

от Роспатента: ФИО2 по доверенности от 10.09.2013 № 01/25-537.

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 (далее – заявитель, ФИО1) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отмене решения от 26.03.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010139447/08(056395); отмене решения Роспатента от 22.08.2013 об отказе в удовлетворении возражений на решение от 26.03.2012; обязании выдать патент на изобретение «Компьютерная система и способ управления данными» по вышеназванной заявке.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2013 производство по требованию ФИО1 об отмене решения Роспатента от 26.03.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010139447 прекращено, в удовлетворении заявления ФИО1 в остальной части отказано.

Не согласившись с принятым решением, ФИО1 обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение от 18.11.2013 отменить и передать дело на новое рассмотрение или принять новый судебный акт. Полагает, что решение суда первой инстанции принято при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, указывает на несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела и недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд первой инстанции посчитал установленными, а также на неправильное применение норм материального права. Считает, что суд не имел права прекращать производство по требованию об отмене решения Роспатента от 26.03.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2010139447/08(056395).

Заявитель полагает, что вывод суда о том, что предложенное им решение заключается лишь в особой группировке хранящихся на запоминающем устройстве данных, а достижение заявленного результата обусловлено только формой представления информации, что характерно для решений, заключающихся в представлении информации, основан исключительно на устной немотивированной консультации привлечённого судом специалиста.

В отзыве на кассационную жалобу Роспатент просит обжалуемое решение оставить без изменения, отмечая при этом, что суд первой инстанции с учетом консультации специалиста, а также всех имеющихся в материалах дела доказательств, пришел к обоснованному выводу о том, что предложенное ФИО1 решение заключается лишь в особой группировке хранящихся в запоминающем устройстве данных, а достижение заявленного результата обусловлено только формой предоставления информации, что характерно для решений, заключающихся в представлении информации. Поэтому данное обстоятельство в силу подпункта 6 пункта 5 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации исключает возможность отнесения таких решений к изобретениям.

По мнению Роспатента, учитывая, что содержащиеся в ограничительной части независимых пунктов 1 и 7 формулы признаки известны из патентного документа US 2009/0204572 А1, а содержащиеся в отличительной части независимых пунктов 1 и 7 формулы признаки с учетом приведенного выше не принимаются во внимание при оценке новизны заявленной группы изобретений, вывод суда первой инстанции о несоответствии заявленной группы изобретений по заявке № 2010139447 условию патентоспособности «новизна» является обоснованным и соответствует положениям пункта 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта (1) пункта 24.5.2 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327 (далее – Регламент).

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам заявитель доводы кассационной жалобы поддержал, просил решение суда первой инстанции отменить и принять новое решение об удовлетворении заявленных требований.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.

Рассмотрев кассационную жалобу, возражения на неё, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права при принятии решения, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу, что судебный акт подлежит отмене в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 24.09.2010 ФИО1 подана заявка на выдачу патента на группу изобретений «Компьютерная система и способ управления данными», которой присвоен регистрационный номер № 2010139447.

Заявленная группа изобретений охарактеризована в формуле, содержащей независимый пункт 1 и зависимые от него пункты 2-6, относящиеся к компьютерной системе управления данными, а также независимый пункт 7 и зависимые от него пункты 8-13, относящиеся к способу управления данными, хранящимися в компьютерной системе.

Независимые пункты 1 и 7 формулы представлены в следующей редакции:

«1. Компьютерная система управления данными, содержащая, по меньшей мере, один процессор и, по меньшей мере, одно запоминающее устройство, которое, по меньшей мере, хранит записи, по меньшей мере, четырех типов: классов, атрибутов, сущностей и значений, при этом с записями атрибутов хранятся данные о связанных объектах классов, с записями сущностей хранятся данные о связанных объектах классов, с записями значений хранятся данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей, с записями сущностей хранятся данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов сущностей, с записями сущностей хранятся данные о времени начала применения данных записей, с записями значений хранятся данные о времени начала применения данных записей.

7. Способ управления данными, хранящимися в компьютерной системе, заключающийся в том, что организуют хранилище данных, создают, по меньшей мере, четыре таблицы, воплощающие информацию о классах, атрибутах, сущностях и значениях, при этом с записями атрибутов хранят данные о связанных объектах классов, с записями сущностей хранятся данные о связанных объектах классов, с записями значений хранятся данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей, с записями сущностей хранятся данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов сущностей, с записями сущностей хранятся данные о времени начала применения данных записей, с записями значений хранятся данные о времени начала применения данных записей.».

В соответствии с представленным описанием изобретения технический результат заявленного изобретения заключается в расширении функциональности и арсенала технических средств, повышении надежности, безопасности и технологичности компьютерных систем.

По результатам проведённой экспертизы решением Роспатента от 26.03.2012 ФИО1 отказано в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010139447 в связи с несоответствием заявленной группы изобретений условию патентоспособности «новизна». В качестве источника информации, подтверждающего несоответствие заявленной группы изобретений условию патентоспособности «новизна», экспертизой противопоставлен патентный документ US 2009/0204572 А1, опубликованный 13.08.2009.

Не согласившись с указанным решением Роспатента от 26.03.2012, ФИО1 обратился с возражением в палату по патентным спорам.

Возражение ФИО1 рассмотрено в порядке, предусмотренном статьей 1248 и пунктом 3 статьи 1387 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждёнными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила ППС), в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации.

В ходе рассмотрения возражения ФИО1 на заседании коллегии палаты по патентным спорам 24.07.2013 установлено, что все признаки, которыми заявленное изобретение по независимому пункту 1 формулы отличается от решения по патентному документу US 2009/0204572 А1, характеризуют записанную на носителе информацию (данные), представленную определенным образом. В связи с этим данные отличительные признаки характеризуют иное решение, не считающееся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, и согласно подпункту (1) пункта 24.5.2 Регламента не подлежат учету при проверке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

Все признаки, которыми заявленное изобретение по независимому пункту 7 формулы отличается от решения по патентному документу US 2009/0204572 А1, характеризуют определенный вид информации, сохраненный в хранилище данных, то есть характерны для решений, заключающихся в представлении информации. Данные отличительные признаки характеризуют иное решение, не считающееся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, и согласно подпункту (1) пункта 24.5.2 Регламента также не подлежат учету при проверке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

Данные обстоятельства с учетом положений подпунктов (1) и (4) пункта 24.5.2 Регламента, пунктов 2 и 5 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации послужили основанием для вывода Роспатента о несоответствии условию патентоспособности «новизна» заявленных изобретений по независимым пунктам 1 и 7 формулы.

На основании изложенного решением Роспатента от 22.08.2013 ФИО1 отказано в удовлетворении возражения от 18.03.2013 на решение Роспатента от 26.03.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010139447.

Считая вышеуказанные решения Роспатента незаконными, ФИО1 обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованиями об их отмене.

Прекращая производство в части требования ФИО1 об отмене решения Роспатента от 26.03.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010139447 суд первой инстанции исходил из того, что данное требование не подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным правам, поскольку должно быть предъявлено в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 2 статьи 1248 и пункт 3 статьи 1387 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Отказ в удовлетворении требования заявителя об отмене решения Роспатента от 22.08.2013 мотивирован судом первой инстанции соответствием оспариваемого решения требованиям законодательства.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что из системного толкования положений пункта 3 статьи 1387 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснения, содержащегося в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что производство по требованию ФИО1 об отмене решения Роспатента от 26.03.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010139447 подлежит прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что вывод суда первой инстанции относительно соответствия оспариваемого решения Роспатента от 22.08.2013 требованиям законодательства основан на неправильном применении норм материального права.

В силу положений подпункта 6 пункта 5 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации не являются изобретениями решения, заключающиеся только в представлении информации. В соответствии с данным пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Таким образом, в предмет доказывания по настоящему делу входит выяснение вопроса о том, относится ли заявленное ФИО1 решение к числу технических, или оно является решением, заключающимся лишь в представлении информации, что исключает признание его изобретением.

Суд первой инстанции, учитывая консультацию специалиста, а также исследовав иные доказательства, имеющиеся в материалах дела, в частности выдержки из словарей русского языка, копии справок Роспатента о регистрации в качестве изобретений решений в области компьютерных систем, проанализировав информацию, содержащуюся в формуле изобретения, пришел к выводу, что предложенное ФИО1 решение заключается лишь в особой группировке хранящихся в запоминающем устройстве данных, а достижение заявленного результата обусловлено только формой представления информации, что характерно для решений, заключающихся в представлении информации.

Вместе с тем суд не учёл следующее.

Как указано в пункте 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с положениями подпунктов (2) и (3) пункта 10.8 Регламента формула изобретения должна быть полностью основана на описании, то есть характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием. Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, то есть содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В заключении коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения ФИО1 (далее – заключение), положенном Роспатентом в основу решения от 22.08.2013, указано, что заявленное ФИО1 изобретение по пункту 1 формулы не соответствует условию патентоспособности «новизна».

При этом в заключении сделан вывод о том, что отличительные признаки изобретения характеризуют не сам носитель информации, а только записанную на этом носителе информацию (данные), представленную определенным образом.

В то же время, в заключении сделан вывод о том, что результаты, обеспечиваемые отличительными признаками, заключающиеся в минимизации памяти для хранения темпоральных данных, повышения скорости поиска таких данных, а также расширении функциональных возможностей (сохранение доказательств авторства и другие) достигаются за счет использования нового принципа распределения и адресации данных и интерпретации этих данных компьютерной системой. То есть возможность достижения указанных результатов обусловлена только формой представления информации. Следовательно, они не могут считаться имеющими технический характер (подпункт (1.1) пункта 10.7.4.3. Регламента). Таким образом, указанные отличительные признаки характерны для решений, заключающихся в представлении информации (пункт 5 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.2 Регламента признаки, характеризующие иное решение, не считаются изобретением, не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

Таким образом, в заключении указывается на наличие результатов, обеспечиваемых отличительными признаками изобретения ФИО1 за счёт нового принципа распределения и адресации данных и их интерпретации компьютерной системой. После чего в заключении сделан вывод о том, что возможность достижения указанных результатов обусловлена только формой представления информации.

Анализируя доводы и возражения, содержащиеся в решении Роспатента, касающиеся охраноспособности способа управления данными, хранящимися в компьютерной системе по пункту 7 формулы, коллегия палаты по патентным спорам отметила, что из уровня техники известен способ управления данными, раскрытый в патентном документе, в котором организуют хранилище данных и информацию представляют в виде таблицы.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам сделан вывод о том, что отличительные признаки изобретения ФИО1 по пункту 7 формулы характеризуют определенный вид информации, сохраненный в хранилище данных, то есть характерны для решений, заключающихся в представлении информации.

Пунктом 4.8 Правил ППС предусмотрено, что при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.5 - 1.8 этих Правил, коллегия палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы.

В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицо, подавшее заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявку на регистрацию товарного знака или заявку на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.

При необходимости более тщательного исследования вновь представленных источников информации или дополнительных обстоятельств заседание коллегии палаты по патентным спорам может быть перенесено.

Пунктом 3.3.3 Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утвержденного приказом Роспатента от 25.07.2011 № 87, предусмотрено, что при наличии в характеристике решения признаков, характеризующих носитель информации, целесообразно выявлять решаемую задачу и результат, который достигается решением (имеет ли результат технический характер). При возникновении подобных ситуаций следует направить заявителю запрос или уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта с соответствующими доказательствами того, что объект не является изобретением. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая корректировка не приведет к изменению заявки по существу. Следует, однако, иметь в виду, что окончательное решение вопроса о том, заключается ли предложенное решение только в представлении информации, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением абзаца четвертого подпункта 1 пункта 24.5 Регламента, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа.

Общая рекомендация состоит в том, что следует проявлять осторожность при отнесении признаков к категории характерных для объектов, перечисленных в пункте 5 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, чтобы не отнести к указанной категории признаки, «внешне похожие» на таковые, а на самом деле влияющие на достижение технического результата. Приведенная рекомендация связана с тем, что одни и те же признаки могут влиять как на достижение технического результата, так и на достижение нетехнического результата (пункт 3.3.4 Руководства по экспертизе заявок на изобретения).

Однако в заключении не указаны мотивы и не приведены принципы, которыми руководствовалась коллегия палаты по патентным спорам, делая выводы, что предложенное ФИО1 решение заключается лишь в особой группировке хранящихся в запоминающем устройстве данных, а достижение заявленного результата обусловлено только формой представления информации, что характерно для решений, заключающихся в представлении информации.

При этом в заключении отсутствуют какие-либо выводы о том, что заявленное ФИО1 изобретение направлено только на решение задач представления информации.

Кроме того, заключение не содержит выводов, опровергающих доводы ФИО1 о возможности достижения заявленного в изобретении технического результата, заключающегося в минимизации памяти для хранения темпоральных данных, повышения скорости поиска таких данных, расширения функциональных возможностей (сохранение доказательств авторства изменений и других).

Вывод в заключении о том, что достигаемый результат не считается имеющим технический результат, сделан со ссылкой на то, что такой результат обусловлен только особенностями смыслового содержания информации и ссылкой на определение слова «смысл», содержащееся в Толковом словаре русского языка.

Однако заключение не опровергает довод ФИО1 о том, что результат заявленного им изобретения достигается, в том числе, при интерпретации хранимых данных компьютерной системой, но не её пользователем, то есть человеком.

В возражениях от 16.02.2013 ФИО1 ссылается на решение в заявленном им изобретении частной задачи распределения и адресации памяти, то есть задачи построения максимально эффективных (по размеру, скорости обработки, возможностям) хранилищ данных, обеспечивающих сохранение не только текущего состояния данных, но и всех предшествующих состояний.

В обоснование данного довода ФИО1 указывал, что в Международной патентной классификации решения, заключающиеся в выборке, адресации или распределении данных в системах или архитектурах памяти, относятся к группе G06F 12/00, по которой Роспатентом выдано значительное количество патентов, например таких, в которых отличительной особенностью является представление данных в компьютерной системе: RU 2371761, RU 2294011, RU 2294012, RU 2298826, RU 2304805, RU 2347258, RU 2370808, RU 2377647, RU 2378690.

Однако в заключении отсутствуют мотивированные доводы, которые бы опровергли указанное возражение ФИО1, не дана оценка обоснованности или необоснованности ссылки ФИО1 на выданные Роспатентом патенты, в которых отличительной особенностью является представление данных в компьютерной системе.

Не опровергнуты изложенные в возражениях от 16.02.2013 доводы ФИО1 и в Заключении коллегии палаты по патентным спорам, положенное в основу оспариваемого решения Роспатента от 22.08.2013.

При этом Роспатентом не учтена общая рекомендация, изложенная в пункте 3.3.4 Руководства по составлению запроса при проведении экспертизы по заявке на изобретение, утверждённого приказом Роспатента от 31.12.2009 № 195 состоящая в том, что следует проявлять осторожность при отнесении признаков к категории характерных для объектов, перечисленных в пункте 5 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, чтобы не отнести к указанной категории признаки, "внешне похожие" на таковые, а на самом деле влияющие на достижение технического результата. Приведенная рекомендация связана с тем, что одни и те же признаки могут влиять как на достижение технического результата, так и на достижение нетехнического результата.

Заключение от 22.08.2013 также не содержит информации о том, что коллегия палаты по патентным спорам учитывала рекомендацию, содержащуюся в пункте 3.3.3 Руководства по составлению запроса при проведении экспертизы по заявке на изобретение, утверждённого приказом Роспатента от 31.12.2009 № 195, о том, что при наличии в характеристике решения признаков, характеризующих носитель информации, целесообразно выявлять решаемую задачу и результат, который достигается решением (имеет ли результат технический характер).

Отсутствует также информация о том, направлялся ли Лизину С.Н запрос или уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта с соответствующими доказательствами того, что объект не является изобретением, с приведением конкретных рекомендаций по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая корректировка не приведёт к изменению заявки по существу, как это предусмотрено пунктом 3.3.3 Руководства по составлению запроса при проведении экспертизы по заявке на изобретение.

Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении положения подпункта (2) и (3) пункта 10.8. Регламента, указывающего, что формула изобретения должна быть полностью основана на описании, то есть характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объём правовой охраны должен быть подтвержден описанием. Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, то есть содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, коллегией по патентным спорам при рассмотрении возражения ФИО1 не учтены положения пункта 4.8 Правил ППС о том, что лицо, подавшее заявку на выдачу патента на изобретение или его представитель, в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения, должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и им должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений. При необходимости более тщательного исследования вновь представленных источников информации или дополнительных обстоятельств заседание коллегии палаты по патентным спорам может быть перенесено.

Как указано в протоколе заседания коллегии палаты по патентным спорам от 24.07.2013 по рассмотрению возражения ФИО1, относящегося к заявке № 2010139447/08, коллегия палаты решила, что отсутствуют основания для переноса сроков рассмотрения возражений ФИО1

Коллегией палаты по патентным спорам при рассмотрении возражений не учтены содержащиеся в Правилах и Регламенте критерии отнесения признаков к категории характерных для объектов, перечисленных в пункте 5 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Коллегия палаты по патентным спорам, делая вывод о том, что предложенное ФИО1 решение заключается лишь в особой группировке хранящихся в запоминающем устройстве данных, а достижение заявленного результата обусловлено только формой представления информации, что характерно для решений, заключающихся в представлении информации, не учитывала описание изобретения.

Суд первой инстанции не дал этим обстоятельствам надлежащей оценки.

В соответствии со статьей 87.1. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, арбитражный суд может привлекать специалиста. Консультация дается в устной форме без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения суда. В целях получения разъяснений и дополнений по оказанной консультации специалисту могут быть заданы вопросы судом и лицами, участвующими в деле.

Суд первой инстанции, исходя из того, что для разрешения вопроса о том, относится ли заявленное ФИО1 решение к числу технических или оно является решением, заключающимся только в представлении информации, что исключает признание его изобретением, требуется наличие специальных познаний, определением от 05.11.2013 привлек к участию в деле в качестве специалиста ФИО3 Ю.

В судебном заседании специалистом была дана консультация о том, что предложенное ФИО1 решение заключается только в представлении информации, которое было учтено судом при принятии решения.

Вместе с тем устная консультация специалиста не содержит мотивов, по которым он пришёл к данному выводу. В целях получения разъяснений и дополнений по оказанной консультации суд мог воспользоваться правом задать специалисту уточняющие вопросы.

Согласно статье 11 Гражданского кодекса Российской Федерации защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд.

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.

В силу пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц должно содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Таким образом, в судебном акте должно содержаться указание на необходимость восстановления нарушенного права заявителя, а именно, на обязание государственного органа совершить определенные действия по восстановлению нарушенного права.

Пунктом 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», разъяснено что, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При этом отмечено, что в рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Президиум Суд по интеллектуальным правам считает, что оспариваемое решение Роспатента от 22.08.2013 по заявке № 2010139447/63 не соответствует нормативно-правовым актам о порядке подачи и рассмотрения заявок на изобретения и нарушает права заявителя, препятствуя получению им патента Российской Федерации на изобретение, что в соответствии со статьей 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации даёт основания для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным и обязания Роспатента устранить нарушение прав заявителя.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2013 по делу № СИП-164/2013 в части отказа в удовлетворении требования о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.08.2013 по заявке № 2010139447/63 отменить.

В указанной части требования ФИО1 удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.08.2013 по заявке № 2010139447/63 полностью, как не соответствующее Правилам подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждённым Приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, Административному регламенту исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приёма заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение ФИО1 от 18.03.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение с учётом настоящего постановления.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу ФИО1 расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы в размере 100 рублей.

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Председательствующий:

Л.А. Новосёлова

Члены президиума:

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Д.А. Булгаков