Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (пл. Металлургов, д. 2, <...>, ОГРН <***>), Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) и поданную в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационную жалобу публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (ул. Карла Маркса, д. 30, корп. 1, г. Уфа, <...>, ОГРН <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2020 по делу № СИП-677/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью

«Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации» (ул. Менделеева, д. 217, корп. А, эт. 3, пом. № 1, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450071, ОГРН 1096671018861) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 25.01.2019 против выдачи патента Российской Федерации № 2355729 на изобретение «Добавка коксующая».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат».

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации» – ФИО1 (по доверенности от 12.05.2020 № 77-2/6855), ФИО2 (по доверенности от 27.09.2019) и ФИО3 (по доверенности от 04.10.2019 № 77-2/6594);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО4 (по доверенности от 07.04.2020 № 01/23-264/41);

от публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» – ФИО5 (по доверенности от 15.10.2019 № 48 АА 1544555) и ФИО6 (по доверенности от 01.11.2019 № 77 АГ 2655017);

от публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» – ФИО7 (по доверенности от 26.12.2019 № ДОВ/8/294/19) и ФИО8 (по доверенности от 26.12.2019 № ДОВ/8/296/19).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Промышленные инновационные технологии Национальной коксохимической ассоциации» (далее – общество «ПРОМИНТЕХ НКА») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 24.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 25.01.2019 против выдачи патента Российской Федерации № 2355729 на изобретение «Добавка коксующая». В целях восстановления своих нарушенных прав заявитель просил суд обязать Роспатент отменить запись об аннулировании спорного патента.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – общество «НЛМК»).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2020 решение Роспатента от 24.05.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения от 25.01.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2355729, признано недействительным как не соответствующее требованиям статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ); суд обязал Роспатент восстановить правовую охрану патента Российской Федерации № 2355729 на изобретение «Добавка коксующая».

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, общество «НЛМК» просит отменить

решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Роспатент также обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Кроме того, лицо, не привлеченное к участию в деле, – публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (далее – общество «Башнефть») обратилось в порядке, предусмотренном статьей 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Общество «ПРОМИНТЕХ НКА» представило отзыв на кассационные жалобы, в котором не согласилось с изложенными в них доводами, просило оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

Общество «НЛМК» представило возражения на отзыв общества «ПРОМИНТЕХ НКА», в которых поддержало ранее изложенные в кассационной жалобе доводы и высказало несогласие с изложенным в отзыве мнением.

Кроме того, общество «ПРОМИНТЕХ НКА» представило письменные позиции по кассационной жалобе и по письменным объяснениям общества «Башнефть», а также письменные пояснения на возражение общества «НЛМК» на отзыв общества «ПРОМИНТЕХ НКА».

Определением Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2020 судебное разбирательство по рассмотрению кассационных жалоб было отложено в целях дополнительного изучения материалов дела и правовых позиций лиц, участвующих в деле.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам 17.08.2020 явились представители общества «ПРОМИНТЕХ НКА», общества «НЛМК» и общества «Башнефть».

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

В связи с нахождением ряда членов президиума Суда по интеллектуальным правам в очередном отпуске состав президиума Суда по интеллектуальным правам был изменен.

Рассмотрение кассационных жалоб начато с самого начала.

В судебном заседании представители общества «НЛМК», Роспатента и общества «Башнефть» поддержали изложенные в своих кассационных жалобах доводы, просили их удовлетворить.

Представители общества «ПРОМИНТЕХ НКА» возражали против удовлетворения кассационных жалоб, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, патент Российской Федерации № 2355729 на изобретение «Добавка коксующая» (номер Международной патентной классификации С10В 57/04 (2006.01)) выдан по заявке № 2008107441/04 с приоритетом от 26.02.2008 на имя закрытого акционерного общества научно- производственное объединение «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» со следующей формулой:

«Применение нефтяного кокса с выходом летучих веществ в интервале более 14% и менее 25% в качестве коксующей добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса.».

Согласно сведениям из Государственного реестра изобретений Российской Федерации 19.02.2010 на основании договора № РД0060763 патентообладателем стало общество «ПРОМИНТЕХ НКА».

В Роспатент 25.01.2019 от общества «НЛМК» поступило возражение против выдачи патента Российской Федерации № 2355729, мотивированное несоответствием изобретения условию патентоспособности «новизна».

С возражением общество «НЛМК» представило ряд источников, в том числе патентные документы, а также документы, содержащие справочную информацию.

В обоснование своего возражения общество «НЛМК» отметило, что все признаки формулы изобретения (состоящего из одного независимого пункта) полностью раскрыты в каждом из представленных с возражением патентных документов.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 24.05.2019 о его удовлетворении и о признании патента Российской Федерации № 2355729 на изобретение недействительным полностью.

Проанализировав раскрытые в патентном документе US 2787585 (дата публикации – 02.04.1957; далее – источник информации 1) сведения, административный орган пришел к выводу о том, что из названного источника известно применение нефтяного кокса в области металлургии, в частности на коксохимических предприятиях.

Роспатент со ссылкой на положения пункта 19.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 № 82 (далее – Правила № 82), признал

необоснованным довод патентообладателя об отсутствии на дату приоритета спорного изобретения такого самостоятельного объекта правовой охраны, как «применение».

Роспатент констатировал, что раскрытое в источнике информации 1 техническое решение (из которого известно применение нефтяного кокса в области металлургии, в частности на коксохимических предприятиях) относится к средству того же назначения, что и техническое решение, охарактеризованное в формуле изобретения, защищенного спорным патентом, а именно к применению нефтяного кокса.

Административный орган установил, что из источника информации 1 известно применение нефтяного кокса с выходом летучих веществ в интервале от 14 до 24% в качестве добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса.

В ходе рассмотрения возражения правообладатель заявил довод о том, что в спорном изобретении раскрывается применение нефтяного кокса в качестве коксующей добавки к угольным шихтам, в то время как из противопоставленного источника применение нефтяного кокса в качестве именно коксующей добавки не известно.

Правообладатель утверждал, что в противопоставленном источнике информации 1 нефтяной кокс применяется исключительно для того, чтобы образовать смесь с более низким содержанием летучих веществ по сравнению с высоким содержанием летучих веществ в используемом слабококсующемся угле и, соответственно, повысить за счет этого прочность получаемого кокса.

Данный довод отклонен административным органом с указанием на то, что добавка к угольным шихтам, использующаяся в источнике информации 1, представляет собой добавку, определяющую процесс коксования, то есть является коксующей.

Роспатент констатировал, что процесс коксования является в источнике информации 1 стандартным, протекает в обычных условиях

(в коксовой печи при температурах коксования) и служит для получения такого же, как и в спорном изобретении, продукта – металлургического кокса. На основании изложенного административный орган пришел к выводу об отсутствии оснований для утверждения о том, что у известного из уровня техники продукта возможно проявление свойства и связанного с ним нового механизма действия при использовании его в аналогичном процессе по назначению, заявленному в спорном изобретении.

Таким образом, Роспатент определил, что в источнике информации 1 раскрыты признаки, касающиеся применения нефтяного кокса с выходом летучих веществ в интервале от 14 до 24 % в качестве коксующей добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса, приведенные в формуле изобретения по спорному патенту.

Установив, что описанному в источнике информации 1 техническому решению присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения по спорному патенту, Роспатент констатировал наличие оснований для признания изобретения по спорному патенту не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

В связи с указанным выводом административный орган не анализировал иные представленные с возражением патентные документы.

В отношении представленных подателем возражения словарно- справочных источников административный орган отметил, что они содержат общую информацию из области техники и приведены для сведения.

Административный орган отклонил как необоснованные доводы, изложенные в поступившем 14.05.2019 от патентообладателя особом мнении.

Не согласившись с решением Роспатента, общество «ПРОМИНТЕХ НКА» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

В поданном в суд заявлении правообладатель указывал, что спорное изобретение могло быть признано не соответствующим условию патентоспособности «новизна» только в том случае, если будет обнаружен источник информации, из которого известно применение нефтяного кокса с выходом летучих веществ в интервале более 14 и менее 25 % в качестве именно коксующей добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса.

Правообладатель высказал мнение о том, что назначением спорного изобретения является использование нефтяного кокса в качестве коксующей добавки, в то время как назначение технического решения, охарактеризованного в источнике информации 1, Роспатент не устанавливал: не анализировал, является ли добавка к углю, используемая в этом техническом решении, именно коксующей.

Правообладатель полагал, что Роспатент допустил ошибку, признав коксующими любые компоненты, которые принимают участие в процессе коксования при получении металлургического кокса.

Общество «ПРОМИНТЕХ НКА» со ссылкой на ГОСТ 25543-88 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам» (далее – ГОСТ 25543-88) указывало на классификацию углей: коксующие, спекающие и отощающие, которые обладают разными свойствами и выполняют разные функции при их использовании для коксования.

Правообладатель считал, что Роспатент не принял во внимание информацию, касающуюся введения в шихту различных добавок:

отощающих добавок, которые вводятся в шихту с избыточной спекаемостью, отощают всю систему при коксообразовании и являются скелетом будущих кусков кокса;

ожирняющих добавок, которые вводятся в шихту, имеющую недостаточную спекаемость, увеличивают количество жидких продуктов в пластическом состоянии угля и повышают спекаемость всей шихты.

Общество «ПРОМИНТЕХ НКА» приводило примеры различных добавок к шихте, использованных в патентных документах: спекающая добавка в технических решениях, защищенных патентами Российской Федерации № 2333236, № 2345117, и в заявке № 2004129618; отощающая добавка в техническом решении, защищенном патентом Российской Федерации № 2343179.

По мнению патентообладателя, Роспатент не учел, что коксующими называются не все компоненты шихты для коксования, а только те, которые обладают свойствами коксуемости (а не спекаемости или отощения); не установил, какие свойства проявляет нефтяной кокс в техническом решении, охарактеризованном в источнике информации 1, – спекающего, отощающего или коксующего компонента шихты; не опроверг тот довод патентообладателя, что в техническом решении, охарактеризованном в источнике информации 1, нефтяной кокс используется в качестве отощающей добавки, в то время как в спорном изобретении – в качестве коксующей добавки.

Кроме того, патентообладатель ссылался на злоупотребление правом, допущенное со стороны подателя возражения.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции признал, что термин «коксующая добавка» известен из уровня техники и понятен специалистам: он определяется

через понятие коксуемости – способности угля образовывать кусковой пористый материал (кокс), обладающий определенной крупностью и механической прочностью.

Соответственно, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что назначение спорного изобретения определяется использованием нефтяного кокса в качестве именно коксующей добавки.

Суд первой инстанции проанализировал источник информации 1 и по результатам исследования пришел к выводу о том, что в этом техническом решении нефтяной кокс использован в качестве спекающей добавки (добавки, влияющей на процесс спекаемости шихты).

Суд первой инстанции также указал на то, что не могут быть признаны правомерными доводы Роспатента о возможности признания коксующими любых компонентов, которые принимают участие в процессе коксования при получении металлургического кокса.

При этом, как отметил суд первой инстанции, подлежали учету доводы общества «ПРОМИНТЕХ НКА» и соответствующие сведения из представленных им источников о существенной разнице между коксующими, спекающими и отощающими углями, что предопределяет их классификацию (Международная классификация углей, принятая в 1954 году на заседании Комитета по углю Европейской экономической комиссии ООН в Женеве, ГОСТ 25543-88) и позволяет разграничивать эти угли по разным свойствам, определяющим выполняемые каждым типом угля функции, в том числе при их использовании для коксования.

Кроме того, суд первой инстанции обратил внимание на разницу между свойствами коксующих, спекающих и отощающих компонентов шихт для коксования и на то, что они по-разному проявляют свои свойства в процессе коксования, признал, что коксующими называются не все компоненты шихт для коксования, а только те, которые обладают свойством коксуемости (а не спекаемости или отощения).

В такой ситуации суд первой инстанции счел, что назначение спорного технического решения (применение нефтяного кокса в качестве коксующей добавки) и технического решения, охарактеризованного в источнике информации 1 (применение нефтяного кокса в качестве спекающей добавки), является разным, вследствие чего техническое решение, охарактеризованное в источнике информации 1, не может порочить новизну спорного изобретения.

С учетом изложенного суд первой инстанции признал оспариваемое решение Роспатента не соответствующим требованиям статьи 1350 ГК РФ.

Выбирая способ восстановления нарушенного права, суд первой инстанции констатировал, что в возражении его податель указывал на несколько источников, каждый из которых (по мнению подателя возражения) порочит новизну спорного изобретения, вместе с тем Роспатент, придя к выводу о том, что новизну спорного изобретения порочит источник информации 1, иные источники не исследовал и не анализировал.

Однако на этом этапе суд первой инстанции рассмотрел и признал обоснованными доводы правообладателя о злоупотреблении правом со стороны подателя возражения.

Суд учел, что податель возражения длительное время использовал спорное изобретение на основании лицензионного договора, а с возражением о признании недействительным патента, удостоверяющего исключительное право на спорное изобретение, обратился после окончания отношений, связанных с его использованием.

В такой ситуации суд первой инстанции признал, что податель возражения, используя длительное время спорное изобретение в своей экономической деятельности (то есть признавая его патентоспособность), в силу принципа эстоппель утратил право оспаривать его патентоспособность.

С учетом этого с целью восстановления нарушенного права суд первой инстанции обязал Роспатент восстановить действие патента, удостоверяющего исключительное право на спорное изобретение.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае.

Согласно части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены судебного приказа, решения, постановления арбитражного суда в любом случае являются:

В кассационной жалобе, поданной в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, общество «Башнефть» указывает, что решение суда первой инстанции по

настоящему делу непосредственно затрагивает права и обязанности этого общества.

Так, общество «Башнефть» обращает внимание на то, что в Роспатент было подано два возражения против выдачи спорного патента (обществом «НЛМК» и обществом «Башнефть») и оба возражения были удовлетворены: Роспатент принял два самостоятельных решения о признании спорного патента недействительным.

Вопрос признания недействительным решения Роспатента от 24.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения общества «Башнефть», рассматривается Судом по интеллектуальным правам в рамках дела № СИП-674/2019, производство по которому на данный момент не завершено.

В кассационной жалобе общество «Башнефть» отмечает, что в обжалуемом решении суда первой инстанции содержатся выводы по вопросам, входящим в предмет исследования по делу № СИП-674/2019, а именно по вопросу соответствия изобретения по патенту Российской Федерации № 2355279 условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, по мнению заявителя этой кассационной жалобы, в обжалуемом решении суда первой инстанции содержатся выводы по вопросам, которые были поставлены, но еще не разрешены в деле № СИП-674/2019: в рамках дела № СИП-674/2019 были направлены соответствующие запросы в научные учреждения.

Общество «Башнефть» указывает также на наличие в решении суда первой инстанции по делу № СИП-677/2019 позиции, состоящей в том, что вывод Роспатента о несоответствии изобретения по спорному патенту сделан в нарушение требований статьи 1350 ГК РФ, которая имеет ключевое значение для дела № СИП-674/2019.

Общество «Башнефть» отмечает, что содержащиеся в обжалуемом решении суда первой инстанции выводы обязывают суд учитывать их при принятии решения по делу № СИП-674/2019, чем затрагивают права лиц,

участвующих в деле № СИП-674/2019, но не привлеченных к участию в деле № СИП-677/2019.

Кроме того, общество «Башнефть» считает неправомерным избранный судом первой инстанции в настоящем деле способ восстановления нарушенного права: суд восстановил действие патента при наличии второго решения административного органа о его аннулировании, принятого по результатам рассмотрения возражения общества «Башнефть», которое не являлось предметом судебной ревизии в рамках настоящего дела.

Рассмотрев доводы общества «Башнефть» о принятии судом первой инстанции решения о правах и об обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, выслушав объяснения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке надзора по правилам, установленным этим Кодексом. Такие лица пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле.

Предоставляя лицу, не участвующему в деле, процессуальное право обжалования судебного акта, законодатель исходит из того, что именно это лицо должно доказать, что судом принято решение о его правах и обязанностях. При рассмотрении жалобы такого лица суд не может исходить из предположения.

Таким образом, для возникновения права на обжалование судебных актов у лиц, не привлеченных к участию в деле, необходимо, чтобы оспариваемые судебные акты не просто затрагивали права и обязанности этих лиц, а были приняты непосредственно об их правах и обязанностях.

Из решения от 11.03.2020 усматривается, что суд признал недействительным ненормативный правовой акт от 24.05.2019, принятый Роспатентом по результатам рассмотрения возражения общества «НЛМК» от 25.01.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2355729, как не соответствующий нормам статьи 1350 ГК РФ; суд обязал Роспатент восстановить правовую охрану патента Российской Федерации № 2355729 на изобретение «Добавка коксующая».

Общество «Башнефть» также подавало возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2355729, по результатам которого принято другое решение Роспатента от 24.05.2019 об удовлетворении названного возражения и о прекращении правовой охраны патента Российской Федерации № 2355729.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает подлежащими отклонению доводы кассационной жалобы, касающиеся невозможности проверки на предмет соответствия требованиям действующего законодательства решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения общества «НЛМК», без привлечения к участию в деле общества «Башнефть».

Общество «Башнефть» не являлось участником административного разбирательства, осуществленного по возражению общества «НЛМК». Соответственно, и судебная проверка решения административного органа, принятого по результатам рассмотрения доводов возражения общества «НМЛК», могла быть осуществлена без привлечения иных лиц, оспаривающих выдачу спорного патента в самостоятельном порядке.

Проверка выводов Роспатента, сделанных по результатам рассмотрения возражения конкретного лица, не влияет на права и обязанности иных лиц, в те или иные периоды времени оспаривавших этот же патент в самостоятельном порядке.

Однако президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с тем доводом кассационной жалобы общества «Башнефть», что избранный

судом способ восстановления прав общества «ПРОМИНТЕХ НКА» – восстановление правовой охраны изобретения по спорному патенту носит абсолютный характер и затрагивает интересы всех лиц, которые реализовали свое право на признание патента недействительным.

Восстанавливая действие спорного патента, суд первой инстанции не учел то, что Роспатент признал патент на спорное изобретение недействительным дважды: по результатам рассмотрения возражения общества «НЛМК» и по результатам рассмотрения возражения общества «Башнефть». В рамках настоящего дела суд первой инстанции рассматривал законность лишь решения административного органа, принятого по результатам рассмотрения одного возражения – возражения общества «НЛМК», а следовательно, при избрании способа восстановления нарушенного права не вправе был принять решение о восстановлении действия спорного патента.

Правовая охрана изобретения не может быть восстановлена при наличии иного, не отмененного в установленном порядке, решения о признании этого же патента недействительным.

Восстановление действия патента в такой ситуации нарушает права общества «Башнефть», по возражению которого спорный патент также признан недействительным и не мог снова начать действовать без отмены соответствующего решения Роспатента.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции в части возложения на Роспатент обязанности восстановить правовую охрану патента Российской Федерации № 2355729 на изобретение принято о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.

Вместе с тем, как уже указывалось, президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для вывода о том, что решение суда первой инстанции в части признания недействительным решения Роспатента от 24.05.2019 затрагивает права и обязанности

общества «Башнефть», в связи с чем в этой части полагает необходимым рассмотреть кассационные жалобы административного органа и общества «НЛМК» по существу спора.

В кассационной жалобе Роспатент не соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что в ходе рассмотрения возражения административный орган не устанавливал в полном объеме назначение изобретения по спорному патенту.

Роспатент указывает на то, что свойства продукта «нефтяной кокс» в описании спорного патента основаны на сведениях о составе данного продукта, который характеризуется единственным признаком – выходом летучих веществ в интервале от более 14 до менее 25 %; никакие иные признаки, влияющие на возможность применения нефтяного кокса в качестве коксующей добавки к угольным шихтам, в формуле изобретения по спорному патенту не приведены.

Как отмечает административный орган, известный из источника информации 1 нефтяной кокс с содержанием летучих веществ от примерно 14 до примерно 24 % совпадает по составу и условиям применения с указанным в формуле изобретения по спорному патенту нефтяным коксом.

Ссылаясь на положения пункта 19.5.2 Правил № 82, Роспатент отмечает, что, вопреки выводам суда первой инстанции, определение возможности использования известного из источника информации 1 нефтяного кокса в качестве спекающего или отощающего компонента угольной шихты не имеет отношения к обстоятельствам, которые подлежат установлению при проверке новизны, поскольку в описании изобретения по спорному патенту отсутствуют признаки, характеризующие спекающие или отощающие компоненты угольной шихты.

Таким образом, по мнению заявителя кассационной жалобы, в решении Роспатента правомерно установлено назначение изобретения по

спорному патенту именно в объеме формулы изобретения и правильно проведена проверка новизны изобретения в отношении совокупности признаков, содержащихся в формуле названного изобретения.

Роспатент также полагает, что с учетом положений Правил № 82 само по себе выявление нового свойства у известного продукта (как счел суд, новым в изобретении по спорному патенту являлось выявленное патентообладателем новое свойство (коксуемость), новый механизм действия при использовании нефтяного кокса с выходом летучих веществ в интервале более 14 % и менее 25 %), никак не меняет сам продукт, не обуславливает его применение по определенному назначению и не влияет на правомерность вывода Роспатента о несоответствии изобретения по спорному патенту условию патентоспособности «новизна»

Как указывает Роспатент, в формуле изобретения по спорному патенту отсутствует признак «коксующий компонент», следовательно, данный признак не подлежит учету при проверке этого изобретения на соответствие условию патентоспособности «новизна»; в оспариваемом ненормативном правовом акте анализировался указанный в формуле изобретения по спорному патенту признак «коксующая добавка».

Роспатент также отметил, что в материалы дела не представлены сведения из уровня техники о характеристиках и свойствах коксующих добавок, полученных из нефтяного кокса, не приведено общепринятое определение термина «коксующая добавка», ставшего известным до даты приоритета изобретения по спорному патенту; в формуле изобретения не указаны характеристики, позволяющие отличить коксующую добавку от любой другой; в формуле изобретения по спорному патенту не раскрыт состав шихты ни по видам углей, ни по их качеству и количеству (следовательно, выбор видов углей также не подлежит учету при проверке новизны изобретения по спорному патенту).

Таким образом, административный орган полагает, что его вывод о несоответствии изобретения по спорному патенту условию

патентоспособности «новизна» является обоснованным и соответствует положениям пункта 2 статьи 1350 ГК РФ и подпунктов 1 и 4 пункта 19.5.2 Правил № 82.

По мнению Роспатента, при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции не учел, что согласно положениям пункта 3.2.4.3 Правил № 82 сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Административный орган также отметил, что описанный в источнике информации 1 нефтяной кокс с содержанием летучих веществ 14-24 % в процессе его применения в качестве добавки к угольной шихте обеспечивает получение металлургического кокса высокого качества, проявляя присущие ему свойства во всем многообразии, идентично нефтяному коксу, применение которого раскрыто в спорном изобретении.

Роспатент полагает, что коксующая добавка, охарактеризованная в описании изобретения по спорному патенту определяет процесс коксования (представляет собой продукт, обуславливающий процесс получения металлургического кокса), что полностью согласуется с содержащимся с оспариваемом ненормативном правовом акте выводом.

В свою очередь, как считает Роспатент, в источнике информации 1 не содержатся сведения о том, что нефтяной кокс с содержанием летучих веществ от примерно 14 до примерно 24 % используется в качестве отощающей добавки.

Кроме того, Роспатент обращает внимание на то, что против выдачи патента Российской Федерации № 2355729 на изобретение было подано два возражения – обществом «НЛМК» и обществом «Башнефть», по результатам рассмотрения которых было принято два решения Роспатента от 24.05.2019 об их удовлетворении.

Таким образом, в отношении патента Российской Федерации № 2355729 было принято два решения Роспатента, одно из которых

продолжает действовать, в связи с чем сложилась ситуация, при которой решение суда первой инстанции по делу № СИП-677/2019 является неисполнимым в части восстановления правовой охраны изобретения по спорному патенту.

В своей кассационной жалобе общество «НЛМК» указывает на нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, которое создало риск принятия противоречащих друг другу судебных актов и повлияло на выводы суда первой инстанции по существу спора по настоящему делу.

Как полагает общество «НЛМК», суд первой инстанции не раскрыл сущность описанного в изобретении по спорному патенту и в источнике информации 1 технологического процесса и не опроверг их тождественность в отраженных в формуле изобретения признаках.

По мнению заявителя этой кассационной жалобы, суд первой инстанции фактически перевел спор по настоящему делу в терминологическое русло и не разъяснил, в чем с содержательной точки зрения заключается «новизна» изобретения по спорному патенту в рамках процесса коксования.

Общество «НЛМК» обращает внимание на то, что в рамках дела № СИП-674/2019 суд привлек к участию в деле специалистов.

При этом при рассмотрении дела № СИП-677/2019 суд первой инстанции отказал в объединении названного дела и дела № СИП-674/2019, не привлек компетентных в области нефтехимии специалистов и принял решение, незаконно предопределяя результат дела № СИП-674/2019 и в целом спора о действительности спорного патента по обоим делам, хотя вопросы, определяющие существо данного спора, еще только находятся в процессе подготовки ответов специалистов.

Общество «НЛМК» также указывает на несоответствие выводов суда первой инстанции о «новизне» спорного патента фактическим обстоятельствам дела: этот вывод сделан судом без исследования

содержания технического решения и с использованием недопустимых терминологических манипуляций.

По мнению заявителя этой кассационной жалобы, вывод суда первой инстанции о том, что указание в спорном патенте на применение нефтяного кокса именно в качестве «коксующей добавки» является тем признаком, который отличает изобретение по спорному патенту от источника информации 1, не соответствует материалам дела.

Как отмечает общество «НЛМК», суд первой инстанции так и не раскрыл сущность термина «коксующая добавка» и его содержание в рамках одного и того же процесса производства металлургического кокса.

Общество «НЛМК» обратило внимание на то, что даже если следовать приведенному в решении суда первой инстанции определению термина «коксующая добавка», то это также с неизбежностью приводит к выводу об отсутствии «новизны» изобретения по спорному патенту.

Заявитель этой кассационной жалобы указывает: в техническом решении, охарактеризованном в источнике информации 1, и в спорном изобретении совпадают продукт (нефтяной кокс), сырье (смесь углей), в которое его добавляют, и механизм воздействия продукта на сырье с получением металлургического кокса. Следовательно, охарактеризованному в источнике информации 1 нефтяному коксу присущи все те свойства и механизмы воздействия, которые имеются у нефтяного кокса, охарактеризованного в формуле изобретения по спорному патенту: в аналогичных условиях того же процесса и при использовании аналогичных материалов их свойства также будут идентичными и будут проявляться тем же самым образом.

По мнению общества «НЛМК», все раскрытые в формуле изобретения по спорному патенту свойства нефтяного кокса присущи указанному в источнике информации 1 нефтяному коксу, в том числе и свойства, связанные с коксованием.

Общество «НЛМК» считает, что суд первой инстанции не установил отсутствие способности к коксованию у указанного в источнике информации 1 нефтяного кокса.

Указанные выше обстоятельства, по мнению заявителя этой кассационной жалобы, подтверждают, что признак «коксующая добавка» присущ охарактеризованному в источнике информации 1 техническому решению и не свидетельствует о новизне изобретения по спорному патенту.

Общество «НЛМК» также полагает, что, по существу, не определив термин «коксующая добавка», суд первой инстанции привел пространную аргументацию, направленную на обоснование того, что «в источнике [1] к углю с высоким содержанием летучих веществ нефтяной кокс добавлялся в качестве именно отощающей, а не коксующей добавки».

По мнению общества «НЛМК», суд первой инстанции необоснованно счел данное обстоятельство свидетельствующим о нетождественности описанных в источнике информации 1 и в спорном патенте технических решений.

Общество «НЛМК» также указывает: вывод суда первой инстанции о том, что в источнике информации 1 нефтяной кокс добавлялся в качестве «отощающей добавки», основан на неполном, выборочном и потому ошибочном исследовании названного источника.

Так, по мнению общества «НЛМК», суд первой инстанции ограничился анализом примеров применения описанного в источнике информации технического решения, в котором нефтяной кокс добавляют к углю с высоким содержанием летучих веществ, и полностью проигнорировал примеры применения этого решения, в которых нефтяной кокс добавляют к угольной шихте (смеси углей), как и в изобретении по спорному патенту.

Общество «НЛМК» обращает внимание на то, что нефтяной кокс используется в изобретении по спорному патенту и в источнике

информации 1 с одной и той же целью и в одном и том же качестве, и никакого различия описанных в них технологических процессов не существует.

Заявитель этой кассационной жалобы считает незаконными вывод суда первой инстанции о злоупотреблении правом обществом «НЛМК» и применение данного вывода в качестве основания для удовлетворения требований общества «ПРОМИНТЕХ НКА».

Общество «НЛМК» полагает названный вывод суда первой инстанции противоречащим как положениям ГК РФ, так и единообразной практике его применения Судом по интеллектуальным правам в аналогичных настоящему спору фактических обстоятельствах.

По мнению заявителя кассационной жалобы, заключение обществом «НЛМК» лицензионного соглашения, предметом которого выступает изобретение по спорному патенту, не является подтверждением со стороны названного общества соответствия этого изобретения условиям патентоспособности и не лишает общество «НЛМК» права оспаривать патент, удостоверяющий исключительное право на это изобретение, при установлении для этого оснований, которые могут быть обнаружены и в период действия лицензионного соглашения.

Более того, общество «НЛМК» полагает, что как раз в действиях общества «ПРОМИНТЕХ НКА» по оспариванию решения Роспатента с целью сохранения условий лицензионного соглашения с обществом «НЛМК» в отношении спорного патента усматриваются признаки злоупотребления правом: необоснованно применив нормы ГК РФ о злоупотреблении правом, суд первой инстанции в действительности предоставил судебную защиту самому злоупотребляющему правом лицу, а не лицу, потерпевшему от его действий.

Ознакомившись с приведенными Роспатентом и обществом «НЛМК» в кассационных жалобах доводами, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что заявители этих кассационных

жалоб не оспаривают выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на принятие оспариваемого ненормативного правового акта, а также о применимом законодательстве.

В силу положений части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации эти выводы суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

Не подлежат проверке доводы кассационных жалоб Роспатента и общества «НЛМК», направленные на оспаривание избранного судом способа восстановления прав общества «ПРОМИНТЕХ НКА», поскольку способ восстановления нарушенного права уже признан неверным как затрагивающий права и обязанности лица, не привлеченного к участию в деле.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает подлежащими отклонению доводы общества «НЛМК» о допущенных судом первой инстанции процессуальных нарушениях.

В соответствии с частью 1¹ статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специализированный арбитражный суд в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, может направлять запросы.

При этом подобные запросы направляются только по инициативе Суда по интеллектуальным правам в ситуации, когда консультация или разъяснение необходимы суду для правильного рассмотрения дела.

В такой ситуации ненаправление судом запросов и непривлечение судом к участию в деле специалистов само по себе не может служить основанием для отмены судебного акта.

В то же время президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что соответствие сделанных судом первой

инстанции выводов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам подлежит проверке по изложенным в кассационных жалобах доводам в рамках компетенции суда кассационной инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает подлежащим отклонению довод общества «НЛМК» о том, что обжалуемое решение подлежит отмене вследствие неудовлетворения судом первой инстанции ходатайства об объединении настоящего дела с делом № СИП-674/2019 в одно производство.

В рамках настоящего и названного дела оспаривались в судебном порядке разные решения административного органа, принятые по результатам рассмотрения возражений разных лиц.

Поскольку в ходе рассмотрения возражения против выдачи патента повторная экспертиза патентоспособности конкретного технического решения не осуществляется, а проверяются изложенные в возражении доводы конкретного лица, оспаривающего патентоспособность такого технического решения, итоговое решение суда во многом зависит от доводов конкретного возражения.

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что в данном случае объединение упомянутых дел являлось правом, а не обязанностью суда, рассматривающего спор. Иными словами, отказ в объединении этих дел сам по себе не может явиться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Рассмотрев приведенные в кассационных жалобах Роспатента и общества «НЛМК» доводы, касающиеся существа спора, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом). Изобретению

предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 3.3.7 Правил № 82 для изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, используется формула следующей структуры: «Применение... (приводится название или характеристика продукта или способа) в качестве... (приводится заявляемое назначение указанного продукта или способа)».

Роспатент и суд первой инстанции правильно установили, и это не оспаривается в кассационных жалобах, что объектом спорного изобретения является применение по определенному назначению.

Подпунктом 1 пункта 19.5.2 Правил № 82 предусмотрено, что изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил № 82 изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения. Если заявленное изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, то оно не признается соответствующим условию новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же продукта или способа по такому же назначению.

Тот факт, что источник информации 1 входит в уровень техники для проверки новизны спорного изобретения, лица, участвующие в деле, не оспаривали в ходе рассмотрения дела, такие доводы не содержатся и в кассационных жалобах.

Продукт, применение которого является объектом спорного изобретения, представляет собой нефтяной кокс с выходом летучих веществ в интервале более 14 и менее 25 %.

Этот продукт применяется в качестве коксующей добавки к угольным шихтам, используемым для производства металлургического кокса (назначение объекта).

Данные обстоятельства были установлены как Роспатентом, так и судом первой инстанции.

В источнике информации 1 тот же объект применяется в качестве добавки к углю (смеси углей) для производства металлургического кокса.

Вопрос, вызывающий споры подателя возражения и правообладателя, касался того, можно ли считать, что в спорном изобретении продукт применяется по тому же назначению, что и в противопоставленном техническом решении: в спорном изобретении нефтяной кокс применяется в качестве коксующей добавки к угольной шихте для получения металлургического кокса, в противопоставленном техническом решении – в качестве добавки к углю (смеси углей) для получения металлургического кокса.

В ходе рассмотрения возражения Роспатент сделал вывод о том, что понятие коксующей добавки в описании спорного изобретения не дается, шихта, к которой она добавляется, не определена компонентно по составам углей, а следовательно, коксующей добавкой применительно к спорному техническому решению можно признать любую добавку, участвующую в процессе коксования.

С учетом этого Роспатент признал, что спорное и противопоставленное технические решения имеют одно и то же назначение.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что коксующей добавкой (исходя из классификации углей: коксующие, спекающие и отощающие) можно считать не все компоненты шихт для коксования, а

только те, которые обладают свойством коксуемости (а не спекаемости или отощения).

Поскольку в противопоставленном источнике информации 1 (как установил суд первой инстанции) нефтяной кокс используется в качестве спекающей добавки, суд первой инстанции пришел к тому выводу, что назначение спорного технического решения (использование нефтяного кокса в качестве коксующей добавки) и противопоставленного технического решения (использование нефтяного кокса в качестве спекающей добавки) является различным, вследствие чего источник информации 1 не может порочить новизну спорного изобретения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что этот вывод суда первой инстанции сделан без установления им необходимых фактических обстоятельств, требуемых для правильного применения статьи 1350 ГК РФ.

Как уже указывалось, термин «коксующая добавка» в описании спорного изобретения не раскрыт.

В связи с этим толкование данного термина осуществляется с учетом его известности из предшествующего уровня техники, а также с учетом информации, содержащейся в описании изобретения.

Как следует из межгосударственного стандарта ГОСТ 17070-87 «Угли. Термины и определения», спекаемость угля – свойство угля переходить при нагревании без доступа воздуха в пластическое состояние с образованием связанного нелетучего остатка; коксуемость угля – свойство измельченного угля спекаться с последующим образованием кокса с установленной крупностью и прочностью кусков (т. 5, л.д. 44–74).

В Справочнике коксохимика (М.: Металлургия, 1964) указано, что коксуемость углей обуславливается совокупностью всех процессов, которые протекают при нагреве их до более высоких температур (1000-1100 °С) и включают, кроме процессов спекания, упрочнение и

усадку материала полукокса и кокса, образование трещин и другие явления (т. 4, л.д. 105–118).

Таким образом, из понятий, использованных в названных стандарте и справочнике, следует, что спекание является частью процесса коксования, а коксующей добавкой в широком смысле может считаться добавка, влияющая:

только на процесс спекания;

только на процесс последующего образования кокса с установленной крупностью и прочностью остатка;

как на процесс спекания, так и на процесс последующего образования кокса с установленной крупностью и прочностью остатка.

В ряде имеющихся в материалах административного дела источников термины «спекаемость» и «коксуемость» употребляются в качестве синонимов.

Вместе с тем в ряде источников термины «коксуемость» и «спекаемость» используются в качестве самостоятельных, не тождественных понятий.

Так, в Справочнике «Коксующиеся угли России и мира» (М.: Недра, 1996; т. 4, л. д. 120–122) спекаемость определена как свойство угля при нагревании без доступа воздуха переходить в пластическое состояние и образовывать сплавленный монолит; коксуемость – как свойство угля образовывать самостоятельно или в смеси с другими углями кусковой кокс.

Таким образом, «спекаемость» и «коксуемость» определены в этом источнике как самостоятельные, следующие друг за другом процессы.

В классификации, приведенной в ГОСТ 25543-88, указываются, в частности, жирные, коксовые, спекающиеся, отощенные угли.

Примеры использования терминов «спекаемость» и «коксуемость» в качестве самостоятельных, нетождественных понятий имеются и в иных источниках, представленных в материалах административного дела.

Из указанного следует, что термин «коксующая добавка» может толковаться специалистами и в более узком смысле, то есть в качестве коксующего компонента, заменяющего полностью или частично коксовый уголь при его недостаточности в шихте для получения металлургического кокса.

Для того чтобы понять, в каком значении понятие «коксующая добавка» использовано в формуле спорного изобретения, необходимо было исследовать его описание, установить, охарактеризованы ли в описании спорного изобретения какие-либо свойства нефтяного кокса, определяющие его назначение в качестве коксующей добавки (в узком или широком смысле в зависимости от выявленных свойств); охарактеризован ли в описании спорного изобретения состав шихты, к которому применяется добавка, поименованная коксующей; выяснить, в данном конкретном случае нефтяной кокс применяется как добавка, влияющая на процесс коксования угля в целом (в широком смысле, включающем процесс спекания), либо как добавка, проявляющая свои свойства только на стадии образования кускового кокса и компенсирующая недостаточность коксующих компонентов в определенных составах шихт (в узком смысле).

Однако из содержания обжалуемого судебного акта не усматривается, что суд первой инстанции выявил возможное разное толкование понятия «коксующая добавка» и проанализировал содержание описания спорного изобретения на предмет определения смысла данного понятия применительно к этому конкретному техническому решению.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о различном назначении спорного изобретения и технического решения, охарактеризованного в источнике информации 1, является преждевременным и сделан без исследования части доказательств, имеющихся в материалах дела.

Кроме того, общество «НЛМК» приводит в кассационной жалобе доводы, касающиеся несогласия с выводом суда первой инстанции о допущенном им злоупотреблении правом.

В отношении данных доводов президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как следует из обжалуемого решения, названный вывод суда первой инстанции основан на том, что общество «НЛМК» ранее использовало спорное техническое решение в течение длительного периода времени на основании лицензионного договора. По мнению суда первой инстанции, данное обстоятельство свидетельствует о фактическом признании обществом «НЛМК» патентной чистоты используемого им технического решения, в связи с чем последующее обращение указанного общества в Роспатент с возражением против выдачи спорного патента осуществлено исключительно с намерением причинить вред обществу «ПРОМИНТЕХ НКА» в обход закона с противоправной целью, с целью заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Применение статьи 10 ГК РФ возможно при установлении судом конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо действовало исключительно с намерением причинить вред другому лицу либо злоупотребило правом в иных формах.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 25), оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из

поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Суд первой инстанции верно указал, что исходя из принципа эстоппель сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение этой стороны свидетельствовало о действительности соответствующих сделок.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа эстоппель – не допустить, чтобы из-за непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в

ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Проведенный президиумом Суда по интеллектуальным правам анализ судебной практики (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2019 по делу № СИП-326/2019) показал, что принцип эстоппель применялся судами, в частности:

для недопущения различного толкования патентообладателем одного признака независимого пункта формулы различным образом при рассмотрении различных споров (двух разных возражений; возражения и дела о нарушении исключительного права) (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2018 по делу № СИП-191/2018, от 18.02.2019 по делу № СИП-688/2017 и от 05.04.2019 по делу № СИП-260/2018);

для случая, когда своим поведением лицо лишило другое лицо возможности полагаться на сделку по выдаче первым согласия на регистрацию товарного знака (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2018 по делу № СИП-127/2018).

Вместе с тем принцип эстоппель судами не применялся, когда поведение лица (в том числе изменившееся) являлось разумно ожидаемым (абзац третий пункта 1 Постановления № 25), например:

предложение патентообладателем уточненной формулы, направленное на сохранение действия патента хоть в каком-то объеме, не лишает патентообладателя права утверждать, что первоначальная формула соответствовала условиям патентоспособности (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2019 по делу № СИП-685/2017);

использование лицом в течение длительного времени спорного товарного знака на условиях лицензионного договора, не ставившим под сомнение регистрацию этого знака, не препятствует последующему оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку в качестве ответной меры после отказа правообладателя в продлении срока действия лицензионного договора, предъявления им требований о признании лицензионного договора недействительным, о взыскании суммы компенсации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу № СИП-781/2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в данном деле суд первой инстанции, констатировав изменение позиции общества «НЛМК»: использование спорного технического решения в своей экономической деятельности на основании лицензионного договора, а по прекращении действия лицензионного договора – оспаривание патентоспособности этого технического решения, применил принцип эстоппель по самому факту изменения позиции, без учета того, могло ли являться такое поведение разумно ожидаемым.

При этом суд первой инстанции не установил какие-либо обстоятельства, свидетельствующие о том, что общество «НЛМК» участвовало в подготовке материалов заявки на получение спорного патента в Роспатент, то есть о том, что общество «НЛМК» изначально имело сведения о непатентоспособности спорного технического решения.

Само по себе использование какого-либо технического решения в экономической деятельности не свидетельствует о признании патентоспособности такого технического решения и, соответственно, не лишает такого пользователя права исследовать вопрос патентоспособности используемого (либо использовавшегося ранее) технического решения, а при получении информации о его непатентоспособности – права на оспаривание его патентоспособности в установленном законом порядке.

Подача возражения обществом «НЛМК» является его правом, основанным на законе.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что при оценке действий какого-либо лица на предмет злоупотребления правом суд должен установить, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, его единственной целью было причинение вреда другому лицу, а злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер.

Суд первой инстанции не привел иные обстоятельства, из которых следует вывод о заведомо недобросовестном поведении общества «НЛМК», не учел наличие у названного общества цели нормального осуществления хозяйственной деятельности, реализации которой препятствует действие исключительного права на изобретение по спорному патенту.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом кассационной жалобы о том, что заключение обществом «НЛМК» лицензионного соглашения в отношении изобретения по спорному патенту не лишает названное общество права оспаривания патента при установлении для этого оснований, которые могут быть обнаружены уже в период действия лицензионного соглашения.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что существование патентов, не соответствующих условиям патентоспособности, может оказывать негативное влияние на гражданский оборот соответствующих товаров, необоснованно ограничивать права и законные интересы иных участников этого гражданского оборота.

Возможность оспаривания патента в период его действия, помимо частного интереса, который может быть у лица, подающего возражение, преследует также публичный интерес, заключающийся в том, чтобы неправомерно выданные патенты не препятствовали развитию науки,

ремесел и ведению третьими лицами деятельности с использованием неохраноспособных решений. Поэтому допускается оспаривание патентов в период срока действия любыми лицами (статья 1398 ГК РФ). Такой публичный интерес сохраняется, пока сохраняются действие патента или возможность его восстановления.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2017 по делу № СИП-219/2016, от 31.07.2017 по делу № СИП-788/2016, от 28.09.2017 по делу № СИП-771/2016 и от 10.10.2019 по делу № СИП-144/2019.

При таких обстоятельствах для того, чтобы признать недопустимость оспаривания конкретным лицом патента на изобретение, умысел подателя возражения на заведомо недобросовестное осуществление прав должен быть виден вне всяких сомнений.

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам усматривает нарушение судом норм материального права при квалификации действий общества «НЛМК» на предмет наличия в них признаков злоупотребления правом.

Допущенные судом первой инстанции нарушения могут быть исправлены только при новом рассмотрении дела, поскольку для принятия законного и обоснованного решения необходимо исследование обстоятельств и имеющихся в деле доказательств, которые исследованы не были.

При таких обстоятельствах дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела суду следует установить назначение изобретения по спорному патенту, после чего проверить содержащиеся в оспариваемом ненормативном правовом акте выводы Роспатента о том, что техническое решение, охарактеризованное в источнике информации 1, порочит новизну спорного технического решения. Кроме того, в случае установления оснований для признания оспариваемого ненормативного

правового акта недействительным суду в ходе выбора способа восстановления нарушенного права следует учесть указание в возражении иных источников информации, которые не проверялись Роспатентом, а также наличие или отсутствие к моменту вынесения судебного акта иного ненормативного правового акта, определяющего судьбу спорного патента.

С учетом направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции вопрос о распределении понесенных в связи с уплатой государственной пошлины за подачу кассационных жалоб судебных расходов подлежит разрешению судом первой инстанции.

Излишне уплаченная при подаче кассационной жалобы государственная пошлина подлежит возврату обществу «Башнефть».

Определением Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2020 приостановлено исполнение обжалуемого судебного акта на срок до принятия президиумом Суда по интеллектуальным правам постановления по результатам рассмотрения кассационных жалоб.

В соответствии с частью 4 статьи 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнение судебного акта приостанавливается на срок до принятия арбитражным судом кассационной инстанции постановления по результатам рассмотрения кассационной жалобы, если судом не установлен иной срок приостановления.

Ввиду того что президиум Суда по интеллектуальным правам принял постановление по результатам рассмотрения в том числе кассационной жалобы общества «НЛМК», приостановление исполнения обжалуемого решения суда первой инстанции, принятое по ходатайству этого лица, подлежит отмене.

Руководствуясь статьями 42, 283, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2020 по делу № СИП-677/2019 отменить.

Дело № СИП-677/2019 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Отменить приостановление исполнения решения Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2020 по делу № СИП-677/2019, введенное определением от 21.05.2020.

Возвратить публичному акционерному обществу «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную при подаче кассационной жалобы по платежному поручению от 21.05.2020 № 222960.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий В.А. Корнеев

Члены президиума В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина