Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ДИАМЕД-фарма» (ул. Советская, д. 31,
мкр-н Первомайский, г. Королев, Московская обл., 141069, ОГРН <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2016 по делу № СИП-581/2015 (судьи Тарасов Н.Н., Силаев Р.В., Снегур А.А.)

по исковому заявлению компании Омега Фарма Инновейшн энд Девелопмент НВ / Omega Pharma Innovation and Development NV (Venecoweg 26, 9810 Nazareth, Belgium) к обществу с ограниченной ответственностью «ДИАМЕД-фарма» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «АРТРИН» по свидетельству Российской Федерации № 248521 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) и федеральное бюджетное учреждение «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ФИО1 пер., 6, Москва, 109044, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Омега Фарма Инновейшн энд Девелопмент НВ / Omega Pharma Innovation and Development NV – ФИО2 и ФИО3 (по доверенности от 06.08.2015);

от общества с ограниченной ответственностью «ДИАМЕД-фарма» – ФИО4 (по доверенности от 22.11.2015).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

компания Омега Фарма Инновейшн энд Девелопмент НВ/ Omega Pharma Innovation and Development NV (далее – компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к федеральному бюджетному учреждению «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (далее – учреждение) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «АРТРИН» по свидетельству Российской Федерации № 248521 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) вследствие его неиспользования (с учетом уточнения заявленных требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением суда от 14.01.2016 на основании статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации осуществлена замена учреждения на общество с ограниченной ответственностью «ДИАМЕД-фарма» (далее – общество «ДИАМЕД-фарма») в связи с переходом к нему исключительного права на спорный товарный знак.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и учреждение.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2016 иск удовлетворен частично: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 248521 в отношении товаров 5-го класса МКТУ «фармацевтические, гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства»; в удовлетворении остальной части исковых требований (в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ «ветеринарные препараты; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды») отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество «ДИАМЕД-фарма», ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, а также несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение от 29.03.2016 отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

По мнению общества «ДИАМЕД-фарма», судом первой инстанции не учтено, что продукция, маркированная спорным товарным знаком, хотя и была введена в гражданский оборот за пределами трехлетнего срока, но могла находиться в обороте в пределах этого срока, что свидетельствует об использовании спорного товарного знака.

Общество «ДИАМЕД-фарма» полагает, что представленные в материалы дела доказательства подтверждают известность потребителям продукции ответчика, маркированной товарным знаком «АРТРИН», поэтому регистрация на имя истца обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ответчика, будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

Кроме того, общество «ДИАМЕД-фарма» отмечает, что спорный товарный знак не использовался по уважительной причине, не зависящей от правообладателя, поскольку осуществлялась подготовка к выпуску препарата «Артрин» в новой упаковке, в связи с чем требовалось проведение ряда установленных законодательством мероприятий, в том числе внесение изменений в регистрационное удостоверение лекарственного средства в установленном законом порядке.

В отзыве на кассационную жалобу компания просит оставить оспариваемый судебный акт без изменения, полагает, что изложенные в кассационной жалобе доводы являются предположительными, не подтверждаются материалами дела, направлены на переоценку выводов суда первой инстанции относительно обстоятельств дела и представленных доказательств.

Роспатент направил в суд заявление, в котором отметил, что его позиция относительно заявленных требований изложена в отзыве от 10.11.2015 № 30-3109/8 и до настоящего времени не претерпела изменений, просит рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие своего представителя.

В судебном заседании представитель общества «ДИАМЕД-фарма» поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить решение суда и принять новый судебный акт о полном отказе в удовлетворении иска.

Представитель компании в судебном заседании выразил несогласие с доводами кассационной жалобы, просил в ее удовлетворении отказать.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество «ДИАМЕД-фарма» является обладателем исключительного права на словесный товарный знак «АРТРИН» по свидетельству Российской Федерации № 248521, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.06.2003 (с датой приоритета от 26.12.2001) в том числе в отношении товаров 5-го (фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды) класса МКТУ.

Компания, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении указанных товаров, а также на то, что он не используется правообладателем на протяжении последних 3-х лет, предшествующих дате подачи настоящего иска, и препятствует ей в регистрации своего обозначения, обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования частично, исходил из того, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ («фармацевтические, гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства»), а ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака при осуществлении деятельности по производству и реализации указанных товаров 5-го класса МКТУ. При этом суд первой инстанции не признал истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении таких товаров 5-го класса МКТУ, как «ветеринарные препараты; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», поэтому отказал в удовлетворении исковых требований в этой части.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав представителей ответчика и истца, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 данного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2
статьи 1486 ГК РФ).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается при оценке заинтересованности истца для целей статьи 1486
ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции, выраженной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, от 01.03.2011 № 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014 обращено внимание на то, что для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

Судом первой инстанции установлено, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ «фармацевтические, гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства».

Вывод суда первой инстанции относительно заинтересованности компании в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обществом «ДИАМЕД-фарма» в кассационной жалобе не оспаривается, поэтому в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обоснованность этого вывода судом кассационной инстанции не проверяется.

При этом довод кассационной жалобы о том, что спорный товарный знак и продукция ответчика, маркированная этим знаком, известны потребителям, поэтому регистрация на имя истца обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ответчика, будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товара, подлежит отклонению как необоснованный и не подтвержденный материалами дела.

В материалах дела отсутствуют доказательства широкой известности спорного товарного знака и возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами, маркированными спорным товарным знаком, и обществом «ДИАМЕД-фарма» как их производителем.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 38 Обзора разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот. При этом в пункте 41 Обзора отмечено, что для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров при оценке использования товарного знака не учитывается.

Судом первой инстанции справедливо отмечено, что ответчик своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, допустимых и относимых доказательств какого-либо использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 248521 в спорный период суду не представил.

При этом довод, изложенный в кассационной жалобе, о том, что товар, маркированный спорным товарным знаком, введенный в гражданский оборот до начала периода, в рамках которого подлежит доказыванию использование спорного товарного знака, мог находиться обороте и в исследуемый период, является предположительным и не подтвержден материалами дела.

Кроме того, само по себе нахождение товара, маркированного товарным знаком, в гражданском обороте и его продажа третьими лицами третьим лицам не учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ. Товарный знак должен использоваться самим правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Суд первой инстанции, вопреки изложенному в кассационной жалобе доводу, исследовал и дал надлежащую правовую оценку в том числе и представленным ответчиком доказательствам того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Судом первой инстанции обоснованно установлено, что представленной в материалы дела ответчиком служебной документацией подтверждается, что обществом «ДИАМЕД-фарма» фактически ведутся работы не по переходу на новую лекарственную форму, а по выпуску названного лекарственного средства в новых упаковках (в тубах по 30 г).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что, являясь участниками фармацевтического рынка, прежний правообладатель спорного товарного знака и общество «ДИАМЕД-фарма» должны быть осведомлены о требованиях законодательства, связанных с выпуском на рынок фармацевтических препаратов, и при должной осмотрительности и заинтересованности в сохранении правовой охраны спорного товарного знака имели возможность осуществить действия по его надлежащему использованию в трехлетний период, предшествующий дате подачи настоящего иска, с учетом этих требований.

Изложенный в судебном заседании суда кассационной инстанции довод ответчика о том, что им предпринимались подготовительные действия по выпуску лекарственного препарата «Артрин» именно в другой лекарственной форме (крем) не находит документального подтверждения в материалах дела. Кроме того, в тексте кассационной жалобы ответчиком самим указывалось на то, что осуществлялись действия по подготовке к выпуску именно мази (как выпускалось и ранее), но в иной упаковке (тубах).

Доводов о незаконности обжалуемого решения в части прекращения правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства» в кассационной жалобе не содержится.

Таким образом, обжалуемое решение суда первой инстанции принято без нарушения норм материального права и норм процессуального права, содержащиеся в нем выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам. Несогласие общества «ДИАМЕД-фарма» с произведенной судом первой инстанции оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловными основаниями для отмены судебных актов, президиумом Суда по интеллектуальным правам также не установлено.

При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта не усматривается. Кассационная жалоба общества «ДИАМЕД-фарма» удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в силу частей 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2016 по делу
№ СИП-581/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ДИАМЕД-фарма» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий В.А. Корнеев

Члены президиума Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

Е.Ю. Пашкова