Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2022 по делу № СИП-887/2021

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ДекотэС» (ш. Западная коммунальная зона Энтузиастов, владение 2А, г. Балашиха, Московская обл., 143912, ОГРН <***>) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.11.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2018737218 в качестве товарного знака.

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО1 (по доверенности от 24.02.2022 № 04/32-391/41);

от общества с ограниченной ответственностью «ДекотэС» – ФИО2 (по доверенности от 01.06.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ДекотэС» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 28.11.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2018737218 в качестве товарного знака.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2022 требования общества удовлетворены: решение административного органа от 13.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 28.11.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2018737218 в качестве товарного знака признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

На административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права.

В судебное заседание явился представитель общества.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

Президиум Суда по интеллектуальным правам оставил без удовлетворения поступившее до судебного заседания ходатайство общества о приобщении документов к материалам дела (абзац второй пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции»).

Представитель административного органа поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель общества возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, общество 30.08.2018 обратилось в Роспатент с заявкой № 2018737218 на регистрацию обозначения «» в качестве товарного знака в отношении товаров 29-го класса «Анчоусы неживые; икра рыбная обработанная; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; Клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; лангусты неживые; Лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; Продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; субпродукты; трепанги неживые; Тунец неживой; устрицы неживые; филе рыбное», 31-го класса «Анчоусы живые; икра рыб; Карпы кои, живые; лангусты живые; Лосось живой; мидии живые; моллюски живые; раки живые; ракообразные живые; рыба живая; Сардины живые; Сельдь живая; трепанги живые; Тунец живой; устрицы живые» и услуг 35-го класса «Демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; Предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; Продвижение продаж для третьих лиц; Производство программ телемагазинов; распространение образцов» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Решением от 28.11.2019 Роспатент отказал в регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 7 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган признал элемент «@» не обладающим различительной способностью, неохраняемым, а также противопоставил спорной заявке наименование места происхождения товаров «Камчатская нерка» по свидетельству Российской Федерации № 176 (дата приоритета – 27.07.2018, дата регистрации – 16.11.2018), признав его сходным с заявленным на регистрацию обозначением.

Общество 28.01.2020 обратилось в Роспатент с возражением на данное решение, доводы которого сводились к неправомерности противопоставления заявке вышеупомянутого наименования места происхождения товаров ввиду отсутствия между ними сходства. Кроме того, податель возражения привел довод о непоследовательности, противоречивости правоприменительной практики административного органа.

При рассмотрении возражения Роспатент признал, что заявленное обозначение является комбинированным, сильными (доминирующими) элементами которого являются словесные элементы «КАМЧАТСКИЙ» и «ДОМ».

Роспатент установил, что слова «КАМЧАТСКИЙ»/«КАМЧАТСКАЯ» являются прилагательными от слова «Камчатка» (полуостров на северо-востоке Азии (Россия), вытянут на 1200 км, площадь – 370 тыс. кв. м).

Учитывая приведенное выше семантическое значение названных словесных элементов, административный орган сделал вывод о том, что такие словесные элементы определяют смысловое значение всего словосочетания, придавая ему устойчивую связь с чем-либо, относящимся к полуострову Камчатка.

Сравниваемые словосочетания «КАМЧАТСКИЙ ДОМ» и «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА» выполнены буквами русского алфавита стандартным шрифтом, что сближает их графически.

Принимая во внимание сказанное, Роспатент пришел к выводу об ассоциировании сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Административный орган также отметил, что обществу не было предоставлено право использования противопоставленного спорному обозначению наименования места происхождения товаров

В связи с изложенным Роспатент пришел к выводу о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения нормам пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган отклонил ссылки общества на иные товарные знаки, которые, с точки зрения общества, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Решением от 27.03.2020 Роспатент отказал в удовлетворении возражения общества, поддержав выводы экспертизы.

Упомянутый ненормативный правовой акт был оспорен обществом в деле № СИП-558/2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.11.2020 по делу № СИП-558/2020 требования общества оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2021 по делу № СИП-558/2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 06.11.2020 отменено; решение Роспатента от 27.03.2020 об отказе в удовлетворении поступившего 28.01.2020 возражения на решение административного органа от 28.11.2019 признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 7 статьи 1483 ГК РФ; на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества от 28.11.2019.

Отменяя решение суда первой инстанции и признавая оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным, президиум Суда по интеллектуальным правам подчеркнул, что позиция суда первой инстанции и административного органа о силе элемента, указывающего на географический объект (полуостров Камчатка), и обоснование сходства сравниваемых обозначений лишь использованием в них этого элемента, посути, приводят к «монополизации» названия географического объекта и произведенных от него слов за лицами, которые первыми получили исключительное право на содержащее этот элемент средство индивидуализации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что подход суда первой инстанции и Роспатента исключает сосуществование на одной территории нескольких наименований места происхождения товаров в отношении разных товаров, поскольку сходство между ними всегда будет определяться только исходя из тождества обозначения места.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что административный орган и суд первой инстанции проводили анализ графического, фонетического и семантического сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему наименования места происхождения товаров, основываясь на ошибочном выводе о сильных и слабых элементах сравниваемых обозначений.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что предметом сравнительного анализа для установления сходства по семантическому критерию могут быть графические элементы, входящие в спорное обозначение, и словесный элемент «нерка» противопоставленного наименования места происхождения товаров.

В ходе повторного рассмотрения возражения общество представило ряд дополнительных документов, подтверждающих его участие на различных ярмарках и фестивалях, и подало заявление о внесении изменений в обозначение по спорной заявке путем исключения графического элемента в виде зеркально расположенных фигур неправильной формы.

Роспатент отказал обществу во внесении изменений в заявленное на регистрацию обозначение, признав такое изменение недопустимым.

Оценив заявленное на регистрацию обозначение, административный орган указал: элемент «@» является общепринятым символом и не обладает различительной способностью, что общество не оспаривало.

Роспатент повторно счел, что основным индивидуализирующим элементом спорного обозначения являются словесные элементы «КАМЧАТСКИЙ ДОМ», поскольку они акцентируют на себе внимание потребителя при восприятии обозначения в целом и способствуют запоминанию обозначения. При этом ввиду расположения слов «КАМЧАТСКИЙ» и «ДОМ» на разных строках, а также невозможность признания словосочетания «КАМЧАТСКИЙ ДОМ» устойчивым, административный орган усмотрел возможность оценки данного обозначения как по словосочетанию, так и по каждому из слов отдельно.

Проведя сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА», Роспатент признал их сходными по причине наличия фонетически и семантически сходных словесных элементов «КАМЧАТСКИЙ»/«КАМЧАТСКАЯ».

Административный орган отметил, что сходные словесные элементы сравниваемых обозначений являются сильными, так как словесный элемент «КАМЧАТСКИЙ» признан наименованием места происхождения товаров, которое в свою очередь обладает высокой степенью различительной способности как средство индивидуализации в отношении конкретных товаров определенного географического региона.

Помимо этого, Роспатент оценил на предмет сходства сравниваемые обозначения в целом, в том числе учел влияние графических элементов на восприятие потребителем заявленного обозначения и пришел к следующим выводам:

вхождение в заявленное обозначение графического элемента в виде зеркально расположенных фигур неправильной формы, образующих стилизованное изображение рыбного стейка, влияет на семантическое значение словесных элементов и усиливает сходство заявленного обозначения с противопоставленным средством индивидуализации, включающим словесный элемент «нерка»;

стилизованное изображение медведя входит в ассоциативный ряд среднего потребителя рыбопродуктов: Камчатка – лосось (рыба) ‑ икра – нерест – медведи, поэтому не меняет смысловую нагрузку обозначения как связанную с рыбной продукцией Камчатского края.

Принимая во внимание изложенное, установив, что спорное обозначение в целом вызывает у потребителя ассоциации с рыбной продукцией, происходящей из Камчатского региона, Роспатент пришел к выводу о его сходстве с противопоставленным средством индивидуализации и о вероятности их смешения в гражданском обороте.

Проанализировав перечень товаров 29-го и 31-го классов МКТУ, в отношении которых подана спорная заявка, административный орган признал их однородными товару «рыбная продукция», для которого зарегистрировано противопоставленное наименование места происхождения товаров. Указанное обстоятельство, по мнению Роспатента, существенно увеличивает вероятность смешения потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

В части заявленных услуг 35-го класса МКТУ Роспатент отметил, что они являются сопутствующими товарам 29-го и 31-го классов МКТУ, поскольку имеют целью их продвижение и реализацию.

На основании изложенного административный орган пришел к выводу о несоответствии обозначения по заявке № 2018737218 требованиям пункта 7 статьи 1483 ГК РФ и отказал в удовлетворении возражения общества.

Считая решение Роспатента от 13.05.2021 незаконным, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции отметил очевидность факта вхождения в состав сравниваемых обозначений словесных элементов «КАМЧАТСКИЙ»/«КАМЧАТСКАЯ», имеющих географическую коннотацию, однако обратил внимание на противоречие мнения административного органа о сильном характере названных элементов обстоятельству, упомянутому самим Роспатентом в оспариваемом решении (указание этими элементами на относимость товара к определенному географическому объекту (Камчатскому краю, полуострову Камчатка).

Суд первой инстанции пришел к тому выводу, что позиция административного органа о силе элемента, связанного с географическим объектом, и обоснование сходства сравниваемых обозначений лишь использованием в них этого элемента приводит к «монополизации» определенным лицом названия географического объекта и производных от него слов и, следовательно, исключает сосуществование на одной территории нескольких наименований места происхождения товаров в отношении разных товаров.

На основании изложенного суд первой инстанции констатировал, что при принятии оспариваемого решения Роспатент проводил анализ графического, фонетического и семантического сходства заявленного и противопоставленного обозначений, базируясь на ошибочном выводе о сильных и слабых элементах данных обозначений.

Суд первой инстанции отметил, что поскольку административный орган некорректно установил качественный состав входящих в заявленное на регистрацию обозначение и в противопоставленное средство индивидуализации сильных элементов, факт смыслового сходства графических элементов спорного обозначения и словесного элемента «нерка» противопоставленного средства индивидуализации не мог быть учтен Роспатентом в качестве обстоятельства, которое подтверждает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Суд первой инстанции также счел неправомерным отказ административного органа в удовлетворении ходатайства общества об исключении из состава спорного обозначения графического элемента в виде зеркально расположенных фигур неправильной формы, образующих стилизованное изображение рыбного стейка.

В силу изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным и возложил на Роспатент обязанность повторно рассмотреть возражение общества.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по рассмотрению возражений и по принятию решений по результатам их рассмотрения, о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе Роспатент выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что словесный элемент «КАМЧАТСКИЙ» спорного обозначения не может быть признан сильным при его сравнении с наименованием места происхождения товара «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА».

По мнению административного органа, суд первой инстанции не учел правовую позицию Суда по интеллектуальным правам, согласно которой при определении сильных и слабых элементов обозначения необходимо, в первую очередь, руководствоваться тем, в какой степени данный элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, т.е. отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей, а не синтаксической позицией элемента.

Ссылаясь на положения пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197, заявитель кассационной жалобы делает акцент на то, что спорное обозначение является комбинированным, в связи с чем при его восприятии внимание потребителя концентрируется на словесных элементах «КАМЧАТСКИЙ ДОМ».

При этом в словосочетании «КАМЧАТСКИЙ ДОМ» основным индивидуализирующим элементом является именно слово «КАМЧАТСКИЙ», поскольку Камчатский край – имя собственное, указывающее на уникальный географический объект и, следовательно, вызывает у потребителя конкретные ассоциации.

В свою очередь, по мнению Роспатента, словесный элемент «ДОМ» является нарицательным именем существительным и сам по себе не выполняет индивидуализирующую функцию и не вызывает какие-либо определенные ассоциации.

В кассационной жалобе административный орган также отмечает, что противопоставленное наименование места происхождения товаров также однозначно ассоциируется с полуостровом Камчатка.

Кроме того, Роспатент обращает внимание на то, что оспариваемый ненормативный правовой акт содержит оценку заявленного обозначения в целом, а семантическое значение словесных элементов выявлялось в ходе рассмотрения возражения принимая во внимание входящие в заявленное обозначение изобразительные элементы.

Административный орган считает, что вне зависимости от того, является ли сильным словесный элемент «КАМЧАТСКИЙ» в заявленном обозначении, смысловое значение такого обозначения с учетом входящих в него изобразительных элементов очевидно связано с рыбной продукцией Камчатского края, что свидетельствует о сильном сходстве сравниваемых средств индивидуализации по семантическому критерию.

При этом Роспатент ссылается на однородность заявленных товаров 29-го и 31-го классов МКТУ и товара «рыбная продукция», для которого зарегистрировано противопоставленное наименование места происхождения товара, и на то, что перечисленные в спорной заявке услуги 35‑го класса МКТУ являются сопутствующими названным товарам. Данное обстоятельство дополнительно свидетельствует о наличии вероятности смешения в гражданском обороте товаров, маркированных спорным обозначением и противопоставленным средством индивидуализации и о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении особых свойств товаров, маркированных обозначением, сходным с наименованием места происхождения товаров.

Кроме того, Роспатент указывает на обоснованное отклонение ходатайства о внесении изменений в заявленное на регистрацию обозначение путем исключения графического элемента в виде зеркально расположенных фигур неправильной формы, образующих стилизованное изображение рыбного стейка, поскольку такой графический элемент влияет на восприятие заявленного обозначения в целом, а его исключение существенно изменяет это обозначение.

Рассмотрев приведенные в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 ГК РФ в период рассмотрения возражения заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 того же Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Таким образом, испрашиваемые изменения заявленного обозначения должны соответствовать обоим следующим условиям:

устранять причины, послужившие основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения;

быть допустимыми с точки зрения пунктов 2 и 3 статьи 1497 ГК РФ.

Пункт 2 статьи 1497 ГК РФ к недопустимым изменениям относит существенные изменения заявленного обозначения.

Как указано в пункте 64 Правилсоставления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 ГК РФ в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять документы заявки, в том числе путем представления соответствующего письменного заявления или ходатайства, представления дополнительных материалов. Если в дополнительных материалах существенно изменяется заявленное обозначение, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению, они могут быть оформлены и представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В подпункте 2 пункта 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденным приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.03.2001 № 39, содержится методологический подход, согласно которому дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если изменения затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов.

В ходе рассмотрения дела № СИП-558/2020 президиум Суда по интеллектуальным правам указал на необходимость учета Роспатентом роли изобразительных элементов в заявленном обозначении.

В ходе рассмотрения возражения административный орган установил, что вхождение в спорное обозначение графического элемента в виде зеркально расположенных фигур неправильной формы, образующих стилизованное изображение рыбного стейка, влияет на семантическое значение словесных элементов и на восприятие заявленного обозначения в целом, вызывая у потребителя ассоциативный ряд с рыбной продукцией, происходящей из Камчатского региона.

Таким образом, Роспатент признал испрашиваемое обществом изменение заявленного обозначения влияющим на восприятие заявленного обозначения в целом, а следовательно, существенным и недопустимым по смыслу приведенных норм материального права и применимых методологических подходов.

В этой части обязательные для административного органа указания президиума Суда по интеллектуальным правам Роспатент выполнил, определив, что спорный изобразительный элемент влияет на восприятие заявленного на регистрацию обозначения в целом.

В свою очередь вывод суда первой инстанции о неправомерности отказа административного органа во внесении изменений в заявленное обозначение ничем не мотивирован; позиция Роспатента о существенном влиянии этого изобразительного элемента на восприятие заявленного обозначения в целом не опровергнута.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает очевидным выявленное Роспатентом влияние спорного изобразительного элемента на восприятие заявленного обозначения в целом, а вывод суда первой инстанции о неправомерности такой позиции административного органа не только ничем не подтвержденным, но и ошибочным по существу.

Кроме того, Роспатент выражает несогласие с выводом суда первой инстанции, сделанным по результатам сравнения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров.

Исходя из положений пункта 7 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с этим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства спорного товарного знака и противопоставленного наименования места происхождения товаров, и следующей из него вероятности смешения (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153).

Методология определения вероятности смешения товарных знаков в гражданском обороте определена Правилами № 482 и пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10).

Данная методология используется также при оценке вероятности смешения товарных знаков и наименования места происхождения товаров, за исключением учета степени однородности товаров (с учетом чего доводы Роспатента об однородности президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет).

Согласно пункту 47 Правил № 482 на основании пункта 7 статьи 1483 ГК РФ устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 Правил № 482. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

Применительно к разъяснениям, изложенным в абзаце пятом пункта 162 Постановления № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что положение пункта 7 статьи 1483 ГК РФ не ограничивает возможность сравнения каких-либо видов товарных знаков с наименованиями мест происхождения товаров. Решающим фактором для определения сходства обозначений является вероятность наличия у рядовых потребителей ассоциативных связей между сравниваемыми обозначениями.

Отсутствие возможности проведения анализа по всем критериям сходства (графическому, звуковому и смысловому) не исключает необходимости проведения сравнительной оценки любых обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Для вывода о наличии сходства двух обозначений не требуется, чтобы соответствующее сходство имелось по всем критериям.

Использование указанных критериев лишь определяет вероятность смешения обозначений, которая может иметь место и при низкой степени сходства либо при отсутствии сходства по отдельным критериям, но при чрезвычайно сильном сходстве по другому критерию. В связи с этим предметом сравнительного анализа могут быть также словесные и изобразительные обозначения.

Для оценки степени сходства изобразительного и словесного обозначений может использоваться только смысловой (семантический) критерий сходства.

Вывод о сходстве изобразительного и словесного обозначений возможен лишь тогда, когда при прочтении словесного обозначения в сознании потребителя возникает стойкая ассоциация с изобразительным обозначением, которая усиливается, если сравниваемые обозначения зарегистрированы (заявлены на регистрацию) для идентичных товаров и (или) услуг.

Опасность смешения между словесным и изобразительным товарным знаком у рядовых потребителей может иметь место лишь в том случае, когда слово или словосочетание представляет собой исчерпывающее, очевидное (напрашивающееся само собой, без каких-либо домысливаний, опосредованных ассоциаций), естественное наименование соответствующего изображения.

Аналогичный подход к сравнению изобразительных и словесных обозначений предложен в практике европейского патентного ведомства (пункт 3.4.4.5 главы 4 секции 2 части «C» Методических рекомендаций по экспертизе европейских товарных знаков, утвержденных 10.03.2016), а также в пункте 2.479 Руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности (публикация № 489, 2004).

Такой же подход содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу № СИП-146/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 18.01.2021 по делу № СИП-965/2019, от 18.03.2022 по делу № СИП-714/2020.

Роспатент полагает, что словесный элемент «КАМЧАТСКИЙ» заявленного на регистрацию обозначения является сильным, несущим основную индивидуализирующую функцию, выражает несогласие с позицией суда первой инстанции о слабости такого словесного элемента.

Вопреки приведенному доводу административного органа, президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что словесный элемент «КАМЧАТСКИЙ» не может быть признан сильным в заявленном на регистрацию обозначении.

Исходя из правил построения и анализа словосочетаний в русском языке словосочетанием является соединение двух или нескольких самостоятельных слов, связанных по смыслу и грамматически, служащее для расчлененного обозначения единого понятия (предмета, качества, действия и др.). Словосочетание всегда состоит из главного слова и зависимого, что обуславливает их связь по смыслу. От главного слова всегда можно задать вопрос к зависимому. Имя прилагательное в русском языке является знаменательной частью речи, которая зависит от имени существительного (при согласовании рода, числа, падежа, одушевленности/неодушевленности) и обозначает признак предмета, признак действия либо признак признака.

В данном случае словесный элемент «КАМЧАТСКИЙ» представляет собой имя прилагательное, зависимое от имени существительного «ДОМ».

Кроме того, словесный элемент «КАМЧАТСКИЙ» содержит географическую коннотацию, выражает связь с Камчатским регионом (такая связь установлена самим Роспатентом и является очевидной).

Как ранее неоднократно констатировал сам административный орган, и эта позиция поддержана Судом по интеллектуальным правам, элемент, указывающий на относимость товара к определенному географическому объекту, применительно к положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не может выполнять индивидуализирующую функцию в товарном знаке: в деле № СИП-669/2018 суд поддержал позицию Роспатента о том, что словесный элемент «Свердловское» является неохраняемым; в деле № СИП-714/2020 словесный элемент «ТУЛЬСКИЙ» признан слабым. Аналогичная правовая позиция содержится в многочисленных судебных актах и в решениях административного органа.

Позиция Роспатента о силе словесного элемента заявленного обозначения «КАМЧАТСКИЙ» как элемента, несущего основную индивидуализирующую функцию, является ошибочной: такой элемент может лишь свидетельствовать об отношении товара либо его производителя к Камчатскому краю, но не отличать товары одного производителя этого региона от товара другого производителя этого же региона (что представляет собой функцию товарного знака).

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод административного органа о том, что словесный элемент заявленного обозначения «КАМЧАТСКИЙ» является сильным. Вывод суда первой инстанции о том, что такой элемент является слабым, правильный.

Вместе с тем, президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что суд первой инстанции не учел следующего.

Фактически оспариваемое решение Роспатента содержит два самостоятельных обоснования сходства спорного обозначения с противопоставленным наименованием места происхождения товаров.

Первый подход действительно основан на сходстве ошибочно признанного сильным элементом заявленного обозначения «КАМЧАТСКИЙ» с наименованием места происхождения товара «КАМЧАТСКАЯ НЕРКА».

Такая аргументация обоснованно признана судом первой инстанции несостоятельной.

Между тем Роспатент представил и альтернативную мотивировку сходства и вероятности смешения сравниваемых обозначений: выполнив обязательные для него указания президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенные в постановлении от 02.03.2021 по делу № СИП‑558/2020. Административный орган осуществил сравнение спорного и противопоставленных обозначений, основанное на оценке спорного обозначения в целом с учетом изобразительных элементов, в том числе выявил одинаковое семантическое значение заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров.

Так, Роспатент отметил, что спорное обозначение в целом вызывает у потребителя ассоциации с рыбной продукцией, происходящей из Камчатского региона.

Именно установленное семантическое значение заявленного на регистрацию обозначения позволило административному органу сделать вывод о его сходстве с противопоставленным средством индивидуализации и о вероятности их смешения в гражданском обороте.

Ограничившись указанием на игнорирование Роспатентом позиции президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-558/2020 в отношении силы словесного элемента «КАМЧАТСКИЙ», суд первой инстанции признал оспариваемый ненормативный акт недействительным, не приняв во внимание наличие в оспариваемом решении административного органа альтернативной мотивировки сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает заслуживающей внимания позицию Роспатента о том, что словесный элемент «ДОМ» заявленного обозначения сам по себе не выполняет индивидуализирующую функцию и не вызывает какие-либо определенные ассоциации.

В такой ситуации (при слабости словесных элементов «КАМЧАТСКИЙ ДОМ») при установлении наличия или отсутствия сходства сравниваемых обозначений должны приниматься во внимание все входящие в состав заявленного обозначения в равной степени, оценке подлежит заявленное обозначение в целом с учетом изобразительных элементов.

Такую оценку Роспатент осуществил.

Как уже было сказано, административный орган выполнил указания президиума Суда по интеллектуальным правам, данные в постановлении от 02.03.2021 по делу № СИП-558/2020, о необходимости анализа заявленного обозначения в целом с учетом входящих в него изобразительных элементов. В результате сравнения заявленного на регистрацию обозначения в целом и противопоставленного наименования места производства товаров административный орган сделал вывод об их сходстве и о вероятности смешения в гражданском обороте за счет сходства по семантическому критерию, обусловленному как вхождением в заявленное обозначение словесного элемента «КАМЧАНСКИЙ», так и вхождением в него изобразительного элемента в виде зеркально расположенных фигур неправильной формы, образующих стилизованное изображение рыбного стейка, вызывающих при совместном использовании у потребителя ассоциации с рыбной продукцией, происходящей из Камчатского региона.

Выводы Роспатента суд первой инстанции не опроверг.

Эти выводы административного органа сделаны при правильном применении норм материального права и методологических подходов, определяющих установление вероятности смешения обозначений в гражданском обороте, а также в соответствии с указаниями президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенными в постановлении от 02.03.2021 по делу № СИП-558/2020, которые обязательны для Роспатента в силу положений статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В описанной ситуации у суда первой инстанции отсутствовали основания для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным и для обязания Роспатента рассмотреть в очередной раз возражения общества.

С учетом изложенного решение суда первой инстанции подлежит отмене, заявление общества о признании оспариваемого ненормативного правового акта недействительным – оставлению без удовлетворения.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу заявления о признании ненормативного правового акта недействительным подлежат отнесению на общество.

Поскольку Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, расходы по ее уплате распределению не подлежат.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2022 по делу № СИП‑887/2021 отменить.

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «ДекотэС» о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.11.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2018737218 в качестве товарного знака отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина