Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке части 1 статьи 153¹ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Верховного Суда Республики Саха (Якутия) (судья Осипова А.А., секретарь судебного заседания Захарова А.Е.), кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Удашовой Галины Николаевны (г. Пермь, ОГРНИП 304590803400066) на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2020 по делу № СИП-745/2019

по заявлению индивидуального предпринимателя Удашовой Галины Николаевны о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1023201286635) от 20.06.2019 о признании

предоставления правовой охраны знаку обслуживания «АВТО-ЯПОНЕЦ» по свидетельству Российской Федерации № 545714 недействительным полностью.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Алексеев Афанасий Павлович (г. Якутск, Республика Саха (Якутия), ОГРНИП 3041435338000016).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Халявин С.Л. (по доверенности от 07.04.2020 № 01/32-277/41);

от индивидуального предпринимателя Алексеева Афанасия Павловича – Мазур Т.В. (по доверенности от 26.11.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Удашова Галина Николаевна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.06.2019 о признании предоставления правовой охраны знаку обслуживания «АВТО-ЯПОНЕЦ» по свидетельству Российской Федерации № 545714 недействительным полностью.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Алексеев Афанасий Павлович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2020 заявленные требования оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с названным решением суда, Удашова Г.Н. обратилась в президиум Суда по интеллектуальным правам с

кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 27.02.2020 выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение норм материального и процессуального права, просит отменить названный судебный акт и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Алексеев А.П. направил в президиум Суда по интеллектуальным правам подписанный Мазур Т.В. отзыв на кассационную жалобу, в котором просит отказать в ее удовлетворении, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта.

Между тем, как следует из доверенности от 26.11.2019, у Мазур Т.В. отсутствуют полномочия на подписание отзыва на кассационную жалобу, предусмотренные частью 3 статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем президиум Суда по интеллектуальным правам отказал в его приобщении к материалам дела.

Роспатент представил письменные пояснения на кассационную жалобу, в которых не согласился с изложенными в ней доводами, считает, что обжалуемое решение суда первой инстанции является законным, принято на основании полной и всесторонней оценки доказательств и отмене не подлежит.

В судебное заседание 22.06.2020 явились представители Алексеева А.П. (в здание Верховного Суда Республики Саха (Якутия)) и Роспатента (посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн- заседания)).

От Удашовой Г.Н. поступило ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие ее представителя.

Представители Алексеева А.П. и Роспатента возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили оставить принятый судебный акт без изменения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Удашова Г.Н. является правообладателем знака обслуживания « » по свидетельству Российской Федерации № 545714 (дата приоритета – 24.08.2012), зарегистрированного в отношении услуг 35-го класса «демонстрация товаров, в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В Роспатент 15.01.2019 от Алексеева А.П. поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному знаку обслуживания, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6

статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В обоснование поданного возражения Алексеев А.П. указал на то обстоятельство, что является правообладателем знака обслуживания « » по свидетельству Российской Федерации № 477890, зарегистрированного ранее даты приоритета спорного знака обслуживания в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ.

Решением Роспатента от 20.06.2019 предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 545714 признано недействительным полностью.

Принимая названное решение, Роспатент исходил из того, что спорный и противопоставленный знаки обслуживания являются сходными ввиду фонетического и семантического сходства словесных элементов, занимающих в этих знаках доминирующее положение, а услуги 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам обслуживания, являются однородными. Таким образом, имеется вероятность смешения спорного и противопоставленного знаков обслуживания.

С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что регистрация спорного знака обслуживания не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Полагая, что названное решение Роспатента не соответствует требованиям законодательства и нарушает ее права и законные интересы, Удашова Г.Н. обратилась в суд с заявлением по настоящему делу.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Как установлено судом первой инстанции, спорный знак обслуживания представляет собой словесное обозначение «АВТО- ЯПОНЕЦ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

Противопоставленный знак обслуживания представляет собой словесное обозначение «ЯПОНЕЦ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

По результатам самостоятельного сравнительного анализа спорного и противопоставленного знаков обслуживания суд первой инстанции пришел к выводу о сходстве сравниваемых знаков, несмотря на их незначительные отличия.

Осуществив сравнение услуг 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана спорному и противопоставленному знакам обслуживания, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что они являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род/вид, а также имеют одинаковую область применения (продвижение товаров).

При таких обстоятельствах суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований Удашовой Г.Н., поскольку противопоставленный знак обслуживания имеет более ранний приоритет по отношению к спорному знаку обслуживания и имеется вероятность смешения этих знаков.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288

данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на принятие оспариваемого решения, а также о применимом законодательстве.

Равным образом Удашова Г.Н. не оспаривает вывод суда первой инстанции об однородности услуг 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана спорному и противопоставленному знакам обслуживания.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В кассационной жалобе Удашова Г.Н. ссылается на ряд процессуальных нарушений, допущенных судом первой инстанции при рассмотрении настоящего дела.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то обстоятельство, что поданное им на стадии подготовки дела к судебному разбирательству ходатайство о назначении экспертизы не рассматривалось судом ни в предварительных судебных заседаниях, ни в основном судебном заседании, позиции сторон по данному ходатайству не выяснялись, а результат его рассмотрения не нашел своего отражения ни в отдельном определении суда, ни в протокольном определении.

Удашова Г.Н. полагает, что суд первой инстанции необоснованно не учел преюдициальный характер обстоятельств, установленных вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 20.03.2019 по делу № А58-13737/2018.

Кроме того, по мнению Удашовой Г.Н., суд первой инстанции уклонился от оценки обстоятельств, связанных с наличием у нее серии знаков обслуживания, объединенных словесным элементом «АВТО».

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, а также в письменных объяснениях Роспатента, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В отношении довода Удашовой Г.Н. о нарушении судом первой инстанции положений статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении ее ходатайства о назначении экспертизы президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как усматривается из материалов настоящего дела, Удашова Г.Н. 11.12.2019 подала ходатайство о назначении экспертизы для установления сходства до степени смешения спорного и противопоставленного знаков обслуживания.

По смыслу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд вправе назначить экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Согласно части 4 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о назначении экспертизы или об отклонении

ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит определение.

Суд первой инстанции такое определение не выносил (в том числе в виде протокольного определения), результаты рассмотрения поданного ходатайства не нашли своего отражения в протоколах предварительного судебного заседания от 16.12.2019 и от 20.01.2020 и в протоколе судебного заседания от 21.02.2020.

Результаты рассмотрения ходатайства Удашовой Г.Н. о назначении экспертизы изложены судом лишь в решении от 27.02.2020.

По смыслу положений части 2 статьи 64 и статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подготовленное по результатам судебной экспертизы заключение является одним из письменных доказательств по делу.

В силу части 1 статьи 164 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после завершения исследования всех доказательств председательствующий в судебном заседании выясняет у лиц, участвующих в деле, не желают ли они чем-либо дополнить материалы дела. При отсутствии таких заявлений председательствующий в судебном заседании объявляет исследование доказательств законченным и суд переходит к судебным прениям.

Согласно части 1 статьи 165 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если арбитражный суд во время или после судебных прений признает необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать новые доказательства, суд возобновляет исследование доказательств, на что указывает в протоколе судебного заседания.

На основании статьи 166 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после исследования доказательств по делу и судебных прений председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела по существу законченным и арбитражный суд

удаляется для принятия решения, о чем объявляется присутствующим в зале судебного заседания.

Таким образом, вопрос о формировании доказательственной базы, а следовательно, и о наличии или отсутствии необходимости в назначении по делу экспертизы, по общему правилу, должен быть решен до стадии судебных прений, но в любом случае до удаления суда для принятия решения.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о допущенном судом первой инстанции нарушении норм процессуального права при рассмотрении ходатайства Удашовой Г.Н. о назначении судебной экспертизы, выразившемся в его рассмотрении на ненадлежащей стадии арбитражного процесса.

Вместе с тем такое нарушение норм процессуального права не отнесено частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к числу оснований для отмены судебного приказа, решения, постановления арбитражного суда в любом случае.

Расширительное толкование таких оснований не допускается.

С учетом этого к допущенному нарушению применяются положения части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

В данном случае президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что, во-первых, позиции лиц, участвующих в деле, по вопросу о необходимости назначения экспертизы суд первой инстанции выяснил.

Вопреки доводу кассационной жалобы об обратном, в материалы дела приобщены процессуальные документы, содержащие позиции лиц, участвующих в деле, в отношении заявленного ходатайства о назначении экспертизы.

Так, 20.01.2020 в суд поступили возражения Алексеева А.П. на ходатайство о назначении экспертизы, в которых приведена его мотивированная позиция по данному вопросу.

Роспатент, в свою очередь, направил в суд письменные объяснения от 20.02.2020, содержащие возражения названного лица против удовлетворения ходатайства Удашовой Г.Н. о назначении экспертизы.

Во-вторых, позиция суда первой инстанции по существу вопроса о назначении экспертизы является верной.

Суд первой инстанции правильно отметил, что согласно части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертиза может быть назначена лишь для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

Удашова Г.Н. ходатайствовала о назначении по настоящему делу судебной экспертизы на предмет установления сходства спорного и противопоставленного знаков обслуживания.

Этот вопрос специальных знаний не требовал.

Суд первой инстанции правомерно сослался на то, что вопрос об оценке обозначений на предмет их сходства не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (абзац седьмой пункта 75, абзац шестой пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее – Постановление № 10).

Таким образом, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении ходатайства Удашовой Г.Н. ввиду отсутствия оснований для проведения экспертизы на предмет установления сходства сравниваемых обозначений, а нарушение процессуальной стадии изложения соответствующего вывода не могло привести к принятию неправильного судебного акта.

В кассационной жалобе Удашова Г.Н. приводит довод о том, что установленные Арбитражным судом Республики Саха (Якутия) в рамках дела № А58-13737/2018 обстоятельства графического различия спорного и противопоставленного знаков обслуживания имеют преюдициальный характер.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что этот довод заявлялся в суде первой инстанции, был рассмотрен по существу и отклонен с исчерпывающей мотивировкой (страницы 17–21 решения).

В кассационной жалобе Удашова Г.Н., повторно заявляя соответствующий довод, игнорирует те мотивы, которые были приведены судом первой инстанции.

Так, Удашова Г.Н. оставляет без внимания тот верный вывод суда первой инстанции, согласно которому в решении Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 20.03.2019 по делу № А58-13737/2018 устанавливалось графическое различие не спорного и противопоставленного знаков обслуживания (которые являются словесными), а вывесок, содержащих в том числе изобразительные элементы, что прямо указано в абзацах третьем – четвертом на странице 11 решении Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 20.03.2019 по делу № А58-13737/2018):

«Относительно сходства по графическому признаку, суд также отмечает, что в справке не приведены доводы, на основании каких признаков специалист пришел к указанному выводу.

Из анализа представленных в материалы дела фотографий фасада магазина, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Дежнева, д. 20, сканов товарных знаков № 545714 и № 4777890, фотографий фасада магазина «ЯПОНЕЦ», установлено наличие графических различий, в том числе в связи с использованием различного шрифта, с цветовыми, графическими и стилистическими особенностями, включением в обозначение на вывесках магазина «АВТО-ЯПОНЕЦ» изобразительных элементов и слова «АВТО», что влечет качественно иное восприятие рядовым потребителем указанных торговых помещений в целом, а также их отличие по обозначению в частности.».

Поскольку в решении Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 20.03.2019 по делу № А58-13737/2018 отсутствуют выводы по результатам графического сопоставления именно спорного и противопоставленного знаков обслуживания, то отсутствующие в решении обстоятельства не могут носить преюдициальный характер.

Доводы Удашовой Г.Н. о том, что суд первой инстанции неправомерно уклонился от оценки обстоятельств, связанных с наличием у нее серии знаков обслуживания, объединенных словесным элементом «АВТО», также отклоняются президиумом Суд по интеллектуальным правам.

Как отмечено в пункте 162 Постановления № 10, применяемом в том числе для целей пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Удашова Г.Н. не учитывает два обстоятельства.

Во-первых, пункт 162 Постановления № 10 сформулирован исходя из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, для целей которого сравниваются товарный знак, принадлежащий правообладателю, и обозначение иного

лица. Серия учитывается только товарных знаков правообладателя, а не обозначений иных лиц.

При применении методологии пункта 162 Постановления № 10 к пункту 6 статьи 1483 ГК РФ на место товарного знака правообладателя «встает» старший товарный знак, на место обозначения иного лица – младший товарный знак.

Таким образом, исходя из абзаца одиннадцатого пункта 162 Постановления № 10 учету подлежит серия товарных знаков правообладателя старшего знака, а не младшего.

Серия товарных знаков Удашовой Г.Н. не имеет значения.

Во-вторых, согласно методологии пункта 162 Постановления № 10 учитывается серия товарных знаков, которая объединена тем же элементом, что является общим для спорного и противопоставленного товарных знаков.

Между тем, как обоснованно указал суд первой инстанции, приведенные Удашовой Г.Н. товарные знаки объединены словесным элементом «АВТО», который не является общим с противопоставленным знаком обслуживания. У сравниваемых знаков обслуживания общим является словесный элемент «ЯПОНЕЦ».

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены либо изменения решения суда первой инстанции.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе Удашовой Г.Н., по сути, сводятся к несогласию с выводами суда первой инстанции и не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального и процессуального права либо о наличии выводов, не соответствующих обстоятельствам дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в отзыве на нее и в письменных объяснениях, выслушав мнения представителей

лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы подлежат отнесению на ее подателя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2020 по делу № СИП-745/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Удашовой Галины Николаевны – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий Л.А. Новоселова

Члены президиума В.А. Корнеев В.А. Химичев Н.Л. Рассомагина