Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Гринтаун» на решение Суда по интеллектуальным правам (судьи Булгаков Д.А., Кручинина Н.А., Тарасов Н.Н.) от 02.04.2014 по делу № СИП-357/2013,

возбужденному по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Гринтаун» (ул. Железнодорожная, д.16, корп.13, Нижегородская область, г. Саров, ОГРН <***>)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30 корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>),

при участии третьих лиц: общество с ограниченной ответственностью «ФИО1» (ул. Железнодорожная, д. 16, корп. 13, <...>, ОГРН <***>), открытое акционерное общество «Минеральная вода и напитки» (ул. Дмитрова, 62, стр. 21, <...>, ОГРН <***>),

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.10.2013 № 0000142543 (109114/1).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Гринтаун» (заявителя по делу и заявителя кассационной жалобы) — ФИО2, ФИО3 и ФИО4 по доверенности от 28.10.2013,

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности — ФИО5 по доверенности от 12.09.2014, ФИО6 по доверенности от 21.01.2014,

от общества с ограниченной ответственностью «ФИО1» —ФИО7 по доверенности от 28.10.2013,

от открытого акционерного общества «Минеральная вода и напитки» — ФИО8, ФИО9, ФИО10 по доверенности от 15.11.2013.

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Гринтаун» (далее – ООО «Гринтаун») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.10.2013 № 0000142543 (109114/1); признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «ФИО11» по свидетельству Российской Федерации № 109114/1.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены общество с ограниченной ответственностью «Саров-Продукт 1» (далее – ООО «Саров-Продукт 1») и открытое акционерное общество «Минеральная вода и напитки» (далее – ОАО «Минеральная вода и напитки»).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 в удовлетворении исковых требованиях отказано.

ООО «Гринтаун», не согласившись с состоявшимся по делу решением, обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, как принятое с нарушением норм процессуального права и содержащее выводы, не соответствующие обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В обоснование кассационной жалобы ООО «Гринтаун» указало следующее: суд первой инстанции необоснованно сделал вывод о том, что возражение заявителя было мотивировано несоответствием зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 109114/1 норме подпункта «г» пункта 15 Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974, введенного в действие 01.05.1974 с учетом изменений и дополнений от 22.01.1976, 26.06.1976 и 22.03.1979 (далее – Положение о товарных знаках), в связи с чем суд необоснованно признал правомерность заключения Роспатента о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака «ФИО11» по свидетельству № 109114/1, установленной по делу №А40-27991/2011-51-243, в котором оспаривалось решение Роспатента о несоответствии зарегистрированного товарного знака критерию, указанному в подпункте «г» пункта 15 названного Положения.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что приобретенная различительная способность обозначения не входит в диспозицию норм подпунктов «в», «з», «ж», «е» пункта 15 и пункта 16 Положения о товарных знаках, что исключало основания для соответствующего вывода суда, а также для применения статьи 6.quinquies Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 и ратифицированной СССР 19.09.1968 (далее – Парижская конвенция).

Считает, что суд первой инстанции необоснованно пришел к выводу о том, что обстоятельства, установленные вступившими в законную силу судебными актами по делам № А40-100671/06-110-667 и №А40-27991/2011-51-243, не могут быть приняты во внимание при разрешении данного спора, поскольку ООО «ФИО1» не являлось лицом, участвующим в указанных делах. Как указывает заявитель, названными судебными актами установлено, что обозначение «ФИО11» представляет собой название населенного пункта, указывающее на место нахождения изготовителя товара, а судебными актами по делу № А40-27991/2011-51-243 установлено также, что спорное обозначение не обладало различительной способностью на дату приоритета оспариваемого товарного знака, то есть на 10.09.1991. Указанные обстоятельства суд должен был принять во внимание.

Кроме того, заявитель указывает, что судом не дана оценка доказательствам ООО «ФИО1» и ООО «Гринтаун», представленным в подтверждение того, что в период доказывания правообладателем приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака «ФИО11» на рынке Российской Федерации присутствовал товар (минеральная вода) нескольких производителей, маркируемых обозначением «ФИО11», местом производства которого являлся водный источник ФИО11. Считает, что указанное обстоятельство исключает возможность приобретения обозначением «ФИО11» различительной способности в отношении одного из производителей, который в 1997 году (дата установления различительной способности) не являлся правообладателем указанного обозначения.

Считает вывод суда о недоказанности заявителем известности места производства воды «ФИО11» как географического объекта на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 109114/1 не соответствующим фактическим обстоятельствам дела и представленным заявителем доказательствам.

Полагает, что регистрация обозначения «ФИО11» является введением в заблуждение потребителя, так как производитель, зарегистрированный на территории ФИО11, может выпускать не только минеральную воду, но и другие безалкогольные напитки, маркированные оспариваемым товарным знаком.

Также считает, что вывод суда о том, что доводы заявителя о противоречии оспариваемого товарного знака публичному порядку основаны на несоответствии регистрации подпунктам «в», «е», «ж», «з» пункта 15 и пункта 16 Положения о товарных знаках не основан на фактических обстоятельствах дела. Считает, что при регистрации спорного товарного знака был нарушен принцип справедливости, а значит, нанесен ущерб общественным интересам.

Представители заявителя кассационной жалобы в судебном заседании доводы, изложенные в ней, поддержали, просили обжалуемый судебный акт отменить и передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представители Роспатента в ходе судебного заседания доводы заявителя кассационной жалобы оспорили, считая обжалуемый судебный акт законным и обоснованным.

Представитель третьего лица – ООО «ФИО1» поддержал кассационную жалобу ООО «Гринтаун».

Третье лицо – ОАО «Минеральная вода и напитки» в отзыве и его представители в ходе судебного заседания доводы кассационной жалобы оспорили как необоснованные.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции установлено и из материалов дела усматривается следующее.

На основании заявки от 10.09.1991 № 142543 произведена регистрация в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.12.1992 за № 109114 товарного знака «ФИО11» в отношении товаров 32 и услуг 35, 40, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ) на имя Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной физики.

Роспатентом 14.01.2002 зарегистрирован договор частичной уступки товарного знака по свидетельству № 109114 на имя ФГУП «Обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ» в отношении товаров 32 класса МКТУ, выдано свидетельство Российской Федерации № 109114/1.

20 декабря 2012 года Роспатентом зарегистрирован договор об отчуждении товарного знака № 29436 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ с выдачей нового свидетельства Российской Федерации № 109114/1, согласно которому новым правообладателем товарного знака «ФИО11» в отношении товаров 32 класса МКТУ является ОАО «Минеральная вода и напитки». Срок регистрации продлен до 10.09.2021.

ООО «Гринтаун» и ООО «ФИО1» 21.05.2013 подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 109114/1 в связи с его несоответствием требованиям пунктов 15 (подпункты «в», «е», «ж», «з») и 16 Положения о товарных знаках.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом принято решение от 18.10.2013, которым отказано в удовлетворении возражений ООО «Гринтаун» и ООО «ФИО1», правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 109114/1 оставлена в силе.

Решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражений послужило основанием для обращения Общества в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об его оспаривании.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, сделав вывод о том, что спорное обозначение в результате последующего (по отношению к дате приоритета) использования приобрело различительную способность, не нашел оснований для удовлетворения требований заявителя по подпункту «в» пункта 15 Положения о товарных знаках. В отношении подпунктов «в», «е», «ж», «з» пункта 15 и пункта 16 того же Положения счел требования несостоятельными.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемого судебного акта, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене по нижеследующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 той же статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», суд пришел к обоснованному выводу о том, что рассмотрение возражений ООО «Гринтаун» и ООО «ФИО1» в отношении предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 109114/1 и принятие решения по результатам рассмотрения таких возражений находится в пределах компетенции Роспатента.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака суд правильно определил правовую базу для оценки его правоспособности: вышеупомянутое Положение о товарных знаках, Инструкция по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков ТЗ-2-80, утвержденная Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 14.03.1980, с изменениями по состоянию на 29.11.1983.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Регистрация спорного товарного знака оспаривалась заявителями возражений на основании подпунктов «в», «е», «ж», «з» пункта 15 и пункта 16 Положения о товарных знаках, в соответствии с которыми не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения:

не обладающие различительными признаками или носящие описательный характер, например: состоящие исключительно из простых геометрических фигур, линий, чисел; отдельных букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером; общепринятых наименований; простых изображений товаров; сведений, касающихся изготовителя товара, а также указывающих на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров (подпункт «в» пункта 15);

содержащие ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара (подпункт «е» пункта 15);

противоречащие по своему содержанию правопорядку или социалистической морали (подпункт «ж» пункта 15);

противоречащие международным соглашениям, участником которых является СССР (подпункт «з» пункта 15).

Пунктом 16 Положения о товарных знаках предусмотрено, что обозначение, элементом которого является наименование места происхождения, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в том случае, если заявитель представит документ вышестоящей организации, подтверждающий его право на пользование этим наименованием места происхождения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции, делая вывод об отсутствии правовых оснований для удовлетворения возражений ООО «Гринтаун» и ООО «ФИО1» в части несоответствия решения о предоставлении правовой охраны спорному товарному знаку требованиям не только подпункта «в», но и подпункта «г» пункта 15 Положения о товарных знаках, вышел за пределы оснований, заявленных при оспаривании решения Роспатента, поскольку применительно к подпункту «г» требования в рамках настоящего дела не заявлялись.

Как указано выше, согласно подпункту «в» пункта 15 Положения о товарных знаках географические названия не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если такие названия способны восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товаров.

В отличие от действующей на момент рассмотрения спора судом первой инстанции нормы статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, делающей исключение для подобного рода обозначений, приобретших различительную способность в результате их использования, нормы пункта 15 Положения о товарных знаках не допускали регистрации обозначения, способного восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товаров.

Вместе с тем потребитель может воспринять географическое название в качестве места производства или сбыта товаров только в том случае, если такое географическое название обладает определенной степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи.

Оценка известности или неизвестности обозначения как географического названия должна быть дана по состоянию на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Суд первой инстанции, указав со ссылкой на решение по делу
№ А40-27991/2011, что спорное обозначение после регистрации приобрело вторичную различительную способность как товарный знак, всестороннюю оценку его известности как географического названия на дату приоритета товарного знака не провел.

При этом суд, сделав вывод об отсутствии доказательственного значения у таких доказательств, как: распечатки из реестра наименования места происхождения товаров, имеющих более поздний приоритет чем оспариваемый товарный знак, судебные акты по делам
№ А40-100671/06-110-667 и № А40-27991/2011-51-243, протоколы осмотра содержимого интернет сайта www.SAROVA.ru от 25.04.2013, выдержки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении регистрации товарных знаков на имя ОАО «Минеральная вода и напитки» № 201417, 417645, 417646, отчет по результатам исследования «Анализ восприятия населением Нижнего Новгорода обозначения «ФИО11» от ноября-декабря 2008 года, выдержки из словарей, источники «История бренда Божественные источники ФИО11», «Памятник природы Саровские серебряные ключи», награды и дипломы, поскольку указанные документы датированы в период, предшествующий подаче возражений, но после предоставления правовой охраны товарному знаку, не дал оценки иным доказательствам по делу, в том числе выпущенным до даты приоритета товарного знака географическим картам, на которые нанесен населенный пункт ФИО11.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о допущенных судом первой инстанции отступлениях от требований статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 2 части 4 которой в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным считает обжалуемое судебное решение недостаточно обоснованным, вынесенным с нарушением норм процессуального права, как следствие, подлежащим отмене на основании части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для вынесения законного и обоснованного решения необходимо дать оценку всем доказательствам, представленным заявителем в обоснование довода об известности либо неизвестности спорного обозначения как географического названия на дату приоритета товарного знака, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Иные доводы заявителя подлежат оценке судом первой инстанции при новом рассмотрении спора по существу.

По результатам нового рассмотрения спора суду первой инстанции надлежит разрешить вопрос о распределении судебных расходов, в том числе связанных с оплатой государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 по делу № СИП-357/2013 отменить. Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий: Л.А. Новоселова

Члены президиума: Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Р.В. Силаев