Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Домашняя Кухня» (ул. Партизанская, д. 43, стр. 1, Москва, 121359, ОГРН 1097746043207) и индивидуального предпринимателя Икаева Гиви Ивановича (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания, ОГРНИП 308151625600011) на решение Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу № СИП-107/2018 (судьи Снегур А.А., Рассомагина Н.Л., Силаев Р.В.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Домашняя Кухня» к индивидуальному предпринимателю Икаеву Гиви Ивановичу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 392058 в отношении товаров 2-го и 3-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Домашняя Кухня» – Васин А.А. (по доверенности от 11.01.2017);

от индивидуального предпринимателя Икаева Гиви Ивановича – Киева Г.А., Санакоев А.А. (по доверенности от 07.03.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Домашняя Кухня» (далее – общество «Домашняя Кухня») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Икаеву Гиви Ивановичу (далее – предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 392058 в отношении товаров 2-го и 3-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 заявленные требования удовлетворены частично: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 392058 в отношении товаров 2-го класса: «аннато [экстракты древесных красителей]; аурамин; бальзам канадский; белила [краски; красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид

титана [пигмент]; индиго [краситель]; камеди-смолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; красители из солода; красители на основе оксидов кобальта; красители; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски против загрязнения; краски синие [красящие вещества или краски]; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак черный [асфальтовый]; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; люстр платиновый для керамических изделий; люстр серебряный для керамических изделий; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; наполнители для красок; оксиды цинка [пигмент]; паста серебряная; пигменты; позолота; покрытия [краски] для гудронированного картона; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно- декоративных целей и печати; препараты агглютинирующие для красок; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сиена [краска]; сиккативы [катализаторы для сушки красок]; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксаторы [лаки]; фиксаторы для акварельных красок; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки] эмульсии серебра [пигменты]» и товаров 3-го класса: «абразивы; бруски для полирования; бумага абразивная;

бумага наждачная; бумага полировальная; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; корунд [абразив]; крокус [абразивный материал]; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для чистки; наждак; пасты для полирования; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для заточки инструментов; препараты для полирования или придания блеска; препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; скипидар для обезжиривания; сода для стирки, чистки; составы для кожи полировальные; спирт нашатырный [моющее; очищающее средство]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; шкурка стеклянная» МКТУ. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.

Названным решением суда с предпринимателя в пользу общества «Домашняя Кухня» взыскано 6000 рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество «Домашняя Кухня», ссылаясь на несоответствие выводов суда, содержащихся в решении от 28.05.2018, установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит названный судебный акт отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований и принять новый судебный акт о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 392058 в отношении товаров 2-го «краски для древесины; краски огнестойкие; краски; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; составы для внутренней отделки» и 3-го «препараты для удаления красок» классов МКТУ.

В обоснование доводов, содержащихся в кассационной жалобе, общество «Домашняя Кухня» ссылается на ошибочность вывода суда первой инстанции о доказанности использования предпринимателем спорного товарного знака в отношении вышеназванных товаров 2-го и 3-го классов МКТУ.

Как отмечает общество «Домашняя Кухня», товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 392058, являются товарами повседневного спроса. Следовательно, эти товары должны вводиться в гражданский оборот через различные каналы (оптовые, розничные). При этом объем такой продукции должен быть значительным, поэтому производство и реализация нескольких экземпляров таких товаров, по мнению общества «Домашняя Кухня», не подтверждает их введение в гражданский оборот.

Общество «Домашняя Кухня» полагает, что представленные предпринимателем в материалы дела доказательства не подтверждают использование спорного товарного знака ни самим правообладателем, ни иными лицами под контролем правообладателя.

Ссылаясь на правовую позицию Суда по интеллектуальным правам, выраженную в решении от 21.06.2017 по делу № СИП-84/2016, общество «Домашняя Кухня» отмечает, что символическое использование товарного знака с единственной целью сохранить права на этот товарный знак не может являться основанием для признания использования такого средства индивидуализации для целей пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Предприниматель также обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение от 28.05.2018 отменить в части удовлетворения исковых требований и в указанной части направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как полагает предприниматель, судом первой инстанции при рассмотрении настоящего дела допущены нарушения норм материального и процессуального права, которые привели к принятию незаконного судебного акта.

Так, по мнению предпринимателя, нарушение норм процессуального права выразилось в оставлении судом первой инстанции без внимания ходатайства этого лица об истребовании доказательств, а именно документов, подтверждающих осуществление расчетов между обществом «Домашняя Кухня» и контрагентами по договорам, представленным в материалы дела данным обществом в обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В кассационной жалобе предприниматель отмечает, что суд первой инстанции не оказал ему содействие в реализации прав, что лишило предпринимателя возможности доказать обстоятельства, на которые последний ссылался в обоснование своих возражений.

Предприниматель настаивает на том, что представленные обществом «Домашняя Кухня» в материалы дела доказательства не подтверждают заинтересованность названного лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 392058, поскольку в отсутствие финансовых документов, свидетельствующих о реальном исполнении обязательств по договорам, представленным обществом «Домашняя Кухня» в обоснование своей позиции, вывод о заинтересованности данного лица в досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака является безосновательным.

Кроме того, в кассационной жалобе предприниматель ссылается на ошибочность выводов суда первой инстанции о наличии оснований для прекращения правовой охраны спорного товарного знака в отношении ряда товаров 2-го и 3-го классов МКТУ, указывая при этом на то обстоятельство, что эти товары являются однородными товарам, в отношении которых доказано использование спорного товарного знака правообладателем.

Предпринимателем в кассационной жалобе обращено внимание также на то, что суд первой инстанции вышел за пределы заявленных требований и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в том числе в отношении товаров, по которым исковые требования не заявлены. Данный довод кассационной жалобы снят представителем предпринимателя в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам.

В президиум Суда по интеллектуальным правам поступил отзыв на кассационную жалобу общества «Домашняя Кухня», в котором предприниматель возражает против содержащихся в ней доводов, ссылаясь на их несостоятельность.

Кроме того, от предпринимателя в президиум Суда по интеллектуальным правам поступил документ от 07.09.2018 без названия, который подлежит возврату предпринимателю в связи с непредставлением суду доказательств заблаговременного его направления всем лицам, участвующим в деле.

В судебное заседание 17.09.2018 явились представители общества «Домашняя Кухня» и предпринимателя, которые выступили по доводам своих кассационных жалоб.

Роспатент направил в президиум Суда по интеллектуальным правам заявления о рассмотрении кассационных жалоб в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприниматель является правообладателем товарного знака « »по свидетельству Российской Федерации № 392058, зарегистрированного Роспатентом 21.10.2009 с приоритетом от 10.12.2007 в отношении товаров 2-го класса: «аннато [экстракты древесных красителей]; аурамин; бальзам канадский; белила [краски; красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана [пигмент]; индиго [краситель]; камеди-смолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; красители для картриджей [тонеры] для фотокопировальных аппаратов и принтеров; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; красители из солода; красители на основе оксидов кобальта; красители пищевые; красители; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; краски огнестойкие; краски против загрязнения; краски синие [красящие вещества или краски]; краски типографские; краски типографские для клишерования; краски эмалевые; краски; креозот для предохранения

древесины; куркума [краситель]; лак черный [асфальтовый]; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; ленты антикоррозионные; люстр золотой для керамических изделий; люстр платиновый для керамических изделий; люстр серебряный для керамических изделий; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; наполнители для красок; оксиды цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские; пигменты; позолота; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам; шасси транспортных средств; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты агглютинирующие для красок; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы для кожи; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сиена [краска]; сиккативы [катализаторы для сушки красок]; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; солод карамелизированный (пищевой краситель); составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксаторы [лаки]; фиксаторы для акварельных красок; фольга металлическая для художественно- декоративных целей и печати; фольга серебряная [листовая]; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки] эмульсии серебра [пигменты]», 3-го класса: «абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; аэрозоль для освежения

полости рта; баллоны с воздухом под давлением для уборки и удаления пыли; бруски для бритья [антисептики]; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для пола; предохраняющий от скольжения; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для личного пользования; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола; предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы; воски для кожи; крокус [абразивный материал]; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра;

масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; материалы клейкие для косметических целей; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для полирования; пасты для ремней для заточки бритв; пасты, порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для осветления кожи препараты для полирования зубных протезов; препараты для полирования или придания блеска; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты

химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пудра гримерная; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; спирт нашатырный [моющее; очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для выведения пятен; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки обуви; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]», а также товаров 5, 14, 18, 33-го и услуг 35, 36, 39-го классов МКТУ.

Общество «Домашняя Кухня», ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении части товаров 2-го и 3-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, перечисленных в просительной части искового

заявления, направило в адрес предпринимателя предложение от 08.11.2017 № 087 о добровольном отказе предпринимателя от исключительного права на этот товарный знак либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на него.

Получив отказ предпринимателя, выраженный в письме от 22.12.2017 № 21, общество «Домашняя Кухня» по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны вышеназванного товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее – предложение заинтересованного лица). Предложение направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор судебной практики), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014.

В пункте 42 Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

При установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

По результатам анализа представленных доказательств суд первой инстанции установил, что общество «Домашняя Кухня» является правообладателем товарных знаков, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что обусловлено вхождением в их состав семантически и фонетически тождественного доминирующего словесного элемента «Аккурат». Судом указано, что общество «Домашняя Кухня» является лицом, вовлеченным в деятельность по производству и введению в гражданский оборот товаров (наборов для восстановления эмали, для моделирования из дерева, ремонта (эпоксидный), работ по дереву, изделий из пластика и пр.), маркированных принадлежащими ему товарными знаками, сходными до степени смешения со спорным товарным знаком.

Названные выводы суда основаны на оценке совокупности представленных обществом «Домашняя Кухня» в обоснование иска доказательств. Такими доказательствами являются: лицензионный договор от 02.11.2015 № 03/15-ТЗ, заключенный между обществом «Домашняя Кухня» (лицензиар) и обществом «Топ Продукт» (лицензиат) на передачу права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 504759; договор от 25.09.2014 № 09/14-1ТТ, заключенный между обществом «Топ Продукт» (поставщик) и обществом «ТОДИКО» (покупатель) на поставку товаров; товарные накладные от 11.02.2016 № 4968/10963, от 26.04.2016 № 1120, от 26.07.2016 № 1628, от 16.12.2016 № 3146, подтверждающие факт поставки обществом «Топ Продукт» обществу «ТОДИКО» различного рода товаров, маркированных обозначением «Аккурат» (наборов для восстановления эмали, для моделирования из дерева, ремонта (эпоксидный), работ по дереву, ремонта изделий из пластика); договор от 01.07.2008 № ТВ-07/08, заключенный

между обществом «Топ Продукт» (поставщиком) и обществом с ограниченной ответственностью «Возрождение» (далее – общество «Возрождение») на поставку товаров (дополнительное соглашение от 31.12.2009 № 1 к этому договору); товарные накладные от 01.07.2015 № 4323/9628, от 26.03.2015 № 568 на поставку обществом «Топ Продукт» обществу «Возрождение» товаров, маркированных обозначением «Аккурат» (наборов для восстановления эмали, для моделирования из дерева, ремонта (эпоксидный), работ по дереву, ремонта изделий из пластика); каталог продукции «Аккурат».

Как отмечено судом в обжалуемом решении, лицензионный договор от 02.11.2015 № 03/15-ТЗ подтверждает факт предоставления обществом «Домашняя Кухня» обществу «Топ Продукт» права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 504759 в пределах, установленных этим договором. Указанный лицензионный договор зарегистрирован Роспатентом 27.01.2016 за № РД0190450. Из содержания вышеупомянутых товарных накладных следует, что обществом «Топ Продукт» осуществляется поставка товаров, маркированных обозначением «Аккурат».

При этом суд первой инстанции указал, что представление в подтверждение своей заинтересованности доказательств производства и реализации товаров либо оказания услуг не самим истцом по делу (правообладателем товарного знака), а лицензиатом не исключает возможности признания истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку в рассматриваемом случае у истца имеется интерес в исполнении лицензионного договора и получении вознаграждения за использование товарного знака.

Отклоняя доводы предпринимателя о том, что из представленных обществом «Домашняя Кухня» в обоснование исковых требований документов не следует реальная заинтересованность названного общества

в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отсутствие документов, подтверждающих факт осуществления расчетов по обязательствам, суд первой инстанции указал, что отсутствие доказательств оплаты поставленных товаров не свидетельствует о недействительности (незаключенности) договоров. Данный подход, как отмечено судом первой инстанции, выражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2017 по делу № СИП-211/2017, в рамках которого проверен и оценен аналогичный довод предпринимателя, заявленный в отношении тех же доказательств.

Кроме того, судом первой инстанции установлено, что обществом «Домашняя Кухня» 03.11.2016 была подана заявка № 2016741368 на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения « » для товаров 1, 2, 3, 6, 7, 9, 17-го классов МКТУ. При этом решением, изложенным в уведомлении от 20.09.2017, Роспатент отказал в государственной регистрации заявленного истцом обозначения в качестве товарного знака, противопоставив спорный товарный знак предпринимателя, ввиду сходства заявленного обозначения и этого товарного знака до степени смешения и однородности товаров 2, 3, 7-го классов МКТУ.

При установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака суд первой инстанции также принимал во внимание то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2017 по делу № СИП-211/2017, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2017, общество «Домашняя Кухня» на основе оценки тех же доказательств признано лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны иного товарного знака, исключительное право на который принадлежит предпринимателю, в

отношении товаров 2-го класса МКТУ «краски, политуры, эмали, лаки; масла, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; пищевые красители; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно- декоративных целей и художественной печати», части товаров 3-го класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки».

В обжалуемом решении суда отмечено, что изложенные в судебных актах по делу № СИП-211/2017 выводы не имеют преюдициального значения для настоящего дела по смыслу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, однако установленные в них фактические обстоятельства не могут не учитываться при определении заинтересованности истца в рамках настоящего дела.

Кроме того, суд первой инстанции учитывал факт обращения предпринимателя с иском к лицам (обществу «Топ Продукт» и обществу «ТОДИКО»), осуществляющим использование товарного знака истца (дело № А40-18476/2018), повлекший судебный запрет указанным лицам осуществлять деятельность по введению в гражданский оборот товаров 2-го и 3-го класса МКТУ, маркированных сходным до степени смешения с товарным знаком предпринимателя обозначением, а также имущественную ответственность названных лиц. Суд отметил, что данное обстоятельство также свидетельствует о наличии у общества «Домашняя Кухня» заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

При этом ссылка предпринимателя на то, что указанный факт не может свидетельствовать о заинтересованности общества «Домашняя Кухня» в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в силу незаконности использования контрагентами этого общества обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком

предпринимателя, отклонена судом первой инстанции, поскольку само по себе возникновение правового конфликта указывает на наличие у общества «Домашняя Кухня» интереса к устранению препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что у общества «Домашняя Кухня» имеется реальное намерение использовать в своей деятельности обозначение «АККУРАТ», сходное до степени смешения со спорным товарным знаком.

Осуществив сравнение перечней товаров, производимых и реализуемых лицензиатом общества «Домашняя Кухня» по лицензионному договору от 02.11.2015 № 03/15-ТЗ, с товарами 2-го и 3-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и в отношении которых в просительной части искового заявления содержится требование о досрочном прекращении его правовой охраны, с целью определения их однородности, суд первой инстанции установил, что товары, входящие в состав производимых и реализуемых лицензиатом общества «Домашняя Кухня» наборов, однородны таким товарам 2-го класса МКТУ, как «аннато [экстракты древесных красителей]; аурамин; бальзам канадский; белила [краски; красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана [пигмент]; индиго [краситель]; камеди-смолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; красители из солода; красители на основе оксидов кобальта; красители; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски огнестойкие; краски против загрязнения; краски синие [красящие вещества или краски]; краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; куркума

[краситель]; лак черный [асфальтовый]; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; люстр платиновый для керамических изделий; люстр серебряный для керамических изделий; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; наполнители для красок; оксиды цинка [пигмент]; паста серебряная; пигменты; позолота; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно- декоративных целей и печати; препараты агглютинирующие для красок; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сиена [краска]; сиккативы [катализаторы для сушки красок]; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксаторы [лаки]; фиксаторы для акварельных красок; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки] эмульсии серебра [пигменты]».

Данный вывод суда первой инстанции основан на том, что названные товары обладают общей родовой принадлежностью (краски и сопутствующие им товары), имеют общее назначение (окрашивание, обработка поверхностей с целью предохранения от воздействия окружающей среды), близкие круг потребителей, условия и места сбыта, являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, в связи с чем могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Судом первой инстанции также указано, что входящие в состав наборов обезжиривающие и абразивные средства, которые используются в процессах шлифования, полирования, хонингования, суперфиниширования, разрезания материалов и широко применяются в заготовительном производстве и окончательной обработке различных металлических и неметаллических материалов, являются однородными таким товарами 3-го класса МКТУ, как «абразивы; антинакипины бытовые; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; воски для полирования мебели и полов; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; корунд [абразив]; крокус [абразивный материал]; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для чистки; наждак; пасты для полирования; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для заточки инструментов; препараты для полирования или придания блеска; препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; скипидар для обезжиривания; сода для стирки, чистки; составы для кожи полировальные; спирт нашатырный [моющее; очищающее средство]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; шкурка стеклянная», так как они имеют общую родовую принадлежность и назначение, сходные круг потребителей и

условия реализации, в связи с чем могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Признавая вышеперечисленные товары 2-го и 3-го классов МКТУ однородными товарам, производимым и реализуемым лицензиатом общества «Домашняя Кухня», суд первой инстанции учитывал выводы об однородности товаров, сделанные судом в рамках рассмотрения дела № СИП-211/2017.

Вместе с тем суд первой инстанции не признал товары, изготавливаемые и реализуемые лицензиатом «Домашняя Кухня», однородными товарам 2-го «фольга металлическая для художественно- декоративных целей и печати; фольга серебряная [листовая]» и 3-го «баллоны с воздухом под давлением для уборки и удаления пыли; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воски для кожи; средства для чистки обуви» классов МКТУ, поскольку они не относятся к одной родовой группе, имеют иное функциональное назначение, различный круг потребителей и места для реализации, не являются взаимодополняемыми (взаимозаменямыми). В связи с этим суд первой инстанции пришел к выводу о том, что общество «Домашняя Кухня» не может быть признано лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении указанных товаров.

Таким образом, оценив представленные обществом «Домашняя кухня» в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 392058 в отношении товаров:

[пигмент]; индиго [краситель]; камеди-смолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; красители из солода; красители на основе оксидов кобальта; красители; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски огнестойкие; краски против загрязнения; краски синие [красящие вещества или краски]; краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак черный [асфальтовый]; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; люстр платиновый для керамических изделий; люстр серебряный для керамических изделий; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; наполнители для красок; оксиды цинка [пигмент]; паста серебряная; пигменты; позолота; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно- декоративных целей и печати; препараты агглютинирующие для красок; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сиена [краска]; сиккативы [катализаторы для сушки красок]; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксаторы [лаки]; фиксаторы для акварельных красок; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; шеллак;

экстракты красильные из древесины; эмали [лаки] эмульсии серебра [пигменты]»;

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции исходил из доказанности использования спорного товарного знака правообладателем в отношении товаров:

для красок; разбавители для лаков; составы для внутренней отделки»;

Так, в подтверждение использования спорного знака обслуживания предпринимателем в материалы дела представлены следующие доказательства:

договор от 12.03.2015 № 11, заключенный между предпринимателем и обществом с ограниченной ответственностью «ШМИДТ и Ко» (далее – общество «ШМИДТ и Ко»), о сотрудничестве и совместной деятельности по выведению на рынок товаров с новыми торговыми марками (договор простого товарищества), дополнительные соглашения от 15.07.2015, от 19.02.2016, от 31.05.2016 к данному договору;

макеты этикеток красок фасадных, кровельных, очистителей и растворителей;

акт приема-передачи комплекта этикеток от 07.07.2015;

справка общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (далее – общественная организация) от 06.07.2017 № 13/1;

свидетельство о членстве предпринимателя в общественной организации;

договор от 23.05.2017 № 295, заключенный между предпринимателем (заказчиком) и обществом с ограниченной ответственностью «Зебра-Мастер» (исполнителем), на оказание услуг по изготовлению и монтажу рекламного щита строительных и отделочных материалов «Аккурат Accurate», «Робинзон», «Финиш», счет от 23.05.2017 № 215 на оплату услуг по данному договору, акт от 23.05.2017 № 215, подтверждающий принятие оказанных услуг предпринимателем, платежное поручение от 24.05.2017 № 39, справка акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» от 03.05.2018, подтверждающая списание денежных средств со счета предпринимателя;

приказ общества «ШМИДТ и Ко» о выпуске экспериментальной партии товаров от 16.07.2015 № 58Д;

приказ общества «ШМИДТ и Ко» о подготовке к участию в выставке от 14.09.2015 № 74Д; акт приема-передачи рекламно-информационных материалов от 02.11.2015;

акт приема-передачи рекламных щитов от 08.06.2017;

диплом общества «ШМИДТ и Ко» как участника выставки строительной индустрии и ЖКХ «СтройЭкспоОсетия 2015»;

товарная накладная от 24.10.2016 № 1145 на поставку обществом «ШМИДТ и Ко» обществу с ограниченной ответственностью «Динамика» (далее – общество «Динамика») различного рода красок, в том числе красок фасадных и интерьерных «АККУРАТ», а также растворителей «АККУРАТ»;

письмо государственного бюджетного учреждения «Бизнес- Инкубатор ИТ-Парк Алания» от 07.11.2016;

презентация продукции совместного производства общества «ШМИДТ и Ко» и предпринимателя;

справка от 18.04.2018 № 1 о проведении презентации; прайс-лист общества «ШМИДТ и Ко»;

договор от 13.04.2016, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Пиксель» и предпринимателем, на оказание услуг по размещению рекламы;

распечатки с интернет-сайта, содержащие сведения о строительных материалах, выпускаемых обществом «ШМИДТ и Ко», в том числе о красках и растворителях «АККУРАТ»;

акт о приеме выполненных работ от 20.04.2016 № 10; квитанция от 20.04.2016 № 13/16;

договор от 16.11.2017, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Пиксель» и предпринимателем, на оказание услуг по размещению рекламы;

отчеты о розничных продажах от 17.04.2017 № ЦБ-108, от 15.03.2017 № ЦБ-78, от 24.03.2017 № ЦБ-86, от 11.06.2017 № ЦБ-159, от 03.07.2017

№ ЦБ-185, от 26.07.2017 № ЦБ-207; отчеты кассира-операциониста от 15.03.2017 № 78, от 24.03.2017 № 86, от 17.04.2017 № 108, от 11.06.2017 № 159, от 03.07.2017 № 185, от 26.07.2017 № 203;

договор от 30.04.2015 № 12/01, заключенный между предпринимателем и обществом «Динамика», о сотрудничестве и совместной деятельности по совместному использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 541218;

санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.03.2008 № 15.01.09.570.П.000368.03.08, выданное обществу «ШМИДТ и Ко», о соответствии грунтовки «Глубокого проникновения» (акриловой водно-дисперсионной) нормам технических условий и санитарных правил;

санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.03.2008 № 15.01.09.570.П.000368.03.08, выданное обществу «ШМИДТ и Ко», о соответствии грунтовки «Универсальная акрилово водно-дисперсионная» требованиям технических условий и санитарных правил; сертификат соответствия № РОСС RU.0001.11СЛ84 продукции – смесь сухая гидроизоляционная поверхностная «Master Elastic BS-08» требованиям ГОСТ и техническим условиям; диплом, выданный обществу «ШМИДТ и Ко» за участие в форуме «Гостеприимная Осетия» и вклад в развитие строительного комплекса Северного Кавказа;

диплом, выданный обществу «ШМИДТ и Ко» за профессионализм в работе с клиентами; фотоизображения рекламного щита, этикеток; договор от 20.07.2017 № 8, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Пласт» (покупателем) и предпринимателем (поставщиком), на поставку товаров под заказ (строительно-отделочных материалов, произведенных обществом «ШМИДТ и Ко» либо произведенных совместно с предпринимателем);

договор от 10.10.2017 № 14, заключенный между индивидуальным предпринимателем Кубаловым Александром Михайловичем (покупателем) и предпринимателем (поставщиком), на поставку товаров под заказ

(строительно-отделочных материалов, произведенных обществом «ШМИДТ и Ко» либо произведенных совместно с предпринимателем);

договор от 20.12.2016 № 18, заключенный между предпринимателем и обществом с ограниченной ответственностью «БУРАВЧИК СЕКОНД», о сотрудничестве и совместной деятельности по выведению на рынок товаров с новыми торговыми марками, в том числе продвижению товаров с использованием спорного товарного знака; письмо от 10.02.2017 № 3, образцы этикеток;

акт приема-передачи этикеток от 06.04.2017.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В пункте 38 Обзора судебной практики разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 данного Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом в названном пункте Обзора судебной практики специально обращено внимание судов на то, что нужно анализировать не обстоятельства, связанные с размещением товарного знака на товаре, а обстоятельства, связанные с введением товара в гражданский оборот – то

есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании/неиспользовании товарного знака (знака обслуживания) его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

Так, согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ), договор простого товарищества (глава 55

ГК РФ), договор подряда (глава 37 ГК РФ), договор возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ), предварительный договор (статья 429 ГК РФ), в том числе лицензионный.

В обжалуемом решении суда указано, что договор от 12.03.2015 № 11 является письменным волеизъявлением правообладателя спорного товарного знака на использование обществом «ШМИДТ и Ко» его товарного знака на основаниях, обусловленных наличием совместного коммерческого интереса по продвижению товаров, маркированных этим товарным знаком. В свою очередь, общество «ШМИДТ и Ко», являясь профессиональным участником рынка строительных материалов (подтверждается имеющимися в материалах дела дипломами и наградами, сертификатами соответствия товара, санитарно-эпидемиологическими заключениями), осуществляет поставку товаров (краски и растворители), маркированных спорным товарным знаком, обществу «Динамика», что следует из представленной в материалы дела товарной накладной от 24.10.2016 № 1145.

Судом первой инстанции также установлено, что общество «Динамика», с которым предпринимателем заключен договор от 30.04.2015 № 12/01 о сотрудничестве и совместной деятельности по использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 541218, посредством магазина розничной торговли «Спектром» реализует товар, поставляемый обществом «ШМИД и Ко».

Факт реализации (доведения товара до конечного потребителя) товаров (красок и растворителей «АККУРАТ») подтверждается представленными в материалы дела отчетами о розничных продажах от 17.04.2017 № ЦБ-108, от 15.03.2017 № ЦБ-78, от 24.03.2017 № ЦБ-86, от 11.06.2017 № ЦБ-159, от 03.07.2017 № ЦБ-185, от 26.07.2017 № ЦБ-207 и отчетами кассира-операциониста от 15.03.2017 № 78, от 24.03.2017 № 86, от 17.04.2017 № 108, от 11.06.2017 № 159, от 03.07.2017 № 185, от 26.07.2017 № 203.

При этом довод общества «Домашняя Кухня» – истца о наличии аффилированности между предпринимателем и обществом «Динамика» отклонен судом первой инстанции, поскольку аффилированность участников гражданского оборота не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим о фиктивности заключаемых между ними сделок.

Кроме того, судом первой инстанции принято во внимание, что демонстрация товаров, в том числе посредством ярмарок и выставок, тесно связана с их реализацией, поскольку является способом ознакомления потенциального покупателя с товаром, его качествами, связанным с предложением образцов товара потребителям бесплатно или на пробу, а также с показом этого товара в целях увеличения спроса на него, имеет сходную направленность с предложением продукции покупателям и целью доведение товара до потребителя, услуги розничной торговли традиционно сопряжены с демонстрацией товаров.

Как отмечено в обжалуемом решении суда, представленными в материалы дела документами об участии в выставке товаров и проведении презентации товаров, а также о рекламной деятельности применительно к изготавливаемым предпринимателем или совместно с обществом «ШМИД и Ко» товарам, подтверждается осуществление деятельности по доведению до потребителей сведений о реализуемом товаре (краски и растворители).

Таким образом, судом первой инстанции по результатам оценки документов, представленных правообладателем в подтверждение использования спорного товарного знака, сделан вывод о том, что названные документы подтверждают фактическое введение в гражданский оборот обществом «ШМИДТ и Ко» товаров (красок и растворителей), маркированных спорным товарным знаком, а следовательно, свидетельствуют об использовании спорного товарного знака под контролем правообладателя в отношении товаров 2-го «краски для

древесины; краски огнестойкие; краски; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; составы для внутренней отделки» и 3-го «препараты для удаления красок» классов МКТУ.

При этом суд первой инстанции указал, что в совокупности и взаимосвязи перечисленные документы свидетельствуют о том, что использование спорного товарного знака не носило символического характера, а примененные предпринимателем и обществом «ШМИДТ и Ко» под его контролем способы введения товаров, маркированных спорным товарным знаком, в гражданский оборот являются стандартными, не выходят за рамки обычного делового оборота.

Вместе с тем судом первой инстанции отмечено, что иные доказательства, представленные предпринимателем в материалы дела, не свидетельствуют о фактическом использовании спорного товарного знака, поскольку документально не подтвержден факт исполнения обязательств (договор поставки товаров под заказ от 10.10.2017 № 14, договор поставки товаров под заказ от 20.07.2017 № 8) либо они датированы после даты обращения общества «Домашняя Кухня» к предпринимателю с предложением в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ (распечатки из сети «Интернет», содержащие рекламные сведения о реализуемой обществом «ШМИДТ и Ко» продукции с использованием спорного товарного знака).

В решении суда указано, что предпринимателем в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих фактическое использование спорного товарного знака в отношении иных товаров 2-го и 3-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован и в отношении которых общество «Домашняя Кухня» признано судом заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака. Доказательства того, что имелись объективные препятствия к использованию спорного товарного знака в отношении упомянутых товаров, ответчиком также не

представлено.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 указанного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что их заявителями не оспариваются выводы суда первой инстанции о периоде, за который подлежит доказыванию использование спорного товарного знака.

Кроме того, обществом «Домашняя Кухня» не оспариваются выводы суда об отсутствии однородности изготавливаемых и реализуемых лицензиатом этого общества товаров с товарами 2-го «фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; фольга серебряная [листовая]» и 3-го «баллоны с воздухом под давлением для уборки и удаления пыли; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воски для кожи; средства для чистки обуви» классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 392058.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Как отмечено представителями общества «Домашняя Кухня» и предпринимателя в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам, предпринимателем оспаривается решение суда первой инстанции в той части, в которой общество «Домашняя кухня»

признано заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а обществом «Домашняя кухня» – в части признания факта использования товарного знака в отношении товаров 2-го класса «краски для древесины; краски огнестойкие; краски; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; составы для внутренней отделки» и 3-го класса «препараты для удаления красок» МКТУ.

Именно в этих частях решение суда первой инстанции проверяется президиумом Суда по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе предприниматель ссылается на нарушение норм процессуального права, выразившееся в том, что судом первой инстанции не рассмотрено ходатайство предпринимателя об истребовании доказательств, в решении суда отсутствуют указание на поступление названного ходатайства, мотивы, по которым в его удовлетворении отказано, кроме того, судом первой инстанции не вынесено отдельное определение по результатам рассмотрения ходатайства об истребовании доказательств.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что данные доводы кассационной жалобы основаны на неверном толковании ее заявителем норм процессуального законодательства.

Как усматривается из материалов настоящего дела, ходатайство предпринимателя об истребовании доказательств поступило в Суд по интеллектуальным правам 24.04.2018 (т. 2, л. д. 46–58).

В судебном заседании, состоявшемся 24.04.2018, названное ходатайство рассмотрено судом первой инстанции и в его удовлетворении отказано, о чем указано в протоколе судебного заседания от 24.04.2018 (т. 2, л. д. 130–131).

Мотивы, по которым суд отказал в удовлетворении ходатайства предпринимателя об истребовании доказательств, изложены как в

упомянутом протоколе, так и в определении об отложении судебного заседания от 24.04.2018 (т. 2, л. д. 131–135).

Так, рассмотрев данное ходатайство с учетом положений статей 65 и 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения, поскольку в соответствии с распределением бремени доказывания по настоящему делу факт наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подлежит доказыванию обществом «Домашняя Кухня». При этом суд первой инстанции посчитал, что ходатайство предпринимателя фактически направлено на обязывание общества «Домашняя Кухня» реализовать процессуальное право на представление доказательств.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Частью 6 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение. В определении указываются срок и порядок представления доказательств. Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, а также лицу, у которого находится истребуемое судом доказательство. Обязанность вынесения определения

об отказе в истребовании доказательств в виде отдельного судебного акта данная норма не содержит.

Представитель предпринимателя в ответ на уточняющий вопрос президиума Суда по интеллектуальным правам отметил, что, по мнению предпринимателя, надлежащим процессуальным результатом рассмотрения явилось бы вынесение определения в виде отдельного судебного акта или отражение результатов рассмотрения ходатайства непосредственно в тексте решения суда.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд выносит определения в случаях, предусмотренных этим Кодексом, и в других случаях по вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства.

Определение выносится арбитражным судом в виде отдельного судебного акта или протокольного определения.

Определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит во всех случаях, если Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность обжалования определения отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. В других случаях арбитражный суд вправе вынести определение как в виде отдельного судебного акта, так и в виде протокольного определения (часть 3 статьи 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение арбитражного суда может быть обжаловано отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, в случаях, если в соответствии с данным Кодексом предусмотрено обжалование этого

определения, а также если это определение препятствует дальнейшему движению дела.

В силу изложенного, исходя из системного толкования положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, возможность обжалования определения об отказе в удовлетворении заявления об истребовании дополнительных доказательств не предусмотрена. Следовательно, у суда первой инстанции в данном случае (в случае отказа в истребовании доказательств) отсутствовала обязанность вынесения определения в виде отдельного судебного акта по результатам рассмотрения ходатайства предпринимателя.

Кроме того, вопреки доводам предпринимателя обязательное отражение в решении суда всех обстоятельств, зафиксированных в протоколах судебных заседаний, а также в иных судебных актах, вынесенных в ходе рассмотрения дела, также не предусмотрено процессуальным законодательством.

Таким образом, ходатайство предпринимателя об истребовании доказательств рассмотрено судом первой инстанции в установленном законом порядке, в связи с чем доводы предпринимателя о допущенных судом первой инстанции нарушениях норм процессуального права подлежат отклонению.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что сам по себе отказ суда в истребовании доказательств не является процессуальным нарушением.

Содержащиеся в кассационной жалобе предпринимателя доводы о незаинтересованности общества «Домашняя Кухня» в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака были предметом рассмотрения суда первой инстанции и получили надлежащую мотивированную оценку суда, что нашло отражение в обжалуемом судебном акте.

Доводы кассационной жалобы предпринимателя в этой части сводятся к несогласию с осуществленной судом оценкой представленных доказательств, не свидетельствуют о неправильном применении или толковании судом норм материального и процессуального права, а по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом доводы о том, что интерес в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака мог бы быть не у общества «Домашняя Кухня», а у общества «Топ Продукт», также получили надлежащую оценку и мотивированно отклонены. Общество «Топ Продукт» осуществляет использование спорного обозначения под контролем общества «Домашняя Кухня», а следовательно, у этого общества также имеется коммерческий интерес в использовании спорного обозначения.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к «размытию» товарных знаков истца.

При этом к такому «размытию» в глазах потребителя может привести и совместное сосуществование сходных товарных знаков, поскольку правообладатель каждого из них вправе использовать принадлежащий ему товарный знак самостоятельно, независимо от прав другого лица. В результате потребитель может утратить возможность индивидуализировать конкретный товар (с нанесенным на него конкретным обозначением) с конкретным правообладателем.

Так, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2009 № 10519/09 отмечено, что при наличии двух действующих свидетельств на товарные знаки до признания в установленном статьей 1513 ГК РФ порядке недействительным

свидетельства с более поздней датой приоритета действия обладателя этого свидетельства по использованию своего обозначения не могут быть расценены в качестве нарушения прав на товарный знак, зарегистрированный ранее.

Аналогичная позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2017 по делу № СИП-235/2016, а также в вынесенном с участием тех же лиц постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2017 по делу № СИП-211/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 08.02.2018 № 300-ЭС17-22613 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Доводы предпринимателя о том, что суд первой инстанции ошибочно прекратил правовую охрану в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых ответчиком доказано использование товарного знака, также подлежат отклонению.

Как отмечено в пункте 1 статьи 1486 ГК РФ, решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

При этом в пункте 41 Обзора судебной практики специально отмечено, что при анализе перечня товаров, в отношении которых доказывается использование товарного знака, однородность товаров не учитывается.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в отличие от общего правила о неучете использования товарного знака в отношении однородных товаров однородность может учитываться

применительно к широко известным товарным знакам (определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП-530/2014).

Вместе с тем для применения подхода, изложенного в указанном определении Верховного Суда Российской Федерации, правообладателем должна быть доказана широкая известность товарного знака в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании для конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых товарный знак не используется.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2016 по делу № СИП-448/2015, от 10.10.2016 по делу № СИП-124/2016, от 28.11.2016 по делу № СИП-186/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2017 № 300-ЭС17-1227 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 10.04.2017 по делу № СИП-11/2016.

В данном случае предпринимателем не доказывалась широкая известность используемого им товарного знака.

Доводы, содержащиеся в кассационной жалобе общества «Домашняя Кухня», сводятся к тому, что представленные предпринимателем доказательства не подтверждают использование товарного знака в надлежащем объеме – использование носит символический характер.

Действительно, как и отмечено в кассационной жалобе, Всемирной организацией интеллектуальной собственности в пунктах 9.86 и 9.88 раздела F главы 9 Введения в интеллектуальную собственность указано, что использование товарных знаков должно быть предано гласности, то есть товары должны выставляться на продажу через нормальные

коммерческие каналы. При этом использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 по делу № СИП-185/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 15.05.2017 № 300-ЭС17-4136 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Вместе с тем этот подход к толкованию положений статьи 1486 ГК РФ в полной мере вопреки доводам кассационной жалобы применен судом первой инстанции по настоящему делу.

По результатам оценки фактических обстоятельств дела суд первой инстанции сделал вывод о том, что в данном случае «представленные в материалы дела доказательства в их совокупности свидетельствуем о том, что использование оспариваемого товарного знака не носило символического характера, а примененные предпринимателем и обществом «ШМИДТ и Ко» под его контролем способы введения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, в гражданский оборот являются стандартными, не выходят за рамки обычного делового оборота» (абзац пятый с. 33 решения суда первой инстанции).

С учетом этого доводы кассационной жалобы общества «Домашняя Кухня» сводятся к несогласию с осуществленной судом оценкой представленных доказательств, не свидетельствуют о неправильном применении или толковании судом норм материального и процессуального права, а по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Несогласие заявителей кассационных жалоб с выводами суда не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам учитывается правовая позиция, сформулированная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

В силу положений статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

В связи с тем что пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия их выводов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (части 1 и 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах предпринимателя и общества «Домашняя Кухня», в отзыве предпринимателя на кассационную жалобу общества «Домашняя

Кухня», выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей названных лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационных жалоб.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения обжалуемого судебного акта.

Обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационных жалоб в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на их заявителей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу № СИП-107/2018 оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Домашняя Кухня» и индивидуального предпринимателя Икаева Гиви Ивановича – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий В.А. Корнеев

Члены президиума Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев