Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы индивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Воронеж, ОГРНИП <***>) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2017 по делу № СИП-795/2016 (судьи Кручинина Н.А., Васильева Т.В., Погадаев Н.Н.)

по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.09.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной

регистрации товарного знака по заявке № 2014702362, и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать обозначение для всех заявленных товаров и услуг.

В судебном заседании приняла участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО2 (по доверенности от 19.06.2017 № 01/32-496/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.09.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702362, и об обязании Роспатента зарегистрировать обозначение для всех заявленных товаров и услуг.

С учетом принятых судом первой инстанции уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предприниматель просил суд:

Пастилки [кондитерские изделия]; Лед натуральный или искусственный; Ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; Глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; Изделия кондитерские на основе арахиса; Крем заварной; Печенье сухое; Крекеры; Тесто готовое; Помадки [кондитерские изделия]; Йогурт замороженный [мороженое]; Вафли; Конфеты лакричные [кондитерские изделия]; Пудра для кондитерских изделий; Камень винный для кулинарных целей; Тесто для кондитерских изделий; Сорбет [мороженое]; Бриоши; Изделия кондитерские для украшения новогодних елок; Леденцы*; Пироги; Муссы шоколадные; Блины; Булки; Конфеты мятные; Порошки пекарские; Пудинги [запеканки]; Изделия кондитерские мучные; Изделия кондитерские на основе миндаля; Вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; Батончики злаковые с высоким содержанием белка; Сладости; Конфеты; Шоколад; Мята для кондитерских изделий; Пряники; Добавки глютеновые для кулинарных целей; Печенье; Батончики злаковые; Палочки лакричные [кондитерские изделия]» и услуг 35-го класса МКТУ «Продвижение товаров для третьих лиц»;

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2017 заявленные требования предпринимателя удовлетворены частично: решение Роспатента от 28.09.2016 в части отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2014702362 в отношении услуг 35-го класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» признано незаконным; суд обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014702362 для услуг 35-го класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» и внести соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков и

знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр); в удовлетворении остальной части заявления отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, предприниматель, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение судом норм материального права при принятии решения, просит решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2017 отменить и обязать Роспатент зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014702362 для всех товаров и услуг, перечисленных в заявке.

В обоснование доводов, изложенных в кассационной жалобе, предприниматель ссылается на противоречивость выводов суда в оспариваемом решении, повлекших применение судом норм права, не подлежащих применению.

Предприниматель ссылается на то, что на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 326468 была прекращена и не была восстановлена.

Как указывает предприниматель, заявленное обозначение не может быть отнесено к обозначениям, не обладающим различительной способностью, поскольку в результате переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака «ESTERHAZY» по международной регистрации № 945825 им было получено письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2014702362 в отношении товаров 30-го и услуг 35-го классов МКТУ.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение судом норм материального и процессуального права при принятии решения, просит

решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2017 отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

В частности, Роспатент полагает, что решение суда первой инстанции об обязании Роспатента зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014702362 для услуг 35-го класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» с внесением соответствующих изменений в Государственный реестр является незаконным ввиду его несоответствия пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), так как обозначение не обладает различительной способностью, поскольку не может индивидуализировать товары конкретного изготовителя. Кроме того, Роспатент ссылается на вступившее ранее в законную силу решение Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2016 по делу № СИП-266/2016, которым данные обстоятельства уже были установлены.

По мнению Роспатента, для признания товарного знака не противоречащим положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ необходимо установить, что обозначение в отношении конкретных товаров и услуг не может восприниматься как описательное, указывающее на характеристики товаров или услуг.

Отзывы на кассационные жалобы в материалы дела сторонами не представлены.

В судебном заседании представитель Роспатента доводы, изложенные в кассационной жалобе Роспатента, поддержал в полном объеме, настаивал на ее удовлетворении, в удовлетворении кассационной жалобы предпринимателя просил отказать.

Предприниматель, извещенный надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационных жалоб, в судебное заседание своего представителя не направил, лично в судебное заседание не явился, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, предприниматель обратился 29.01.2014 в Роспатент с заявкой № 2014702362 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения в отношении:

товаров 30-го класса МКТУ «Блюда на основе лапши; Ароматизаторы кофейные; Мука из тапиоки*; Мальтоза; Тесто миндальное; Мед; Патока; Карамель [конфеты]; Релиш [приправа]; Корица [пряность]; Продукты для размягчения мяса в домашних условиях; Майонез; Цикорий [заменитель кофе]; Марципан; Тартрат калия кислый для кулинарных целей; Хлопья кукурузные; Порошки для мороженого; Тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; Напитки какао-молочные; Халва; Макарон [печенье миндальное]; Крупа ячневая; Уксус пивной; Чоу-чоу [приправа]; Орех мускатный; Куркума*; Каперсы; Мука картофельная*; Порошок горчичный; Изделия макаронные; Рулет весенний; Ароматизаторы, за исключением эфирных масел; Кукуруза поджаренная; Мука пищевая*; Тарты; Ферменты для теста; Сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; Напитки чайные; Чатни [приправа]; Лед пищевой; Семя льняное для употребления в пищу; Суши; Мороженое; Чизбургеры [сэндвичи]; Заменители кофе; Мамалыга; Муссы десертные [кондитерские изделия]; Закуски легкие на основе риса; Сухари; Птифуры [пирожные]; Соль поваренная; Резинки жевательные*; Какао; Пралине; Изделия желейные фруктовые [кондитерские]; Рис; Продукты мукомольного производства; Закуски легкие на основе хлебных злаков; Сироп из мелассы; Изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; Перец

стручковый [специи]; Горчица; Загустители для пищевых продуктов; Макароны; Дрожжи*; Галеты солодовые; Соус томатный; Ванилин [заменитель ванили]; Продукты зерновые; Перец; Специи; Крупа кукурузная; Кулебяки с мясом; Чай *; Пастилки [кондитерские изделия]; Крупы пищевые; Лед натуральный или искусственный; Сироп золотой; Ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; Настои нелекарственные; Водоросли [приправа]; Хлопья овсяные; Чай со льдом; Мука ячменная; Напитки шоколадно-молочные; Глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; Продукты на основе овса; Изделия кондитерские на основе арахиса; Закваски; Сэндвичи; Составы для глазирования ветчины; Заправки для салатов; Крем заварной; Соус соевый; Кушанья мучные; Глюкоза для кулинарных целей; Вещества подслащивающие натуральные; Соусы [приправы]; Вещества связующие для колбасных изделий; Солод для употребления в пищу; Мука бобовая; Ячмень очищенный; Кофе-сырец; Ростки пшеницы для употребления в пищу; Лепешки рисовые; Печенье сухое; Шафран [специи]; Напитки на базе какао; Перец душистый; Вода морская для приготовления пищи; Крекеры; Тесто готовое; Уксус; Кофе; Помадки [кондитерские изделия]; Равиоли; Йогурт замороженный [мороженое]; Гвоздика [пряность]; Попкорн; Соль сельдерейная; Соусы для пасты; Вафли; Конфеты лакричные [кондитерские изделия]; Пряности; Стабилизаторы для взбитых сливок; Сахар*; Крупа овсяная; Тортилы; Сухари панировочные; Пудра для кондитерских изделий; Сахар пальмовый; Хлеб из пресного теста; Мука кукурузная; Камень винный для кулинарных целей; Клейковина пищевая; Хлопья [продукты зерновые]; Хлеб; Тесто для кондитерских изделий; Лед для охлаждения; Лапша; Имбирь [пряность]; Кукуруза молотая; Подливки мясные; Овес дробленый; Приправы; Сорбет [мороженое]; Ароматизаторы; Спагетти; Бриоши; Изделия кондитерские для украшения новогодних елок; Бадьян; Саго; Леденцы*; Тапиока; Пироги; Напитки кофейные; Маринады; Муссы шоколадные; Паста соевая [приправа]; Блины; Булки; Конфеты мятные; Заменители кофе растительные;

Порошки пекарские; Пудинги [запеканки]; Изделия кондитерские мучные; Мука соевая; Экстракт солодовый пищевой; Изделия кондитерские на основе миндаля; Пюре фруктовые [соусы]; Цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; Паштет запеченный в тесте; Молочко маточное пчелиное; Прополис*; Пицца; Ваниль [ароматизатор]; Ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; Мука пшеничная; Кускус [крупа]; Кетчуп [соус]; Семя анисовое; Вермишель; Вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; Карри [приправа]; Такос; Батончики злаковые с высоким содержанием белка; Напитки шоколадные; Овес очищенный; Травы огородные консервированные [специи]; Крупа манная; Сладости; Соль для консервирования пищевых продуктов; Напитки кофейно-молочные; Конфеты; Шоколад; Песто [соус]; Табуле; Мята для кондитерских изделий; Киш; Пряники; Добавки глютеновые для кулинарных целей; Эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; Печенье; Крахмал пищевой; Мюсли; Батончики злаковые; Палочки лакричные [кондитерские изделия]»;

услуг 35-го класса МКТУ «Демонстрация товаров; Организация выставок в коммерческих или рекламных целях; Организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; Продвижение товаров для третьих лиц; Услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Решением Роспатента от 04.06.2015 отказано в государственной регистрации обозначения по заявке № 2014702362 в качестве товарного знака в отношении товаров 30-го и услуг 35-го классов МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 ГК РФ.

В Роспатент 19.08.2015 поступило возражение предпринимателя на решение Роспатента от 04.06.2015 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «ЭСТЕРХАЗИ».

Решением Роспатента от 10.02.2016 в удовлетворении возражения предпринимателя отказано.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2016 по делу № СИП-266/2016 решение Роспатента от 10.02.2016, вынесенное по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702362, признано недействительным частично как не соответствующее пунктам 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с положением статьи 12 ГК РФ признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2016 по делу № СИП-266/2016 возражение, поступившее 19.08.2015, было рассмотрено Роспатентом повторно.

По результатам повторного рассмотрения возражения предпринимателя Роспатентом принято решение от 28.09.2016 о регистрации заявленного обозначения по заявке № 2014702362 в отношении:

товаров 30-го класса МКТУ «блюда на основе лапши; ароматизаторы кофейные; мука из тапиоки; мальтоза; мед; патока; релиш [приправа]; корица [пряность]; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; майонез; цикорий [заменитель кофе]; тартрат калия кислый для кулинарных целей; напитки какао-молочные; крупа ячневая; уксус пивной; чоу-чоу [приправа]; орех мускатный; куркума; каперсы; мука картофельная; порошок горчичный; изделия макаронные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; кукуруза поджаренная; мука пищевая; тарты; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; напитки чайные; чатни [приправа]; семя льняное для употребления в пищу; суши; чизбургеры [сэндвичи]; заменители кофе; мамалыга; закуски легкие на основе риса; соль поваренная; какао; рис; продукты мукомольного производства; сироп из мелассы; перец стручковый [специи]; горчица; загустители для пищевых продуктов;

макароны; дрожжи; галеты солодовые; соус томатный; ванилин [заменитель ванили]; продукты зерновые; перец; специи; крупа кукурузная; кулебяки с мясом; чай; крупы пищевые; сироп золотой; настои нелекарственные; водоросли [приправа]; хлопья овсяные; чай со льдом; мука ячменная; напитки шоколадно-молочные; продукты на основе овса; закваски; сэндвичи; составы для глазирования ветчины; заправки для салатов; соус соевый; кушанья мучные; глюкоза для кулинарных целей; вещества подслащивающие натуральные; соусы [приправы]; вещества связующие для колбасных изделий; солод для употребления в пищу; мука бобовая; ячмень очищенный; кофе-сырец; ростки пшеницы для употребления в пищу; лепешки рисовые; шафран [специи]; напитки на базе какао; перец душистый; вода морская для приготовления пищи; уксус; кофе; равиоли; гвоздика [пряность]; попкорн; соль сельдерейная; соусы для пасты; пряности; стабилизаторы для взбитых сливок; сахар; крупа овсяная; тортилы; сухари панировочные; сахар пальмовый; хлеб из пресного теста; мука кукурузная; клейковина пищевая; хлопья [продукты зерновые]; хлеб; лед для охлаждения; лапша; имбирь [пряность]; кукуруза молотая; подливки мясные; овес дробленый; приправы; ароматизаторы; спагетти; бадьян; саго; тапиока; напитки кофейные; маринады; паста соевая [приправа]; заменители кофе растительные; мука соевая; экстракт солодовый пищевой; пюре фруктовые [соусы]; цветы или листья] используемы в качестве заменителей чая; паштет запеченный в тесте; молочко маточное; пчелиное; прополис; пицца; ваниль [ароматизатор]; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; мука пшеничная; кускус [крупа]; кетчуп [соус]; семя анисовое; вермишель; карри [приправа]; такос; напитки шоколадные; овес очищенный; травы огородные консервированные [специи]; крупа манная; соль для консервирования пищевых продуктов; напитки кофейно-молочные; песто [соус]; табуле; киш; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; крахмал пищевой; мюсли»;

услуг 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Предприниматель, ссылаясь на незаконность указанного решения Роспатента в части отказа в регистрации товарного знака, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Суд первой инстанции согласился с выводами Роспатента о том, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение в отношении товаров 30-го класса МКТУ (изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе миндаля) характеризует товары с точки зрения их вида, а для товаров 30-го класса МКТУ (тесто миндальное; крем заварной; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий), используемых для приготовления торта «ЭСТЕРХАЗИ», заявленное обозначение воспринимается как указание на состав (основными составляющими этого торта являются коржи, приготовленные с использованием миндаля, кремовая начинка и характерный внешний вид – торт глазируется белым фондантом, на котором темным фондантом или шоколадом рисуют «паутину»).

В связи с изложенным суд первой инстанции пришел к выводу, что для перечисленных товаров 30-го класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, так как оно не обладает различительной способностью.

Суд первой инстанции констатировал, что данные выводы административного органа соответствуют обязательным в силу статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выводам Суда по интеллектуальным правам, изложенным в решении от 18.08.2016 по делу № СИП-266/2016, вступившем в законную силу.

В свою очередь, проводя сравнительный анализ услуг 35-го класса МКТУ, для которых был зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 592050, с услугой 35-го класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», суд первой инстанции установил, что указанная услуга направлена на продвижение и реализацию товаров третьих лиц, исходя из рода (вида) услуг, их потребительских свойств и функционального назначения (объем и цель применения). Принимая во внимание взаимодополняемость и взаимозаменяемость сравниваемых услуг, условия их оказания, круг потребителей, преимущественный уклад оказания этих услуг, сходные характеристики и состав из схожих компонентов (демонстрация, продажа, продвижение, реклама товаров), суд первой инстанции констатировал, что эти услуги выполняют одни и те же функции – продвижение, реализацию и рекламу различных товаров, перечень которых не ограничен. Более того, по причине природы и назначения этих услуг они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Поскольку доказательств того, что заявленное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ для услуги 35-го класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», так как оно не обладает различительной способностью, в материалы дела не представлено, суд первой инстанции пришел к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению в части отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2014702362 в отношении услуги 35-го класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц».

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Суд первой инстанции в рамках настоящего дела согласился с выводом Роспатента о том, что обозначение «ЭСТЕРХАЗИ» представляет собой название торта. Поскольку при маркировке этим обозначением товаров 30-го класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям, но имеющих иной вид, или товаров, используемых в качестве ингредиентов для приготовления других кондитерских изделий, спорное обозначение способно порождать ложные представления о виде товара (воспринимается как недостоверное/ошибочное указание вида кондитерского изделия), о его свойствах (изделия имеют вкус, характерный для торта «ЭСТЕРХАЗИ», что не соответствует действительности) и о назначении (могут быть использованы при приготовлении торта «ЭСТЕРХАЗИ», что не соответствует действительности), суд пришел к выводу о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, выслушав мнение представителя Роспатента, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, пришел к следующим выводам.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального

права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителями не оспариваются выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве, о наличии у Роспатента полномочий по принятию оспариваемого решения и о соблюдении предпринимателем срока на обжалование решения Роспатента.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

По доводам, изложенным в кассационной жалобе предпринимателя об отсутствии оснований для признания обозначения по заявке № 2014702362 не обладающим различительной способностью, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров,

включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением.

Обозначению, указывающему на вид и характеристики конкретного товара, может быть предоставлена правовая охрана, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось как обозначение товаров производителя.

Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве доводов для преодоления мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с отсутствием различительной способности.

Из информации в словарно-справочных источниках и сети Интернет следует, что «эстерхази» является названием миндально-шоколадного торта, популярного в Венгрии, Австрии и Германии, который получил свое название в честь венгерского дипломата ФИО3, являвшегося министром иностранных дел Австро-Венгрии в середине ХIХ века.

Суд первой инстанции признал соответствующим нормам материального права вывод Роспатента о том, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение в отношении указанных в заявлении товаров 30-го класса МКТУ (изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе миндаля) характеризует товары с точки зрения их вида, а для товаров 30-го класса МКТУ (тесто миндальное; крем заварной; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий), используемых для приготовления торта «ЭСТЕРХАЗИ», заявленное обозначение воспринимается как указание на состав (основными составляющими этого торта являются коржи, приготовленные с использованием миндаля, кремовая

начинка и характерный внешний вид – торт глазируется белым фондантом, на котором темным фондантом или шоколадом рисуют «паутину»).

Доказательств приобретения спорным обозначением, заявленным предпринимателем на регистрацию в качестве товарного знака, различительной способности в результате длительного и интенсивного использования в отношении конкретных рубрик не представлено, в связи с чем президиум Суда по интеллектуальным правам считает правомерными выводы суда первой инстанции о несоответствии обозначения по заявке № 2014702362 для части товаров 30-го класса и услуг 35-го класса МКТУ пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 945825 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 30-го класса и всех услуг 35-го класса МКТУ, а также факт прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 326468 не снимают оснований для отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2014702362, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции в решении указал, что заявленное обозначение способно порождать ложные представления о виде товара (воспринимается как недостоверное/ошибочное указание вида кондитерского изделия), о его свойствах (изделия имеют вкус, характерный для торта «ЭСТЕРХАЗИ», что не соответствует действительности) и о назначении (могут быть использованы при приготовлении торта «ЭСТЕРХАЗИ», что не соответствует действительности), в связи с чем пришел к выводу о несоответствии обозначения по заявке № 2014702362 пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что судом первой инстанции при рассмотрении настоящего дела дана надлежащая

оценка доказательствам, представленным сторонами, в том числе на предмет наличия ассоциативных связей у потребителей в отношении спорного обозначения. Основания для иной оценки указанных выводов суда первой инстанции у суда кассационной инстанции отсутствуют.

В отношении изложенного в кассационной жалобе Роспатента довода о несоответствии пункту 1 статьи 1483 ГК РФ обозначения по заявке № 2014702362 для услуг 35-го класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», так как обозначение не обладает различительной способностью, поскольку не может индивидуализировать услуги конкретного изготовителя, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Роспатент в кассационной жалобе обращает внимание на тот факт, что по результатам повторного рассмотрения возражения предпринимателя Роспатент 28.09.2016 принял решение зарегистрировать обозначение по заявке № 2014702362 в отношении части товаров 30-го класса и части услуг 35-го класса МКТУ с учетом установленных обстоятельств и указаний Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-266/2016.

Суд первой инстанции в рамках настоящего дела установил, что в деле № СИП-266/2016 суд пришел к выводу об обоснованности отказа предпринимателю в регистрации спорного обозначения в отношении товаров 30-го класса МКТУ, однородных «кондитерским изделиям, а именно тортам, изготавливаемым по определенной рецептуре», и связанных с ними услуг 35-го класса МКТУ «по продвижению данных товаров для третьих лиц», ввиду его несоответствия пункту 1 статьи 1483 МКТУ, так как оно не обладает различительной способностью, поскольку не может индивидуализировать товары конкретного изготовителя.

При этом суд первой инстанции в настоящем деле правомерно исходил из того, что в деле № СИП-266/2016 суд согласился с выводом Роспатента о том, что не подлежит регистрации спорное обозначение не в отношении самой по себе услуги 35-го класса МКТУ «продвижение товаров для третьих

лиц», а лишь применительно к услугам по продвижению конкретных товаров 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно торты, изготавливаемые по определенной рецептуре».

Принимая во внимание отсутствие прямого указания в заявке на регистрацию спорного обозначения для услуг 35-го класса на их оказание в целях продвижения таких товаров, как кондитерские изделия, а именно торты, изготавливаемые по определенной рецептуре, в данном случае отсутствуют правовые препятствия для регистрации спорного обозначения в отношении неконкретизированных услуг 35-го класса МКТУ «по продвижению товаров для третьих лиц».

Кроме того, проведенный судом первой инстанции в рамках настоящего дела сравнительный анализ показал, что услуги 35-го класса МКТУ, для которых был зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 592050 и услуга 35-го класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», направлены на продвижение и реализацию товаров третьих лиц, исходя из рода (вида) услуг, их потребительских свойств и функционального назначения (объем и цель применения). Взаимодополняемость и взаимозаменяемость сравниваемых услуг, условия их оказания, круг потребителей, преимущественный уклад оказания этих услуг, сходные характеристики и состав из схожих компонентов (демонстрация, продажа, продвижение, реклама товаров) сами по себе дают основания полагать, что эти услуги выполняют одни и те же функции – продвижение, реализацию и рекламу различных товаров, перечень которых не ограничен. Более того, по причине природы и назначения этих услуг они могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о наличии оснований для регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2014702362

в отношении услуг 35-го класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц».

По результатам проверки законности обжалуемого решения президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что оно отвечает принципу мотивированности и обоснованности, выводы, содержащиеся в решении, соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, сделаны при правильном применении норм материального и процессуального права.

В связи с изложенным обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, а кассационные жалобы – без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные предпринимателем при подаче кассационной жалобы, в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на предпринимателя.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2017 по делу № СИП-795/2016 оставить без изменения, кассационные жалобы индивидуального предпринимателя ФИО1 и Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может

быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного
Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий Л.А. Новоселова

Члены президиума Г.Ю. Данилов В.А. Корнеев С.М. Уколов В.А. Химичев Д.А. Булгаков