Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Ногинский пищевой комбинат» (ул. Бетонная, д. 1, г. Ногинск, Московская обл., 142410, ОГРН <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2022 по делу № СИП-941/2021

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ногинский пищевой комбинат» к акционерному обществу «Жировой комбинат» (ул. Титова, д. 27, <...>, ОГРН <***>) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 417174 в отношении всех товаров вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Ногинский пищевой комбинат» – ФИО1 (по доверенности от 20.04.2021);

от акционерного общества «Жировой комбинат» – ФИО2 (по доверенности от 10.01.2022 № ЖК-1/22), ФИО3, ФИО4 (по доверенности от 27.09.2021 № 1387/21).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

[A2] УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Ногинский пищевой комбинат» (далее – Ногинский пищевой комбинат) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу «Жировой комбинат» (далее – Жировой комбинат) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 417174 в отношении всех товаров вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2022 в удовлетворении заявленных требований Ногинского пищевого комбината отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Ногинский пищевой комбинат просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права.

Жировой комбинат направил отзыв на кассационную жалобу, в котором ссылается на несостоятельность ее доводов и просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

В судебное заседание 11.07.2022 явились представители Жирового комбината.

Представитель Ногинского пищевого комбината принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн- заседания).

Роспатент, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном Сайте суда по интеллектуальным правам в сети Интернет http://ipc.arbitr.ru, заявил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителей.

Представитель Ногинского пищевого комбината выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель Жирового комбината возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить принятый судебный акт без изменения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

[A3] Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, Жировой комбинат является правообладателем товарного

знака « » по свидетельству Российской Федерации № 417174, зарегистрированного 27.08.2010 с приоритетом от 20.04.2009 по заявке № 2009708445 в отношении товара 30-го класса «майонез» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, на направление 10.06.2021 Жировому комбинату предложения заинтересованного лица, на неиспользование этого товарного знака правообладателем в отношении товара 30-го класса МКТУ «майонез», Ногинский пищевой комбинат обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака Ногинский пищевой комбинат указывал на осуществление им деятельности по реализации спорных товаров с 1997 года. Кроме того, Ногинский пищевой комбинат ссылался на подачу им заявок № 2021739979, № 2021739980, № 2021739981, № 2021739984 на регистрацию сходных со спорным товарным знаком обозначений в качестве товарных знаков в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ.

При рассмотрении дела суд первой инстанции руководствовался статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 12, 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также принял во внимание разъяснения, данные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10).

Суд первой инстанции установил, что досудебный порядок урегулирования спора Ногинским пищевым комбинатом соблюден.

Сравнив спорный товарный знак и обозначения по поданным Ногинским пищевым комбинатом заявкам, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что данные обозначения имеют высокое фонетическое сходство сильных словесных элементов «Московский провансаль» / «Немосковский провансаль»; семантическое сходство, обусловленное близкими ассоциациями, соотносимыми со словами «Москва», «московский»; близкое графическое исполнение сильных словесных элементов с выделением части «московский». Кроме того, суд первой инстанции отметил, что иные различия между обозначениями не исключают вывод об их сходстве.

[A4] Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что реализуемая Ногинским пищевым комбинатом продукция, а также часть указанных в перечне заявок № 2021739979, № 2021739980, № 2021739981, № 2021739984 товаров 30-го класса МКТУ, являются идентичными или однородными товару 30-го класса МКТУ «майонез», для которого зарегистрирован спорный товарный знак.

Суд первой инстанции констатировал наличие высокой вероятности смешения спорного товарного знака и заявленных на регистрацию обозначений.

Исходя из вышеперечисленного суд первой инстанции признал, что Ногинский пищевой комбинат доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении упомянутого в исковом заявлении товара.

Суд первой инстанции отклонил аргументы Ногинского пищевого комбината о злоупотреблении Жировым комбинатом процессуальными правами, поскольку его действия являлись следствием реализации процессуальных прав в условиях многочисленных споров, инициированных Ногинским пищевым комбинатом.

Суд первой инстанции отклонил как необоснованные доводы Жирового комбината о наличии в действиях Ногинского пищевого комбината по подаче искового заявления признаков злоупотребления правом, о незаконном использовании последним спорного товарного знака, а также о совершении иных недобросовестных действий, запрет на которые установлен статьей 14⁶Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Вместе с тем суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности Жировым комбинатом факта использования им товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 417174 в спорный трехлетний период, так как в материалы дела были представлены доказательства введения товаров в гражданский оборот.

Рассматривая вопрос об относимости доказательств, связанных с общеизвестностью товарного знака «Московский провансаль», суд первой инстанции отклонил ссылку Ногинского пищевого комбината на то, что дата признания словесного обозначения «Московский провансаль» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком свидетельствует о неотносимости данного доказательства к настоящему делу. В связи с этим суд первой инстанции отметил, что общеизвестность товарного знака устанавливается на основе доказательств его активного использования и известности потребителям за предшествующие периоды, которые в данном случае включают в себя период, исследуемый в настоящем деле.

Суд первой инстанции счел необоснованным довод Ногинского пищевого комбината о недоказанности Жировым комбинатом использования спорного товарного знака с согласия и под контролем правообладателя, поскольку установил, что в материалы дела предоставлены достаточные доказательства, подтверждающие такое использование.

[A5] Суд первой инстанции определил, что доводы Ногинского пищевого комбината о неотносимости доказательств и об отсутствии доказательственного значения иных представленных Жировым комбинатом документов, а также рекламных роликов, не подтверждаются обстоятельствами дела, ввиду того, что представленные доказательства относятся к значимому для дела периоду и к предмету спора.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении перечисленных в исковом заявлении товаров.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, о периоде, за который подлежит доказыванию использование товарного знака, о заинтересованности истца, об отсутствии доказательств недобросовестности действий Ногинского пищевого комбината и об отсутствии в таких действиях признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе Ногинский пищевой комбинат выражает несогласие с выводами суда первой инстанции о доказанности Жировым комбинатом факта использования спорного товарного знака.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции неверно применил положения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ при установлении факта использования товарного знака в отсутствие изменений, меняющих существо товарного знака и ограничивающих его охрану.

Ногинский пищевой комбинат отмечает, что суд первой инстанции не проанализировал степень сходства словесных элементов по визуальному критерию.

Заявитель кассационной жалобы утверждает, что суд первой инстанции ошибочно оценил словесный элемент «Тот самый вкус!» в качестве характеризующего (дополняющего) основной элемент «Московский провансаль». В связи с этим Ногинский пищевой комбинат указывает, что предметом рассмотрения в суде первой инстанции выступало

[A6] не значение элемента «Тот самый вкус!» в составе спорного товарного знака, а роль данного элемента с точки зрения различительной способности зарегистрированного обозначения. Как полагает заявитель кассационной жалобы, отсутствие элемента «Тот самый вкус!» значительно влияет на восприятие товарного знака потребителем и свидетельствует об изменении его существа.

Таким образом, Ногинский пищевой комбинат констатирует: отсутствие элемента «Тот самый вкус!» в обозначении «Московский провансаль» не может подтверждать использование спорного товарного знака. По убеждению заявителя кассационной жалобы, такое изменение является значительным, что не было принято во внимание судом первой инстанции.

В кассационной жалобе Ногинский пищевой комбинат ссылается на то, что суд первой инстанции не установил восприятие потребителями используемых обозначений именно как товарного знака, поскольку спорный товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован, не использовался для маркировки товаров с 2013 года.

Заявитель кассационной жалобы утверждает, что суд первой инстанции проигнорировал довод о недоказанности реального введения товара в гражданский оборот и построил решение на неотносимых, недостоверных и недопустимых доказательствах, в частности на рекламных роликах.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

[A7] Исходя из пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Как разъяснено в пункте 166 Постановления № 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Из указанных норм права и разъяснений суда высшей инстанции следует, что по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака правообладатель данного товарного знака должен доказать фактическое использование спорного средства индивидуализации при введении товара в гражданский оборот, а не подготовку к такому использованию.

Как следует из пункта 164 Постановления № 10, использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака, остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а методологию определения судом первой инстанции того, воспринимается ли конкретное используемое обозначение как спорный товарный знак.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод Ногинского пищевого комбината о нарушении методологии при оценке суда первой инстанции восприятия потребителями спорного

[A8]

обозначения « » в отсутствие элемента «Тот самый вкус!».

Как следует из материалов дела, Ногинский пищевой комбинат указывал на то обстоятельство, что достаточным доказательством использования спорного товарного знака не может являться подтверждение введения в оборот продукции лишь под словесным обозначением «Московский провансаль» в отсутствие занимающего доминирующее положение в товарном знаке словесного элемента «Тот самый вкус!», влияющего на общее впечатление потребителей.

Довод Ногинского пищевого комбината об отсутствии доказательств введения в товарный оборот продукции с использованием словесного элемента «Тот самый вкус!» в решении суда первой инстанции не опровергнут. Тем самым следует признать: суд согласился, что из всех представленных в материалы дела документов, в том числе товарно-транспортных накладных, усматривается – ответчик использовал товарный знак не в том виде, как он был зарегистрирован, а с изменением его отдельных элементов, т.е. без словесного элемента «Тот самый вкус!».

В обжалуемом решении суд первой инстанции указал, что использование спорного товарного знака в несколько отличном исполнении на представленных упаковках майонезной продукции «Московский провансаль» не влечет вывод об отсутствии использования спорного товарного знака, поскольку не свидетельствует об изменении его существенных элементов, выполняющих основную индивидуализирующую функцию, и не способно воспрепятствовать узнаванию потребителями этой продукции как товара производителя, использующего спорный товарный знак.

Вместе с тем изложенные выводы суда первой инстанции нельзя признать сделанными на основе методологии, определенной пунктом 164 Постановления № 10.

Нарушение методологии президиум Суда по интеллектуальным правам усматривает в следующем.

Во-первых, суд первой инстанции не учел, что согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в спорном товарном знаке все слова представляют собой охраняемые элементы, а соответственно, входят в объем охраны.

Таким образом, если признать каждое из пяти слов самостоятельным элементом, исключение слов «Тот самый вкус!» представляет собой не изменение отдельных охраняемых элементов по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ и пункта 164 Постановления № 10, а их удаление.

[A9] В такой ситуации для того, чтобы признать факт именно изменения отдельных элементов, суд должен был сначала установить, что в данном случае с точки зрения потребителей имеется один единый охраняемый словесный элемент, состоящий из связываемых между собой потребителями пяти слов (а не, например, два самостоятельных элемента: «Московский провансаль» и «Тот самый вкус!»), и именно этот целостный словесный элемент остается узнаваемым потребителями при удалении из него отдельных слов.

Подобного исследования решение суда первой инстанции не содержит.

Даже если признать, что суд первой инстанции имел в виду именно это, он не указал, по каким причинам исключение трех из пяти слов является незначительным изменением упомянутого средства индивидуализации.

Во-вторых, сделав вывод о возможности использования обозначения

« » для целей части 2 статьи 1486 ГК РФ без словесного элемента «Тот самый вкус!» как незначительного, суд первой инстанции не дал оценки доводам Ногинского пищевого комбината о наличии у Жирового комбината, в частности, исключительного права на

товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации № 409974

Как отмечено выше, по методологии пункта 164 Постановления № 10 подлежит установлению, что потребитель воспринимает конкретное использованное обозначение как конкретный товарный знак.

Между тем, признав, что отдельное использование обозначения

воспринимается потребителем точно так же, как и

использование обозначения « », суд первой инстанции фактически признал тождество двух самостоятельных средств индивидуализации, сосуществование которых недопустимо, поскольку

[A10] возможность наличия нескольких исключительных прав на одно и то же обозначение противоречит самой природе такого права.

Аналогичная правовая позиция отражена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2020 № 300-ЭС20-12050, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577/2011.

Фактически суд первой инстанции исходил из наличия у правообладателя спорного товарного знака серии товарных знаков и признал, что использование одного товарного знака серии означает использование всех товарных знаков серии.

Данный вывод суда первой инстанции также свидетельствует о неправильном применении норм статьи 1486 ГК РФ, поскольку подлежало оценке использование конкретного спорного товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в возражениях против нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы и об отмене решения суда первой инстанции.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

Ввиду того, что Указом Президента Российской Федерации от 10.06.2022 № 364 «О назначении судей федеральных судов» Мындря Д.И. назначена судьей Арбитражного суда Уральского округа, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином составе судей.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов,

[A11] понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2022 по делу № СИП-941/2021 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий В.А. Корнеев

Члены президиума Г.Ю. Данилов

Е.С. Четвертакова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 25.01.2022 9:02:52
Кому выдана Четвертакова Елена Сергеевна
Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 25.01.2022 9:03:27
Кому выдана Корнеев Владимир Александрович
Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 25.01.2022 9:02:37

Кому выдана Данилов Георгий Юрьевич